Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.01.2004, Az. X ZR 5/00

[X.] DES VOLKESURTEILX ZR 5/00Verkündet am:13. Januar 2004MayerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein dem [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 13. Januar 2004 durch [X.] Melullis, [X.] Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin [X.] sowie den Rich-ter Dr. Meier-Beckfür Recht erkannt:Auf die Revision der Beklagten wird das am 28. Oktober 1999 [X.] Urteil des 6. Zivilsenats des [X.].Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-dung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgerichtzurückverwiesen.Von Rechts [X.]:Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 291 194 (Klage-patents), das am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme der Priorität der briti-schen Patente 8 709 873 vom 27. April 1987 und 8 725 457 vom 30. [X.] angemeldet und dessen Erteilung am 16. Februar 1994 veröffentlicht [X.] ist. Das in der [X.] erteilte Patent betrifft "[X.]" und umfaßt 23 Patentansprüche, von denen die in- 3 -diesem Verfahren maßgeblichen Ansprüche 1 bis 3 in der [X.] Überset-zung [X.] Testgerät, umfassend ein hohles Gehäuse (30), [X.] aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen festen Material und ent-haltend einen trockenen porösen Träger (10), der direkt oder indirektmit dem Äußeren des Gehäuses derartig in Verbindung steht, daß ei-ne flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht [X.], wobei das Gerät ferner ein markiertes spezifisches Bindungs-reagenz für eine [X.], welches markierte spezifische[X.] innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustandfrei beweglich ist und ein unmarkiertes spezifisches [X.]für die gleiche [X.] enthält, welches unmarkierte Rea-genz auf dem porösen Träger in einer [X.] (14) permanentimmobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, wobeidie relative Positionierung des markierten [X.] und der Nach-weiszone derartig ist, daß eine auf das Gerät aufgebrachte Flüssig-keitsprobe das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die[X.] eindringen kann, wobei das Gerät Mittel (32) [X.] des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu [X.] markierte Reagenz in der [X.] gebunden ist, [X.], daß der [X.] ein teilchenförmiger Di-rektmarkierungsstoff [X.] Testgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,daß das markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenenporösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einervon der ersten Zone räumlich getrennten [X.] immobilisiertist, wobei die beiden Zonen derartig angeordnet sind, daß eine aufden porösen Träger aufgebrachte [X.] über die [X.] die [X.] dringen [X.] nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß derteilchenförmige Direktmarkierungsstoff eine Farb-Sol oder ein Gold-Sol ist.Die Klägerin vertreibt unter der Marke "[X.]" ein auf diesem [X.]. Die Beklagte bietet unter- 4 -der Bezeichnung "Y. " in zwei verschiedenen Ausführungsformenebenfalls ein [X.] an.Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung auf Unterlas-sung, Rechnungslegung, Vernichtung der Erzeugnisse sowie Feststellung [X.] zu einer angemessenen Entschädigung und zum Schadensersatzin Anspruch. Die Beklagte hat sich im wesentlichen damit verteidigt, sie bezieheden von ihr vertriebenen Teststreifen von der [X.]USA, die [X.] eines Lizenzvertrages mit der [X.] USA [X.] und zum Vertrieb berechtigt sei. Diese sei Inhaberin des europäi-schen Patents 0 284 232 mit der Priorität vom 27. März 1987, das am28. September 1988 veröffentlicht und am 7. Juni 1995 erteilt worden sei. Die indiesem Patent zum Ausdruck kommende technische Lehre unterscheide sichvon der des [X.] nur dadurch, daß sie die das Gehäuse betreffendenMerkmale des [X.] nicht ausdrücklich offenbare.Das [X.] hat die Beklagte wegen Verletzung der [X.], 2 und 3 in der erteilten Fassung nach Antrag verurteilt. Die Berufung [X.] hatte keinen Erfolg. Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Re-vision, mit der sie Aufhebung des angefochtenen Urteils und Klageabweisungbegehrt. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.Das [X.] hat im [X.] in beschränkter Fassung aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautetin der [X.] nunmehr gemäß Entscheidung der [X.] vom 24. April 2001 - Pat 600/29L-95-E:An analytical test device comprising a dry porous carrier (10), [X.] reagent for an [X.] reagent is per-- 5 -manently [X.] in [X.] (14) on the porous carrier andis therefore not mobile in the moist state, and in the dry state in a zone(12) [X.] which labelled specific binding reagent is freely mo-bile within the porous carrier when in the moist state, such that liquidsample applied to the device can pick up labelled reagent and thereafterpermeate into the detection zone, characterised in [X.] reagent are contained within a hollowcasing (30) [X.] moisture-impervious solid material, [X.] test sample can be applied to the porous carrier, thecasing incorporates means (32) enabling the extent (if any) to which thelabelled reagent [X.],the label is a particulate direct label, [X.] reagent is contained in [X.] (12) of the dry porous carrier, and the unlabelled reagent is[X.] in [X.] spatially distinct from the first zone, thetwo zones being arranged such that liquid sample applied to the porouscarrier can permeate via the first zone into the detection zone.und in der [X.] Übersetzung:Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (10),unmarkiertes spezifisches [X.] für einen Analyten, welchesunmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer [X.](14) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht be-weglich ist und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärtsvon der [X.] ein markiertes spezifisches [X.] fürdieselbe [X.], welches markierte spezifische Bindungs-reagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweg-lich ist, so daß die [X.], die dem Gerät zugeführt ist, dasmarkierte Reagenz aufnehmen und danach in die [X.] ein-dringen kann, dadurch gekennzeichnet, daß der poröse Träger und dasmarkierte spezifische [X.] innerhalb eines hohlen Gehäu-ses (30) enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem festenMaterial aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit demÄußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, daß flüssige Test-proben auf den porösen Träger aufgebracht werden können, das [X.] (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhal-tet, bis zu dem das markierte Reagenz in der [X.] gebundenist, der [X.] ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist,das markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen- 6 -Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der [X.] räumlich getrennten [X.] immobilisiert ist, wobei diebeiden Zonen derartig angeordnet sind, daß eine auf dem porösen Trä-ger aufgebrachte [X.] über die erste Zone in die Nachweis-zone dringen kann.Die Beklagte hat während des [X.] vor dem [X.] gegen das Klagepatent erhoben. Das [X.] hat die Klage als unzulässig abgewiesen. Über die Berufungist am gleichen Tag wie in der vorliegenden Sache verhandelt und entschiedenworden; eine abschließende, die Nichtigkeit aussprechende Entscheidung istinsoweit nicht ergangen.Entscheidungsgründe:Die Revision hat Erfolg; sie führt zur Aufhebung und zur Zurückverwei-sung der Sache an das Berufungsgericht.1. Zwischen den Parteien war bisher unstreitig, daß der von der [X.] vertriebene Schwangerschaftstest "Y. " alle Merkmale des Anspruchs 1des [X.] in der erteilten Fassung verwirklicht. Nachdem das Ein-spruchsverfahren vor dem [X.] zu einer Beschränkung [X.] 1 unter Neuformulierung der Beschreibung des [X.]geführt hat, ist die [X.] verändert. Veränderungen der [X.], dienach Schluß der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz eintreten,sind ebenso wie Änderungen der Gesetzeslage in der Revisionsinstanz zu be-achten. Das Revisionsgericht muß seiner Entscheidung das Klagepatent in [X.] zugrunde legen, die es zur [X.] der letzten mündlichen Verhandlung inder Revisionsinstanz hat. Dies hat zur Folge, daß es das angefochtene Urteilnicht nur auf seine Vereinbarkeit mit Recht und Gesetz nachprüfen, sondern die- 7 -Verletzungsklage von einer anderen Rechtsgrundlage aus beurteilen muß alsdie Vorinstanz und daß es im Falle der Fassungsänderung das [X.]elbständig auslegen und seinen Schutzumfang bestimmen muß ([X.], Urt. v.6.7.1962 - [X.], [X.], 577, 578 - Rosenzüchtung; Urt. v.17.12.1963 - [X.], [X.], 433, 436 - [X.]; Urt. v.14.7.1970 - [X.], [X.] 1971, 78, 79 - Dia-Rähmchen V; [X.], [X.], 9. Aufl., § 139 [X.] Rdn. 145m.w.[X.]). Ist der für diese Auslegung zu berücksichtigende technische Sachver-halt in tatsächlicher Hinsicht noch nicht aufgeklärt, fehlen hierfür ausreichendeGrundlagen, so daß die Sache zu deren Nachholung an den Tatrichter zurück-zuverweisen ist ([X.]Z 40, 332, 333; [X.].Urt. v. [X.], [X.]1983, 497 ff. - Absetzvorrichtung); eine eigene Aufklärung hierzu ist dem [X.] - wie auch sonst - verwehrt.2. Das Klagepatent (Anlage [X.] und [X.]) betrifft [X.], die sich einerspezifischen Bindung bedienen, insbesondere Immunoassays, und Geräte [X.]. Es umfaßt analytische [X.]e, die zur Verwendung [X.], in der Klinik oder in der Arztpraxis geeignet sind und in kurzer [X.] einAnalyseergebnis liefern sollen, wobei nur ein Minimum an Geschicklichkeit [X.] seitens der Benutzerin gefordert wird.3. Nach den Feststellungen des [X.]s, auf die das Berufungsge-richt Bezug genommen hat, war zwischen den Parteien unstreitig, daß der vonder Beklagten in zwei Ausführungsformen vertriebene Schwangerschaftstest"Y. " alle Ansprüche des [X.] in der erteilten Fassung identischverwirklicht. Beide Instanzgerichte haben davon abgesehen, die zur Auslegungdes [X.] erforderlichen Feststellungen zu Kenntnissen [X.] des einschlägigen Fachmanns und seinem Verständnis des [X.] 8 -tentanspruchs sowie zu den angegriffenen Ausführungsformen zu treffen.Nachdem Patentanspruch 1 durch die Entscheidung der Einspruchsabteilungdes [X.]s vom 24. April 2001 eine Beschränkung erfahrenhat, ist sowohl der Inhalt des [X.] als auch dessen Verletzung unterden Parteien streitig geworden.a) Die Revision macht geltend, die angegriffenen Ausführungsformenverletzten das Klagepatent in der geltenden beschränkten Fassung nicht. [X.] Ansprüche 1 und 2 habe der Fachmann dahin verstanden, daß dasmarkierte Reagenz und die [X.] auf dem Träger beliebig angeordnetsein konnten, also z.B. hintereinander, nebeneinander oder aber übereinander.Es sei nur gefordert worden, daß beide Zonen voneinander getrennt vorhanden,nicht aber in welcher "topographischen" Anordnung diese Zonen angeordnetsein sollten. Die ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 des [X.] hättendamit jede technische durchführbare Form der räumlichen Anbringung vonmarkiertem spezifischen Nachweisreagenz und [X.] erfaßt. [X.] 1 in der aufrechterhaltenen beschränkten Fassung [X.] sich hiervon im wesentlichen dadurch, daß er durch Einführung der Merk-male des erteilten Patentanspruchs 2 neu formuliert worden und darüber hinausnunmehr u.a. die Merkmale aufgenommen seien, daß sich das markierte spezi-fische [X.] für das Analyt "in einer Zone (12) in trockenem Zu-stand hinter der [X.]" befinde und daß "die poröse Trägerschicht unddas markierte spezifische [X.] in einem hohlen Gehäuse (30) ent-halten" seien. Das erste Merkmal sei dabei so zu verstehen, daß sich das trok-kene markierte [X.] direkt in der ersten Zone der [X.], von wo aus es dann zum Nachweis in die räumlich getrennte Zone [X.] wandern könne. Bisher habe das Fachpersonal nicht davon ausgehenkönnen, daß die markierten Reagenzien beweglich genug seien, um zwischen- 9 -zwei räumlich voneinander getrennten Zonen innerhalb eines festen Träger-materials zu wandern. Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen [X.] nicht auf, daß sich das markierte Reagenz direkt in der ersten Zoneder Trägerschicht befinde. Vielmehr sei das Reagenz auf einem gesondertenPapierstreifen angebracht, der an die [X.] lediglich angrenze [X.] nicht Teil derselben sei. Zu diesem vom Klagepatent abweichenden Auf-bau des von der Beklagten vertriebenen Teststreifens sei bisher nicht vorgetra-gen worden, weil die ursprüngliche Fassung des Patentanspruchs 1 des Klage-patents jede technisch durchführbare Form der räumlichen Anbringung vonmarkierten Nachweisreagenz und [X.] umfaßt habe.Die Klägerin hat in ihrer Revisionserwiderung hingegen die Auffassungvertreten, die angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten machten auchvon den neu in Patentanspruch 1 eingefügten Merkmalen Gebrauch, wie bereitsin der ersten Instanz vorgetragen worden sei.b) Dieser Vortrag der Parteien erlaubt es dem [X.]at nicht, eine endgülti-ge Entscheidung in der vorliegenden Verletzungsklage zu treffen. [X.] die [X.] geändert hat, ist nunmehr zu prüfen, ob die von der [X.] vertriebenen Ausführungsformen das Klagepatent in seiner einge-schränkten Fassung identisch oder äquivalent verwirklichen. Dazu kommt esentscheidend auf das Verständnis des Fachmanns an, also darauf, wie [X.] Patentanspruch 1 in der beschränkten Fassung versteht. Diese [X.] obliegenden und bisher fehlenden Feststellungen kann der [X.]at vonsich aus nicht treffen.4. Daher ist das angefochtene Urteil aufzuheben und der Rechtsstreit andas Berufungsgericht zurückzuverweisen, das auch über die Kosten der [X.] -on zu befinden hat. Bei der erneuten Verhandlung wird das [X.] zu prüfen haben, ob der Umstand, daß bislang in der [X.] Entscheidung in der Sache ergangen ist, eine Aussetzung des Verfahrensrechtfertigt.MelullisJestaedtScharen[X.]Meier-Beck