Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 14.10.2014, Az. X ZR 35/11

BUNDESGERIC[X.]TS[X.]OF
IM NAMEN DES VO[X.]KES
URTEI[X.]
X [X.]
Verkündet am:

14. Oktober 2014

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Zugriffsrechte
[X.] § 14; EPÜ Art. 69
Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des [X.] erfasst würde, kommt nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmög-lichkeiten,
die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der [X.] führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hin-reichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht.
[X.] §
4, EPÜ Art.
56
Der Umstand, dass ein [X.]ösungsweg nur in einer früheren Version eines techni-schen Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wurde, führt nicht ohne weiteres dazu, dass dieser Weg als nicht naheliegend anzusehen ist.
ZPO §
263, §
269 Abs.
3
Im Falle eines [X.]s hat der ausscheidende Kläger entsprechend §
269 Abs.
3 ZPO die Mehrkosten zu tragen, die durch den Parteiwechsel ent-standen sind, nicht aber -
darüber hinausgehend -
denjenigen Anteil der Kos-ten, der ihm im Falle einer Klagerücknahme aufzuerlegen wäre.
[X.], Urteil vom 14. Oktober 2014 -
X [X.] -
[X.]

Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 14.
Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck,
die Richter [X.], Dr.
Bacher und
Dr.
[X.] sowie die Richterin Dr.
Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der [X.] wird das am 1.
Dezember 2010 verkündete Urteil des 5.
Senats ([X.]) des [X.] abgeändert.

Das [X.] Patent 1
186
189 wird mit Wirkung für die Bun-desrepublik [X.] in vollem Umfang für nichtig erklärt.

Die Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der früheren Streithelferin sowie der Mehrkosten, die durch den [X.] entstanden sind; [X.] trägt die frühere Klägerin zu
1.

Von Rechts wegen

-
3
-
Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik [X.] erteilten [X.]n Patents 1
186
189 (Streitpatents), das am 15.
Februar 2000 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 8.
März 1999 [X.] wurde und ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal betrifft.

Patentanspruch
1, auf den insgesamt zehn Ansprüche zurückbezogen sind, sowie die Patentansprüche 2 und 11 haben in der erteilten Fassung [X.] Wortlaut:

"1.
Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf mindestens einen von meh-reren [X.] gemeinsam nutzbaren Telekommunikationska-nal eines Telekommunikationsnetzes an mindestens eine [X.] (5, 10, 15, 20) des Telekommunikationsnetzes, wobei [X.] an die mindestens eine [X.] (5, 10, 15, 20) übertragen werden, dadurch gekennzeichnet, dass mit den [X.] [X.], 50, 55) zur mindestens einen Teilnehmersta-tion (5, 10, 15, 20) übertragen werden, dass bei Empfang der Zugriffsbe-rechtigungsdaten [X.], 50, 55) in einer Auswerteeinheit (60) der mindestens einen [X.] (5, 10, 15, 20) geprüft wird, ob die Zugriffsberech-tigungsdaten [X.], 50, 55) einen Zugriffsschwellwert (S) umfassen, wobei der Zugriffsschwellwert (S) mit einer Zufallszahl oder einer Pseudo-Zufallszahl (R) verglichen wird, und dass das Zugriffsrecht auf einen Tele-kommunikationskanal der mindestens einen [X.] (5, 10, 15, 20) in Abhängigkeit des Vergleichsergebnisses zugeteilt wird.

2.
Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der [X.] (60) der mindestens einen [X.] (5, 10, 15, 20) ge-prüft wird, ob die Zugriffsberechtigungsdaten [X.], 50, 55) Zugriffsberechti-gungsinformationen ([X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.]) mit Zugriffsklas-seninformationen ([X.], [X.], [X.], [X.]) für mindestens eine vorgegebene [X.] (35, 40) umfassen, wobei in diesem Fall und unter der [X.], dass die mindestens eine [X.] (5, 10, 15, 20) der mindestens einen vorgegebenen Nutzerklasse (35, 40) zugeordnet ist, der Zugriff auf mindestens einen Telekommunikationskanal der mindestens ei-nen [X.] (5, 10, 15, 20) in Abhängigkeit der Zugriffsklas-seninformationen ([X.], [X.], [X.], [X.]) für diese Nutzerklasse (35, 40) erteilt wird.

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4
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11.
[X.] (5, 10, 15, 20), der der Zugriff auf mindestens einen von mehreren [X.] gemeinsam nutzbaren Telekommunikati-onskanal erteilbar ist, mit Mitteln (65) zum Empfang von [X.], dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinheit (60) zur Prüfung bei mit den [X.] [X.], 50, 55), ob die Zugriffsberechtigungsdaten [X.], 50, 55) einen Zugriffs-schweIIwert
(S) umfassen, zum Vergleich des Zugriffsschwellwertes (S) mit einer Zufallszahl oder einer Pseudo-Zufallszahl (R) und zur Ermittlung in Abhängigkeit des Vergleichsergebnisses, ob der mindestens einen Teil-nehmerstation (5, 10, 15, 20) der Zugriff auf den mindestens einen Tele-kommunikationskanal freigegeben ist, vorgesehen ist."

Die frühere Klägerin zu
1 und die Klägerin zu
2 haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig.
Die Beklagte hat das Streitpatent in einer nur noch zwei Patentansprüche enthaltenden Fassung
ver-teidigt, von denen der erste die Merkmale der erteilten Fassung der Patentan-sprüche
1 und 2 kombiniert und der zweite sinngemäß auf eine Teilnehmersta-tion gerichtet ist, die zur Durchführung des Verfahrens nach der verteidigten Fassung des ersten Patentanspruchs geeignet ist.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Ge-genstand über die mit dem erstinstanzlichen [X.]auptantrag verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Dagegen wenden sich so-wohl die Beklagte als auch die [X.] mit ihrer Berufung. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit ihrem [X.]auptantrag zuletzt in einer Fassung, in
der sich an Patentanspruch
1 in der Fassung des angefochtenen Urteils acht darauf zurückbezogene Verfahrensansprüche anschließen und der auf eine [X.] gerichtete Patentanspruch
10 alle Merkmale der erteilten Fassung von Patentanspruch
11 und zwei weitere, auf die erteilte Fassung von [X.]
2 bezogene Merkmale vorsieht.
Mit insgesamt sechs [X.]ilfsanträ-gen verteidigt sie das Streitpatent ferner in abermals abgewandelten Fassun-gen. Die [X.] begehren weiterhin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents.

Die frühere Klägerin zu
1 und die neue Klägerin zu
1 beantragen
ferner die Zulassung eines Parteiwechsels. Die Beklagte stimmt dem zu.
3
4
5
-
5
-
Die frühere Streithelferin der [X.] hat das erstinstanzliche Urteil nicht angefochten. Im [X.]aufe des Berufungsverfahrens hat sie unter [X.]inweis auf
eine
außergerichtliche Einigung mit der Beklagten die Rücknahme ihres Beitritts erklärt.

Im Auftrag des Senats hat Univ.-Prof. [X.].

S.

ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen
Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Die Beklagte hat Privatgutachten von Prof. [X.]. habil.

J.

(QE9) und Dr. sc.
techn.

O.

(QE10) vorgelegt.

7
-
6
-
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Klägerin ist begründet und führt zur vollstän-digen Nichtigerklärung des Streitpatents.
Die Berufung der Beklagten ist unbe-gründet.

I.
Der beantragte Parteiwechsel ist zulässig.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist im Patentnichtigkeitsverfahren ein [X.] wie eine Klageänderung zu behandeln, deren Zulässigkeit sich grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln des Zivilprozessrechts
richtet ([X.], Urteil vom 28.
Juni 1994 -
X
ZR
44/93, [X.], 865, 866 [Partei-wechsel]). Gemäß §
533 ZPO ist mithin Voraussetzung, dass der Beklagte ein-willigt oder der Senat den [X.] für sachdienlich hält
und dass die Ent-scheidung in der [X.]auptsache auf Grundlage der Tatsachen möglich ist, die der Senat seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin zu-grunde zu legen hat.
Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. Die Beklagte hat dem [X.] zugestimmt. Auf die Entscheidung in der [X.]auptsache hat er kei-nen Einfluss.

II.
Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Vergabe von [X.] auf einen Telekommunikationskanal.

1.
Nach den Ausführungen in der [X.] waren im Stand der Technik Verfahren zur Steuerung des Zugriffs auf einen Telekommunikations-kanal
bekannt. Als Beispiele werden in der [X.] das US-Patent 4
707
832 und die internationale Patentanmeldung WO
97/19525 angeführt, die beide Verfahren offenbaren, bei denen ein Steuerkanal eingesetzt wird, der für 8
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13
-
7
-
alle angeschlossenen [X.] zugänglich ist und über den die Zu-teilung von [X.] an die einzelnen Netzwerkknoten oder [X.]en erfolgt.
In der [X.] wird nicht ausdrücklich dargelegt, welches tech-nische Problem die Erfindung betrifft. Stattdessen werden die Vorteile des er-findungsgemäßen Verfahrens geschildert. [X.]ierbei wird unter anderem ausge-führt, die vorgeschlagene Verteilung der Zugriffsrechte anhand einer Zufallszahl und eines
variablen [X.]
nehme ein Minimum an Übertragungskapazi-tät in Anspruch und
die -
als besonders vorteilhaft bezeichnete
-
Prüfung an-hand von [X.]informationen ermögliche es, [X.] selbst dann zur Nutzung zuzulassen, wenn sie aufgrund der zufälligen Vertei-lung nicht zum Zugriff berechtigt wären.

Vor diesem [X.]intergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten zur Verfügung zu stellen, bei dem die Menge der übertragenen Daten gering ist und das eine hohe Flexibilität bei der Vergabe ermöglicht.
2.
Zur [X.]ösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem erst-
und zweitinstanzlichen [X.]auptantrag verteidigten Fassung von Patentan-spruch
1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1.1
Das Verfahren dient der Vergabe von Zugriffsrechten auf mindestens einen von mehreren [X.] ge-meinsam nutzbaren Telekommunikationskanal eines Tele-kommunikationsnetzes an mindestens eine [X.] (5, 10, 15, 20) des Telekommunikationsnetzes.
1.2
[X.]ierzu werden [X.] an die [X.] (5, 10, 15,
20) übertragen.

14
15
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-
8
-
1.3
Die [X.]
enthalten Zugriffsberechtigungsda-ten [X.], 50, 55).

1.4
In einer Auswerteeinheit (60) der [X.] (5, 10, 15, 20) wird geprüft, ob die empfangenen Zugriffsberechti-gungsdaten [X.], 50, 55) einen Zugriffsschwellwert (S) um-fassen.

1.5
Der Zugriffsschwellwert (S) wird mit einer Zufallszahl oder
einer Pseudo-Zufallszahl (R) verglichen.

1.6
Das Zugriffsrecht der [X.] (5, 10, 15, 20) auf einen
Telekommunikationskanal wird in
Abhängigkeit von dem
Vergleichsergebnis zugeteilt.

1.7
In der Auswerteeinheit wird geprüft, ob die Zugriffsberechti-gungsdaten [X.], 50,
55) Zugriffsberechtigungsinformationen ([X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.]) mit [X.]in-formationen ([X.], [X.], [X.], [X.]) für mindestens eine [X.] (35, 40) umfassen.

1.8
In diesem Fall und unter der Voraussetzung, dass die Teil-nehmerstation (5, 10, 15, 20) einer vorgegebenen [X.] (35, 40) zugeordnet ist, wird der Zugriff auf [X.] einen Telekommunikationskanal in Abhängigkeit von den [X.]informationen ([X.], [X.], [X.], [X.]) für diese Nutzerklasse (35, 40) erteilt.

3.
Zentrale Bedeutung kommt den Überprüfungsmechanismen zu, die in den Merkmalen
1.4 bis
1.6
sowie den Merkmalen
1.7 und 1.8 definiert sind.

17
-
9
-
a)
Diese beiden Merkmalsgruppen sehen zwei verschiedene Methoden vor, um zu überprüfen, ob eine [X.] Zugriff auf den gemeinsam genutzten Kanal erhält.

[X.])
Die in Merkmal
1.4 vorausgesetzte Option, einen variablen Schwell-wert zu übermitteln, und der in Merkmal
1.5 vorgesehene Vergleich dieses Werts mit einer in der [X.] erzeugten Zufallszahl ermöglichen es, eine Überlastung des gemeinsam genutzten Kanals zu vermeiden. Je höher bzw. niedriger der vorgegebene Schwellwert ist, umso geringer ist die Wahr-scheinlichkeit, dass eine [X.] eine oberhalb bzw. unterhalb der Schwelle liegende Zufallszahl erzeugt und Zugriff auf den gemeinsam genutz-ten Kanal erhält. Der Rückgriff auf eine Zufallszahl führt zudem dazu, dass über die [X.] verteilt alle Stationen ein gleiches Maß an
Zugriffsmöglichkeiten erhal-ten.

Die in Merkmal
1.7 vorausgesetzte Option zur Übertragung von Zugriffs-klasseninformationen und die in Merkmal
1.8 vorgesehene Auswertung dieser Informationen ermöglichen es ebenfalls, den Zugriff auf den gemeinsam ge-nutzten Kanal zu beschränken. Anders als nach den Merkmalen
1.4 bis 1.6 wird der Zugriff aber nicht ganz oder teilweise vom Zufall abhängig gemacht, son-dern davon, ob die [X.] einer bestimmten Nutzerklasse zugeord-net ist. Dies eröffnet die Möglichkeit, bestimmten Nutzern vorrangig Zugriff auf das Netz zu gewähren, zum Beispiel um Notrufe abzusetzen oder die Kommu-nikation zwischen [X.] zu gewährleisten.

bb)
Aus den Merkmalen
1.4 bis 1.8 ist abzuleiten, dass beide [X.] zur Verfügung stehen müssen. Dies wird bestätigt durch die in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Ausführungsbeispiele.

Im ersten Ausführungsbeispiel wird eine [X.] von 10
bit [X.]änge übertragen, die entweder einen Zugriffsschwellwert oder [X.]infor-18
19
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21
22
-
10
-
mationen enthält. Das erste Bit der [X.] dient als Auswertebit und zeigt an, in welcher Weise die nachfolgenden Daten zu interpretieren sind (Abs.
25 Z.
37 bis 42, Abs.
28 Z.
18 bis 25). Bei dieser Ausgestaltung wird jede einzelne [X.] zwar jeweils nur anhand einer Methode überprüft. Die [X.] muss aber beide Überprüfungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, weil je nach dem Inhalt des [X.] einmal die eine und einmal die andere Me-thode anzuwenden ist.

Im zweiten Ausführungsbeispiel wird eine [X.] von 13
bit [X.]änge übertragen, die sowohl einen Zugriffsschwellwert als auch [X.] enthält. [X.]ierzu wird ausgeführt, Nutzer, die einer entsprechenden Nutzerklasse angehörten, könnten unabhängig vom Zugriffsschwellwert und damit gegebenenfalls ohne deren Auswertung auf den gemeinsam genutzten Kanal zugreifen, während andere Benutzer die Auswertung des [X.] durchlaufen müssten (Abs.
36). Dem entspricht der in den
Figu-ren
4a bis 4c dargestellte und in der Beschreibung (Abs.
39
ff.) erläuterte Ab-laufplan. Aus diesem ergibt sich, dass bei einer Datenlänge von mehr als 10
bit (Figur
4a, Programmpunkt
200) zunächst die Zugehörigkeit zu einer vorgege-benen Nutzerklasse überprüft wird (Figur
4c, Programmpunkte
280 und 285) und lediglich [X.], die keiner oder nicht der richtigen Nutzer-gruppe angehören, anschließend einer Überprüfung anhand eines übertrage-nen [X.] unterzogen werden (Figur
4a, Programmpunkte
210 und 215). Auch bei dieser Ausgestaltung muss die [X.] beide Überprüfungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

b)
Das Patentgericht hat die mit dem [X.]auptantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch
1 dahin ausgelegt, dass zunächst eine Überprüfung an-hand des [X.] gemäß den Merkmalen
1.4 bis 1.6 durchzufüh-ren sei, an die sich stets eine Überprüfung anhand von [X.] gemäß den Merkmalen
1.7 und 1.8 anschließen müsse. Die Vergabe 23
24
-
11
-
eines [X.] aufgrund der ersten Überprüfung führe noch nicht zum endgültigen Zugriff, sondern nur zu einer Option. Die endgültige Entscheidung falle erst bei der zweiten Überprüfung. Bei dieser erhielten Nutzer, die bei der ersten Überprüfung kein Zugriffsrecht erhalten hätten, eine zweite Chance.

c)
Diese Auslegung ist unzutreffend.
Sie hätte -
wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat
-
zur Folge, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde. Eine Auslegung mit einem solchen Er-gebnis ist zwar nicht schlechthin ausgeschlossen. Sie käme aber nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbezie-hung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausschieden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen ließen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht.
Diese Voraussetzung ist entgegen der [X.] des Patentgerichts im Streitfall nicht gegeben.
Der
Patentanspruch lässt vielmehr

noch

hinreichend deutlich erkennen, dass mit den darin vorgesehe-nen Merkmalen beide in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele erfasst werden sollen.

[X.])
Welche der beiden Überprüfungsmethoden
zur Anwendung kommt, hängt nach den Merkmalen
1.4 und 1.7 davon ab, ob die empfangenen [X.] Informationen der jeweils einschlägigen Art -
also ei-nen Zugriffsschwellwert oder [X.]informationen
-
umfassen.

bb)
Zu
Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass zum Gegenstand von Patentanspruch
1 auch
Ausgestaltungen gehören, bei denen die empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten sowohl einen Zugriffsschwellwert als auch [X.]informationen
enthalten.
25
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27
28
-
12
-
Sowohl in Merkmal
1.6 als auch in Merkmal
1.8 ist vorgesehen, dass die Zuteilung des [X.] bzw. die Erteilung des Zugriffs von der jeweils in Bezug genommenen Information abhängen soll -
also bei Merkmal
1.6 vom Zu-griffsschwellwert
und bei Merkmal
1.8 von den [X.]informationen. Daraus lässt sich nicht entnehmen, dass jede einzelne [X.] nur eine die-ser beiden Informationen enthalten darf. Zwar enthält Patentanspruch
1 keine näheren Vorgaben dazu, in welchem Verhältnis die beiden Überprüfungsvor-gänge stehen sollen, wenn beide Informationen übermittelt werden. [X.] ist nicht ausdrücklich festgelegt, was geschehen soll, wenn die eine Über-prüfung zur Bejahung und die andere zur Verneinung eines [X.] führt. [X.]ieraus kann aber nicht gefolgert werden, dass solche Situationen zu vermei-den sind. Aus der Schilderung des zweiten Ausführungsbeispiels ergibt sich vielmehr, dass diese Situationen bewältigt werden können, indem festgelegt wird, in welcher Reihenfolge
und nach welchen Regeln die beiden Informatio-nen zu verarbeiten sind. Patentanspruch
1 sieht die Definition solcher Regeln zwar nicht zwingend vor. Er schließt die Übermittlung beider Informationen in einer [X.] aber auch nicht zwingend aus. Angesichts dessen ist er dahin auszulegen, dass er Ausgestaltungen umfasst, die dem zweiten [X.] entsprechen, und dass es dem Fachmann überlassen bleibt, in welcher Reihenfolge und nach welchen Regeln die beiden Informationen verarbeitet werden.

cc)
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist Patentanspruch
1 nicht dahin auszulegen, dass jedes empfangene Datenpaket stets anhand bei-der Methoden überprüft werden muss. Vielmehr reicht es
aus, wenn anhand der übermittelten Daten und vordefinierter
Regeln die Entscheidung getroffen wird, welche Überprüfungsmethode für das jeweilige Datenpaket herangezogen wer-den soll.
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-
13
-
Der Wortlaut von Patentanspruch
1 könnte bei isolierter Betrachtung [X.] dafür sprechen, dass die Übermittlung einer Information zwingend zur Folge hat, sie bei der Überprüfung des [X.] heranzuziehen. Daraus ergäbe sich jedoch keine hinreichende Festlegung für den Fall, dass beide Überprüfungsmethoden durchgeführt werden und zu unterschiedlichen [X.]sen führen. Dieser Konflikt könnte zwar dahin gelöst werden, dass ein [X.] nur dann gewährt wird, wenn beide Überprüfungsmethoden zu einem positiven Ergebnis führen. Eine diesbezügliche Vorgabe lässt sich Patentan-spruch
1 indes nicht entnehmen. Sie stünde zudem in Widerspruch zum zwei-ten Ausführungsbeispiel, bei dem eine Überprüfung anhand des [X.] nur dann erfolgt, wenn sich ein Zugriffsrecht nicht schon aus den [X.]informationen ergibt.
[X.])
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts lassen sich Patentan-spruch
1 keine Vorgaben zu der Reihenfolge entnehmen, in der die beiden Überprüfungen vorzunehmen sind.

Patentansprüche, die ein Verfahren betreffen, dürften grundsätzlich [X.] dahin auszulegen sein, dass die Verfahrensschritte in der angegebe-nen Reihenfolge zu absolvieren sind. Dieser Grundsatz erfährt aber jedenfalls dann eine Ausnahme, wenn sich aus dem bei der Auslegung heranzuziehenden weiteren Inhalt der Patentschrift hinreichende Anhaltspunkte für ein [X.] Verständnis ergeben.
Im Streitfall sieht Patentanspruch
1 zwei unterschiedliche Überprüfungs-methoden vor, die je nach Einzelfall alternativ oder kumulativ zur Anwendung gelangen können. [X.] Vorgaben zur zeitlichen Reihenfolge im Falle einer kumulativen Anwendung enthält der Patentanspruch nicht. Bei dem einzi-gen
Ausführungsbeispiel, das eine kumulative Anwendung betrifft, erfolgt, wie bereits oben dargelegt wurde, zunächst eine Überprüfung anhand von Zugriffs-klasseninformationen und erst danach -
und nur dann, wenn sich anhand der 31
32
33
34
-
14
-
ersten Überprüfung nicht schon eine Zugriffsmöglichkeit ergeben hat
-
eine Überprüfung anhand eines [X.]. Angesichts all dessen ist [X.]
1 dahin auszulegen, dass die zeitliche Reihenfolge, in der die
Merkmale
1.6 und 1.8 verwirklicht werden, unerheblich ist.

ee)
Entgegen der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen und des Privatgutachters
Prof. Dr.
J.

ist nicht zwingend erforderlich, dass der
Zugriff schon dann gewähren wird, wenn eine der beiden Prüfungsmethoden zu einem positiven Ergebnis führt.

Die Merkmale
1.6 und 1.8, wonach das Zugriffsrecht bzw. der Zugriff "in Abhängigkeit" des [X.] bzw. der [X.]informationen erteilt wird, könnten zwar dafür sprechen, dass es für die Erteilung des Zugriffs ausreicht, wenn eine dieser beiden Überprüfungen ein positives Ergebnis zei-tigt, zumal eine solche Vorgehensweise im zweiten Ausführungsbeispiel des Streitpatents beschrieben ist. Patentanspruch
1 enthält insoweit jedoch gerade keine Festlegungen. Zudem sieht die Beschreibung des Streitpatents, wie der [X.]igh Court of Justice für [X.] und [X.] (Floyd
J in [X.] Gmb[X.] v IPCom Gmb[X.] & Co. KG, [2009] [X.] 3482 [X.]) Rn.
237) zutreffend aufgezeigt hat, optional vor, dass [X.]en, die aufgrund der Überprüfung anhand des [X.] zum Zugriff berechtigt sind, einer weiteren Überprüfung anhand von [X.] unterworfen werden und den Zugriff nur dann [X.], wenn auch diese Überprüfung ein positives Ergebnis zeitigt (Abs.
26). Der darauf bezogene Patentanspruch
3 in der erteilten bzw. Patentanspruch
2 in der mit dem [X.]auptantrag verteidigten Fassung des Streitpatents sieht [X.] vor, dass der
Zugriff "in Abhängigkeit" des Vergleichsergebnisses erteilt wird. Angesichts dessen ist diese Vorgabe dahin auszulegen, dass das [X.] jeder durchgeführten Überprüfung in die Entscheidung über die Erteilung des Zugriffs einfließen muss, die Ausgestaltung der dafür maßgeblichen Regeln aber dem Fachmann überlassen bleibt.
Dabei geht es nicht darum, einen erteil-35
36
-
15
-
ten Zugriff wieder zu "entziehen", sondern darum, dass die Erteilung des Zu-griffs je nach Ausgestaltung des Verfahrens auch davon abhängig sein kann, dass mehrere aufeinanderfolgende
Prüfungen
erfolgreich absolviert wurden.

ff)
Entgegen der Auffassung der Beklagten kann dem
Umstand, dass in Merkmal
1.6 von der Zuteilung eines [X.], in Merkmal
1.8 hingegen von der Erteilung des Zugriffs die Rede ist, nicht hinreichend deutlich entnom-men werden, dass eine zusätzliche Überprüfung nur bei Merkmal
1.6 möglich sein soll, nicht aber bei Merkmal
1.8.

Die unterschiedlichen Formulierungen in den beiden Merkmalen
korres-pondieren mit dem Wortlaut der Beschreibung (Abs.
5 und 7).
In diesem Zu-sammenhang wird
die Möglichkeit einer weiteren Überprüfung anhand von [X.] aber noch nicht erwähnt. Diese wird in nachfolgenden Passagen der Beschreibung (Abs.
8) und in den Ausführungsbeispielen zwar nur für den Fall geschildert, dass eine [X.]
aufgrund des [X.]s zum Zugriff berechtigt ist. In der erteilten Fassung von Patentan-spruch
3, die diese zusätzliche Prüfung aufgreift, ist eine entsprechende Ein-schränkung aber gerade nicht vorgesehen. Vor diesem [X.]intergrund kann auch Patentanspruch
1 nicht einschränkend dahin ausgelegt werden, dass eine wei-tere Prüfung im [X.] an eine
erfolgreiche Überprüfung anhand der [X.] ausgeschlossen ist.

gg)
Die in den Merkmalen
1.4 und 1.7 vorgesehene Prüfung, ob die übermittelten Daten einen Zugriffsschwellwert bzw. [X.]informatio-nen umfassen, betrifft, wie der gerichtliche Sachverständige zutreffend darge-legt hat, die Frage, ob solche Informationen vorhanden sind.

(1)
Die abweichende Auffassung der Beklagten, wonach es ausreichen soll, wenn geprüft wird, ob die in Rede stehenden Informationen bei der Ent-scheidung über die Gewährung des Zugangs berücksichtigt werden sollen, ist 37
38
39
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-
16
-
schon mit dem Wortlaut des Patentanspruchs nur schwerlich vereinbar. Sie steht zudem in Gegensatz zu beiden in der Patentschrift geschilderten Ausfüh-rungsbeispielen.
Beim ersten Ausführungsbeispiel wird stets nur eine der beiden [X.] übermittelt. Deshalb ist eine Prüfung, ob Informationen der jeweils in Re-de stehenden Art vorhanden sind, unerlässlich. Dass diese Prüfung sich auf die Auswertung eines [X.]
beschränkt, das anzeigt, in welcher Weise die nachfolgenden Daten zu interpretieren sind, steht dem nicht entgegen. Darin liegt lediglich eine besondere Ausgestaltung
einer Prüfung auf Vorhandensein. Durch die Signalisierung, dass die nachfolgenden Daten als Zugriffsschwellwert oder als [X.]informationen zu verstehen sind, wird zum Ausdruck gebracht, dass die Daten Informationen der einen oder anderen Art enthalten. Die Auswertung dieses Signals ist mithin eine Prüfung auf das Vorhandensein entsprechender Informationen, nicht aber eine Relevanzprüfung in dem von der Beklagten postulierten Sinn.

Beim zweiten Ausführungsbeispiel steht zwar fest, dass ein Bitmuster mit einer [X.]änge von 13
bit stets beide Arten von Information enthält. Dieses [X.] umfasst aber die Prüfung, ob das übermittelte Bitmuster eine [X.]änge von 10
bit oder von 13
bit aufweist (so ausdrücklich die Beschreibung, Abs.
39 Sp.
11 Z.
57 bis Sp.
12 Z.
6, Figur
4a,
Programmpunkt
200). Bei einer [X.]änge von 13
bit unterbleibt zwar die zusätzliche Überprüfung eines Auswerte-bits. Dies ist aber nur deshalb möglich, weil schon aus der [X.]änge des Bitmus-ters auf das Vorhandensein beider Informationen geschlossen werden kann. Damit
stellt, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat,
bereits die [X.] eine
Prüfung auf Vorhandensein dar.
Eine Relevanzprüfung findet allenfalls für den Zugriffsschwellwert statt, nicht aber für die [X.]in-formation, die stets als erster Prüfungsmaßstab herangezogen wird.

41
42
-
17
-
(2)
Der Auffassung des [X.]igh Court of Justice für [X.] und [X.] ([2009] [X.] 3482 [X.])
Rn.
234), Merkmal
1.4 sei in Konstellationen, in de-nen
alle übermittelten [X.]n dasselbe Bitmuster aufweisen, schon dann erfüllt, wenn überprüft wird, ob die übermittelten Informationen zum Vergleich mit einer ermittelten Zufallszahl herangezogen werden sollen, vermag der [X.] nicht beizutreten.
Zwar mag die
in der [X.] beschriebene Vorgehensweise auch in Konstellationen möglich sein, in denen stets nur ein einheitlich aufge-bautes Bitmuster übermittelt wird, das definitionsgemäß beide Informationen enthält. Dies bildet aber keine ausreichende Grundlage dafür, einem im [X.] vorgesehenen Merkmal eine Bedeutung beizumessen, die weder mit den in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispielen noch mit dem sonstigen Inhalt der Beschreibung in Einklang steht. Angesichts dessen kann Merkmal
1.4 nicht dahin ausgelegt werden, dass in bestimmten Konstellationen eine Prüfung auf Vorhandensein und in anderen Konstellationen eine Prüfung auf Relevanz zu erfolgen hat.
Unabhängig davon könnte diese Argumentation jedenfalls im [X.] mit Merkmal 1.7 -
mit dem sich der [X.]igh Court of Justice nicht befasst hat
-
nicht greifen. Im zweiten Ausführungsbeispiel der [X.] wird bei einem Bitmuster mit einer [X.]änge von 13
bit nach der in Programmpunkt
200 vorgesehenen [X.]ängenprüfung unmittelbar zu Programmpunkt
280
verzweigt (Abs.
39 Sp.
12 Z.
1 bis 4), der die Prüfung darauf vorsieht, ob die [X.] einer bestimmten Nutzerklasse angehört (Abs.
39 Sp.
12 Z.
57 bis Sp.
13 Z.
6). Sofern dies der Fall ist, wird zu Programmpunkt
285 verzweigt (Abs.
39 Sp.
13 Z.
10 bis 14). Dort wird überprüft, ob diese Nutzerklasse anhand der empfange-nen [X.]informationen zum Zugriff berechtigt ist (Abs.
39 Sp.
13 Z.
21 bis 25).
Die Überprüfung, ob die übermittelten Daten [X.]in-formationen enthalten, besteht mithin lediglich in der [X.]ängenprüfung, nicht aber 43
44
45
-
18
-
in einer weiteren Prüfung darauf, ob diese Informationen für die Entscheidung über die Erteilung des Zugriffs herangezogen werden sollen. Angesichts dessen liegt es jedenfalls für Merkmal
1.7 fern, die darin vorgesehene Überprüfung als Prüfung auf Relevanz auszulegen. Vielmehr spricht alles dafür, darin eine [X.] auf Vorhandensein zu sehen. Eine unterschiedliche Auslegung der Merk-male
1.4 und 1.7 erscheint aber nicht nur wegen ihres insoweit übereinstim-menden Wortlauts ausgeschlossen, sondern auch deshalb, weil in den Ausfüh-rungsbeispielen der [X.] beide Merkmale in gleicher Weise reali-siert sind.

(3)
Eine abweichende Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass eine Überprüfung auf Vorhandensein bei Verwendung einer einzigen Datenstruktur, die stets beide Informationen enthält, nicht zwingend erforderlich ist. Ein [X.] kann auch Merkmale umfassen, die zur Erreichung des [X.] Ziels nicht zwingend erforderlich sind. Der genannte Umstand allein reicht grundsätzlich auch nicht aus, den betreffenden Merkmalen eine Bedeu-tung beizulegen, die vom Sinngehalt des Patentanspruchs abweicht, wie er sich unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt.
Ob im
Einzelfall eine andere Beurteilung geboten sein kann, wenn das beanspruchte Verfahren ansonsten nicht sinnvoll durchführbar wäre, kann da-hingestellt bleiben. Im vorliegenden Zusammenhang ist eine Überprüfung auf Vorhandensein -
sei es durch Auswertung hierzu vorgesehener
Bits, sei
es durch Überprüfung der [X.]änge
-
auch dann möglich, wenn die Datenstruktur von vornherein festgelegt ist.
III.
Das Patentgericht hat die Abweisung der Klage im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand von Patentanspruch
1

in der vom Patentgericht zu-grunde gelegten Auslegung
-
sei neu. Der in den Versionen
6.1.0 ([X.]) und 46
47
48
49
-
19
-
6.2.0 ([X.] und [X.]a) vorgelegte Mobilfunk-Standard GSM
04.60
beschreibe ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen von mehreren [X.]en gemeinsam genutzten Kommunikationskanal, bei dem eine [X.] anhand eines Persistenzschwellwerts und eine Prüfung anhand von [X.] zu [X.] durchgeführt werden könne. Aus dem beschriebe-nen Verfahrensablauf schließe der Fachmann, dass bereits im Vorgriff auf die eigentliche Zuteilung abschließend entschieden werde, ob die Prüfung auf Ba-sis des einen oder des anderen Werts durchzuführen sei, womit sich der [X.] von dem erfindungsgemäßen Verfahren unterscheide. In den weiteren Entgegenhaltungen sei der Gegenstand des Streitpatents ebenfalls nicht vor-weggenommen.

Der Gegenstand von Patentanspruch
1 beruhe auf erfinderischer Tätig-keit. In [X.] und [X.] sei dem Fachmann bereits ein Zugriffsverfahren offenbart worden, das einen bevorzugten Zugriff von [X.] sichergestellt habe. Angesichts dessen habe keine Veranlassung bestanden, dieses Verfahren in ein gestaffeltes Verfahren mit vorgeschobener Schwellwertprüfung und an-schließender [X.]prüfung umzuwandeln. Andere Entgegenhaltungen hätten den Fachmann von dem Verfahren nach Patentanspruch
1 eher wegge-führt
oder jedenfalls bestimmte Merkmale nicht nahegelegt.

IV.
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

1.
Zu Recht hat das Patentgericht allerdings den Gegenstand von [X.]
1 in der mit dem [X.]auptantrag verteidigten Fassung als neu ange-sehen.

a)
In der vom [X.] ([X.]) herausgegebenen Spezifikation GSM
04.60 V6.2.0 ([X.]a) ist das Merk-mal
1.7 nicht offenbart.
50
51
52
53
-
20
-
[X.])
In [X.] wird ein Protokoll für den Zugriff von [X.]en auf ein Mobilfunknetz zur Übertragung von Datenpaketen im [X.] (GPRS) beschrieben.
In Abschnitt 7.1 wird der Aufbau einer Verbindung (Temporary
Block Flow, [X.]) durch die [X.] spezifiziert. In Abschnitt
7.1.1 ist hierzu vor-gesehen, dass das Netzwerk an alle [X.]en eine [X.]iste von autorisierten [X.] versendet und der Zugriff auf das Netzwerk erlaubt wird, wenn die [X.] zu mindestens einer dieser [X.] gehört. In Ab-schnitt
7.1.2.1.1
wird festgelegt, dass die [X.] einen bestimmten Kanal abhört, auf dem Informationselemente mit [X.]n versandt werden. Zu diesen [X.]n gehört ein [X.] (Persistence_[X.]evel), der die Werte
0 bis 16 annehmen kann. Die [X.] erzeugt vor jedem Zu-griffsversuch eine Zufallszahl zwischen 0 und 15. Sie darf eine Anforderung zum Aufbau einer Verbindung (packet channel request) versenden, wenn der übersandte [X.]
kleiner oder gleich der erzeugten Zufallszahl ist. Wenn die [X.] keinen [X.]
enthalten,
ist der Wert
0 her-anzuziehen -
mit der Folge, dass der Zugriff stets erlaubt ist.

Die Struktur der [X.]-Informationen ist in Abschnitt
12.14, Tabelle
85 näher dargestellt. Danach ist die Übermittlung eines [X.] optional. Ob ein solcher Wert in den Informationen enthalten ist, wird durch ein Informationselement
angezeigt, das die Werte [X.] (kein [X.]) oder [X.] ([X.] vorhanden) annehmen kann.

bb)
Damit sind, wie das Patentgericht im Ergebnis zutreffend [X.] hat, die Merkmale
1.1
bis 1.6 offenbart.

(1)
Entgegen der Auffassung der Beklagten steht dem nicht entgegen, dass in [X.] die Erzeugung einer Zufallszahl und deren Vergleich mit einem Per-54
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56
57
58
-
21
-
sistenzwert
auch für den Fall vorgesehen ist, dass ein entsprechender Parame-ter nicht übermittelt wird.
Die Merkmale
1.4 und 1.6 sehen vor, dass ein Vergleich durchgeführt wird, wenn sich aufgrund einer Überprüfung ergibt, dass ein [X.]
übermittelt wurde. Dies ist auch in [X.] so festgelegt. Wenn das Steuerbit die Übermittlung eines [X.] anzeigt, wird dieser zur Durchführung des Vergleichs herangezogen.
Für den Fall, dass kein [X.]
übermittelt wird, treffen die Merk-male
1.4 bis 1.6 keine näheren Festlegungen. Damit ist eine Ausgestaltung um-fasst, bei der auch in diesem Fall ein Vergleich durchgeführt und dabei ein [X.] herangezogen wird, der stets zur Gewährung des Zugangs führt. Eine solche Ausgestaltung stellt, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert hat, ohnehin nur eine von mehreren programmiertechnischen Möglichkeiten dar, bei Nichtübermittlung eines [X.] stets den Zugriff zu gewähren.

(2)
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist eine Offenbarung von Merkmal
1.6 nicht deshalb zu verneinen, weil [X.] die Möglichkeit offenlässt, ei-nen ersten Zugriffsversuch jeder [X.] unabhängig vom [X.] zuzulassen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob Merkmal
1.6 solche Ausgestaltun-gen mit umfasst. Der von der Beklagten und ihrem Privatgutachter Dr.
O.

insoweit herangezogenen Passage in [X.] (Abschnitt
7.1.2.1.1, S.
25 oben) lässt sich jedenfalls nicht entnehmen, dass der erste Zugriffsversuch ohne [X.] zulässig sein soll. Im ersten der beiden insoweit rele-vanten Sätze wird lediglich festgelegt, dass für den ersten Zugriffsversuch der erste hierzu geeignete Rahmen ([X.] frame) genutzt werden
darf. Im [X.] folgenden Satz wird ausgeführt, jeder Zugriff sei vom Ergebnis eines Schwellwerttests abhängig. [X.]ieraus ist, wie der gerichtliche Sachverständige 59
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61
62
-
22
-
zutreffend ausgeführt hat, zu entnehmen, dass der erste Satz nur die Frage betrifft, welche Übertragungsmöglichkeit für den ersten Zugriffsversuch genutzt werden kann, für die Frage, nach welchen Kriterien ein Zugriffsversuch [X.] wird, aber keine Abweichung von den Festlegungen enthält, die im nach-folgenden Satz ausdrücklich für alle Zugriffsversuche getroffen werden.

cc)
Ebenfalls offenbart ist Merkmal
1.8.

Entgegen der Auffassung der Beklagten steht dem nicht entgegen, dass die in [X.] vorgesehene Übermittlung einer [X.]iste von [X.] und die [X.] anknüpfende Gewährung oder Nichtgewährung des [X.] nicht nur den Zugriff auf einen bestimmten Kanal, sondern den Zugang zum Netzwerk insgesamt betreffen. Merkmal
1.8 trifft keine näheren Festlegungen dazu, ob sich die Gewährung oder Nichtgewährung des Netzzugriffs nur auf einzelne Kanäle oder auf das Netz insgesamt bezieht. Damit umfasst der Gegenstand von Patentanspruch
1 auch Ausgestaltungen, bei denen sich die Gewährung oder Versagung des Zugriffs auf das Netz insgesamt bezieht.

[X.])
Nicht offenbart ist jedoch Merkmal
1.7.
Eine Prüfung auf das Vorhandensein von [X.]informationen ist in [X.] nicht vorgesehen. Sie ist, wie der gerichtliche Sachverständige bestä-tigt hat,
nicht erforderlich, weil diese Informationen stets Bestandteil der [X.] Daten sind.

b)
In der Vorgängerversion von [X.] (GSM
04.60 V6.1.0, [X.]) ist Merk-mal
1.7 ebenfalls nicht offenbart.
[X.])
Wie in [X.] ist bereits in [X.] vorgesehen, den Zugang zum Netzwerk von der Zugehörigkeit der [X.] zu einer [X.] abhängig zu ma-chen, die in einer übermittelten [X.]iste aufgeführt ist (Abschnitt
7.1.1). Daran 63
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68
-
23
-
schließt sich der Vergleich zwischen einer von der [X.] erzeugten Zu-fallszahl und einem übermittelten [X.] an (Abschnitt
7.1.2.1.1).
Alternativ zu diesem [X.] ist eine zeitbasierte Zugriffssteue-rung vorgesehen, bei der die [X.] den Zugriffsversuch für eine bestimm-te, vom Zufall abhängige
[X.]dauer verzögert (Abschnitt
7.1.2.1.2). Die Auswahl zwischen diesen beiden Methoden soll durch Parameter ([X.],
[X.]) ge-steuert werden, die an alle [X.]en versendet werden (Abschnitt
7.1.2.1) und die nach der Auflistung in Abschnitt
12.14, Tabelle
101
Bestandteil des [X.]-Informationselements sind.

Als weiterer [X.] ist in [X.] eine
Prioritätsklasse für [X.] vorgesehen. Ein Paketzugriff soll danach nur zugelassen werden, wenn die [X.] einer autorisierten [X.] angehört und wenn das zu übermittelnde Paket einer Prioritätsklasse angehört, deren Wert gleich oder hö-her ist als der übermittelte Schwellwert (Abschnitt
7.1.1). In Abschnitt
12.14, Tabelle 101
ist hierzu vorgesehen, dass entweder [X.]informatio-nen nebst
Parametern
für die zeitbasierte Zugriffssteuerung ([X.], S) oder ein [X.] übermittelt werden. Die zuerst genannten Parameter sollen von den bereits erwähnten Parametern [X.] und [X.] abhängig sein. Die Art der übertragenen Information wird durch ein Informationselement angezeigt, das die Zustände
[X.] und [X.] aufweisen kann.

bb)
Damit sind, wie das Patentgericht auch insoweit im Ergebnis zutref-fend entschieden hat, die Merkmale
1.1 bis 1.6 offenbart.

Entgegen der Auffassung der Beklagten offenbart [X.] ebenfalls die in Merkmal
1.4 vorgesehene Prüfung auf das Vorhandensein eines [X.]. Anders als bei [X.] ist in [X.] vorgesehen, dass der Vergleich mit einer Zufallszahl nur dann durchgeführt wird, wenn dies über entsprechende [X.] ([X.], [X.], [X.]/[X.]) angezeigt wird. Dies wird von Merk-69
70
71
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-
24
-
mal
1.4 umfasst und entspricht der Vorgehensweise im [X.] der [X.]. Dass in [X.] die Parameter [X.], [X.] nicht nä-her spezifiziert werden, führt schon deshalb nicht zu einer anderen Beurteilung, weil das Streitpatent eine nähere Spezifikation ebenfalls nicht vorsieht.

cc)
Ebenfalls offenbart ist Merkmal
1.8.

Die in [X.] vorgesehene Überprüfung anhand von [X.] ent-spricht der in [X.] offenbarten Vorgehensweise. Damit ist Merkmal
1.8 aus den im Zusammenhang mit [X.] dargelegten Gründen offenbart.

[X.])
Nicht offenbart ist Merkmal
1.7, und zwar ebenfalls aus den im Zu-sammenhang mit [X.] bereits dargelegten Gründen.
Im Zusammenhang mit der zusätzlichen Möglichkeit zur Übermittlung und Auswertung von [X.]informationen zeigt [X.] zwar eine Metho-de auf, die in ihrer Struktur der in Merkmal
1.7 festgelegten Vorgehensweise entspricht. Eine Überprüfung von [X.] ist in [X.] nämlich nur für den Fall vorgesehen, dass entsprechende Informationen übermittelt werden und dies durch ein dafür vorgesehenes Informationselement ([X.]/[X.]) angezeigt wird. Diese Überprüfung bezieht sich aber, wie der gerichtliche Sachverständi-ge bestätigt hat, nicht auf [X.] für Nutzer, sondern auf [X.] für Datenpakete.

c)
In der Spezifikation des Mobilfunkstandards [X.]/EIA/[X.] ([X.]) sind die Merkmale
1.4 und 1.7 nicht offenbart.
[X.])
In [X.] wird ein Verfahren für den Zugriff mehrerer [X.]en auf einen gemeinsam genutzten Kanal beschrieben.
Nach diesem Verfahren werten die [X.]en vor einem Sendevor-gang eine von der Basis versandte Nachricht mit Zugriffsparametern aus. Diese sind in Abschnitt
7.7.2.3.2.2 dargestellt und umfassen sieben unterschiedliche 73
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-
25
-
[X.]e für insgesamt sechzehn Klassen von [X.]en. Diese [X.]e werden von der [X.] mit einer von ihr ermittelten [X.] verglichen. Ein Zugriff erfolgt nur dann, wenn diese Zufallszahl kleiner ist als ein Schwellwert. Der Schwellwert wird nach einer feststehenden Formel berechnet,
in die der [X.] für die Klasse einfließt, zu der die
[X.] gehört (Abschnitt
6.6.3.1.1.2,
Z.
20
ff.).
Der Schwellwert kann auch die Werte 0 und 1 annehmen, was unabhängig vom Wert der Zufallszahl zur Verweigerung bzw. Gewährung des Zugriffs führt.

bb)
Damit sind die Merkmale
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 und 1.8
offenbart.

Der Zugriff wird zwar stets nur vom Ergebnis eines einzigen Vergleichs zwischen einer Zufallszahl und einem übermittelten Wert abhängig gemacht. Im Ergebnis hängt der Zugriff aber sowohl von dem übermittelten Wert als auch von der Zugehörigkeit der [X.] zu einer bestimmten Nutzerklasse ab, weil für unterschiedliche [X.] unterschiedliche Werte übertragen werden und diese so ausgestaltet werden können, dass bestimmten [X.]n der Zugriff unabhängig vom Wert der von der [X.] erzeugten Zufallszahl gewährt oder verweigert wird.

Eine abweichende Beurteilung ergibt sich entgegen der Auffassung der Beklagten
nicht daraus, dass [X.] für die Berechnung des [X.] mehre-re unterschiedliche Formeln vorsieht, die nach einzelnen [X.] und nach dem Grund des Zugriffsversuchs (Registrierung, Nachrichtenübermittlung, anderer Grund) differenzieren. Wie der gerichtliche Sachverständige zutreffend ausgeführt hat, geht es ungeachtet dieser Differenzierung stets um den Zugriff auf denselben Kanal. Dass die in [X.] vorgesehene feine Abstufung zu einem hohen Maß an Komplexität führt, ist schon deshalb unerheblich, weil Patentan-spruch
1 weder hinsichtlich der [X.]änge noch hinsichtlich der Komplexität der übermittelten Informationen nähere Festlegungen trifft.
80
81
82
-
26
-
cc)
Nicht offenbart sind die Merkmale
1.4 und 1.7.
Die Übermittlung von sieben [X.] für unterschiedliche [X.]n ist in [X.] stets zwingend vorgesehen. Eine Überprüfung auf das Vorhandensein entsprechender Vorgaben ist deshalb nicht erforderlich. Sie wird in [X.] auch nicht offenbart.

2.
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts beruht der Gegenstand der mit dem [X.]auptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch
1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

a)
Aus dem in [X.] und [X.] (GSM
04.60) offenbarten Mobilfunkstandard konnte der Fachmann, dessen Definition durch das Patentgericht die Parteien nicht in Zweifel ziehen, Verfahren entnehmen, bei denen die Erteilung von [X.]en von einem [X.], von der Zugehörigkeit zu be-stimmten [X.]
und -
in [X.]
-
von der Zugehörigkeit zu einer [X.] abhängig gemacht wird. Aus [X.] konnte er zudem entnehmen, dass mit [X.]ilfe eines entsprechenden Informationselements angezeigt werden kann, ob die übersandten Daten Informationen zu [X.] umfassen.
Dies gab dem Fachmann, der damit betraut war, ein flexibles und mit ge-ringen Datenmengen realisierbares
Zuteilungsverfahren zu entwickeln,
Anlass, auch für andere Informationen, die nur in bestimmten Konstellationen übermit-telt oder für die Zuteilung heranzuziehen sind, entsprechende Informationsele-mente vorzusehen.
b)
Entgegen der Auffassung der Beklagten
hatte der Fachmann Anlass, neben der im Prioritätszeitpunkt aktuellen Version des Standards ([X.]) auch frühere Versionen heranzuziehen.
Der Umstand, dass ein [X.]ösungsweg nur in einer früheren Version des Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wurde, 83
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-
27
-
führt nicht ohne weiteres dazu, dass dieser Weg als nicht naheliegend anzuse-hen ist. Eine solche Schlussfolgerung kann in Frage kommen, wenn eine neue-re Version des Standards für ein bestimmtes technisches Problem eine [X.], elegantere oder einfachere [X.]ösung aufzeigt. Die Erwägungen, die zur Ände-rung eines Standards geführt haben, müssen
aber, wie der gerichtliche Sach-verständige bestätigt hat,
nicht zwangsläufig auf technischem Gebiet liegen. Selbst wenn technische Erwägungen ausschlaggebend waren, schließt dies zudem nicht aus, den verworfenen [X.]ösungsweg wieder in Betracht zu ziehen, wenn sich die Ausgangsbedingungen geändert haben.
Im vorliegenden Zusammenhang konnte der Fachmann schon [X.]

ebenso wie anderen Mobilfunkstandards
wie zum Beispiel [X.]
([X.])
-
entnehmen, dass die Frage, nach welchen Kriterien Zugriffsrechte erteilt wer-den sollen, von zahlreichen Faktoren abhängig sein kann. [X.]ierzu gehören nicht nur technische Aspekte wie die Aufnahmefähigkeit des jeweiligen Kanals oder des Netzes insgesamt, sondern zum Beispiel auch die Anforderung, bestimm-ten Gruppen von Nutzern oder bestimmten Kommunikationsvorgängen erhöhte Priorität einzuräumen. Aus den genannten Standards ergab sich ferner, dass nicht jedes
Kriterium, das für die Zuteilung relevant sein kann,
in jeder Situation tatsächlich von Relevanz ist. Dies gab dem Fachmann
Anlass, die in [X.] für Informationen zu [X.] offenbarte Möglichkeit, deren Vorhandensein durch ein bestimmtes Informationselement anzuzeigen, auch für andere [X.] in Betracht zu ziehen. Damit war das in [X.] nicht offenbarte Merk-mal
1.7 nahegelegt.

c)
Die von der Beklagten vorgelegten Entscheidungen der [X.] Gerichte ([2011] [X.] 1470 [X.]), [X.]; [2012] [X.], [X.]) und der Einspruchsabteilung des [X.] vom 11.
Februar 2014 ([X.]) zu dem [X.]n Patent 1
841
268 sowie der
Beschluss des Deut-schen Patent-
und Markenamts vom 6.
März 2013 ([X.]) zu dem [X.] 90
91
-
28
-
Patent 199
10
239 führen hinsichtlich der mit dem [X.]auptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch
1 schon deshalb nicht zu einer abweichenden Beurteilung, weil der Gegenstand jener Patente vom Gegenstand dieses [X.] abweicht.

Die in jenen Verfahren zu beurteilenden Patente sehen in Konkretisie-rung von Merkmal 1.8 vor, dass die Informationen über die [X.] als Kriterium dafür herangezogen werden, ob eine [X.] ohne weiteres Zu-griff erhält oder ob sie sich einer zusätzlichen Überprüfung anhand des Zu-griffsschwellwerts unterziehen muss. Diese Festlegung ergibt sich, wie oben dargelegt wurde, aus Merkmal
1.8 in der mit dem [X.]auptantrag verteidigten [X.] des Streitpatents nicht. Ohne diese Einschränkung ist der Gegenstand des Streitpatents
-
wie im Ergebnis
auch die [X.] Gerichte entschieden haben ([2009] [X.] 3482 [X.]) Rn.
254
ff.; [2012] [X.] Rn.
155)

jedenfalls nicht patentfähig.

3.
Für die mit [X.]ilfsantrag
0a
verteidigte Fassung von Patentanspruch
1 gilt nichts anderes.

Nach [X.]ilfsantrag
0a soll Patentanspruch
1 auf den Schutz einer Teil-nehmerstation gerichtet sein, die unter anderem eine Auswerteeinheit enthält, die es ermöglicht zu prüfen, ob die empfangenen Zugriffsberechtigungsdaten einen Zugriffsschwellwert und Zugriffsberechtigungsinformationen enthalten, und in Abhängigkeit davon den Zugriff freizugeben.
Eine [X.] mit dieser Eignung ist ebenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt. Wenn für den Fachmann Anlass bestand, ein Verfah-ren mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch
1 in der Fassung des [X.]auptan-trags zu entwickeln, gab dies zugleich Anlass, [X.]en so einzurichten, dass sie dieses Verfahren durchführen können. Besondere Schwierigkeiten, die 92
93
94
95
-
29
-
hierbei auftreten könnten und denen durch Merkmale des Patentanspruchs Rechnung getragen wird, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

4.
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 in der mit [X.]ilfsantrag
1 ver-teidigten Fassung ist ebenfalls nicht
patentfähig.

Nach [X.]ilfsantrag
1 soll Patentanspruch
1 in Merkmal
1.8 dahin ergänzt werden, dass der Zugriff
in Abhängigkeit der [X.]informationen und unabhängig vom Zugriffsschwellwert erteilt wird, sofern die empfangenen [X.] [X.]informationen für mindestens eine [X.] enthalten und die [X.] dieser Nutzerklasse angehört. Auch mit dieser Ergänzung ist der Gegenstand von Patentanspruch
1 durch den Stand der Technik nahegelegt.

a)
Aus dem in [X.] und [X.] (GSM
04.60) offenbarten Mobilfunkstandard konnte der Fachmann allerdings kein Verfahren entnehmen, bei denen Mobil-stationen, die einer bevorrechtigten Nutzerklasse zugeordnet sind, ein Zugriffs-recht unabhängig von einem [X.] erteilt wird. Die Zugehörig-keit zu einer bestimmten Nutzerklasse ist nach dem dort offenbarten Verfahren vielmehr eine notwendige Voraussetzung, damit eine [X.] überhaupt einen [X.] durchführen darf.

Mit der Möglichkeit, anstelle eines [X.] Informationen über [X.] sowie Parameter für eine zeitbasierte Zugriffssteuerung zu übermitteln, ist indes bereits in [X.] ein Verfahren offenbart, bei dem Mobilstati-onen für den Versand bestimmter
Datenpakete, denen eine höhere Priorität eingeräumt wird, der Zugriff unabhängig von einem [X.] ge-währt wird. Für den Fachmann ergab sich daraus, dass die Zugriffssteuerung mit [X.]ilfe eines [X.] nicht zwingend zur Folge hat, jeden Zu-griffsversuch dieser Beschränkung zu unterwerfen.
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-
30
-
b)
Der mit einer Weiterentwicklung betraute Fachmann hatte darüber hinaus Anlass, sich mit der Zugriffssteuerung in anderen Mobilfunkstandards zu befassen. [X.]ierbei konnte er aus [X.] ([X.]) ein Verfahren entnehmen, das es ermöglicht, unterschiedlichen Nutzergruppen in feiner Granulierung einen unterschiedlichen [X.] zuzuordnen und diesen im Einzelfall auch so festzulegen, dass bestimmten Nutzergruppen der Zugriff stets oder nie gewährt wird.
Bei dem in [X.] offenbarten Verfahren wird formal zwar stets ein [X.] durchgeführt. Für den Fachmann war aber erkennbar, dass darin nur die programmiertechnische
Umsetzung eines Zugriffskonzepts liegt, das den Zugriff sowohl vom [X.] als auch von der Zuordnung zu [X.] abhängig macht und die Möglichkeit vorsieht, bestimmten [X.] den Zugriff unabhängig vom Wert der erzeugten Zufallszahl zu gewähren oder zu versagen.
Eine vergleichbare Umsetzung ist schon in [X.] offenbart, wo einerseits vorgesehen ist, dass stets ein [X.] durchgeführt wird, die Vor-gabe des [X.] 0 oder das Nichtversenden eines [X.] im Er-gebnis aber dazu führen, dass der Vergleich für alle [X.]en positiv aus-fällt. Dies ist, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, ebenfalls nur eine besondere programmiertechnische Ausgestaltung der Vorgabe, den Mobil-stationen in bestimmten Fällen unabhängig vom Wert der ermittelten Zufallszahl den Zugriff zu gewähren.
c)
Aus einer Zusammenschau von [X.]
und [X.] ergab sich für den Fachmann hinreichende Veranlassung, das in [X.] offenbarte Verfahren dahin weiterzuentwickeln, dass die Erteilung des Zugriffs bei Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nutzerklasse nicht zusätzlich vom Ergebnis eines [X.]s abhängt.
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-
31
-
Dem steht nicht entgegen, dass in [X.] eine solche Ausgestaltung nicht vorgesehen war. Wie bereits dargelegt
wurde,
waren in [X.] und [X.] die grund-legenden Methoden, um die Erteilung von Zugriffsrechten je nach Situation von unterschiedlichen Kriterien
abhängig zu machen, bereits offenbart. Zu diesen Methoden gehörte es, für bestimmte Datenpakete den Zugriff aufgrund der Zu-gehörigkeit zu einer Prioritätsklasse und unabhängig von einem [X.] zu ermöglichen. Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen einer Priori-sierung von Datenpaketen und einer Priorisierung von [X.] war dem Fachmann damit nahegelegt, diese Methode auch für die Priorisierung von [X.]n heranzuziehen. Damit stand ihm ein vollständiges Instrumentarium zur Verfügung, um eine Überlastung des Netzes zu vermeiden
und dennoch einzelne [X.] bevorzugt zu behandeln. Die Auswahl aus diesem [X.] hängt, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat,
in wei-ten Teilen von organisatorischen Fragen
ab, insbesondere davon, welchen [X.]n der Netzbetreiber besondere Rechte einräumen will. Vor diesem [X.]intergrund vermag die Auswahl einer bestimmten Methode aus der -
leicht überschaubaren
-
Menge aller durch [X.] und [X.] nahegelegten Möglichkeiten nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit
zu führen.

d)
Die von der Beklagten vorgelegten Entscheidungen der [X.] Gerichte führen auch in diesem Zusammenhang nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
In diesen
Entscheidungen wurde die erfinderische Tätigkeit zwar mit der Erwägung bejaht, für den Fachmann habe es nicht nahegelegen, das in [X.] [X.] Verfahren dahin abzuwandeln, dass Mobilfunkstationen, die zu einer bestimmten Nutzerklasse gehören, von der Überprüfung anhand eines [X.] befreit sind ([2011] [X.] 1470 [X.]) Rn.
68
ff.). Diese Beurteilung betrifft aber eine
Argumentation, die allein auf [X.] gestützt
ist. Die abweichende 104
105
106
-
32
-
Auffassung des Senats beruht hingegen auf der im Streitfall ergänzend zu be-rücksichtigenden Entgegenhaltung [X.].
e)
Der Umstand, dass in [X.] bereits eine bestimmte Methode für die Vergabe von Zugriffsrechten vorgesehen war und bei der Fortentwicklung eines Standards der Aspekt der Rückwärtskompatibilität von großer Bedeutung ist, führt ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
Der Fachmann, der mit der Aufgabe betraut ist, eine im Stand der [X.] bekannte [X.]ösung weiterzuentwickeln, hat zwar Anlass, sich an gängigen Standards zu orientieren. Dies bildet aber keinen zureichenden Grund, von je-der Änderung des Standards abzusehen.
5.
Für die mit den weiteren [X.]ilfsanträgen verteidigten Fassungen von Patentanspruch
1 gilt nichts anderes.

a)
Nach
[X.]ilfsantrag
1a soll Patentanspruch
1 auf den Schutz einer Teil-nehmerstation mit einer Auswerteeinheit gerichtet sein, die das mit [X.]ilfsantrag
1 beanspruchte Verfahren ausführen kann. Dieser Gegenstand ist aus den [X.] im Zusammenhang mit [X.]ilfsantrag
0a aufgezeigten Gründen nicht patent-fähig, weil das in Rede stehende Verfahren durch den Stand der Technik nahe-gelegt war.

b)
Nach [X.]ilfsantrag
2 soll Patentanspruch
1
in der Fassung von [X.]ilfsan-trag
1 in Merkmal 1.3 dahin ergänzt werden, dass die Zugriffsberechtigungsda-ten (stets) einen Zugriffsschwellwert und [X.]informationen für [X.]n enthalten. Damit werden Ausführungsformen entsprechend dem ersten Ausführungsbeispiel der [X.] vom Schutz ausgenommen.

Der damit beanspruchte Gegenstand ist aus den im Zusammenhang mit [X.]ilfsantrag 1 aufgezeigten Gründen durch den Stand der Technik nahegelegt.

107
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-
33
-
Die mit der
Änderung von Merkmal
1.3 zusätzlich angesprochene Frage, ob von mehreren Parametern, die für die Erteilung eines [X.] von Be-deutung sein können, stets alle innerhalb einer einzelnen [X.] übermittelt werden oder ob die übermittelte [X.] in bestimmten Situationen nur eine Teilmenge dieser Parameter enthält, ist im Wesentlichen eine Frage der Zweckmäßigkeit. Auch die Darstellung der beiden Ausführungsbeispiele in der [X.] beruht auf dieser Prämisse. In der Beschreibung des
Streit-patents wird es sogar als vorzugswürdig bezeichnet, ein Verfahren vorzusehen, das wahlweise mit beiden Arten von Bitfolgen umgehen kann. Anhaltspunkte, die abweichend davon darauf hindeuten, dass der Auswahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten besondere Bedeutung zukommt, sind weder geltend ge-macht noch sonst ersichtlich.
c)
Nach [X.]ilfsantrag
2a soll Patentanspruch
1 auf den Schutz einer Teil-nehmerstation mit Einrichtungen gerichtet sein, die zur
Ausführung des mit [X.]ilfsantrag
2 beanspruchten Verfahrens eingerichtet sind. [X.]ierzu gilt [X.] wie zu den [X.]ilfsanträgen
0a und 1a.

d)
Nach [X.]ilfsantrag
3 soll Patentanspruch
1 in der Fassung von [X.]ilfs-antrag
2a dahin geändert werden, dass die Auswerteeinheit anhand der Zu-griffsklasseninformation überprüft, ob der [X.] der Zugriff unab-hängig vom Zugriffsschwellwert erteilt wird oder ob die Zugriffsberechtigung über die Durchführung des [X.] ermittelt werden muss.

Die darin liegende Konkretisierung des mit [X.]ilfsantrag 1 beanspruchten Verfahrens führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung
hinsichtlich der erfin-derischen Tätigkeit.

Wie bereits im Zusammenhang mit [X.]ilfsantrag
1 dargelegt wurde, hatte der Fachmann am [X.] Anlass, ein Verfahren für die Zugriffssteuerung so auszugestalten, dass [X.]en, die einer bestimmten Nutzerklasse an-113
114
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34
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gehören, der Zugriff unabhängig vom Ergebnis eines [X.] erteilt wird. Ob hierzu von einem [X.] von vornherein abgese-hen wird oder ob
der Vergleich mit einem Wert durchgeführt wird, der stets zu einem positiven Ergebnis führt, ist, wie ebenfalls bereits dargelegt wurde, im Wesentlichen eine Frage der zweckmäßigen Umsetzung. Angesichts dessen vermag die Festlegung auf eine von mehreren Varianten die Bejahung erfinde-rischer Tätigkeit nicht zu begründen.

V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] sowie §
91, §
96
und §
269 Abs.
3 ZPO.
1.
Die Kosten der früheren Streithelferin, die ihren Beitritt während des Berufungsverfahrens zurückgenommen hat, sind nicht der Beklagten aufzuerle-gen, weil diese mit der Streithelferin eine abweichende Vereinbarung getroffen hat.

2.
Die frühere Klägerin zu
1 hat entsprechend §
269 Abs.
3 ZPO die Mehrkosten zu tragen, die durch den Parteiwechsel entstanden sind.
a)
Zu den danach zu tragenden Kosten gehören jedenfalls die Mehrkos-ten, die entstanden sind, weil ihre Prozessbevollmächtigten sowohl die frühere als auch die jetzige Klägerin zu
1 vertreten haben (vgl. [X.], Beschluss vom 19.
Oktober
2006 -
V
ZB
91/06, NJW 2007, 769 Rn.
12
ff.). Ob darüber hinaus ausscheidbare Mehrkosten entstanden sind, ist gegebenenfalls im Kostenfest-setzungsverfahren zu entscheiden.
b)
Entgegen der Auffassung der Beklagten hat die frühere Klägerin zu
1 nicht darüber hinausgehend denjenigen Anteil der Kosten zu tragen, der ihr im Falle einer Klagerücknahme aufzuerlegen wäre.

Die von der Beklagten vertretene Auffassung wird allerdings von einem Teil der Rechtsprechung und der [X.]iteratur geteilt (vgl. etwa O[X.]G Brandenburg, 118
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35
-
[X.] 2004, 842; O[X.]G Stuttgart, NJW 1973, 1756; [X.]/[X.]erget, 30.
Aufl., §
91 ZPO Rn.
13 [Parteiwechsel]).
Nach der Gegenauffassung hat der ausscheidende Kläger hingegen nur die Mehrkosten zu tragen, die infolge des Parteiwechsels entstanden
sind (B[X.], [X.], 607, 608; O[X.]G Celle, O[X.]GReport 1994, 270
f.; O[X.]G Düs-seldorf, [X.], 147; O[X.]G [X.]amm, [X.], 1447
f.; O[X.]G München, [X.] 1971, 673; O[X.]G Zweibrücken, [X.] 2004, 494, juris Rn.
3). Dieser
[X.] ist der [X.], wenn auch nur beiläufig, bereits in früheren Entscheidungen beigetreten ([X.],
Urteil vom 11.
November 1979 -
I
ZR
13/78, [X.], 164, juris Rn.
40; Urteil vom 3.
Juli 1981 -
I
ZR
190/80, [X.] 1981, 1220, juris Rn.
39). Sie ist nach Auffassung des Senats zutreffend.

Wie bereits oben dargelegt wurde, ist ein Parteiwechsel grundsätzlich nicht als Klagerücknahme, sondern als Klageänderung zu behandeln. Eine [X.] führt aber nicht ohne weiteres zur Anwendung von §
269 Abs.
3 ZPO.
Im Fall eines vom
Kläger ausgehenden [X.] hat der Klä-ger allerdings entsprechend §
269 Abs.
3 ZPO die Kosten zu tragen, die dem ausscheidenden Beklagten bis zu seinem Ausscheiden entstanden sind ([X.], Beschluss vom 19.
Oktober 2006 -
V
ZB
91/06, NJW 2007, 769 Rn.
7; Urteil vom 16.
Dezember 2005 -
V
ZR
230/04, [X.], 1351 Rn.
24). In dieser Konstellation bezieht sich die Pflicht zur Kostentragung jedoch ebenfalls nur auf Mehrkosten, die ohne den Parteiwechsel nicht angefallen wären. Die Gerichts-kosten und die
außergerichtlichen Kosten des Klägers hat hingegen grundsätz-lich der neue Beklagte zu tragen, soweit er unterliegt.
Für den hier zu beurtei-lenden Fall des [X.]s kann nichts anderes gelten.

Der Gesichtspunkt, dass es einem Kläger, der sein Unterliegen befürch-tet, nicht ermöglicht werden sollte, sich dem Anspruch des Beklagten auf Erstat-124
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-
36
-
tung der Prozesskosten durch Parteiwechsel zu entziehen, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Ob die Aussichten des Beklagten, die [X.] im Falle seines Obsiegens ersetzt zu bekommen, durch einen Klägerwech-sel beeinträchtigt werden, ist eine Frage des Einzelfalls (so zutreffend O[X.]G Cel-le, O[X.]GReport 1994, 270, 271). Sofern insoweit Bedenken bestehen, kann dies dazu führen, dass der [X.] als nicht sachdienlich anzusehen ist, um den Beklagten vor einem möglichen Verlust seines Erstattungsanspruchs zu bewahren. Dem Beklagten allein wegen des [X.]s einen Erstattungs-anspruch auch für den Fall zuzubilligen, dass er in der [X.]auptsache unterliegt, erschiene demgegenüber zu weitgehend.

3.
Entgegen der Auffassung der Beklagten hat der Umstand, dass die Klagen ursprünglich unabhängig voneinander erhoben worden sind und das Patentgericht deshalb für beide erstinstanzlichen Verfahren die vollen Gerichts-gebühren angesetzt hat, keinen Einfluss auf die Kostenentscheidung.

a)
Wie auch die Beklagte im Ansatz nicht verkennt, können die Kosten des Rechtsstreits nach der Regelung in §
91 und §
92 ZPO, die gemäß §
121 Abs.
2 [X.] im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anzuwenden ist, nur auf die Parteien verteilt werden.
b)
Eine Entscheidung dahin, dass die Gerichtskosten ganz oder
teilwei-se nicht zu erheben sind, ist gemäß §
21 Abs.
1 Satz
1 GKG nur dann möglich, wenn die in Rede stehenden Kosten bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären.

Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor. Das Patentgericht hat die beiden Klagen zu Recht in separaten Verfahren behandelt.

Die Klägerin zu
2 hat in ihrer Klageschrift vom 11.
November 2008 mitge-teilt, die Klägerin zu
1 habe bereits mit Schriftsatz vom 19.
August 2008 [X.] gegen das Streitpatent erhoben. Sie hat sich dieser Klage nicht 128
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-
angeschlossen, sondern eine separate Klage erhoben. Sie hat später sogar Bedenken gegen die vom Patentgericht geäußerte Absicht erhoben, die beiden Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden, und dies auf mögliche Wechselwirkungen und den Umstand gestützt, dass den bei-den Klagen
zumindest teilweise unterschiedlicher Stand der Technik zugrunde liege. Vor diesem [X.]intergrund bestand für das Patentgericht kein Anlass, die beiden Klagen von Beginn in einem einheitlichen Verfahren zu behandeln, für das nur einmal Gerichtsgebühren anfallen.

Der von der Beklagten erhobene Einwand, die [X.] hätten sich [X.] verhalten, um das Kostenrisiko zu erhöhen, ist gegebenenfalls im Kostenfestsetzungsverfahren von Bedeutung (vgl. dazu [X.], Beschluss vom 20.
Mai 2014 -
VI
ZB
9/13, [X.], 709 Rn.
6; Beschluss vom

133
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38
-
18.
Oktober 2012 -
V
ZB
58/12, NJW-RR 2013, 337 Rn.
8
ff.; Beschluss vom 11.
September 2012 -
VI
ZB
59/11, [X.], 66 Rn.
8
ff.). Für die Kosten-grundentscheidung ist er hingegen unerheblich.

Meier-Beck
[X.]
Bacher

[X.]
Kober-Dehm

Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 01.12.2010 -
5 Ni 67/09 ([X.]) -