Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.10.2004, Az. I ZB 4/02

[X.] vom 13. Oktober 2004 in der [X.] betreffend die Marke Nr. 395 22 732

Na[X.]hs[X.]hlagewerk: ja [X.]Z: nein [X.]R: ja

[X.]/[X.]
[X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2

a) In die Beurteilung der Zei[X.]henähnli[X.]hkeit der kollidierenden Marken "il [X.]adrone" und "[X.]" ist au[X.]h der jeweilige Wortbestandteil "il" einzube-ziehen, bei dem es si[X.]h um den bestimmten Artikel der [X.] in maskuliner Form handelt.
b) Liegen die Voraussetzungen der Gefahr der Verwe[X.]hslung der Marken hin-si[X.]htli[X.]h eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, für die die angegriffene Marke S[X.]hutz beanspru[X.]ht, ist die Marke ni[X.]ht be-s[X.]hränkt auf diesen Teil der Waren, sondern hinsi[X.]htli[X.]h der dur[X.]h den wei-ten Oberbegriff bezei[X.]hneten Waren zu lös[X.]hen.
[X.], [X.]. v. 13. Oktober 2004 - [X.] - [X.]
- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 13. Oktober 2004 dur[X.]h [X.] Dr. [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], [X.] und Dr. Bergmann bes[X.]hlossen:

Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde gegen den [X.]uß des 26. Senats ([X.]) des [X.]s vom 12. Sep-tember 2001 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurü[X.]kgewiesen.
Der Gegenstandswert der Re[X.]htsbes[X.]hwerde wird auf 50.000 • festgesetzt.

Gründe:

[X.] Gegen die am 31. Mai 1995 angemeldete und am 3. Mai 1996 für "Alkoholis[X.]he Getränke (ausgenommen Biere)" eingetragene Wortmarke Nr. 395 22 732 "[X.]" hat die Widerspre[X.]hende Widerspru[X.]h erhoben aus der am 15. Juli 1980 für "Weine aus [X.]" eingetragenen Wortmarke "[X.]". - 3 -
Die zuständige Markenstelle des [X.] hat die Lös[X.]hung der Marke bes[X.]hlossen.
Die dagegen geri[X.]htete Bes[X.]hwerde der Markeninhaberin hat das [X.] zurü[X.]kgewiesen (B[X.]atGE 44, 216).
Hiergegen wendet si[X.]h die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Re[X.]htsbes[X.]hwerde. Die Widerspre[X.]hende beantragt, die Re[X.]htsbes[X.]hwerde zurü[X.]kzuweisen. I[X.] Das [X.] hat die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Zwis[X.]hen den Marken bestehe die Gefahr klangli[X.]her Verwe[X.]hslungen. Die Ware "alkoholis[X.]he Getränke (ausgenommen Biere)", für die die angegrif-fene Marke S[X.]hutz beanspru[X.]he, umfasse au[X.]h die Ware "Weine aus [X.]", für die die Widerspru[X.]hsmarke eingetragen sei. Es sei deshalb von der Mög-li[X.]hkeit einer Benutzung der Marken für identis[X.]he Waren auszugehen. Im [X.] darauf und auf die von Hause aus normale Kennzei[X.]hnungskraft der Wi-derspru[X.]hsmarke müßten die Marken einen deutli[X.]hen Abstand einhalten, um eine Verwe[X.]hslungsgefahr auszus[X.]hließen. Davon könne wegen der [X.] Ähnli[X.]hkeit der Marken ni[X.]ht ausgegangen werden. Der Gesamteindru[X.]k der kollidierenden Marken werde ni[X.]ht nur dur[X.]h die Wörter "[X.]adrone" bzw. "[X.]ortone", sondern in glei[X.]her Weise au[X.]h dur[X.]h die weiteren Wortbestandteile "il" in Groß- und Kleins[X.]hreibung geprägt. Dabei handele es si[X.]h in der italieni-s[X.]hen Spra[X.]he um den bestimmten Artikel in männli[X.]her Form. Diesem fremd-spra[X.]higen Artikel, der den angespro[X.]henen Verkehrskreisen bekannt sei, - 4 - komme in den kombinierten Wortmarken die Funktion zu, die spra[X.]hli[X.]he Her-kunft der Marke und regelmäßig au[X.]h die geographis[X.]he Herkunft des angebo-tenen [X.]rodukts einzuordnen. Auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet sei die geographis[X.]he Herkunft der Ware für den inländis[X.]hen Verkehr von beson-derer Bedeutung für den [X.]. Dagegen seien die weiteren Marken-wörter "[X.]adrone" und "[X.]ortone" den [X.] Verkehrskreisen ni[X.]ht in glei-[X.]her Weise bekannt. Die Gesamtbezei[X.]hnungen "[X.]" und "[X.]" wiesen im Klangbild eine große Ähnli[X.]hkeit auf. Gegenüber den Übereinstim-mungen träten die bestehenden Unters[X.]hiede zurü[X.]k. Die Marken verfügten au[X.]h über keinen unters[X.]hiedli[X.]hen Begriffsinhalt, der die klangli[X.]he Verwe[X.]hs-lungsgefahr ents[X.]heidend reduziere. Die Wörter "[X.]adrone" und "[X.]ortone" seien ni[X.]ht Bestandteil der [X.] Spra[X.]he.
II[X.] Die zulässige Re[X.]htsbes[X.]hwerde hat in der Sa[X.]he keinen Erfolg.
Zutreffend hat das [X.] ents[X.]hieden, daß die na[X.]h § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu beurteilende Gefahr der Verwe[X.]hslung zwis[X.]hen der prioritätsälteren Widerspru[X.]hsmarke "[X.]" und der angegriffenen Marke "[X.]" besteht und diese Marke daher gem. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 1 [X.] zu Re[X.]ht gelös[X.]ht worden ist.
Na[X.]h der ständigen Re[X.]htspre[X.]hung des [X.] ist die [X.] einer markenre[X.]htli[X.]hen Verwe[X.]hslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-kenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurtei-len. Dabei ist von einer We[X.]hselwirkung zwis[X.]hen den Beurteilungsfaktoren der [X.] oder -ähnli[X.]hkeit, der Markenidentität oder -ähnli[X.]hkeit und der Kennzei[X.]hnungskraft der Widerspru[X.]hsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnli[X.]hkeit der Waren/Dienst-- 5 - leistungen dur[X.]h einen höheren Grad der Ähnli[X.]hkeit der Marken oder der Kennzei[X.]hnungskraft der älteren Marke ausgegli[X.]hen werden kann und umge-kehrt ([X.], [X.]. [X.] - [X.], [X.], 1031 = [X.], 1155 - [X.]; [X.]. v. [X.] - I ZR 204/01, [X.], 865, 866 = [X.], 1281 - [X.]).
1. Das [X.] hat eine Identität der Waren angenommen, für die die Kollisionsmarken ges[X.]hützt sind. Das ist aus Re[X.]htsgründen ni[X.]ht zu beanstanden. Dur[X.]h die Eintragung der angegriffenen Marke für den Oberbe-griff "alkoholis[X.]he Getränke (ausgenommen Biere)" wird S[X.]hutz au[X.]h für Weine aus [X.] und damit für diejenigen Waren beanspru[X.]ht, für die die [X.] eingetragen ist (vgl. hierzu: [X.], [X.]. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, [X.], 924, 925 = [X.], 875 - salvent/Salventerol).
2. Die Widerspru[X.]hsmarke "[X.]" verfügt für die Waren, für die der Markens[X.]hutz besteht, von Hause aus über normale Kennzei[X.]hnungskraft. [X.] ist das [X.] ohne Re[X.]htsfehler ausgegangen. Die [X.] erinnert hiergegen au[X.]h ni[X.]hts.
3. Das [X.] hat eine hohe Zei[X.]henähnli[X.]hkeit in [X.] Hinsi[X.]ht zwis[X.]hen den Kollisionsmarken festgestellt. Das ist aus [X.] ni[X.]ht zu beanstanden.
a) Die Ähnli[X.]hkeit von Wortzei[X.]hen ist anhand ihres Klangs, ihres S[X.]hriftbilds und ihres Sinngehalts zu ermitteln, wobei regelmäßig die hinrei-[X.]hende Übereinstimmung in einer Hinsi[X.]ht ausrei[X.]ht ([X.], [X.]. v. 22.6.1999 - [X.]/97, [X.], I - 3819 [X.]. 27 f. = GRUR Int 1999, 734 = [X.], 806 - [X.]; [X.]Z 28, 320, 324 - Qui[X.]k/Glü[X.]k; 139, 340, 347 - Lions). [X.] 6 - gen der Ansi[X.]ht der Re[X.]htsbes[X.]hwerde kommt der Zei[X.]henähnli[X.]hkeit in [X.] Hinsi[X.]ht im Streitfall au[X.]h ni[X.]ht deshalb eine geringere Bedeutung zu, weil die in Rede stehenden Waren im Lebensmittelsektor auf Si[X.]ht gekauft wer-den. Der Ähnli[X.]hkeit der Zei[X.]hen im Klang kommt wegen der Bestellung von Weinen in gastronomis[X.]hen Betrieben dur[X.]haus Gewi[X.]ht zu.
b) Bei der Beurteilung der Markenähnli[X.]hkeit hat das Bundespatentge-ri[X.]ht in Übereinstimmung mit der ständigen Re[X.]htspre[X.]hung des [X.] auf den jeweiligen Gesamteindru[X.]k der si[X.]h gegenüberstehenden Marken abgestellt ([X.], [X.]. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, [X.], 594, 597 = [X.], 909 - [X.]; [X.]. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, [X.], 775, 776 = [X.], 1037 - [X.]).
Das [X.] hat angenommen, daß der Gesamteindru[X.]k der Kollisionsmarken au[X.]h von dem Bestandteil "il" in Groß- und Kleins[X.]hrei-bung mitgeprägt wird. Dagegen wendet si[X.]h die Re[X.]htsbes[X.]hwerde ohne Erfolg mit der Begründung, diesem [X.] fehle jede Unters[X.]heidungs-kraft, weshalb er s[X.]hutzunfähig sei.
Der Beurteilung des Gesamteindru[X.]ks der Marken sind bei der [X.]rüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] sowohl bei der [X.] als au[X.]h bei der angegriffenen Marke die Zei[X.]hen in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen (vgl. [X.], [X.]. [X.] - I ZB 4/00, [X.], 1067, 1070 = [X.], 1152 - [X.]/[X.]; Fezer, Markenre[X.]ht, 3. Aufl., § 9 Rdn. 4; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 7. Aufl., § 9 Rdn. 369). Allerdings kann der Gesamteindru[X.]k einer mehrgliedri-gen Marke dur[X.]h einzelne Bestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den - 7 - Gesamteindru[X.]k der Marke ni[X.]ht mitbestimmen ([X.], [X.]. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, [X.], 880, 881 = [X.], 1228 - City [X.]lus; [X.]. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, [X.], 598, 599 = [X.], 907 - Kleiner Feigling). Davon kann bei dem Bestandteil "il" (in Groß- und Kleins[X.]hreibung) der [X.] ni[X.]ht ausgegangen werden. Es besteht kein Anlaß anzu-nehmen, dieser Wortbestandteil werde vom Verkehr bei der Beurteilung des Gesamteindru[X.]ks verna[X.]hlässigt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Verkehr erkennt, daß es si[X.]h bei "il" um den bestimmten Artikel der [X.] in maskuliner Form handelt. Das [X.] hat daher zu Re[X.]ht der Beurteilung der Zei[X.]henähnli[X.]hkeit au[X.]h diesen Wortbestandteil der Marke zugrunde gelegt.
[X.]) Bei der Beurteilung der Verwe[X.]hslungsgefahr ist dana[X.]h von den Mar-ken "[X.]" und "[X.]" in vollständiger Form auszugehen. Diese wei-sen, wie das [X.] zu Re[X.]ht angenommen hat, im Klang eine große Ähnli[X.]hkeit auf. Zum klangli[X.]h ähnli[X.]hen Gesamteindru[X.]k der Marken trägt der glei[X.]he Wortbestandteil "il" bei. Der Anfangsbu[X.]hstabe "[X.]" und das Wortende "one" der weiteren Wortbestandteile sind identis[X.]h. Dies gilt au[X.]h für die [X.]. Die Vokalfolge der Wörter "[X.]adrone" und "[X.]ortone" weist mit a - o - e und o - o - e eine ni[X.]ht unerhebli[X.]he Ähnli[X.]hkeit auf. Die jeweils ersten Vokale "a" bzw. "o" weisen keine so deutli[X.]hen Unters[X.]hiede auf, daß sie zu einer wesentli[X.]hen Unters[X.]heidung des Gesamteindru[X.]ks der Marken führen. Entspre[X.]hendes gilt für den mittleren Teil der Wörter "dr" und "rt" der Marken-wörter "[X.]adrone" und "[X.]ortone".
Anders als die Re[X.]htsbes[X.]hwerde meint, wird die klangli[X.]he Ähnli[X.]hkeit au[X.]h ni[X.]ht dur[X.]h einen ohne weiteres erkennbaren abwei[X.]henden Bedeutungs-inhalt der Markenwörter aufgehoben oder reduziert (vgl. hierzu [X.], [X.]. v. - 8 - 28.8.2003 - I ZR 293/00, [X.], 1047, 1048 = [X.], 1439 - [X.]/[X.]´s; [X.] [X.], 598, 599 - Kleiner Feigling). Das [X.] hat re[X.]htsfehlerfrei festgestellt, daß die Bedeutung der [X.] "[X.]adrone" (Eigentümer, Besitzer, Arbeitgeber, Herrs[X.]her) und "[X.]or-tone" (Tor, Eingang, Toreinfahrt) den inländis[X.]hen Verkehrskreisen weitgehend ni[X.]ht geläufig sind und au[X.]h keine so große Nähe zu [X.] Begriffen auf-weisen, daß re[X.]htserhebli[X.]he Teile des Verkehrs ihnen ohne weiteres einen bestimmten Begriffsinhalt zuordnen.
Da wegen der bestehenden [X.] und normaler Kennzei[X.]h-nungskraft der Widerspru[X.]hsmarke von Hause aus ohnehin strenge Anforde-rungen an den Abstand der Kollisionsmarken zu stellen sind (vgl. [X.], [X.]. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, [X.], 1014 f. = [X.], 988 - [X.]; [X.]Z 139, 340, 344 - Lions), rei[X.]ht die bestehende Zei[X.]henähnli[X.]hkeit aus, um eine Verwe[X.]hslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu [X.].
d) Die Vorinstanzen haben zu Re[X.]ht die Lös[X.]hung der Marke au[X.]h ni[X.]ht auf den Teil der Waren bes[X.]hränkt, bei dem [X.] gegeben ist (Weine aus [X.]). Denn liegen die Voraussetzungen der Verwe[X.]hslungsgefahr hin-si[X.]htli[X.]h eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke vollständig zu lös[X.]hen, weil die ents[X.]heidenden Instan-zen ni[X.]ht bere[X.]htigt sind, von si[X.]h aus eine Bes[X.]hränkung des Warenverzei[X.]h-nisses auf einen Teil der Waren vorzunehmen, die unter den Oberbegriff fallen (vgl. B[X.]atG [X.], 725, 727; [X.]. 1998, 75, 76; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl. § 43 Rdn. 49; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 43 Rdn. 108; zur [X.]rüfung der Eintragungshindernisse na[X.]h § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Mar-kenG bei einem weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff: [X.], [X.]. - 9 - v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, [X.], 261, 262 = [X.], 91 - [X.]; [X.]. v. 17.7.2003 - [X.]/00, [X.]. 2004, 225; a.[X.] aaO, § 42 Rdn. 62). Das [X.] konnte daher bei der Beurteilung der Verwe[X.]hslungsge-fahr auss[X.]hließli[X.]h von [X.] ausgehen und brau[X.]hte die Vorausset-zungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ni[X.]ht au[X.]h insoweit festzustellen, als für einen Teil der unter den weiten Oberbegriff ("alkoholis[X.]he Getränke, ausge-nommen Biere") fallenden Waren im Verhältnis zu den Waren, für die die Wi-derspru[X.]hsmarke ges[X.]hützt ist, nur Warenähnli[X.]hkeit vorliegt.
IV. Die Kostenents[X.]heidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.].

[X.] v. Ungern-Sternberg [X.]

Büs[X.]her Bergmann