Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.10.2017, Az. X ZR 55/16

[X.]:[X.]:[X.]GH:2017:241017UXZR55.16.0

[X.]UN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X
ZR
55/16
Verkündet am 24.
Oktober 2017
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]GHZ:
ja
[X.]GHR:
ja

Trommeleinheit
Richtlinie 2009/125/[X.]
Aus einer freiwilligen Vereinbarung, in der sich Unternehmen gegenüber der [X.] zur Einhaltung bestimmter Standards zum Zwecke des [X.] haben, um eine zwingende Regelung der [X.] gemäß Art.
15 der Richtlinie 2009/125/[X.] zu vermeiden, ergeben sich grundsätzlich keine Rechte Dritter.
[X.] §
9 Satz
2 Nr.
1
a)
Für die [X.]eurteilung der Frage, ob der Austausch von Teilen einer mit Zustimmung des [X.] in Verkehr gebrachten Vorrichtung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ge-hört oder eine Neuherstellung darstellt, ist als maßgeblicher [X.]ezugspunkt das geschützte Erzeugnis heranzuziehen. Dies gilt auch dann, wenn der [X.]erechtigte ein Exemplar des [X.] Erzeugnisses (hier: eine [X.]ildtrommeleinheit) als [X.]estandteil eines umfassenderen Gegenstands (hier: einer [X.]) in Verkehr gebracht hat.
b)
Wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der [X.]erechtigte jedoch nur Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere [X.]estandteile umfassen und deshalb im Hinblick auf das geschützte Erzeugnis eine tatsächliche [X.]sauffassung nicht festgestellt werden kann, ist für die Abgrenzung zwischen [X.] Gebrauch und Neuherstellung allein darauf abzustellen, ob sich gerade in
den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (Ergän-zung zu Urteil vom 17.
Juli 2012 -
X
ZR
97/11, [X.], 1118 -
Palettenbehälter
II).
[X.]GH, Urteil vom 24. Oktober 2017 -
X [X.]/16 -
O[X.]

[X.]

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 24.
Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-[X.]eck,
die Richter [X.], Dr.
Grabinski und
Dr.
[X.]acher
sowie die Richterin Dr.
Marx
für Recht erkannt:
Auf die Rechtsmittel der [X.]eklagten werden das Urteil des 15.
Zivilsenats des [X.] vom 29.
April 2016 aufgehoben und das Urteil der 4a-Zivilkammer des [X.] vom 11.
Juni 2015 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
-
3
-
Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die [X.]eklagten wegen unmittelbarer Patentverletzung durch den Vertrieb von wiederaufbereiteten
Tonerkartuschen für Laserdrucker und dergleichen in Anspruch.
Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 2
087
407 (Klagepatents), das unter
anderem
eine fotosensitive Trommeleinheit für eine elektrofotografische [X.]ilderzeugungsvorrichtung
betrifft. Patentanspruch 1 lautet
in der Verfahrens-sprache:
"An electrophotographic photosensitive drum unit ([X.]) usable with a main as-sembly of an electrophotographic image forming apparatus, [X.] including a driving shaft (180) to be driven by a motor, having a rotational force applying portion, wherein [X.] is dismountable from [X.] in [X.] an axial direction ([X.]) of the driving shaft, [X.] comprising:
i)
an electrophotographic photosensitive drum [X.] having a photosensitive layer (107b) at a peripheral surface thereof, [X.] photo-sensitive drum being rotatable about an axis ([X.]) thereof;
ii)
a coupling member (150) rotatable about an axis ([X.]) thereof, engageable with the driving shaft (180) to receive a rotational force, [X.], for rotating [X.] photosensitive drum [X.] said coupling member is provided at an axial end of said electro-photographic photosensitive drum [X.] such that said coupling member (150) is capable of taking a rotational force transmitting angular position substantially co-axial with [X.] ([X.]) of [X.] photo-sensitive drum [X.] for transmitting the rotational force for rotating [X.] photosensitive drum [X.] to [X.] photosensitive drum [X.] and a disengaging angular position in [X.] (150) is inclined away from the axis (11) of said electro-1
2
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-
photographic photosensitive drum [X.] from said rotational force transmit-ting angular position for disengagement of the coupling member (150) from the driving shaft (180),
wherein [X.] ([X.]) is adapted such that when [X.] ([X.]) is dismounted from [X.] in the dismounting direction substantially perpendicular to the axis ([X.]) of said elec-trophotographic photosensitive drum [X.] said coupling member (150) moves from said rotational force transmitting angular position to said disengaging an-gular position."
In Patentanspruch
25 ist eine Kartusche unter Schutz gestellt, die eine Trommeleinheit mit den Merkmalen aus Patentanspruch
1 oder einem der [X.] bezogenen [X.] umfasst, in Patentanspruch
29 eine elektrofo-tografische [X.]ilderzeugungsvorrichtung, die eine Antriebswelle und eine Trom-meleinheit mit den Merkmalen aus Patentanspruch
1 umfasst.
Die Klägerin
produziert Tonerkartuschen, die eine Trommeleinheit mit ei-ner [X.]ildtrommel, einem Flansch
und einem Kupplungselement
umfassen, (so genannte [X.]) und vertreibt diese als Erstausstattung und [X.] für die von ihr angebotenen Kopiergeräte und Drucker. Ein Teil ihrer Produkte wird von einem anderen Anbieter
unter dessen Marke vertrieben.
Die Klägerin hat mit anderen Anbietern
eine freiwillige Vereinbarung [X.]
(Industry voluntary agreement to improve the environmental perfor-mance of the imaging equipment placed on the European
market, abrufbar un-ter http://www.eurovaprint.eu/pages/voluntary-agreement), in der sie sich zur Einhaltung bestimmter Standards zum Zwecke des Umweltschutzes verpflichtet hat. In der für den Streitfall maßgeblichen Version
4 vom 3.
Dezember 2012 heißt
es unter Nr.
4.4:
3
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5
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"4.4
Cartridges
For all products placed on the market after 1 January 2012:
4.4.1
Any cartridge produced by or recommended by the OEM for use in the product shall not be designed to prevent its reuse and recy-cling.
4.4.2
The [X.].
[X.] shall not be interpreted in such a way that would prevent or limit innovation, development or improvements in [X.] or functionality of the products, [X.], etc."
Die [X.]eklagte zu
1
vertreibt in [X.] unter anderem über die [X.]e-klagte zu
3 wiederaufgearbeitete [X.], die anstelle von [X.] der Klägerin eingesetzt werden können. Der [X.]eklagte zu
2 ist [X.] der
[X.]eklagten zu
1 und Geschäftsführer der [X.]eklagten zu
3.
Zur Wiederaufarbeitung
setzt die [X.]eklagte zu
1 gebrauchte Kartuschen ein, die ursprünglich von der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind. Hierbei ersetzt sie die verbrauchte [X.]ildtrommel und bei [X.]edarf auch den Flansch durch neue, nicht von der Klägerin stammende
funktionsgleiche Teile. Aus diesen [X.]auteilen sowie einem [X.] erstellt sie eine funktionsfä-hige Trommeleinheit, die sie in die gebrauchte Kartusche einbaut.
Entsprechend den auf Patentanspruch
1 gestützten [X.] hat das [X.] die [X.]eklagten zu Unterlassung, Auskunft und Rechnungsle-gung
und
die [X.]eklagten zu 1 und 3 zusätzlich zu Vernichtung und Rückruf ver-urteilt und festgestellt, dass die [X.]eklagten der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet sind. Die [X.]erufung der [X.]eklagten ist erfolglos
geblieben.
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6
-
Mit ihrer vom [X.]erufungsgericht zugelassenen Revision verfolgen die [X.]e-klagten ihren Antrag auf Klageabweisung
weiter.
Die Klägerin tritt dem [X.] entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige
Revision ist begründet und führt zur Abweisung der Klage.
I.
Das Klagepatent betrifft eine [X.], eine elektrofoto-grafische [X.]ilderzeugungsvorrichtung (nachfolgend: Gerät) und eine elektrofoto-grafische fotosensitive
Trommeleinheit.
1.
Nach der [X.]eschreibung des Klagepatents waren im Stand der Technik Geräte
bekannt, bei denen die [X.]ildtrommel in einer herausnehmbaren
[X.] angeordnet
und über einen Zapfen mit einer Antriebswelle verbunden
ist.
Als Nachteil dieser Ausführungsform
wird bemängelt, dass die Antriebswelle zur Montage und Demontage horizontal von der Kartusche weg-bewegt werden müsse.
Vor diesem Hintergrund betrifft das Klagepatent das technische Problem, die Montage und Demontage der Kartusche zu vereinfachen.
2.
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagepatent in [X.] eine Trommeleinheit
vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern las-sen:
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7
-
1.
Es handelt sich um eine
elektrofotografische fotosensitive Trommeleinheit
mit folgenden [X.]estandteilen:
a)
eine elektrofotografische fotosensitive Trommel [X.]

b)
und ein Kupplungsbauelement (150).
2.
Die elektrofotografische Trommeleinheit ([X.]) ist
a)
mit einer Hauptbaugruppe einer elektrofotografischen
[X.]il-derzeugungsvorrichtung verwendbar, wobei die [X.] eine
durch einen Motor anzutreibende [X.] (180) mit einem [X.]anwendungsab-schnitt enthält,
b)
von der Hauptbaugruppe in einer Demontagerichtung im Wesentlichen
senkrecht zu einer axialen Richtung ([X.]) der Antriebswelle demontierbar,
c)
derart eingerichtet,
dass
sich das Kupplungsbauelement (150) von der [X.]übertragungswinkelposition zu der Löswinkelposition bewegt,
wenn sie von der [X.] in der Demontagerichtung im Wesentlichen senkrecht zu ihrer Achse ([X.]) demontiert ist.
3.
Die elektrofotografische fotosensitive Trommel [X.]
a)
verfügt über eine fotosensitive Schicht (107b) auf einer
Außenoberfläche
und
b)
ist um eine Achse ([X.]) rotierbar.
4.
Das Kupplungsbauelement (150) ist
a)
um eine Achse ([X.]) rotierbar,
b)
mit der Antriebswelle (180) in Eingriff bringbar, um eine [X.] von dem [X.]anwendungsab--
8
-
schnitt zu empfangen, um die
elektrofotografische foto-sensitive Trommel [X.] zu rotieren,
c)
dergestalt an
einem axialen Ende der elektrofotografi-schen fotosensitiven Trommel [X.] vorgesehen, dass es in der Lage ist,
[X.])
eine [X.]übertragungswinkelposition einzu-nehmen,
die im Wesentlichen gleichachsig mit der Achse ([X.]) der elektrofotografischen fotosensitiven Trommel [X.] ist, um die [X.] zur Rotation der elektrofotografischen
fotosensitiven
Trommel [X.] auf diese zu übertragen,
und
bb)
eine Löswinkelposition einzunehmen,
in der es [X.] ist von der Achse ([X.]) der elektrofotografi-schen fotosensitiven Trommel [X.] und der [X.], um das
Kupp-lungsbauelement (150) von der Antriebswelle (180)
zu lösen.
3.
Zentrale [X.]edeutung kommt dem Kupplungsbauelement (150) zu. Dieses ermöglicht die Montage und Demontage der Kartusche ohne horizontale [X.]ewegung der Antriebswelle, weil
es zwischen zwei unterschiedlichen Winkel-positionen verschwenkt
werden kann.
Diese Funktion ist in Figur
22 des Klagepatents veranschaulicht:
15
16
-
9
-

II.
Das [X.]erufungsgericht hat seine
Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
[X.]ei den angegriffenen [X.] seien
alle Merkmale von Patentanspruch
1 wortsinngemäß verwirklicht.
17
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10
-
Die von der Klägerin mit anderen Herstellern geschlossene freiwillige Vereinbarung stehe einer Geltendmachung der [X.] nicht entge-gen. Diese Vereinbarung solle Wiederverwertung oder Recycling von Prozess-kartuschen lediglich im Rahmen des rechtlich Zulässigen ermöglichen. Sie [X.] deshalb unter dem Vorbehalt eines Patentschutzes.
Der auf Art.
102 AEUV gestützte [X.] sei ebenfalls unbegründet. Die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen aus einem Patent stelle für sich gesehen keinen Missbrauch einer -
im Streitfall umstritte-nen -
marktbeherrschenden Stellung
dar. Eine missbräuchliche Lizenzverweige-rung
sei nicht dargetan. Insbesondere fehle es an substantiiertem Vorbringen dazu, ob der Einsatz einer patentgemäßen
Trommeleinheit für den Vertrieb der von den [X.]eklagten angebotenen [X.] zwingend erforderlich sei.
Den [X.]n stehe ferner nicht der Grundsatz der Erschöpfung entgegen. Zur [X.]eurteilung dieser Frage sei auf den im geltend gemachten Pa-tentanspruch definierten
Gegenstand
abzustellen. Dies gelte auch dann, wenn das geschützte Erzeugnis als [X.]estandteil einer Gesamtvorrichtung
veräußert werde, die ihrerseits Gegenstand eines anderen Patentanspruchs desselben Schutzrechts sei. Hinsichtlich der danach maßgeblichen Trommeleinheit stelle schon der Austausch der [X.]ildtrommel eine Neuherstellung dar. Die hierfür maßgebliche Verkehrsauffassung sei normativ zu bestimmen, weil der ange-sprochene Verkehr
sich zumindest weit überwiegend aus privaten und ge-schäftlichen Abnehmern gebrauchstauglicher [X.] zusammen-setze und diese Endabnehmer eine patentgemäße Trommeleinheit nicht als selbständiges Wirtschaftsgut,
sondern nur als Teil der [X.]. [X.]ei normativer [X.]etrachtung sei ausschlaggebend, dass die [X.]ildtrom-mel den wesentlichen [X.]estandteil der Trommeleinheit darstelle, auf
die in [X.] Zustand etwa 70
% des Werts
entfielen, dass der Aufwand für den Aus-19
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11
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tausch einer verbrauchten [X.]ildtrommel gleich groß sei wie der Aufwand für die Herstellung einer neuen Trommeleinheit und dass sich die Vorteile der Erfin-dung positiv auf die [X.]ildtrommel auswirkten, weil die Erfindung
eine vereinfach-te Montage und Demontage der Trommeleinheit ermögliche.
Der von den [X.]eklagten erhobene Vorwurf, die Klägerin habe mit der [X.]e-anspruchung von Patentschutz für die Trommeleinheit ein Kompatibilitätshin-dernis geschaffen, das einem Austausch der [X.]ildtrommel entgegenstehe, ob-wohl es sich dabei um ein vorbekanntes Standardverschleißteil handele, sei für die Entscheidung schon im Ansatz nicht erheblich. Unabhängig davon sei der Gegenstand des Patentschutzes im Streitfall nicht willkürlich gewählt. Erst das funktionale Zusammenwirken des [X.] mit der [X.]ildtrommel führe zu der mit dem Klagepatent angestrebten Vereinfachung von Montage und Demontage der
Trommeleinheit
als Teil der [X.].
III.
Dies hält der rechtlichen
Nachprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht
stand.

1.
Zu Recht ist das [X.]erufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der auf die freiwillige Vereinbarung mit anderen Herstellern gestützte Einwand der unzulässigen Rechtsausübung nach §
242 [X.]G[X.] nicht durchgreift.
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die in Nr.
4.4 dieser Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen auch insoweit
greifen können, als die Ausge-staltung der betroffenen Kartuschen oder Geräte Gegenstand eines techni-schen Schutzrechts ist. Selbst wenn dies abweichend von der Auffassung des [X.]erufungsgerichts zu bejahen wäre, ergäben sich aus einem Verstoß gegen diese Verpflichtungen jedenfalls keine Rechte zugunsten von Wettbewerbern oder sonstigen Dritten.
22
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12
-
a)
Die freiwillige Vereinbarung begründet keine Rechtspositionen zu-gunsten von privaten Dritten.
Nach Nr.
7.1 der Vereinbarung haben die Unterzeichner die darin vorge-sehenen Verpflichtungen gegenüber der [X.]
übernom-men. Anhaltspunkte dafür, dass darüber hinaus auch dritten Personen Rechte oder Rechtspositionen eingeräumt werden sollten, lassen sich der Vereinba-rung nicht entnehmen.
Nach Nr.
9 der Vereinbarung ist für den Fall der Nichteinhaltung der [X.] ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen, das eine Nachfrist zur Erreichung der gesetzten Ziele, Gespräche über die weitere Vorgehensweise und als letztes Mittel den Ausschluss von der Liste der Unterzeichner umfasst.
Als weitere Konsequenz drohen Durchführungsmaßnahmen in Form einer
Verordnung der [X.] auf der Grundlage von Art.
15 der Richtlinie 2009/125/[X.] des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.
Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anfor-derungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-dukte (A[X.]l.
EU L
285 S.
10). Nach Art.
15 Abs.
3 [X.]uchst.
a der Richtlinie ist bei der Entscheidung über solche Maßnahmen zu berücksichtigen, ob es freiwillige Vereinbarungen gibt, von denen zu erwarten
ist, dass sie die Erreichung der politischen Ziele schneller oder kostengünstiger als zwingende Vorschriften er-möglichen. Die Nichteinhaltung einer bestehenden Vereinbarung kann dafür sprechen, dass diese zur Erreichung dieser Ziele nicht hinreichend geeignet ist.
Vor diesem Hintergrund können der freiwilligen Vereinbarung keine unmittelbaren
Rechtswirkungen zugunsten privater Dritter entnommen werden. Die Richtlinie, in deren Umfeld die Vereinbarung geschlossen wurde, dient ausweislich ihrer Erwägungsgründe 4, 5, 10 und 12 zwar auch den Interessen 26
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-
von Verbrauchern und anderen Produktnutzern. Zur Erreichung dieses Ziels werden aber gerade keine zwingenden Regelungen -
in Form einer delegierten Verordnung der [X.] -
eingesetzt, sondern eine Selbstverpflichtung, deren Einhaltung nur durch [X.]erichtspflichten und Überwachungsmechanismen abgesichert ist, nicht aber durch weitergehende
Sanktionen.
Entgegen der Auffassung der Revision kann aus Art.
15 der Richtlinie nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der freiwilligen Vereinbarung vergleichbare rechtliche Wirkungen zukommen wie einer zwingenden Regelung durch die [X.]. Die Existenz einer freiwilligen Vereinbarung kann zwar ein zureichender Grund sein, von einer zwingenden Regelung abzusehen. [X.] trägt die Richtlinie aber lediglich dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung, der auch im Recht der [X.] Anwendung findet und verlangt, dass die Handlungen der [X.] zur Erreichung der mit der betreffenden Regelung verfolgten legitimen Ziele geeignet sind und nicht über die Grenzen dessen hinausgehen, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist (vgl. nur [X.], Urteil vom 16.
Juni 2015 -
C-62/14, NJW
2015, 2013 Rn.
67
-
Gauweiler ./. Deutscher [X.]undestag).
Die Annahme, dass einer freiwilligen Vereinbarung dieselben Wirkungen zukommen wie einer zwingenden Rege-lung, ist damit nicht vereinbar. Vielmehr sieht Art.
15 der Richtlinie zwingende Regelungen als empfindlicheres
Mittel nur für den Fall vor, dass eine freiwillige
Verpflichtung als weniger einschneidendes Mittel zur Erreichung der Ziele nicht ausreicht.
b)
Angesichts dessen ist das [X.]erufungsgericht ebenfalls zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die freiwillige Vereinbarung weder einen [X.] zugunsten der [X.]eklagten noch einen sonstigen Anknüp-fungspunkt für eine Einwendung gegen die Geltendmachung von Ansprüchen 31
32
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14
-
aus einem technischen Schutzrecht für Geräte, Kartuschen oder deren [X.]e-standteile begründen kann.
Aus der Sicht eines verständigen Dritten besteht zwar die berechtigte Erwartung, dass die an der Vereinbarung [X.]eteiligten die darin übernommenen Pflichten einhalten, um den Erlass von verbindlichen Regelungen durch die [X.] zu vermeiden. Zugleich ist aber auch für einen Außenstehenden
erkennbar, dass es im Falle der Nichteinhaltung von Verpflichtungen mit den in der Vereinbarung vorgesehenen Sanktionen und gegebenenfalls einem Tätig-werden der [X.] sein [X.]ewenden haben soll und dass eine -
wie auch immer ausgestaltete -
Rechtsdurchsetzung durch Dritte nicht vorgesehen
ist.
2.
Entgegen der Auffassung des [X.]erufungsgerichts
ist der von den [X.]eklagten erhobene Einwand der Erschöpfung begründet.
a)
Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Patent, das ein Erzeugnis betrifft, hin-sichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind. Die rechtmäßigen Erwerber wie auch diesen nachfolgende Dritterwerber -
ein-schließlich Wettbewerber des [X.] -
sind befugt, diese Exemplare bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem die-ser Zwecke Dritten anzubieten (vgl. nur [X.]GH, Urteil vom 17.
Juli 2012

X
ZR
97/11, [X.], 1118 Rn.
17 -
Palettenbehälter
II; Urteil vom 27.
Februar 2007 -
X
ZR
38/06, [X.]GHZ 171, 167 = [X.], 769 Rn.
27

Pipettensystem).
Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören die Erhaltung und [X.] der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions-
oder Leistungs-fähigkeit des konkreten Exemplars ganz oder teilweise durch Verschleiß, [X.]e-33
34
35
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-
15
-
schädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Vom
bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht umfasst sind hingegen alle Maßnah-men, die darauf hinauslaufen, ein patentgemäßes
Erzeugnis erneut herzustel-len. Die ausschließliche Herstellungsbefugnis des [X.] wird mit dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Exemplars des patentgemäßen Erzeugnis-ses nicht erschöpft.
b)
Als maßgeblichen Anknüpfungspunkt für die
[X.]eurteilung
der Er-schöpfung hat das [X.]erufungsgericht im Ansatz zu Recht das nach [X.]
1 geschützte Erzeugnis angesehen.
[X.])
Nach der Rechtsprechung des [X.] ist für die [X.] zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung die Gesamtkombination maßgeblich ([X.]GH, Urteil vom 4.
Mai 2004 -
X
ZR
48/03, [X.]GHZ 159, 76, 91 = [X.], 758, 762 -
Flügelradzähler). Dies ist das nach dem maßgeblichen Patentanspruch geschützte Erzeugnis.
In Übereinstimmung mit diesem Grundsatz hat der Senat -
in Abkehr von älterer Rechtsprechung -
entschieden, dass die Herstellung einzelner Teile eines
geschützten Erzeugnisses auch dann nicht als unmittelbare Patentverlet-zung angesehen werden kann, wenn diese Teile
erfindungsfunktionell indivi-dualisiert sind. [X.]eim Einbau von einzelnen Teilen ist deshalb maßgeblich, ob dies als Neuherstellung eines geschützten Erzeugnisses mit allen im [X.] vorgesehenen Merkmalen anzusehen ist ([X.]GHZ 159, 76, 91 = [X.], 758, 762 -
Flügelradzähler).
bb)
Das mit dem Patentanspruch geschützte Erzeugnis bildet auch dann den maßgeblichen Anknüpfungspunkt für die Abgrenzung zwischen [X.]m Gebrauch und Neuherstellung, wenn der [X.]erechtigte ein 37
38
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40
-
16
-
Exemplar davon als [X.]estandteil eines umfassenderen Gegenstands
in den [X.] gebracht hat.
(1)
Wie die Revision im Ansatz zu Recht geltend macht und auch das [X.]erufungsgericht zutreffend gesehen hat, war diese Frage für die bisherigen Entscheidungen des [X.] zu diesem Thema nicht relevant. Der [X.]undesgerichtshof hat in diesen Entscheidungen zwar stets die "[X.]"
als maßgeblichen [X.]ezugspunkt angesehen ([X.]GH, Urteil vom 21.
November 1958 -
I
ZR
129/57, GRUR 1959, 232, 234 -
Förderrinne; Urteil vom 4.
Mai
2004 -
X
ZR
48/03, [X.]GHZ 159, 76, 90
f. = [X.], 758, 762

Flügelradzähler; Urteil vom 3.
Mai 2006 -
X
ZR
45/05, [X.], 837 Rn.
16
f. -
Laufkranz; Urteil vom 27.
Februar 2007 -
X
ZR
38/06, [X.]GHZ 171, 167 = [X.], 769 Rn.
31 -
Pipettensystem; Urteil vom 17.
Juli 2012

X
ZR
97/11, [X.], 1118 Rn.
28
f. -
Palettenbehälter
II). In allen diesen Fällen bezog sich der Patentschutz jedoch auf eine solche Gesamtvorrichtung, so dass die [X.]egriffe "Gesamtvorrichtung" und "geschütztes Erzeugnis" densel-ben [X.]edeutungsgehalt hatten.
(2)
Für die im Streitfall zu beurteilende Konstellation, dass der [X.]e-rechtigte Gegenstände
in Verkehr bringt, die ein Exemplar des geschützten
Er-zeugnisses
als [X.]estandteil umfassen, kann indes nichts anderes gelten -
unab-hängig davon, ob die Gesamtvorrichtung ihrerseits durch einen Patentanspruch desselben oder eines anderen Patents geschützt wird.
Wenn die Gesamtvorrichtung ebenfalls unter Patentschutz steht, führt ihr Inverkehrbringen durch den [X.]erechtigten zwar in [X.]ezug
auf den gesamten [X.] des darauf bezogenen Ausschließlichkeitsrechts.
Ein rechtmäßiger Erwerber ist deshalb berechtigt, an der Gesamtvorrichtung inner-halb der Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs Maßnahmen zur Er-41
42
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-
17
-
haltung und Wiederherstellung von deren
Gebrauchstauglichkeit durchzuführen, ohne dass darin eine Verletzung des dieses Erzeugnis schützenden Patents liegt. Auf einen daneben bestehenden Patentschutz für einzelne [X.]estandteile des Erzeugnisses hat dies aber keinen Einfluss.
Die Rechte an den beiden [X.] Gegenständen sind vielmehr getrennt voneinander zu beurteilen. [X.] eine Maßnahme hinsichtlich des einen Gegenstands als bestimmungsge-mäßer Gebrauch, hinsichtlich des anderen Gegenstands hingegen als [X.] zu beurteilen ist, sind mithin nur die Ausschließlichkeitsrechte in [X.]ezug auf die Gesamtvorrichtung erschöpft, nicht aber die Ausschließlichkeitsrechte in [X.]ezug auf den eigenständig geschützten [X.]estandteil.
Dasselbe muss gelten, wenn die Gesamtvorrichtung
nicht unter Patent-schutz steht. In dieser Konstellation steht es einem rechtmäßigen Erwerber zwar frei, die Gesamtvorrichtung in beliebiger Weise zu nutzen oder sogar neu herzustellen. Hieraus ergibt sich aber
nicht die [X.]efugnis, einen unter Patent-schutz stehenden [X.]estandteil neu herzustellen. Das Inverkehrbringen der [X.] führt zwar auch im Hinblick auf deren einzelne [X.]estandteile zu einer Erschöpfung der daran bestehenden Ausschließlichkeitsrechte. Ob eine Maßnahme als bestimmungsgemäßer
Gebrauch oder als Neuherstellung anzu-sehen ist, muss aber auch in dieser Konstellation mit [X.]lick auf das jeweils ge-schützte Erzeugnis beurteilt werden.
[X.])
Aus dem vom Senat in anderem Zusammenhang aufgestellten Grundsatz, dass der [X.]erechtigte seine Ausschließlichkeitsrechte [X.], und zwar bei der ersten Veräußerung der patentgeschützten Sache, geltend machen kann ([X.]GH, [X.]eschluss vom 16.
September 1997 -
X
Z[X.]
21/94, [X.], 130, 132 -
Handhabungsgerät),
ergibt sich für die im Streitfall zu beurteilende Konstellation keine abweichende [X.]eurteilung.
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18
-
Nach diesem
Grundsatz ist es dem [X.]erechtigten verwehrt, sich die [X.] Verwendung eines von ihm in Verkehr gebrachten Erzeug-nisses aufgrund eines Patentanspruchs vorzubehalten, dessen Gegenstand sich nach Art einer [X.]edienungsanleitung in eben dieser bestimmungsgemäßen Verwendung erschöpft ([X.]GH [X.], 130, 132 -
Handhabungsgerät).
Diese Konstellation liegt im Streitfall nicht vor.
Der Patentanspruch, auf den die Klage gestützt
wird, ist
zwar auf den Schutz eines Erzeugnisses gerichtet, das mit Zustimmung der Klägerin als [X.]e-standteil einer Gesamtvorrichtung in Verkehr gebracht wurde. Der Gegenstand dieses Patentanspruchs erschöpft sich aber nicht in einer bestimmungsgemä-ßen Verwendung des geschützten Erzeugnisses im Rahmen der [X.]enutzung der Gesamtvorrichtung. Er umfasst vielmehr jede [X.]enutzungshandlung, unabhän-gig davon, ob diese in Zusammenhang mit der [X.]enutzung einer mit Zustim-mung der Klägerin in Verkehr gebrachten Gesamtvorrichtung steht. Vor diesem Hintergrund ist die Neuherstellung eines solchen Erzeugnisses ohne Zustim-mung des [X.]erechtigten auch dann nicht zulässig, wenn sie der bestimmungs-gemäßen
Verwendung einer mit Zustimmung des [X.]erechtigten in [X.]en
Gesamtvorrichtung dient.
dd)
Aus dem in Art.
34 und Art.
35 AEUV normierten Schutz der Wa-renverkehrsfreiheit ergibt sich keine abweichende Schlussfolgerung.
Gemäß Art.
36 Satz
1 AEUV stehen die genannten Vorschriften Verbo-ten und [X.]eschränkungen nicht entgegen, die zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Verbote und [X.]eschränkungen, die sich aus einem technischen Schutzrecht ergeben, sind danach unbedenklich, sofern sie zur Verwirklichung dieser Rechte geeignet und
erforderlich und die aus ihnen resultierenden Einschränkungen weder unverhältnismäßig noch dis-46
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-
kriminierend sind. Die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung orientiert sich an diesen Maßstäben und ist deshalb auch vor dem Hintergrund der [X.] nicht zu beanstanden.
c)
Für die Entscheidung des Streitfalls ist folglich ausschlaggebend, ob der Austausch der [X.]ildtrommel als Neuherstellung einer Trommeleinheit im Sinne von Patentanspruch
1 anzusehen ist. Entgegen der Auffassung des [X.]e-rufungsgerichts ist hierfür nicht auf eine fiktive Verkehrsauffassung abzustellen. Maßgeblich
ist vielmehr allein, ob sich die technischen Wirkungen der Erfindung in den ausgetauschten Teilen widerspiegeln.
[X.])
Nach der Rechtsprechung
des [X.] ist für die [X.] zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung grundsätzlich in erster Linie maßgeblich, ob die ergriffenen Maßnahmen die Identität des bereits in Verkehr gebrachten konkreten Exemplars eines patent-gemäßen Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines
neuen Exemplars des patentgemäßen Erzeugnisses gleichkommen.
Zur [X.]eurteilung dieser Frage bedarf es einer die Eigenart des patent[X.] Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des [X.] an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfin-dung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits. Diese ist grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters ([X.]GH, Urteil vom 17.
Juli 2012

X
ZR
97/11, [X.], 1118 Rn.
26 -
Palettenbehälter
II; Urteil vom 27.
Februar 2007 -
X
ZR
38/06, [X.]GHZ 171, 167 = [X.], 769 Rn.
27

Pipettensystem; Urteil vom 4.
Mai 2004 -
X
ZR
48/03, [X.]GHZ 159, 76, 91 = [X.], 758, 762 -
Flügelradzähler).
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-
bb)
Sofern eine Maßnahme nach der Verkehrsauffassung als [X.] anzusehen und den Austausch eines Teils umfasst, das im [X.] zwingend vorgesehen ist, kann eine Patentverletzung nach der Recht-sprechung des Senats
allerdings
in der Regel nicht mit der Erwägung verneint werden, das ausgetauschte Teil spiegele nicht die technischen Wirkungen der Erfindung wider. Die Frage, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln und deshalb durch den Austausch dieser Teile der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird,
ist in der Regel nur dann ausschlaggebend, wenn mit dem Austausch des in Rede stehenden Teils während der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen ist ([X.]GH, Urteil vom 17.
Juli 2012 -
X
ZR
97/11, [X.], 1118 Rn.
29 -
Palettenbehälter
II).
[X.])
Eine Ausnahme vom Vorrang der Orientierung an der Verkehrs-auffassung ist indes grundsätzlich geboten, wenn ein Patentanspruch
ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der [X.]erechtigte jedoch nur Gegenstände
in Verkehr bringt, die
nochmals weitere [X.]estandteile umfassen.
(1)
Nach der Rechtsprechung des Senats kann der [X.]erechtigte die Erteilung des Patents allerdings grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangen, die der gegebenen technischen Lehre entspricht. Deshalb steht es dem [X.]erech-tigten grundsätzlich frei, neben einem Erzeugnis auch ein Verfahren oder eine Verwendung zu beanspruchen oder mehrere Patentansprüche derselben Kate-gorie zu formulieren ([X.]GH, [X.]eschluss vom 14.
März 2006 -
X
Z[X.]
5/04, [X.]GHZ 166, 347 = [X.], 748 Rn.
16
f. -
Mikroprozessor). Aus demselben Grund obliegt es -
sofern der beanspruchte Gegenstand den Voraussetzungen für eine Patenterteilung genügt -
grundsätzlich seiner Entscheidung, ob er nur für ein-zelne Teile
eines umfassenderen Erzeugnisses Schutz begehrt oder für das
umfassendere
Erzeugnis
insgesamt.
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(2)
Für die Frage der Erschöpfung kann indes nicht unberücksichtigt bleiben, welcher Gegenstand
mit Zustimmung des [X.]erechtigten in [X.] wird.
Eine Verkehrsauffassung, die nach den aufgezeigten Grundsätzen grundsätzlich als erstes Kriterium für die Abgrenzung zwischen bestimmungs-gemäßem Verbrauch und Neuherstellung heranzuziehen ist, kann sich grund-sätzlich nur hinsichtlich eines Erzeugnisses bilden, das in dieser Form tatsäch-lich in Verkehr gebracht worden ist. Diese Voraussetzung ist, wie das [X.]eru-fungsgericht insoweit unangegriffen festgestellt hat, im Streitfall nur hinsichtlich Druckern und [X.] erfüllt, nicht aber hinsichtlich einer Trommel-einheit.
(3)
Entgegen der Auffassung des [X.]erufungsgerichts darf die Abgren-zung zwischen bestimmungsgemäßem Verbrauch und Neuherstellung in sol-chen Konstellationen nicht anhand einer nach normativen Kriterien definierten fiktiven Verkehrsauffassung erfolgen.
Mit der Abgrenzung anhand der Verkehrsauffassung wird den berechtig-ten Erwartungen der Abnehmer eines in Verkehr gebrachten Wirtschaftsguts Rechnung getragen. Solche Erwartungen werden naturgemäß dadurch geprägt, dass ein Erzeugnis in bestimmter Form oder Konfiguration auf dem Markt an-geboten wird. An ihrer Stelle darf nicht auf fiktive Erwartungen zurückgegriffen werden, die sich möglicherweise einstellen würden, wenn ein anderes Erzeug-nis angeboten würde. Wenn das vom Patentanspruch geschützte Erzeugnis mit den am Markt erhältlichen Gegenständen
nicht deckungsgleich ist, hat dies vielmehr
zur Folge, dass die Verkehrsauffassung als Kriterium für die Abgren-zung zwischen Neuherstellung und bestimmungsgemäßem Gebrauch aus-scheidet.
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-
(4)
In der genannten Konstellation darf eine Neuherstellung nur dann bejaht werden, wenn sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln.
Dieses Kriterium dient nach der Rechtsprechung des [X.] der wertenden [X.]etrachtung
anhand patentrechtlicher Überlegungen, wenn eine Neuherstellung auf der Grundlage der Verkehrsauffassung nicht bejaht werden kann. Diese Voraussetzung ist auch in der im Streitfall zu beurteilenden Kons-tellation gegeben -
eben deshalb, weil eine Verkehrsauffassung nicht [X.] werden kann. Das genannte Kriterium ist auch in dieser Konstellation zur Abgrenzung geeignet, weil es auf patentrechtliche Erwägungen abstellt und einen angemessenen Ausgleich zwischen den schutzwürdigen Interessen des [X.] an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung und den schutzwürdigen Interessen des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses gewährleistet.
d)
Vor diesem Hintergrund hat das [X.]erufungsgericht den Austausch von [X.]ildtrommel und Flansch zu Unrecht als Neuherstellung einer Trommelein-heit angesehen.
[X.])
Der vom [X.]erufungsgericht bejahten Frage, ob der Austausch der [X.]ildtrommel nach der Verkehrsauffassung als Neuherstellung einer Tromme-leinheit anzusehen ist, kommt für die Entscheidung des Streitfalls aus den oben genannten Gründen keine [X.]edeutung zu. Maßgeblich ist allein, ob sich die technischen Wirkungen der Erfindung in den ausgetauschten Teilen -
[X.]ildtrom-mel und Flansch -
widerspiegeln.
bb)
Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend. Die technischen Wirkungen der Erfindung spiegeln sich weder in der [X.]ildtrommel noch im Flansch wider.
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(1)
Nach der Auffassung des [X.]erufungsgerichts spiegeln sich die technischen Wirkungen der Erfindung in der [X.]ildtrommel nicht wider, weil die [X.]ildtrommel der geschützten Trommeleinheit aus dem
Stand der Technik [X.] war und Patentanspruch
1 keine Änderungen in [X.]ezug auf [X.], Funktionsweise oder Lebensdauer der [X.]ildtrommel vorsieht.
Diese [X.]eurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Sachvortrag der Klägerin, der zu einem abweichenden Ergebnis führen könnte, ist nicht aufge-zeigt.
(2)
Das [X.]erufungsgericht hat im Zusammenhang mit der Ermittlung der Verkehrsauffassung ausgeführt, die Vorteile der Erfindung wirkten sich dennoch positiv auf die [X.]ildtrommel aus, weil das patentgemäße Kupplungs-element dazu führe, dass auch die [X.]ildtrommel leichter ein-
und ausgebaut werden könne.
Diese Erwägungen vermögen die Annahme, der Austausch der [X.]ild-trommel sei als Neuherstellung einer Trommeleinheit anzusehen, nicht zu tra-gen.
Nach der Rechtsprechung des [X.]
kann der Austausch eines Teils allerdings auch dann als Neuherstellung anzusehen sein, wenn die-ses nach der geschützten Erfindung zwar nicht in besonderer Weise ausgestal-tet sein muss, mit einem anderen, erfindungsgemäß ausgestalteten Teil aber in der Weise zusammenwirkt, dass sich an jenem Teil die Vorteile der erfindungs-gemäßen Lösung verwirklichen. Hierfür ist indes nicht ausreichend, dass zwi-schen den in Rede stehenden Teilen ein funktionaler Zusammenhang besteht. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass gerade in dem ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten, so dass davon gesprochen werden kann, durch den Austausch dieses Teils werde der techni-66
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-
sche oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht ([X.]GH, Urteil vom 17.
Juli 2012 -
X
ZR
97/11, [X.], 1118 Rn.
43 -
Palettenbehälter
II).
Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben, wenn ein ausgetauschtes Teil zwar mit anderen Teilen zusammenwirkt, insoweit aber nur bloßes Objekt einer erfin-dungsgemäßen Wirkung ist, die ihre gegenständliche Verkörperung allein in den anderen Teilen findet ([X.]GH, Urteil vom 27.
Februar 2007 -
X
ZR
38/06, [X.]GHZ 171, 167 = [X.], 769 Rn.
31 -
Pipettensystem).
Im Streitfall besteht zwar, wie das [X.]erufungsgericht zutreffend dargelegt hat, ein funktioneller Zusammenhang, weil eine erfindungsgemäße Ausgestal-tung des Kupplungselements die Montage und Demontage der Trommeleinheit als [X.]estandteil der [X.] erleichtert. Diese Wirkung findet ihre ge-genständliche Verkörperung jedoch nur in den in [X.] 4 vorgese-henen Merkmalen des Kupplungselements. Die [X.]ildtrommel ist insoweit ein bloßes Objekt, das als [X.]estandteil der [X.] an der erfindungsge-mäßen Wirkung teilhat, ohne hierzu in seiner Funktion oder Lebensdauer beein-flusst zu werden.
(3)
Für den Fall, dass zusätzlich zur [X.]ildtrommel auch der Flansch ausgetauscht wird, gilt nichts anderes. Soweit der Flansch mit dem Kupplungs-element zusammenwirkt, ist er ebenfalls nur ein Objekt der erfindungsgemäßen Wirkung.
(4)
Der vom [X.]erufungsgericht im Rahmen einer Hilfserwägung erör-terten Frage, ob ein Austausch der [X.]ildtrommel als Neuherstellung einer [X.] anzusehen ist, kommt für die Entscheidung keine [X.]edeutung zu.
Diese Frage wäre, wie das [X.]erufungsgericht nicht verkannt hat, nur dann relevant, wenn die [X.] den maßgeblichen [X.]ezugspunkt bildete. Letzteres ist aus den oben aufgezeigten Gründen unzutreffend.
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IV.
Die Sache ist zur
Endentscheidung reif (§
563 Abs.
3 ZPO).
Aus den tatsächlichen Feststellungen des [X.]erufungsgerichts ergibt sich aus den oben aufgezeigten Gründen, dass der Austausch von [X.]ildtrommel und Flansch nicht als Neuherstellung einer Trommeleinheit anzusehen ist. Weitere entscheidungsrelevante Feststellungen zu dieser Frage kommen nicht in [X.]e-tracht. Damit ist die Klage abweisungsreif.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
91 Abs.
1 ZPO.
Meier-[X.]eck
[X.]
Grabinski

[X.]acher
Marx
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 11.06.2015 -
4a O 44/14 -

O[X.], Entscheidung vom 29.04.2016 -
I-15 [X.] -

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