Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 08.07.2008, Az. X ZR 189/03

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 8. Juli 2008 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] Nachschlagewerk: ja [X.]: nein Schalungsteil
EPÜ Art. 54 Abs. 2; [X.] § 3 Abs. 1
Ein Angebot kann auch nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ/§ 3 Abs. 1 [X.] 1981 dann zum Stand der Technik rechnen, wenn im Einzelfall die Weiterverbreitung der dem [X.] übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte vor dem für die Schutzfähigkeitsprüfung relevanten Zeitpunkt nach der Lebenserfahrung nahelag. [X.], [X.]. v. 8. Juli 2008 - [X.] - [X.] - 2 - [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 8. Juli 2008 durch [X.] [X.], [X.] und [X.], die Richterin [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 8. Oktober 2003 verkündete [X.]eil des 3. Senats ([X.]) des [X.]s wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand: Der Beklagte ist Inhaber des am 22. Juni 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Voranmeldung vom 29. Juni 1994 angemeldeten [X.] Patents 692 352 ([X.]), das ein "die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil" betrifft und sieben Patentansprüche umfasst, die in der [X.] wie folgt lauten: 1 "1. Die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil aus faserverstärktem, feinkörnigen Material, das in das [X.] 3 - fertigteil eingegossen wird, dadurch gekennzeichnet, daß an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton an der Unterseite eine [X.] ausgespart wird, derart, daß das Schalungsteil (1) an der Nahtstelle zum Beton an seiner [X.] ein der Form der [X.] entsprechendes Profil (2) aus gummielastischem, an dem [X.] aufweist.
2. Schalungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Profil (2) an seiner Unterseite Stege (2a) aufweist, die über die Unterseite des Schalungsteils geringfügig vorstehen. 3. Schalungsteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-net, daß das Profil (2) aus Gummi besteht, dessen Oberfläche wenigstens an der dem Schalungsteil (1) zugewandten Seite ei-ne für die Haftung am Schalungsteil ausreichende Rauigkeit aufweist. 4. Schalungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch [X.], daß in das Schalungsteil (1) Metallstücke (7) ein-gespritzt sind. 5. Die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil aus faserverstärktem, feinkörnigen Material, das in das Beton-fertigteil eingegossen wird, nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Schalungsteil einstückig als Winkelteil ausgebildet ist ([X.]. 3). - 4 - 6. Schalungsteil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die [X.] (8, 9) entsprechend den jeweiligen [X.] des Einzelfalls gefertigt sind.
7. Schalungsteil nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeich-net, daß es an seiner Eckkante eine Fase (10) aufweist." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des [X.] sei im Hinblick auf eine eigene offenkundige Vorbenutzung, nämlich eine ohne Geheimhaltungsverpflichtung erfolgte Lieferung eines Abdeck- und Abschalpro-fils aus faserverstärktem Feinbeton mit einer Fase als [X.] an die Rechtsvorgängerin der S.

GmbH + Co. in S.

, am 30. Mai 1994, sowie auf die Veröffentlichung der [X.] Pa- tentanmeldung 2 643 010 ([X.]. [X.]) und die [X.] 4 223 502 ([X.]. [X.]) nicht schutzfähig. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespa-tentgericht hat sich die Klägerin auf eine weitere offenkundige Vorbenutzung durch ein Angebot an die H.

GmbH & Co.

KG in B. Anfang Juni 1994 gestützt. Außerdem hat sie geltend gemacht, dass der Gegenstand des [X.] nicht ausreichend offenbart sei, weil nicht beschrieben werde, wie das Profil an dem Schalungsteil haften solle. Sie hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Der [X.] ist der Klage entgegengetreten. Er hat insbesondere die Vorbenut-zungshandlung wie deren Neuheitsschädlichkeit in Abrede gestellt. 2 Das Patentgericht hat unter Verneinung ausreichender Substantiierung der behaupteten [X.] die Nichtigkeitsklage abgewiesen. 3 Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin weiterhin, unter Abänderung des angefochtenen [X.]eils das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären, 4 - 5 - während der Beklagte das angefochtene [X.]eil verteidigt. Im [X.] hat sie sich zusätzlich auf die Unterlagen des [X.] [X.] 858 742 gestützt. 5 Im Auftrag des Senats hat Professor [X.]. habil. N. V. T.

ein schrift- liches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Entscheidungsgründe: Das zulässige Rechtsmittel der Klägerin bleibt ohne Erfolg. [X.] 1. Das Streitpatent betrifft ein Schalungsteil, das die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildet und in das Betonfertigteil eingegossen ist. Derartige Schalungsteile sind aus der in der [X.]chrift abgehandelten Veröffentli-chung der [X.] Patentanmeldung 2 643 010 ([X.]. [X.]) und aus der dort ebenfalls abgehandelten [X.] 4 223 502 ([X.]. [X.]) bekannt. Diese Schalungsteile haben jedoch keine [X.], die entsprechend der durch Patentanspruch 1 geschützten Lehre hergestellt ist. 7 2. Durch das Streitpatent soll (abweichend von der in der [X.]eibung angegebenen Aufgabe) ein leicht in ein Betonfertigteil einzubauendes Scha-lungselement bereitgestellt werden, bei dem ein Kriechen von Regenwasser vermieden wird. 8 - 6 - 9 Hierzu stellt Patentanspruch 1 des [X.] ein Schalungsteil unter Schutz, (1) das die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildet und in [X.] eingegossen wird, (2) aus faserverstärktem, feinkörnigem Material besteht, (3) wobei an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton eine [X.] ausgespart wird, indem (3.1) das Schalungsteil an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unterseite ein Profil aufweist, (3.1.1) das der Form der [X.] entspricht und (3.1.2) aus gummielastischem Material besteht, (3.1.3) das an dem Schalungsteil haftet. 3. Einen Schnitt des noch in seiner Herstellungsform haftenden Scha-lungsteils zeigt als Ausführungsbeispiel die nachfolgend verkleinert wiederge-gebene [X.]ur 1: 10 - 7 - II. Das Streitpatent offenbart die in Patentanspruch 1 unter Schutz ge-stellte technische Lehre so, dass der Fachmann, ein mit der Herstellung von Fertigbauteilen befasster Bauingenieur vorzugsweise mit [X.] und einiger Berufserfahrung sowie Kenntnissen sowohl im Werkstoff-bereich als auch hinsichtlich der Konstruktion von Fertigbauteilen, sie ausfüh-ren kann (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [X.]; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ). Die Klägerin hat die Ausführbarkeit nur deshalb in Zweifel gezogen, weil dem nacharbeitenden Fachmann nicht angegeben werde, wie die Anhaftung des Profils am Schalungsteil erreicht werde. Der [X.] kann nach ihrer An-sicht nicht der Haftvermittler sein, weil er als Trennmittel diene. 11 Dem ist schon das [X.] zu recht nicht gefolgt. Aus der [X.]ur 1 des [X.] ergibt sich nämlich, dass das Profil im Reibschluss eingebaut werden kann. Das genügt bereits für die Ausführbarkeit. Zudem ist 12 - 8 - der [X.]eibung des [X.] ([X.]. 2 Z. 29 bis 33) zu entnehmen, dass das Profil aus Gummi bestehen kann, dessen Oberfläche im Bereich der [X.] eine gewisse Rauhigkeit aufweist, so dass das Profil an dem Schalungsteil haftet. An dieser Stelle muss auch, wie dies das [X.] richtig gesehen hat, kein [X.] als Trennmittel auf-getragen sein. Außerdem kann - auch das hat das [X.] richtig gesehen - das Profil mit einem Haftvermittler, etwa einem Klebstoff, versehen werden; dies bereitete dem Fachmann keine Schwierigkeiten. Auch der gericht-liche Sachverständige hat die Auffassung des [X.]s bestätigt und ist in der mündlichen Verhandlung dabei geblieben. [X.] Die Lehre des [X.] ist auch gegenüber dem Stand der [X.] (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.]; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ). 13 1. a) Sie ist gegenüber allen vorveröffentlichten, zum Stand der Technik rechnenden Dokumenten neu (Art. 54 EPÜ). Weder die Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 2 643 010 ([X.]. [X.]) noch die US-Patent-schrift 4 223 502 ([X.]. [X.]) zeigt oder beschreibt eine [X.] an der Nahtstelle zwischen dem bekannten Schalungsteil und dem Beton, in den das Schalungsteil eingegossen wird ([X.] 3), die mittels eines Profils nach [X.] (3.1) ausgebildet ist. 14 [X.]) Die Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung zeigt ledig-lich die Möglichkeit auf, bei einem [X.] wie einem Randstein oder einer Platte einen Einsatz als Tropfnase (zur Herstellung eines hängenden Tropfens - "goutte pendante") vorzusehen, der parallel zum Rand des Elements angeordnet ist ([X.]. S. 2 Z. 14 - 21, [X.] 9 - 15 und [X.] 8/9; [X.]; [X.]ur 1 und 2: Einsatz 2, und [X.]ur 3, Bezugszeichen G). 15 - 9 - 16 [X.]) Bei der [X.] erfolgt die Abdichtung der Plattenkante seit-lich durch die konventionelle Dichtung (10), die aus Neopren hergestellt werden kann ([X.]. [X.]. 3 Z. 58 - 65). [X.]n werden in ihr nicht angespro-chen. [X.]) Die Unterlagen des [X.] Gebrauchsmusters 1 858 742 zeigen und beschreiben das Einbringen einer [X.], die aus Kunststoff oder Kautschuk bestehen kann, zum Ausbilden einer Fase wie einer [X.] in einem gegossenen [X.]. Diese Leiste kann mittels eines [X.] am Schalungsrahmen befestigt werden ([X.]. 2, 3). Eine Befestigung an einem [X.] Schalungsteil (Merkmal 3.1.3) wird jedoch nicht gelehrt uns scheidet schon deshalb aus, weil die Gebrauchsmusterunterlagen nur ei-nen insgesamt gegossenen [X.], nicht aber einen eingegossenen, vor-fabrizierten Schalungsrahmen zeigen. Selbst für eine Anbringung am Beton-körper fehlt es an einem Hinweis. 17 b) Auch die behaupteten [X.] können den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des [X.] nicht vorwegnehmen. 18 [X.]) Das gilt zunächst für die behauptete Vorbenutung bei der S.

GmbH + Co. 19 (1) Die Klägerin hat zu dieser Vorbenutzung geltend gemacht, sie habe am 30. Mai 1994, also vor dem [X.] - dies hat der Beklagte unter [X.] einer Erklärung der S.

GmbH + Co. bestritten - , ohne Ge-heimhaltungsverpflichtung Abdeck- und Abschalprofile der Typen – , – und – aus faserverstärktem Feinbeton mit einer Sichtfläche und mit schwalbenschwanzförmigen Nuten geliefert, die den Gegenstand des 20 - 10 - Patentanspruchs 1 des [X.] vorwegnähmen. Die rechte Fase habe als [X.] gedient. 21 (2) Die behauptete Vorbenutzung kann entgegen der Auffassung des [X.]s nicht wegen mangelnder Substantiierung des Klagevor-trags außer Acht gelassen werden. Der Vortrag war zudem geeignet, eine of-fenkundige Vorbenutzung darzulegen, denn die Lieferung patentgemäßer [X.] zur Weiterveräußerung, von der bei einem Betonwerk ausgegangen werden muss, macht die in den gelieferten Gegenständen verkörperte Lehre regelmäßig öffentlich (Sen.[X.]. v. 19.5.1999 - [X.], [X.], 976, 977 - Anschraubscharnier; v. 13.3.2001 - [X.], [X.], 819 - Schalungselement). Gesichtspunkte, aus denen sich hier Abweichendes er-geben könnte, sind nicht erkennbar. (3) Die hierzu vorgelegte Zeichnung ([X.]. [X.]) zeigt zwar ein Scha-lungsteil mit einer daran ersichtlich angegossenen [X.] sowie einer am Übergang zwischen beiden ausgebildeten, triangelförmigen [X.], gibt jedoch keinen Hinweis auf die [X.] (3.1). Der der zugehörigen [X.] weiter zu entnehmende Einbauvorschlag zeigt und nennt weiter eine montierte [X.] in dem Triangel, zeigt aber nicht, ob die Montage an dem Schalungsteil oder aber an dem [X.] erfolgen soll, sondern lässt dies offen. Auch das Material der [X.] wird nicht genannt. 22 [X.]) [X.] durch Lieferung an die [X.]

ist nicht deshalb unbeachtlich, weil sie verspätet vorgebracht wurde. Das geltende Verfahrensrecht bietet keine Grundlage, den Vortrag der Klägerin zu dieser Vorbenutzung als verspätet [X.] (vgl. [X.], [X.] und Mitwirkungspflichten im Patentnichtigkeitsverfahren, Festschrift für [X.] (1996), [X.], 23 - 11 - 697 ff.; [X.], Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008, Rdn. 248). Auch aus dieser behaupteten Vorbenutzung ergibt sich jedoch kein weiterer relevanter Stand der Technik. Nach den Angaben in der eidesstattlichen Versi-cherung des Zeugen R. , deren Inhalt sich die Klägerin spätestens in der Be- rufungsbegründung zu eigen gemacht hat, erfolgte die behauptete Lieferung erst nach dem [X.]; diese stellt schon aus diesem Grund keinen rele-vanten Stand der Technik dar. Das nach der Behauptung der Klägerin vor dem [X.] erfolgte Angebot ist - wie schon nach der früheren Rechtslage (zu dieser [X.], [X.]. v. 17.10.1958 - I ZR 34/57, [X.] 1959, 178, 179 - Heiz-preßplatte; [X.]. [X.] - [X.], [X.] 1962, 518, 520 - Blitzlichtgerät) - nur dann geeignet, beachtlichen Stand der Technik zu schaffen, wenn im Ein-zelfall die Weiterverbreitung einer dem [X.] übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hätte (vgl. [X.] in [X.], [X.] [X.], 10. Aufl. 2006, Rdn. 50 zu § 3 [X.]). [X.] kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden, denn dem schriftli-chen Angebot sind die entsprechenden Informationen nicht zu entnehmen. Für deren Vermittlung durch die Lieferung selbst fehlt es an einer Grundlage, weil diese erst nach dem [X.] erfolgt ist. Dass die [X.]in rechtlich nicht gehindert war, ihre Kenntnisse an Dritte weiterzugeben, reicht, die Richtigkeit der diesbezüglichen Behauptung der Klägerin unterstellt, nicht aus, um einen solchen Angebotsinhalt zum Stand der Technik zu rechnen. 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des [X.] beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). 24 a) Es war zwar, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend an-gegeben hat, bekannt und entsprach fachüblichem Handeln, eine [X.] zwischen dem Schalungselement und dem Beton dadurch auszubilden, dass auf dem [X.] ein Verdrängungskörper fixiert wurde, der gleichzeitig als 25 - 12 - Anschlag für das [X.] diente, und neben ihm eine Abdichtung anzu-bringen, um den Austritt von [X.] aus der Fuge zwischen [X.] und Fertigteil zu verhindern. Die Anordnung des fugenbildenden und zugleich abdichtenden Profils unmittelbar am [X.] war jedoch nicht bekannt und auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. b) [X.]) Es ist nicht ersichtlich, welche Anregungen der Fachmann durch die genannten Veröffentlichungen zu der durch das Streitpatent erheblich ver-einfachten und durch die Schaffung einer Möglichkeit, das Schalungsteil an anderer Stelle als das Betonfertigteil zu fabrizieren, eine größere Flexibilität des [X.] der [X.] erhalten oder dass er diese Anregungen seinem Fachkönnen oder Fachwissen entnehmen konnte. Das gilt aus den unter III 1 a [X.] genannten Gründen insbesondere auch für die Unterlagen des [X.] Gebrauchsmusters 1 858 742, auf die sich die Klägerin in der mündlichen Verhandlung in erster Linie gestützt hat. 26 [X.]) Auch die von der Klägerin behaupteten Vorbenutzungshandlungen legen - die Angaben der Klägerin als richtig unterstellt - den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des [X.] weder allein noch in Zusammenschau mit den übrigen [X.] nahe. 27 (1) Den nach dem Vortrag der Klägerin nach S.

(oben III 1 b [X.] (3)) gelieferten Fertigteilen war nicht anzusehen, wie die [X.] erzeugt worden war. Dass die ankle[X.]are [X.] zum Liefer-umfang der Klägerin gehört haben soll, sagt nichts darüber aus, dass auch sie an die Abnehmerin geliefert wurde, und schon gar nichts darüber, wo sie [X.] angeklebt wurde, insbesondere, dass dies an dem [X.] gewesen sein soll, und dass [X.] hierüber vor dem [X.] [X.] vermittelt wurden. 28 - 13 - 29 (2) Der Ort der Anbringung der [X.] ergab sich für den [X.] auch nicht aus den Umständen. Er konnte es - bei nachträglichem Guss der [X.] - zunächst weiterhin als gangbar ansehen, die Leiste am [X.], so wie dies der vom gerichtlichen Sachverständigen bestätigten üblichen Praxis entsprach, zu befestigen. Dabei standen am [X.] je nach seiner Beschaffenheit verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl. Auf einem hölzernen [X.] konnte die Leiste angenagelt, verklebt oder auch dauerhaft befestigt werden, an einem Stahltisch aus Stahl, wie er der in-dustriellen Fertigung besser entsprochen haben dürfte, mittels eines Magneten, mittels einer Verklebung oder mittels einer dauerhaften Verschraubung befes-tigt werden. Es war für den Fachmann aber auch prinzipiell nicht ausgeschlos-sen, die Leiste am Schalungsteil zu befestigen. Diese bloße Möglichkeit reicht aber nicht ohne Weiteres hin, eine Anbringung am Schalungsteil, die nicht vor-beschrieben ist, als naheliegend im Sinn der Regelung in Art. 56 EPÜ anzuse-hen. Sie ist in der Skizze nicht angesprochen und für sie fehlt auch sonst eine Anregung; für eine Feststellung dahin, dass diese Art der Anbringung schon vor dem [X.] des [X.] fachüblich gewesen wäre oder dem in der Fachwelt verbreiteten Können entsprochen hätte, fehlt es an tatsächlichen Grundlagen. Damit ergab sich diese Möglichkeit auch nicht aus einem Griff in den bekannten Formenschatz, aus dem sich der Fachmann bedienen konnte. Zudem bestand für den Fachmann keine Notwendigkeit dafür, von einer Befes-tigung der Leiste am [X.] abzugehen, auch wenn berücksichtigt wird, dass an einem [X.] aus Stahl die besonders einfache Möglichkeit des Annagelns der Leiste kaum in Frage kommen kann. Der Fachmann stand damit auch nicht in einer unter Umständen einer erfinderischen Leistung entgegen-stehenden "Einbahnstraßen"-Situation im Sinn der Praxis des [X.], die ihm keine andere Wahl gelassen hätte, als die Leiste an dem Schalungsteil anzubringen (vgl. nur [X.], [X.], - 14 - Entscheidung v. 15.3.1984 - T 2/83, [X.]. [X.] 1984, 265 = [X.] Int. 1984, 527 - [X.], Entscheidungsgründe unter 6; [X.] in [X.], [X.], 7. Aufl. 2005, Rdn. 82 zu § 4; [X.] in Busse, [X.], 6. Aufl. 2003, Rdn. 85 zu § 4). 30 [X.]) Schließlich rechtfertigt auch die von der Klägerin vorgebrachte [X.], dass sich aus dem Erfordernis, die Fertigteile kostengünstig her-zustellen, zu der arbeitssparenden Anbringung des Profils an dem [X.] führe, keine Verneinung der erfinderischen Leistung. Zwar wird der Wunsch, zu einer kostengünstigen Herstellungsweise zu kommen, in Industrie und Gewerbe in aller Regel vorhanden sein, jedoch bietet er für sich noch keine Anregung zu einer bestimmten, bisher noch nicht bekannten Lösung. IV. Die nachgeordneten Patentansprüche haben mit Patentanspruch 1 Bestand. 31 - 15 - 32 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] i.V.m. § 97 ZPO. [X.] Scharen [X.]

[X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 08.10.2003 - 3 Ni 58/01 ([X.]) -