Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 07.04.2011, Az. I ZR 56/09

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I
ZR
56/09
Verkündet am:
7. April 2011
Bürk
Justizhauptsekretärin

als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 40 Nr. 3
Eine Wiedergabe zum Zwecke der Zitierung im Sinne des § 40
Nr.
3 [X.]
setzt eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des [X.] voraus und erfordert daher, dass die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des [X.] dient.
[X.], Urteil vom 7. April 2011 -
I [X.]/09 -
KG Berlin

LG Berlin

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Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 7. April 2011 durch [X.] [X.] und [X.], [X.], [X.] und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 5. Zivilsenats des [X.] vom 3. März 2009 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich der Geschmacksmuster [X.]-0001 und [X.]/035886 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhand-lung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

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3
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Tatbestand:

Die Beklagte, die [X.],
ist Inhaberin verschiedener Ge-schmacksmuster, die sie für Züge der Gattung
Intercity-Express ([X.]) benutzt.

Hierzu
gehört
das mit Priorität vom 20. Januar 1990 eingetragene und am 10. Januar 1991 bekanntgemachte [X.] Geschmacksmuster mit der Nummer [X.]-0001
(Aktenzeichen [X.].5), das sie für den Zugtyp [X.]
1 verwendet:

[X.]-0001
([X.] 1)

Weiterhin
ist die Beklagte Inhaberin des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen und am 25. März 1996 bekanntgemachten [X.]n
Ge-schmacksmusters M9507884-0001
(Aktenzeichen [X.])
und
des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen [X.] [X.], die sie für den Zugtyp [X.] T benutzt:

1
2
3

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4
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M9507884-0001
([X.] T)

[X.]
([X.] T)

Schließlich ist die Beklagte Inhaberin des mit Priorität vom 28. Septem-ber 1995 eingetragenen und am 25. März 1996 bekanntgemachten [X.]n
[X.] [X.]-0001
(Aktenzeichen [X.].5)
und
des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen [X.] [X.]/035886, die sie für den Zugtyp [X.] 3 verwendet:

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5
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[X.]-0001
([X.] 3)

[X.]/035886
([X.] 3)

Die
Klägerin
betreibt eine Einrichtung
für angewandte Forschung, die sich mit [X.] befasst.
Sie
entwickelte für die Beklagte eine [X.] für den Zugtyp [X.] 1. Im [X.] der Fachmesse "[X.] 2004"
warb sie
für ihre
Leistungen mit der nachfolgend
abgebildeten
Katalogseite, auf der ihr
Leistungsspektrum und der
aktuelle Forschungsbedarf in
der [X.] dargestellt sind und der Triebwagen
eines Zugs vom Typ [X.] 3 abgebildet
ist:
5

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Die Beklagte wies
die
Klägerin
mit Schreiben vom 4. Februar 2005 we-gen dieser A[X.]ildung des Zugs im Katalog unter Hinweis auf die Aktenzeichen 6

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[X.].5 des Deutschen Patent-
und Markenamtes sowie [X.] der [X.] darauf
hin, dass sie Inhaberin der den [X.] 3 betreffenden Geschmacksmuster sei. Sie verlangte von der Klägerin
den Nachweis einer Nutzungslizenz und erklärte, dass sie sich im Falle des Fehlens einer Lizenz ihre
Inanspruchnahme auf Schadensersatz und Unterlassung vor-behalte. Mit Schreiben vom 2. März 2005 übersandte die Beklagte der
Klägerin
eine Lizenzvereinbarung
mit der Aufforderung, diese zu unterzeichnen und [X.]. In der
Präambel dieser Vereinbarung heißt es, die Beklagte sei
Inhaberin der Geschmacksmusterrechte an dem Design sämtlicher [X.]-Züge. Gegenstand der Lizenzvereinbarung sollte nach §
1 der Lizenzvereinbarung die Einräumung des einmaligen
Nutzungsrechts
an dem A[X.]ild des [X.] 3 im Aus-stellerkatalog der "[X.] 2004"
gegen
eine Gebühr von 750

uzüglich Mehrwertsteuer sein. Mit einem weiteren Schreiben vom 14. April 2005 [X.] die Beklagte
ihr Verlangen dahin, dass es sich bei dieser Summe um eine Schadensersatzforderung handele, weil die Klägerin
Bildmaterial des
[X.]
3/
[X.]
T veröffentlicht habe.

Die
Klägerin
beansprucht die Feststellung, dass der Beklagten aus der A[X.]ildung des Zugs der
Baureihe [X.] 3 in ihrer Präsentation im Ausstellerkata-log der Messe "[X.] 2004"
weder Unterlassungs-
noch Schadensersatz-ansprüche aus den beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingetragenen [X.] [X.].5, [X.].5 und [X.] sowie den bei der [X.] eingetragenen [X.]/035887 und [X.]/035886 zustehen.

Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der
Klägerin
ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer
vom [X.] zugelassenen Revision, deren Zu-7
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8
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rückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die
Klägerin ihr
Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei unzulässig, soweit sie sich auf die den [X.] 1 und [X.] T betreffenden Geschmacksmuster [X.].5, [X.] und [X.] beziehe. Insoweit fehle es an dem nach §
256 Abs. 1 ZPO erforderlichen Feststellungsinteresse, weil die Beklagte sich keiner Ansprüche gegenüber der
Klägerin
berühmt habe. Im Übrigen sei die Klage unbegründet. Die Beklagte könne von der Klägerin
wegen der A[X.]il-dung des [X.] 3
im Messekatalog gemäß §
42 Abs.
1 Satz 1
Fall 2, Abs. 2
Satz
1 [X.] Unterlassung und
Schadensersatz verlangen. Dazu hat das Berufungsgericht
ausgeführt:

Mit der
A[X.]ildung des [X.] 3 im Messekatalog habe die
Klägerin
die den [X.] 3 betreffenden Geschmacksmuster [X.].5 und [X.]/035886 der [X.] entgegen §
38 Abs.
1 Satz 1 [X.] benutzt. Sie
habe deren
we-sentliche ästhetische
Merkmale übernommen, auch wenn der Zug aus einer anderen Perspektive dargestellt sei.

Die
A[X.]ildung sei nicht vom
Zitierrecht des
§
40 Nr. 3 [X.] ge-deckt.
Sie
stelle bereits keine Zitierung dar. Es bestehe kein sachlicher Zu-sammenhang zwischen dem abgebildeten [X.] 3 und der dargestellten [X.] der
Klägerin. Es fehle auch die erforderliche Quellenangabe.
Es könne offenbleiben, ob eine Quellenangabe
bei allgemeiner Bekanntheit der Herkunft entbehrlich sei;
denn es sei im vorliegenden Fall nicht offenkundig, wer Entwer-fer und
Hersteller oder
Schutzrechtsinhaber des [X.] sei. Die 9
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A[X.]ildung sei auch nicht mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsver-kehrs vereinbar.
Sie erwecke den
irreführenden
Eindruck, die
Klägerin
erbringe Dienstleistungen für den abgebildeten [X.] 3.

Die Benutzung der Geschmacksmuster sei nicht in entsprechender An-wendung der
markenrechtlichen Schrankenregelung
des
§
23 Nr. 3 [X.] gerechtfertigt. Es bestehe keine planwidrige Regelungslücke und wohl auch keine vergleichbare Interessenlage. Auch begegne eine Übertragung von Schrankenregelungen des Markenrechts auf das Geschmacksmusterrecht grundsätzlichen
Bedenken. Jedenfalls seien die Voraussetzungen des §
23 Nr.
3 [X.] nicht erfüllt. Die A[X.]ildung des [X.] 3 im Katalog sei zur Informa-tion über die Dienstleistungen der
Klägerin
nicht notwendig gewesen und habe zudem gegen die guten Sitten verstoßen, weil sie den irreführenden Eindruck erweckt habe, die
Klägerin
sei an der Entwicklung des [X.] 3 beteiligt gewesen.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der
Klägerin
hat teil-weise Erfolg.
Das Berufungsgericht hat zwar rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Feststellungsklage
unzulässig ist, soweit sie sich auf das für den [X.] 1 verwendete Geschmacksmuster [X.].5 und die für den [X.] T benutzten Geschmacksmuster [X.] und [X.] bezieht
(dazu I). Die [X.], mit denen das Berufungsgericht die Begründetheit der
Feststellungs-klage
hinsichtlich der für den [X.] 3 benutzten Geschmacksmuster [X.]-0001 und [X.]/036886 verneint
hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand (dazu II).

I. Die
Feststellungsklage ist wegen Fehlens des erforderlichen Feststel-lungsinteresses unzulässig, soweit sie sich auf das für den [X.] 1 verwendete 12
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Geschmacksmuster [X.].5 und die für den [X.]
T benutzten Ge-schmacksmuster [X.] und [X.] bezieht.

1. Das rechtliche Interesse im Sinne von §
256 Abs.
1 ZPO an der als-baldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhält-nisses ist Sachurteilsvoraussetzung und daher in jeder Lage des Verfahrens

-
auch in der Revisionsinstanz
-
von Amts wegen zu prüfen
([X.], Urteil vom 8.
Juli 1955 -
I [X.], [X.]Z 18, 98, 105 f.; Urteil vom 11. Januar
2007

-
I
ZR 87/04, [X.], 805
Rn.
6
= [X.], 1085
-
Irreführender Konto-auszug). Für die -
hier vorliegende -
negative Feststellungsklage ist das erfor-derliche Feststellungsinteresse gegeben, wenn sie
zur Abwehr
einer
Abmah-nung oder sonstigen Rechtsberühmung wegen einer Verletzung immaterieller Schutzrechte erhoben ist. Die
Klägerin
kann dann grundsätzlich gerichtlich fest-stellen lassen, dass die Rechtsberühmung zu Unrecht erfolgt ist und die be-haupteten
Ansprüche nicht bestehen (vgl. [X.], Urteil vom 12. Juli 1995 -
I
ZR
124/93, juris Rn.
29; Urteil vom 23. November 2000 -
I [X.], [X.], 242, 243 = [X.], 160 -
Classe E, jeweils [X.]).

2. Das Berufungsgericht hat das
Feststellungsinteresse
mit Recht
nicht
einheitlich
für alle Schutzrechte, sondern getrennt
für jedes einzelne Schutz-recht geprüft. Wird ein Anspruch auf mehrere Schutzrechte gestützt, begründet jedes Schutzrecht einen eigenen Streitgegenstand (vgl. [X.], Beschluss vom 24. März 2011 -
I ZR
108/09, [X.], 521
Rn.
3
= [X.], 878
-
TÜV
[zur Veröffentlichung in [X.]Z bestimmt]; Büscher in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, [X.], Medienrecht, 2. Auflage, §
14 [X.]
Rn.
698). Das Feststellungsinteresse ist für jeden einzelnen Streitge-genstand gesondert zu beurteilen.

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3. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Feststellungsklage das Feststellungsinteresse fehlt, soweit sie sich auf das für den [X.] 1 verwendete Geschmacksmuster [X.].5 und die für den [X.] T benutzten Geschmacksmuster [X.] und [X.] bezieht, weil die Beklagte sich in der vorgerichtlichen Korrespondenz mit
der
Klägerin
keiner
[X.] wegen einer Verletzung dieser
Geschmacksmuster
berühmt hat.

a) Das
Berufungsgericht
hat angenommen, im
ersten Anschreiben vom 4. Februar 2005 gehe es allein um die A[X.]ildung des [X.] 3 im
Katalog; in die-sem Schreiben seien
nur die Geschmacksmuster des [X.] 3 genannt.
Das
Schreiben vom 2.
März 2005
nenne in der Betreffzeile zwar eine
"A[X.]ildung des [X.]
3/[X.]
T"
und weise im letzten
Absatz allgemein darauf hin, dass für jegliche Nutzung von
[X.]-3/[X.]-T-Bildern
vorab eine Freigabe einzuholen sei; der
Fließtext nehme jedoch allein auf die A[X.]ildung des [X.] 3 im Katalog Bezug. Die
Präambel des mit diesem Schreiben
übermittelten Lizenzvertrags erwähne
nur deshalb alle Geschmacksmuster, weil es sich um einen [X.] handele; maßgeblich
sei, dass in dem auf den Einzelfall angepassten §
1 des [X.] als Vertragsgegenstand allein die einmalige Nutzung der [X.] des [X.]-3-Bildes im Messekatalog 2004 genannt sei. Im
Schreiben vom 14. April 2005
sei zwar auch von der A[X.]ildung des [X.] 3/[X.] T und der [X.] von
[X.]-3/[X.]-T-Bildmaterial die Rede; das Schreiben nehme jedoch auf
die Vorkorrespondenz und den Lizenzvertrag Bezug und umreiße nur noch einmal den
Sachverhalt, wobei es weiterhin allein um die A[X.]ildung des [X.] 3 gehe.

b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand.
Das [X.] hat die einzelnen
Erklärungen, mit denen die Beklagte gegenüber der
Klägerin
ihre Ansprüche geltend gemacht hat, umfassend gewürdigt. Es hat 17
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dabei keine
Denkgesetze oder
Erfahrungssätze missachtet und auch keine ge-setzlichen Auslegungsregeln oder anerkannten
Auslegungsgrundsätze oder Verfahrensvorschriften verletzt. Entgegen der Ansicht
der Revision hat das [X.] berücksichtigt, dass die vorgerichtlichen Erklärungen der Beklag-ten aus der objektiven Sicht der
Klägerin
als Empfänger dieser Erklärungen
auszulegen sind. Mit ihrer abweichenden Beurteilung versucht die Revision le-diglich, die Beurteilung des Berufungsgerichts durch ihre eigene zu ersetzen, ohne dabei einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts darzutun. Damit kann sie in der Revisionsinstanz keinen Erfolg haben.

Insbesondere macht die Revision vergeblich geltend, für die
Klägerin
als Empfängerin
des Angebots auf Abschluss eines
[X.] sei nicht er-sichtlich gewesen, dass sich unter den in der Präambel des [X.] bezeichneten [X.] solche befunden hätten, die andere Züge als den [X.] 3 betroffen hätten. Es kommt nicht darauf an, ob die
Klägerin
er-kennen konnte, dass die in der Präambel genannten Geschmacksmuster [X.] und [X.].5 sowie [X.] -
anders als die dort angeführ-ten Geschmacksmuster [X.].5 und [X.]/035886 -
nicht für den [X.] 3, sondern für den [X.] 1 und den [X.]
T
benutzt werden. Nach den rechtsfehler-freien Feststellungen
des Berufungsgerichts war für die
Klägerin
mit Blick auf die Regelung des Vertragsgegenstandes in §
1 des [X.] und die Vorkorrespondenz der Parteien deutlich erkennbar, dass die Beklagte sie
nicht aus
sämtlichen
in der Präambel des [X.]s aufgeführten Ge-schmacksmustern, sondern allein aus
den
[X.]
in Anspruch nahm, die sie für den [X.] 3 verwendet. Bereits in ihrem ersten Schreiben hatte die Beklagte die
Klägerin
unmissverständlich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Geschmacksmuster [X.].5 und [X.]/035886 handelt.

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II. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Begründetheit der
Feststellungsklage
hinsichtlich der für den [X.] 3 benutzten Geschmacks-muster [X.]-0001 und [X.]/036886 verneint
hat, halten der revisionsrecht-lichen Nachprüfung dagegen nicht stand. Die Feststellungen des Berufungsge-richts tragen nicht seine Beurteilung, die von der Beklagten behaupteten [X.] auf Unterlassung und Schadensersatz aus §
42 Abs.
1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 [X.]
seien begründet, weil die
Klägerin
mit der beanstan-deten A[X.]ildung des [X.] 3 ihre Geschmacksmuster [X.]-0001 und [X.]/036886 verletzt habe.

1. Die im Streitfall maßgeblichen Regelungen des Geschmacksmuster-gesetzes sind nicht nur auf das [X.]
Geschmacksmuster [X.]-0001, sondern auch auf das internationale
Geschmacksmuster [X.]/036886 anwend-bar. Dieses ist aufgrund des [X.] über
die internationale Hinter-legung gewerblicher Muster und Modelle vom 6.
November 1925 ([X.] Ab-kommen) registriert. Nach dem am 13.
Februar 2010 in [X.] getretenen §
66 [X.] ist das Geschmacksmustergesetz grundsätzlich auf Eintragungen oder Registrierungen gewerblicher Muster und Modelle nach dem [X.] Ab-kommen, deren Schutz sich auf das Gebiet der [X.] bezieht, entsprechend anzuwenden. Für die Zeit vor dem Inkrafttreten des §
66 [X.] ergab sich diese Rechtsfolge aus Art.
7 Abs.
1 [X.] Abkommen vom 28.
November 1960 ([X.] S.
774; vgl. [X.], Urteil vom 26.
Oktober 1966 -
Ib
ZR
140/64, [X.] 1967, 533, 535 -
Myoplastic zu Art.
4 Abs.
2 Satz
2 [X.] Abkommen, [X.] Fassung; Urteil
vom 24. März 2011 -
I
ZR 211/08
Rn.
25
-
Schreibgeräte).
Danach sind die im [X.] Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes über Schutzvoraus-setzungen, [X.] und [X.] sowie
Rechtsverlet-zungen auf das international registrierte Geschmacksmuster entsprechend an-21
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wendbar
(vgl. [X.] in [X.]/von [X.], [X.], 4. Aufl., §
66 Rn.
6).

2. Die für den [X.] 3 verwendeten Muster
[X.]-0001 und [X.]/035886 sind als Geschmacksmuster geschützt.

a) Die Schutzfähigkeit des mit Priorität vom 28. September 1995 einge-tragenen [X.]
[X.] [X.]-0001 und des am 21.
März 1996 eingetragenen internationalen [X.] [X.]/035886 ist nach
dem Geschmacksmustergesetz in seiner vor dem Inkrafttreten des Ge-schmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 ([X.], [X.]) am 1.
Juni 2004 geltenden Fassung
zu beurteilen. Auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, finden nach §
72 Abs. 2 Satz 1 [X.]
weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt gel-tenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwen-dung (vgl. [X.], Urteil vom 24. März 2005 -
I [X.], [X.] 2005, 600, 603
= [X.], 878
-
Handtuchklemmen; Urteil vom 28. Mai 2009 -
I [X.], [X.] 2010, 80 Rn.
48 = [X.], 94 -
LIKEaBIKE).

b) Die
Klägerin
hat den [X.]chutz der in Rede stehen[X.] Muster nach den von der Revision unbeanstandet
gebliebenen Feststellun-gen des Berufungsgerichts nicht in Frage gestellt. Es ist deshalb
davon auszu-gehen, dass diese
Muster
im Sinne des §
1 [X.]
aF musterfähig (vgl. [X.], Urteil vom 10. Januar 2008 -
I [X.], [X.] 2008, 790
Rn.
17 = [X.], 1234
-
Baugruppe, [X.]) sowie im Sinne des §
1 Abs. 2 [X.]
aF neu und eigentümlich (vgl. [X.] [X.] 2008, 790
Rn.
22 -
Baugruppe, [X.]) sind.

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3. Die Revision wendet sich aber mit Erfolg gegen die Annahme des [X.]s, die
von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlas-sung und Schadensersatz wegen der A[X.]ildung des [X.] 3 im Messekatalog seien nach §
42 Abs. 1 Satz 1 Fall
2, Abs. 2 Satz 1
[X.] begründet.

a) Die Frage, ob die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Un-terlassung und Schadensersatz wegen einer Verletzung des mit Priorität vom 28.
September 1995 eingetragenen [X.]n
[X.] [X.]-0001 und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Ge-schmacksmusters [X.]/035886 begründet sind, ist nach den Bestimmungen der §§
38, 42
des Geschmacksmustergesetzes
in der Fassung des [X.] vom 12. März 2004 ([X.], [X.]) zu beantworten. Das Geschmacksmustergesetz findet in dieser Fassung auch auf vor seinem Inkrafttreten angemeldete
oder eingetragene Geschmacksmuster Anwendung, soweit sich -
wie hier -
nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Ge-schmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 etwas anderes ergibt (vgl. [X.], [X.] 2008, 790
Rn.
32 -
Baugruppe; [X.] 2010, 80 Rn.
47 -
LIKEa-BIKE).

b) Wer entgegen §
38 Abs. 1 Satz 1 [X.] ein Geschmacksmuster benutzt (Verletzer) kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berech-tigten (Verletzten) bei [X.] auf Unterlassung (§
42 Abs. 1 Satz
1 Fall 2 [X.]) und bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln auf Schadensersatz (§
42 Abs. 2 Satz 1 [X.]) in Anspruch genommen wer[X.]. Gemäß §
38 Abs. 1 Satz 1 [X.] gewährt das Geschmacksmuster seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und [X.] zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen.

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c) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die [X.] eines Musters in einem Katalog grundsätzlich zu den [X.] gehört, die nach §
38 Abs. 1 Satz 1 [X.] ausschließlich dem Rechtsinhaber vorbehalten sind.

Eine Benutzung schließt nach §
38 Abs. 1 Satz 2 [X.] insbeson-dere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Aus-fuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufge-nommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen [X.] zu den genannten Zwecken ein. Die A[X.]ildung
eines Erzeugnisses, in das das
Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird,
ist zwar in dieser
-
lediglich beispielhaften
-
Aufzählung von [X.] nicht
erwähnt. Jedoch folgt aus dem
Umstand, dass die Schrankenrege-lung des §
40 Nr.
3 [X.] ausnahmsweise
die Wiedergabe eines Ge-schmacksmusters erlaubt, dass sich das ausschließliche Benutzungsrecht des Rechtsinhabers nach §
38 Abs. 1 [X.] grundsätzlich auf die Wiederga-be
eines solchen Erzeugnisses erstreckt
(vgl. [X.] in [X.]/von Fal-ckenstein
[X.]O
§
38 Rn.
44). Die A[X.]ildung -
wie hier in einem Katalog -
stellt eine (zweidimensionale) Wiedergabe im Sinne des §
40 Nr. 3 [X.] dar.

d) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die
Klägerin
habe mit der A[X.]ildung im Messekatalog das Geschmacksmuster der Beklagten am [X.]
3 wiedergegeben. Diese A[X.]ildung stelle die wesentlichen ästhetischen Merkmale des [X.] wie die Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens dar. Es komme nicht darauf an, dass diese Darstellung aus einer veränderten Perspektive, also aus einem anderen Winkel erfolge. Diese Ausführungen halten der
revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
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Für die Frage
der Verletzung der eingetragenen Geschmacksmuster kommt es zwar grundsätzlich nicht auf die geänderte Perspektive der bean-standeten A[X.]ildung an. Der Schutz aus dem Geschmacksmusterrecht ist nicht auf die in der Anmeldung wiedergegebene A[X.]ildung des Musters beschränkt. Der Schutz wird gemäß §
37 Abs.
1 [X.] vielmehr für die in der Anmel-dung sichtbar wiedergegebenen Merkmale der Erscheinungsform eines Ge-schmacksmusters begründet.

Die Revision rügt jedoch mit Recht, dass das Berufungsgericht nicht den Gesamteindruck der beanstandeten A[X.]ildung und der eingetragenen Ge-schmacksmuster bestimmt hat, sondern ohne nähere Prüfung davon [X.] ist, dass die beanstandete A[X.]ildung die beiden den [X.] 3 betreffen[X.] Geschmacksmuster verletzt. Entgegen der Ansicht der Revisionserwide-rung ist es der
Klägerin
nicht verwehrt, diese Rüge
zu erheben, obwohl
sie
die entsprechende Beurteilung des [X.]s in der Berufungsinstanz nicht mehr in Frage gestellt hat. Bei der Frage, ob eine Geschmacksmusterverlet-zung vorliegt, handelt es sich um eine Rechtsfrage, die von den Parteien nicht unstreitig gestellt werden kann, sondern vom Gericht in jeder Lage des Verfah-rens zu prüfen ist.

[X.]) Der Schutz aus einem Geschmacksmuster erstreckt sich gemäß §
38 Abs.
2 Satz 1 [X.] auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Die Prüfung, ob ein beanstandetes Muster ein geschütztes Muster verletzt, erfordert daher, dass der Schutzumfang des geschützten Musters bestimmt
und der Gesamteindruck beider Muster er-mittelt und verglichen wird
(vgl. [X.] in [X.]/von [X.] [X.]O §
38 Rn.
16 f.).
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18
-

Bei der Beurteilung des Schutzumfangs ist gemäß §
38 Abs. 2 Satz 2 [X.] der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwick-lung seines Musters zu berücksichtigen. Dabei besteht zwischen dem [X.] und dem Schutzumfang des Musters eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungs-spielraum des Entwerfers führen
zu einem engen Schutzumfang des Musters mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können. Dagegen führen
eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des [X.] zu einem weiten Schutzumfang des Musters, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken. Der Schutzumfang hängt demnach
maß-geblich vom Abstand des Musters zum vorbekannten Formenschatz ab (vgl. zu Art. 10 GGV [X.], Urteil vom 19.
Mai 2010 -
I
ZR
71/08, [X.], 142 Rn.
17 =
[X.], 100 -
Untersetzer).

Zur Beurteilung, ob das angegriffene Muster beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck als das eingetragene Muster erweckt, sind zunächst der
Gesamteindruck des angegriffenen Musters
und der Gesamtein-druck des eingetragenen Musters zu ermitteln. Sodann ist zu prüfen, ob der Gesamteindruck des angegriffenen Musters mit dem Gesamteindruck des ein-getragenen Musters übereinstimmt. Dabei sind nicht nur die Übereinstimmun-gen, sondern auch die Unterschiede der Muster zu berücksichtigen
(vgl. zu Art.
10 GGV [X.], [X.], 142 Rn.
20 -
Untersetzer).

[X.]) Das Berufungsgericht hat weder den Schutzumfang der eingetrage-nen Geschmacksmuster bestimmt
noch den Gesamteindruck der eingetrage-35
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19
-
nen Geschmacksmuster einerseits und der beanstandeten A[X.]ildung [X.] ermittelt und verglichen. Es hat lediglich festgestellt, die A[X.]ildung stelle die wesentlichen ästhetischen Merkmale des [X.] wie die Lini-enführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens dar. Es hat damit allein auf Übereinstimmungen der Muster abgestellt, ohne auch Unter-schiede der Muster in seine Betrachtung einzubeziehen. Seine Annahme, die beanstandete A[X.]ildung verletze die eingetragenen Geschmacksmuster, [X.] daher einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage.

Die Revision macht zutreffend geltend, dass schon nicht ohne Weiteres von einem übereinstimmenden ästhetischen Gesamteindruck der beiden einge-tragenen Geschmacksmuster ausgegangen werden kann. Während beim deut-schen
Muster [X.]-0001 ein eher kompakter durch abgerundete Formen geprägter Gesamteindruck entsteht, ist der Gesamteindruck des internationalen Musters [X.]/035886 durch mehrfache Untergliederungen
und entsprechende Absätze bestimmt. So führen die verwendeten Streifen und Falze zu einer Segmentierung, die
durch die sichtbaren Drehgestelle samt Rädern noch betont wird. Im Übrigen
sind beide Muster von der besonders ausgebildeten [X.] geprägt.

Bei der
beanstandeten A[X.]ildung, die nur in einer schlechten Kopie zu den Gerichtsakten gereicht worden ist, ist dagegen keine Frontscheibe zu se-hen. Die nicht unterteilte seitliche Fensterfront weist eine andere Form und [X.] eine andere Ästhetik auf als die Fensterfront der
eingetragenen Ge-schmacksmuster. Die beanstandete A[X.]ildung trägt anders als die eingetrage-nen Geschmacksmuster die markante Beschriftung "[X.]". Bei der beanstande-ten A[X.]ildung ist der hell gehaltene obere Teil des Triebkopfes deutlich von dem dunkel gehaltenen unteren Teil abgesetzt;
beide Teile
sind
durch eine Art 38
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-
hellen [X.] verbunden. Eine solche Aufteilung
findet sich bei den eingetrage-nen [X.] nicht.

[X.] Danach ist auf die Revision der
Klägerin
das Berufungsurteil unter Zu-rückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit [X.], als hinsichtlich der Geschmacksmuster [X.]-0001
und [X.]/035886 zum Nachteil der
Klägerin
erkannt worden ist. Im Umfang der [X.] ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Der [X.] kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§
563 Abs. 3 ZPO). Die Feststellungsklage ist jedenfalls
nicht deshalb begründet, weil ein Eingriff in die Geschmacksmuster gerechtfer-tigt wäre. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete A[X.]ildung
nicht von der Zitierfreiheit nach §
40 Nr. 3 Fall 1 [X.]
gedeckt
ist
(dazu 1)
und die
Klägerin
sich auch nicht mit Erfolg auf eine entsprechende Anwendung der markenrechtlichen Schrankenregelung des §
23 Nr. 3
[X.] (dazu 2) oder eine Gestattung der
Beklagten
(dazu 3) beru-fen kann.

1. Nach §
40 Nr. 3 [X.] können Rechte aus einem Geschmacks-muster nicht gegenüber Wiedergaben zum Zwecke der Zitierung oder der Lehre geltend gemacht werden, vorausgesetzt, solche Wiedergaben sind mit den Ge-pflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar, beeinträchtigen die normale Verwertung des [X.] nicht über Gebühr und geben die Quelle an.

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21
-
Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass diese Schran-kenregelung nicht eingreift, weil die beanstandete A[X.]ildung im Ausstellerkata-log nicht -
was hier allein in Betracht kommt -
"zum Zwecke der Zitierung"
er-folgte. Es kann daher dahinstehen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung -
wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat -
auch deshalb nicht vorlie-gen, weil keine Quelle angegeben ist und die A[X.]ildung den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs widerspricht.

a)
Es kommt nicht darauf an, ob der Begriff "Zitierung"
in § 40 Nr. 3 [X.]
im Sinne von "Veranschaulichen"
zu verstehen ist, weil ein Muster, anders als ein Text, kaum zitiert werden kann
(vgl. Begründung zum Regie-rungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes BT-Drucks.
15/1075, S.
53; dagegen [X.], Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl., Art. 20 Rn.
13). Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass eine "Wieder-gabe zum Zwecke der Zitierung"
-
ebenso wie eine Nutzung zum Zweck des Zitats nach §
51 [X.] -
jedenfalls voraussetzt, dass die Wiedergabe des [X.] als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des [X.] dient und daher erfordert, dass eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken
des [X.] herge-stellt wird.

[X.]) Entgegen der Ansicht der Revision bestehen keine Bedenken, zur Auslegung des Begriffs "zum Zwecke der Zitierung"
in §
40 Nr. 3 [X.] auf die Auslegung zurückzugreifen, die der Begriff "zum Zweck des Zitats"
in §
51 [X.] erfahren hat
(vgl. [X.] [X.]O Art. 20 Rn.
14).
Beide [X.] dienen gleichermaßen dem Ziel, die geistige Auseinandersetzung mit fremden Gedanken bzw. schöpferischen
Leistungen zu erleichtern
(vgl. zum [X.] [X.], Urteil vom 30. Juni 1994 -
I [X.], [X.]Z 126, 313, 320 43
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22
-
-
Museums-Katalog; Urteil vom 29. April 2010 -
I [X.], [X.]Z 185, 291 Rn.
26 -
Vorschaubilder; Urteil vom 5.
Oktober 2010 -
I [X.], [X.], 415 Rn. 22 = [X.], 609
-
Kunstausstellung im Online-Archiv). Die allge-meinen
Anforderungen an die Zulässigkeit eines Zitats
sind mit Blick auf diesen Zweck dieselben. Zudem ist
das aus dem [X.] bekannte
Bildzitat (vgl. [X.]Z 126, 313, 320 -
Museums-Katalog; Schricker/[X.] in Schricker/Loewenheim, [X.], 4.
Aufl., §
51 [X.] Rn.
45 [X.]) mit der von §
40 Nr. 3 Fall 1 [X.] erfassten bildlichen Wiedergabe eines
Musters [X.]
(vgl. Auler in Büscher/[X.]/[X.]
[X.]O
§ 40 [X.] Rn.
1, Art.
20 GGV Rn.
4).

[X.]) Ein Zitat
ist nach §
51 [X.] nur zulässig, wenn eine innere Verbin-dung zwischen dem verwendeten fremden Werk und eigenen Gedanken des [X.] hergestellt wird und das Zitat als Belegstelle oder Erörterungs-grundlage für selbständige Ausführungen des [X.] dient
([X.], Urteil vom 20. Dezember 2007 -
I [X.], [X.]Z 175, 135 Rn.
42 -
TV-Total;
[X.]Z 185, 291 Rn.
26 -
Vorschaubilder; [X.], [X.], 415
Rn. 22 -
Kunstaus-stellung im Online-Archiv). Dementsprechend setzt auch die Zulässigkeit einer Zitierung im Sinne des § 40 Nr. 3 [X.] eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des [X.] voraus
und muss
die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrund-lage für eigene Ausführungen des [X.] dienen
(vgl. [X.] [X.]O Art. 20 Rn.
14; [X.] in [X.]/von [X.]
[X.]O
§
40 Rn.
5; Auler
in Büscher/[X.]/[X.] [X.]O §
40 [X.] Rn.
1, Art. 20 GGV Rn.
4).

b) Zwischen der
schriftlichen
Darstellung des Leistungsangebots
der
Klägerin
und der beanstandeten A[X.]ildung eines [X.] 3 besteht keine solche innere Verbindung.
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-
23
-

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die beanstandete A[X.]ildung -
wie das Berufungsgericht angenommen hat -
bei den angesprochenen Verkehrs-kreisen den Eindruck erweckt, die
Klägerin
erbringe die von ihr
beworbenen Dienstleistungen konkret in Bezug auf den abgebildeten Zug des Typs [X.] 3, oder ob sie
-
wie die Revision geltend macht -
deutlich macht, das
Leistungs-spektrum der
Klägerin
in der [X.] erstrecke sich ganz [X.] auf den Einsatz bei modernen Hochgeschwindigkeitszügen. In beiden Fällen dient die A[X.]ildung
nicht der geistigen Auseinandersetzung, sondern -
wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat -
ausschließlich Marketinginteressen der
Klägerin. Die
Klägerin
verwendet die A[X.]ildung nicht zu dem Zweck, damit eigene Ausführungen zu belegen, sondern allein zu dem Zweck, damit für ihr
Leistungsangebot zu werben.

Die
Klägerin
kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie
für die Beklagte eine [X.] für den Zugtyp [X.] 1 entwickelt und in der Darstellung ihres
Leistungsspektrums im [X.] als Projektbeispiel unter anderem die Radsatzprüfung aufgeführt hat. Die
Klägerin
hat keine Aus-führungen zur Radsatzprüfung gemacht, die durch die A[X.]ildung des Zuges veranschaulicht werden könnten.
Sie
hat die in der Darstellung ihres Leistungs-spektrums genannte [X.] zudem nicht für den [X.] 3, sondern für den [X.] 1 entwickelt. Es
besteht deshalb keine innere Verbindung zwischen dem abgebildeten Zug und dem dargestellten Leistungsspektrum.

Die Klägerin weist ferner vergeblich darauf hin, dass sie
im Ausstellerka-talog den Forschungsbedarf dargestellt hat.
Allein der Umstand, dass sie ihre Forschungsleistungen künftig auch für den [X.] 3 erbringen könnte, berechtigt die Klägerin
nicht, für ihr Leistungsangebot unter Berufung auf das Zitatrecht 48
49
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24
-
mit der A[X.]ildung eines [X.]
3 zu werben, für den sie bislang
noch keine Leis-tungen erbracht hat.

2. Das Berufungsgericht
hat mit Recht angenommen, dass die
Klägerin
sich nicht mit Erfolg auf die markenrechtliche Schrankenregelung des §
23 Nr. 3 [X.] berufen kann.

a) Nach dieser Bestimmung hat der Inhaber einer Marke oder einer ge-schäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem [X.]
zu untersagen, im ge-schäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür
notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.

b) Es kann offenbleiben, ob eine entsprechende Anwendung marken-rechtlicher
Schrankenregelungen
im Geschmacksmusterrecht überhaupt in [X.] kommt (vgl. zur entsprechenden Anwendung von
Schranken des [X.] im Geschmacksmusterrecht ablehnend
[X.] in [X.]/von [X.] [X.]O § 38 Rn.
32, befürwortend
Schulze in [X.], 2006, S.
93 ff.). Selbst wenn die Bestimmung des §
23 Nr. 3 [X.] entsprechend anwendbar wäre, lägen ihre Voraussetzungen
im Streitfall nicht vor. Eine Be-nutzung der Muster der Beklagten durch die
Klägerin
als Hinweis auf die Be-stimmung seiner Dienstleistung wäre jedenfalls -
wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat -
nicht notwendig
gewesen. Es kann daher [X.], ob eine solche
Benutzung auch gegen die guten Sitten verstoßen hätte, weil die A[X.]ildung -
wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat -
den irreführenden Eindruck erweckte, die
Klägerin
sei an der Entwicklung des [X.] 3 beteiligt gewesen.
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-
25
-
[X.]) Die Benutzung einer Marke durch einen [X.], der nicht deren In-haber ist, ist als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem [X.] vertrie-benen Ware oder erbrachten Dienstleistung notwendig, wenn eine solche Be-nutzung praktisch das einzige Mittel darstellt, der Öffentlichkeit eine verständli-che und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten [X.] auf dem Markt für diese Ware oder Dienstleistung zu erhalten (vgl. [X.], Urteil vom 17. März 2005 -
C-228/03, [X.]. 2005, [X.] = [X.] 2005, 509
Rn.
39 -
Gillette; vgl. auch [X.], Urteil vom 15. Juli 2004 -
I [X.], [X.] 2005, 163, 164 = [X.], 219 -
Alu-miniumräder).

[X.]) Das Berufungsgericht hat angenommen, die A[X.]ildung des [X.] 3 im [X.] sei nicht in diesem Sinne notwendig gewesen, um auf die Be-stimmung der
Dienstleistungen der
Klägerin
hinzuweisen. Die
Klägerin
hätte ihre
Forschungen im Bereich des Schienenverkehrs auch anders darstellen können.

Die Revision macht vergeblich geltend, wer einen bildlichen Bezug zu Hochgeschwindigkeitszügen herstellen wolle, sei auf die A[X.]ildung
eines [X.] der Beklagten angewiesen, weil diese jedenfalls im Inland ein Monopol für Hochgeschwindigkeitszüge besitze. Es ist bereits nicht ersichtlich, dass die
Klägerin
darauf angewiesen war, auf ihre
Dienstleistungen mit der A[X.]ildung eines Hochgeschwindigkeitszuges hinzuweisen. Jedenfalls wäre im Blick [X.], dass die
Klägerin
ihre
Dienstleistungen weltweit anbietet -
hierauf hat das Berufungsgericht zutreffend hingewiesen -
auch die A[X.]ildung eines ausländi-schen (nicht geschützten) Hochgeschwindigkeitszuges in Betracht
gekommen. Schließlich hätte auch ein
Phantasieprodukt
dargestellt werden können.

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26
-
3. Die
Revision rügt ohne
Erfolg, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Klägerin
unberücksichtigt gelassen, die Beklagte habe auf ihrer
Internetsei-te "www.bahnimbild.de"
selbst Bilder des [X.] 3 zur freien Verwendung
angebo-ten; bei Würdigung dieses Vortrags hätte das Berufungsgericht zu dem [X.] gelangen müssen, dass die Beklagte der Allgemeinheit die Nutzung der in Rede stehenden Geschmacksmusterrechte zum Zwecke der bildlichen Wiede-gabe freigestellt habe.

Die Beklagte hat zwar auf ihrer Internetseite, wie aus den von der Kläge-rin
vorgelegten Bildschirmausdrucken hervorgeht, Fotografien auch des [X.] 3 zu Nutzung angeboten und dabei zwischen den Nutzungsrechten "frei"
und "nicht für Werbung"
unterschieden.
Das Nutzungsrecht an Bildmaterial, auf dem [X.]-Züge abgebildet sind,
umfasst nach Ziffer 4 Abs. 2 Satz 2 der von der Klä-gerin
gleichfalls zu den Akten gereichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten auch
das Recht zur einmaligen Nutzung des betreffenden Ge-schmacksmusters.

Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten ergibt sich jedoch zweifelsfrei, dass die Beklagte dieses Bildmaterial entgegen der Darstel-lung der
Klägerin
nicht jedermann zur kostenfreien Nutzung anbietet. Zum
Her-unterladen von Bildmaterial sind nur Kunden berechtigt, denen die Beklagte zuvor eine Zugangsberechtigung zur Bilddatenbank erteilt hat (vgl. Ziffer 2 AGB). Die Nutzung des Bildmaterials ist zudem kostenpflichtig (Ziffer 2 Abs. 1 Satz 1 AGB); für das Herunterladen der Bilder fallen Nutzungsgebühren an ([X.]).

Die Bestimmung des Nutzungsrechts "frei"
ist daher entgegen der [X.] der Revision nicht dahin zu verstehen, dass die Beklagte sowohl die Ur-57
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-
heberrechte an dem jeweiligen Bild als auch
die Rechte an dem abgebildeten Geschmacksmuster -
und diese sogar unabhängig von der konkreten A[X.]il-dung

im Rahmen einer Freilizenz zur Verfügung stellt.
Vielmehr ist mit der An-gabe "frei"
ersichtlich gemeint, dass diese Bilder -
im Unterschied zu den [X.] mit der Angabe "nicht für Werbung"
-
von den registrierten Kunden nach dem entgeltlichen Erwerb der Nutzungsrechte genutzt
werden dürfen, ohne dass diese Nutzung auf einen bestimmten Verwendungszweck beschränkt ist.

Bornkamm
Pokrant
Ri[X.] [X.] ist in
Urlaub und kann daher nicht
unterschreiben.

Bornkamm

Ri[X.] [X.] ist
Koch
in Urlaub und kann da-
her nicht unterschreiben.

Bornkamm
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 21.03.2006 -
16 O 541/05 -

KG Berlin, Entscheidung vom 03.03.2009 -
5 U 67/06 -