Bundespatentgericht, Beschluss vom 07.10.2014, Az. 7 W (pat) 78/14

Am 26. Juni 2006 tätigte die Anmelderin, u. a. mit [X.] als Bestimmungsamt, die internationale Patentanmeldung PCT/[X.]/024981, die am 4. Januar 2007 in [X.] mit der Bezeichnung „[X.]“ veröffentlicht wurde. In den Unterlagen dieser Anmeldung findet sich zur Beschreibung der Figur 4 in Absatz [0048] u. a. folgender Satz: „For example, in one embodiment, module 400 may be contained within check nodes update module 312, for example.“

Zur Einleitung der nationalen Phase der internationalen Anmeldung reichte die Anmelderin am 9. November 2007 beim [X.] ([X.]) eine [X.] Übersetzung ein, wobei die Übersetzung der genannten Textpassage darin wie folgt lautet: „Beispielsweise kann bei einem Ausführungsbeispiel das Modul 400 verbunden sein in dem [X.] 312, zum Beispiel“.

Im Prüfungsverfahren hat die Anmelderin in Beantwortung des Prüfungsbescheids vom 30. September 2013 mit einem am 21. Februar 2014 beim [X.] eingegangenen Schriftsatz vom 20. Februar 2014 geänderte [X.] vorgelegt, wobei aber auf Seite 18, zweiter Absatz, Zeilen 4 bis 6, in der Beschreibung zu Figur 4, der genannte Satz unverändert blieb.

Durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H04L des [X.] vom 7. April 2014 ist der Anmelderin ein Patent erteilt worden, wobei hinsichtlich der Beschreibung auf die am 21. Februar 2014 eingereichten Unterlagen Bezug genommen wurde. Der [X.] weicht von diesen Unterlagen lediglich im Hinblick auf den genannten Satz auf Seite 18 ab. Dieser lautet gemäß [X.] - bezeichnet als redaktionelle Änderung - wie folgt: „Beispielsweise kann bei einem Ausführungsbeispiel das Modul 400 verbunden sein mit dem [X.] 312“.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemäß,

1. den [X.] vom 7. April 2014 aufzuheben und das Patent mit geänderter Beschreibungsseite 18 und den übrigen Unterlagen in der in dem [X.] enthaltenen Fassung zu erteilen;

2. die [X.] zurückzuerstatten.

Die mit der Beschwerde eingereichte Beschreibungsseite 18 unterscheidet sich von der in dem angefochtenen Beschluss in Bezug genommenen Seite 18 der von der Anmelderin am 21. Februar 2014 eingereichten Beschreibungsunterlagen dadurch, dass der genannte Satz nunmehr wie folgt lauten soll: „Beispielsweise kann bei einem Ausführungsbeispiel das Modul 400 in dem [X.] 312 enthalten sein“.

Außerdem verlangt die Anmelderin, dass ebenfalls auf Seite 18 der Beschreibung, zweiter Absatz, Zeile 7 Mitte, das Wort „auf“, das dort in Kleinschreibung und tiefergestellt erscheint, in [X.] geschrieben werden soll.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als der [X.] ohne Sachentscheidung aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen ist (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 [X.]).

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere hat die Anmelderin mit der im [X.] vorgenommenen Abänderung einer Beschreibungsseite eine Abweichung vom Erteilungsantrag und damit schlüssig eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der Zulässigkeit der Beschwerde aus (vgl. [X.], [X.], 9. Aufl., § 73 Rn. 51).

2. Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt

Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Korrekturen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. [X.], a. a. O., Einleitung Rn. 7, § 49 Rn. 17; Busse, [X.], 7. Aufl., § 48 Rn. 17, vor § 34 Rn. 52; [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 49 Rn. 2; B[X.]E 25, 141, 143).

mit dem….“ statt „…[X.] sein in dem…“) eine Abweichung dar, durch die das im Patenterteilungsverfahren geltende [X.] verletzt wird. Die Prüfungsstelle hätte diese Abänderung nicht vornehmen dürfen, ohne der Anmelderin vorher Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben.

Nachdem das nachgesuchte Patent abweichend vom Erteilungsantrag erteilt worden ist, ist der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass der Senat in der Sache selbst entscheidet, § 79 Abs. 3 Nr. 2 [X.]. Die Prüfungsstelle wird nunmehr über die Erteilung des Patents nach Maßgabe des von der Patentinhaberin gestellten Antrags erneut zu beschließen haben.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Anmelder in einem Erteilungsverfahren, das aus einer internationalen fremdsprachigen Anmeldung hervorgegangen ist, nicht an die von ihm eingereichte [X.] Übersetzung gebunden ist. Er kann seinen Antrag vielmehr im Laufe des Erteilungsverfahrens auf geänderte Unterlagen stützen und dabei auch von der ursprünglich eingereichten Übersetzung abweichen. Maßgeblich ist der Offenbarungsrahmen des [X.] Originaltextes und nicht derjenige der später eingereichten [X.]n Übersetzung. Vorliegend wird es daher darauf ankommen, ob das in der Beschreibung zu Figur 4 erläuterte Ausführungsbeispiel mit dem von der Anmelderin nunmehr geänderten Text einen anderen Inhalt erhält, und ob dem Fachmann dadurch ein Gegenstand vermittelt wird, den er der ursprünglichen internationalen Anmeldung, d. h. dem [X.] Ursprungstext, entnehmen kann.

3. Die Anordnung der Rückzahlung der [X.] beruht auf § 80 Abs. 3 [X.]. Danach ist die Rückzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. So liegt der Fall hier. Die Erhebung der Beschwerde und die Entrichtung der [X.] hätten bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung vermieden werden können (vgl. [X.], a. a. O., § 73 Rn. 132). Der angefochtene Beschluss erging unter Verletzung des Grundsatzes der Bindung an den Erteilungsantrag, womit die Patentinhaberin zugleich auch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist. Diese Verfahrensfehler sind für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen.