Bundespatentgericht: 25 W (pat) 72/12 vom 16.01.2014

25. Senat

Tags hinzufügen

Sie können dem Inhalt selbst Schlagworten zuordnen. Geben Sie hierfür jeweils ein Schlagwort ein und drücken danach auf sichern, bevor Sie ggf. ein neues Schlagwort eingeben.

Beispiele: "Befangenheit", "Revision", "Ablehnung eines Richters"

QR-Code

Gegenstand

Markenbeschwerdeverfahren – „PANTOPREM / PANTOPAN“ ––  Warenidentität - durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine klangliche, schriftbildliche und begriffliche Verwechslungsgefahr


Leitsatz

PANTOPREM / PANTOPAN

1. Im Arzneimittelbereich verfügen Marken, die entsprechend der in diesem Bereich verbreiteten und allgemein bekannten Markenbildungspraxis aus den Anfangssilben von Wirkstoffbezeichnungen mit weiteren nachfolgenden Wortelementen zu einem Phantasiewort verbunden sind, grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

2. Bei derart gebildeten Marken(-wörtern) ist aber davon auszugehen, dass aufgrund dieser Markenbildungs-Praxis im Zusammenhang mit der großen Bedeutung und auch allgegenwärtigen Präsenz der einschlägigen Wirkstoffbezeichnungen nicht nur die Fachkreise der Ärzte und Apotheker, sondern auch die betroffenen Verkehrskreise der Patienten bei der betrieblichen Zuordnung entsprechend gekennzeichneter Präparate ihre Aufmerksamkeit nicht schwerpunktmäßig auf den ansonsten üblicherweise bzw. erfahrungsgemäß stärker beachteten Markenanfang lenken, sondern in besonderer Weise auch die weiteren Zeichenbestandteile beachten. Auch deutliche Abweichungen nur in der Schlusssilbe können dann im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stärker ins Gewicht fallen und den Ausschlag für die Verneinung der Verwechslungsgefahr geben.

3. PANTOPREM für „Magen-Darm-Präparate“ nicht verwechselbar ähnlich mit PANTOPAN für Magen- Darmtherapeutika (wegen des in diesem Indikationsbereich einschlägigen Wirkstoffs „Pantoprazol“).

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2009 031 420

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters k.A. Portmann und des Richters Metternich

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

1

Die am 27. Mai 2009 angemeldete Wortmarke

2

PANTOPREM

3

ist am 11. August 2009 unter der Nummer 30 2009 031 420 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 5 eingetragen worden:

4

Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Magen-Darm-Präparate.

5

Dagegen hat die seinerzeitige Inhaberin der am 25. Januar 1997 angemeldeten und am 30. September 1997 unter der Nummer 397 030 71 eingetragenen Wortmarke

6

PANTOPAN,

7

die N… GmbH in K…, Widerspruch erhoben. Diese Widerspruchsmarke (i.F.: Widerspruchsmarke 1) ist für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 5, 9 und 10 geschützt:

8

Arzneimittel, nämlich Magen-Darmtherapeutika; Apparate, Geräte und Instrumente zur Durchführung und Auswertung wissenschaftlicher Diagnostikverfahren und Zubehör hierfür soweit in Klasse 9 enthalten; Apparate, Geräte und Instrumente zur Durchführung und Auswertung medizinischer Diagnostikverfahren und Zubehör hierfür soweit in Klasse 10 enthalten; medizinische Instrumente, Apparate und Geräte.

9

PANTOPRO, geschützt für Waren der Klasse 5, erhoben (i.F: Widerspruchsmarke 2). Sie hat diesen Widerspruch und die darauf bezogene Beschwerde in der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 2014 zurückgenommen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat die Widersprüche mit Beschluss vom 26. Juni 2012 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 1 keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zwar könnten sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke 1 verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Da die von den Vergleichswaren angesprochenen breiten Verkehrskreise bei Produkten, die die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden beeinflussen könnten, eine gewisse Sorgfalt walten lassen und diese gezielt und nach Beratung, nicht aber spontan erwerben würden, dürften an den Markenabstand jedoch keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden. Diese würden von der angegriffenen Marke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht erfüllt werden.

Die Vergleichsmarken würden sich hinsichtlich des Wortendes, auf dem die Betonung liege, deutlich unterscheiden. Die Buchstabenfolge „REM“ in der Schlusssilbe der angegriffenen Marke würde gegenüber der Buchstabenfolge „AN“ der Widerspruchsmarke 1 zu einer anderen Vokalfolge führen. Ferner verfüge die angegriffene Marke über den Fließlaut R und den Summlaut M gegenüber dem Nasallaut N der Widerspruchsmarke 1. Da der gemeinsame Anfangsbestandteil „PANTO“ auf den Inhaltsstoff „Pantoprazol“ hindeute, würde der Verkehr den weiteren Wortbestandteil der Vergleichsmarken auf jeden Fall auch beachten. Die Marken würden ein jeweils eigenständiges Klangbild aufweisen. Eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht sei aufgrund der typischen Umrisscharakteristik der Buchstabenfolge „REM“ gegenüber der Buchstabenfolge „AN“ ebenfalls nicht zu erwarten.

Dagegen richtet sich die von der seinerzeitigen Inhaberin der Widerspruchsmarken erhobene Beschwerde. Die Widerspruchsmarken sind am 29. Januar 2013 - nach Beschwerdeerhebung - auf die T… GmbH umgeschrieben worden. Die T… GmbH hat das Verfahren anstelle der bisherigen Widersprechenden fort geführt.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass in Bezug auf die Widerspruchsmarke 1 Verwechslungsgefahr gegeben sei. Sie habe glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung eines Magen-Darm-Therapeutikums verwendet werde. Das Magen-Darm-Präparat „Pantopan“ werde zum Zwecke der Ausfuhr nach Italien in Deutschland (Oranienburg) verpackt und dort auch mit der Marke versehen. Da sich die Vergleichsmarken somit auf identischen Waren begegnen könnten, seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, zumal die Widerspruchsmarke 1 eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass auch kein Grund bestehe, beim Markenvergleich Bestandteile der Vergleichsmarken, die der Verkehr in ihrer Gesamtheit und nicht zergliedernd betrachten würde, zu vernachlässigen, und zwar selbst dann, wenn es sich um kennzeichnungsschwache Bestandteile handeln sollte. Auch wenn nicht bestritten werde, dass der in die Gesamtbezeichnung „PANTOPAN“ integrierte Anfangsbestandteil „PANTO“ auf den Wirkstoff „Pantoprazol“ hinweisen könne, so könne hieraus eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke 1 nicht abgeleitet werden. In der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 2014 hat die Widersprechende ferner erklärt, dass - ohne Berücksichtigung der zahlreichen Kennzeichnungen, welche die vollständige Wirkstoffbezeichnung „Pantoprazol“ enthielten - auch nur eine geringe Anzahl von entsprechend gebildeten „Panto-Marken“ im vorliegend relevanten Indikationsbereich vorhanden sei. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen müsse mangels der Aufnahme einer Verschreibungspflicht in die Warenverzeichnisse der Vergleichsmarken sowohl vom Fachverkehr als auch von allgemeinen Verkehrskreisen ausgegangen werden, so dass auch hieraus keine verwechslungsmindernden Aspekte abgeleitet werden könnten.

Die angegriffene Marke halte den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke 1 in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht ein. Die Vergleichsmarken stimmten in den ersten sechs von acht bzw. neun Buchstaben überein, wiesen jeweils drei Silben und einen identischen Sprech- und Betonungsrhythmus auf. Die nur geringen Unterschiede am ohnehin schwächer beachteten Ende der jeweiligen Markenwörter seien nicht geeignet, einen ausreichenden Markenabstand herzustellen, zumal die unterschiedlichen Vokale „A“ und „E“ in den jeweiligen Endsilben ein ähnliches Klangbild hätten und auch die Endkonsonanten N“ bzw. „M“ nicht markant unterschiedlich klingen würden. Beim schriftbildlichen Markenvergleich, insbesondere in handschriftlicher und unpräziser Form, sei zu berücksichtigen, dass die Buchstaben „A“ bzw. „E“ und „N“ bzw. „M“ am Wortende kaum zu unterscheiden seien. Auch käme es beim schriftbildlichen Markenvergleich auf den stärker beachteten Wortanfang an, wobei zudem zu berücksichtigen sei, dass der Verkehr mangels gleichzeitigem Vergleich die streitgegenständlichen Zeichen aufgrund seiner eigenen, unsicheren Erinnerung unterscheiden müsse. Da gegenüber den geringen Unterschieden die Vielzahl der Übereinstimmungen der Vergleichsmarken deutlich überwögen, würden sich ein sehr ähnlicher Gesamteindruck und damit die Gefahr der Verwechslung ergeben.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2012 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Marke PANTOPAN zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der angegriffenen Marke PANTOPREM wegen des Widerspruchs aus der Marke PANTOPAN anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 2014 auch nach den Erklärungen des Widersprechendenvertreters zum Procedere in Bezug auf die Verpackung des Arzneimittels „Pantopan“ in Deutschland erklärt, dass aus ihrer Sicht die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 insbesondere in Bezug auf den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht habe. Die Markeninhaberin hatte bereits im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Nichtbenutzungseinrede in Bezug auf die Widerspruchsmarke 1 erhoben und diese Einrede im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 11. April 2013 (Bl. 44 f. d.A.) aufrecht erhalten.

Im Übrigen liege zwischen den Vergleichsmarken keine relevante Markenähnlichkeit vor. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Waren der Vergleichsmarken an Ärzte und Apotheker gerichtet seien, die im Umgang mit Arzneimitteln erfahrungsgemäß sorgfältiger seien, und an Endabnehmer, die Arzneimitteln ebenfalls eine gesteigerte Aufmerksamkeit beimessen würden. Es sei im Arzneimittelbereich üblich, „sprechende Marken“ durch die Kombination von Bestandteilen, die auf einen bestimmten Wirkstoff hinweisen würden, und weiterer Zusätze zu bilden. Da solche Anklänge an Wirkstoffbezeichnungen kurz ausfallen müssten, könnten sich Wettbewerber einer Wirkstoffbezeichnung bei der Bildung ihrer Marken der Wirkstoffbezeichnung nicht annähern, wenn die Annäherung innerhalb der Gesamtmarke eines anderen Wettbewerbers für deren Kennzeichnungskraft maßgebend sei. Im vorliegenden Fall deute der gemeinsame Markenbestandteil „PANTO-„ auf den Wirkstoff Pantoprazol hin, der den Fachkreisen und den betroffenen Patienten bekannt sei. Der Verkehr werde beim Markenvergleich diesem Bestandteil keine herkunftshinweisende Bedeutung zumessen. Dies werde letztlich auch durch die BGH-Entscheidung „Panto./.Pantohexal“ bestätigt (GRUR 2008, 905), in welcher der BGH „Panto“ nicht als Stammbestandteil einer Markenserie der (dortigen) Widersprechenden angesehen habe. Im vorliegenden Fall sei mithin eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Serienmarke der Widersprechenden zu verneinen. Ferner beziehe sich diese BGH-Entscheidung auf eine angegriffene Marke, in welcher die Widerspruchsmarke mit dem Firmenkennzeichen des Angegriffenen kombiniert worden sei; diese Fallkonstellation sei vorliegend nicht gegeben. Die angesprochenen Verkehrskreise würden sich somit an den weiteren Bestandteilen „-prem“ der angegriffenen Marke und „-pan“ bzw. „-pro“ der Widerspruchsmarken orientieren.

Phonetisch würden sich die Vergleichsmarken deutlich unterscheiden. Auch schriftbildlich seien wegen einer deutlich unterschiedlichen Umrisscharakteristik der Vergleichsmarken deutliche Unterschiede gegeben. Soweit die Widersprechende auf das parallele Widerspruchsverfahren „PANTOPREM ./. PANTOPAN“ vor dem HABM verweise, in welchem das HABM davon ausgegangen sei, dass die unterschiedlichen Endbestandteile nicht hinreichend ins Gewicht fallen würden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, sei diese Entscheidung nicht rechtskräftig, da die Markeninhaberin dagegen Beschwerde eingelegt habe.

Beide Beteiligte haben zudem angeregt, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen der Widerspruchsmarke 1 und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr i.S.d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Das Beschwerdeverfahren ist von der aktuellen Inhaberin der Widerspruchsmarken wirksam übernommen worden. Sie ist anstelle der ursprünglichen Widersprechenden als Beteiligte in das Verfahren eingetreten. Eine Zustimmung der Markeninhaberin war insoweit nicht erforderlich (§ 28 Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 MarkenG).

2. Nachdem die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 2014 den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 (PANTOPRO, 307 76 624) und insoweit auch ihre Beschwerde zurückgenommen hat, ist vorliegend nur noch der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 (PANTOPAN, 397 03 071) Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

3. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rdn. 40 ff. m.w.N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u.a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Es kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 in ausreichendem Umfang für beide Zeiträume gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG glaubhaft machen konnte. Denn auch wenn man von der Registerlage ausgeht, ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken i.S.d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verneinen.

b) Ausgehend von der Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen, nämlich Magen-Darm-Präparaten bzw. –Therapeutika.

c) Die Widerspruchsmarke 1 verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Zwar weisen die Anfangssilben „PANTO-„ der Widerspruchsmarke 1 auf den Wirkstoff „Pantoprazol“ hin, einen sog. Protonenpumpenhemmer, der insbesondere bei Magen-Darm-Präparaten verwendet wird. Auch wenn es Präparatbezeichnungen mit dem Bestandteil „Panto-“ gibt, welche nicht für den hier einschlägigen Indikationsbereich bestimmt sind (z.B. das Präparat Pantovigar, das u.a. gegen Haarausfall eingesetzt wird), so ist gleichwohl nicht ersichtlich, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise, namentlich die betroffenen Fachkreise, bei der Bezeichnung eines Magen-Darm-Präparats mit dem Anfangsbestandteil „Panto-“ gerade nicht von einem Zusammenhang mit dem einschlägigen Wirkstoff ausgehen sollten. Vielmehr liegt ein solcher Zusammenhang aufgrund der im Arzneimittelbereich weit verbreiteten und allgemein bekannten Gewohnheit, dass Marken auch von verschiedenen Anbietern bzw. Herstellern unter Verwendung der (Anfangs-)Bestandteile einschlägiger Wirkstoffe jeweils zur Kennzeichnung entsprechender Präparate gebildet werden, mehr als nahe. Allein für sich betrachtet käme dem Markenbestandteil „Panto“ daher nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Leitsatz 1 und Tz. 18 ff. – Pantohexal).

Vorliegend ist die Widerspruchsmarke allerdings mit dem weiteren Bestandteil, der Schlusssilbe „-pan“ gebildet worden. In seiner Gesamtheit stellt das Markenwort „Pantopan“ insoweit eine deutliche Abweichung dar, die den Hinweis auf den Wirkstoff „Pantoprazol“ derart abwandelt, so dass es sich bei der Widerspruchsmarke 1 um einen hinreichend phantasievollen Begriff handelt, welcher in Bezug auf die hier einschlägigen „Magen-Darm-Präparate“ keine relevante Kennzeichnungsschwäche aufweist.

d) Ausgehend von Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke allerdings gerecht wird.

aa) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 224 m.w.N.). Dabei kann auch in Bezug auf pharmazeutische Präparate bzw. Therapeutika eine etwaige klangliche Ähnlichkeit neben dem schriftbildlichen Markenvergleich relevant sein, da auch insoweit mündliche Benennungen etwa bei telefonischen Nachfragen nicht vernachlässigt werden können (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 232). Andererseits ist vorliegend hinsichtlich der beim Markenvergleich einzubeziehenden Kategorien als verwechslungsmindernder Umstand zu berücksichtigen, dass es sich bei den Vergleichswaren um Arzneimittel handelt. In diesem Warenbereich ist einerseits der in Bezug auf Arzneimittelkennzeichnungen regelmäßig sehr sorgfältige Fachverkehr der Ärzte und Apotheker beteiligt. Andererseits bringen auch die angesprochenen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auf diesem Warensektor einen relativ hohen Grad an Aufmerksamkeit auf. Denn auch der allgemeine Verkehr widmet allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, mehr Aufmerksamkeit als vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - INDOREKTAL / INDOHEXAL).

bb) In klanglicher Hinsicht stimmen die Vergleichsmarken zwar in Bezug auf die Silbenzahl, den Sprech- und Betonungsrhythmus und den Anfangsbestandteil „PANTO-“ überein. Jedoch heben sie sich aufgrund der markant unterschiedlichen Schlusssilben „-PAN“ bzw. „-PREM“ hinreichend deutlich voneinander ab. Insbesondere führt die Buchstabenfolge „PR“ innerhalb der angegriffenen Marke zu einer klanglichen Zäsur, die die Widerspruchsmarke nicht in vergleichbarer Weise aufweist. Ferner sind auch die Vokale „A“ bzw. „E“ im Klangeindruck markant unterschiedlich, so dass sich unter angemessener (= reduzierter) Berücksichtigung der Übereinstimmung der Vergleichsbezeichnungen im deutlich auf den einschlägigen Wirkstoff „Pantoprazol“ hinweisenden Anfangsbestandteil „Panto“ aus den vorgenannten Abweichungen ein hinreichend unterschiedlicher klanglicher Gesamteindruck ergibt.

Das markenrechtliche Gewicht dieser Übereinstimmungen ist nämlich aus Rechtsgründen zu relativieren. Wie bereits ausgeführt, liegt es gerade in Bezug auf die hier einschlägigen Magen-Darm-Präparate bzw. –Therapeutika nahe, diesen Bestandteil als Hinweis auf den für Protonenpumpenhemmer verwendeten Wirkstoff „Pantoprazol“ aufzufassen. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die beteiligten Fachkreise (Ärzte und Apotheker), die ohne weiteres in der Lage sind, solche Zusammenhänge zu erkennen, sondern auch in Bezug auf die Endverbraucher, d.h. die Patienten, die derartige Mittel einnehmen bzw. denen solche verschrieben werden. Zum einen bringen diese Verkehrskreise in Bezug auf alles, was mit der Wahrung der Gesundheit und mit der Verhinderung, Linderung oder Heilung von Krankheiten zu tun hat, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf. Zum anderen hat auch die Bezeichnung der eingesetzten Wirkstoffe für die Patienten im Laufe der letzten 10 Jahre eine immer größere Bedeutung erhalten, insbesondere mit Blick auf die Praxis von Ärzten, im Arzneimittelbereich zunehmend nicht mehr bestimmte Präparate, sondern bestimmte Wirkstoffe zu verordnen und bei denen die Apotheken dann zur Abgabe des jeweils preisgünstigsten Präparats verpflichtet sind (vgl. § 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Mithin ist davon auszugehen, dass auch den Endabnehmern der hier einschlägigen Präparate in relevantem Umfang die vorgenannte Wirkstoffbezeichnung bekannt ist. Ferner ist die Praxis der Markenbildung im Arzneimittelbereich wesentlich zu berücksichtigen. Neben der weit verbreiteten Übung, vollständige Wirkstoffbezeichnungen mit Firmenkennzeichen zu kombinieren, gibt es – wie bereits ausgeführt – auch eine verbreitete und allgemein bekannte Praxis, Anfangssilben von Wirkstoffbezeichnungen mit weiteren, meist phantasievollen Wortelementen in Markenwörtern zu verbinden und damit einschlägige Präparate zu kennzeichnen.

Aufgrund der vorgenannten Umstände ist davon auszugehen, dass im Arzneimittelbereich nicht nur Fachkreise, sondern auch Endabnehmer bei einer entsprechenden Markenbildung bzw. einem entsprechend gestalteten Markenwort mit der Übernahme der Anfangssilben der Wirkstoffbezeichnung und dem dadurch bezweckten beschreibenden Hinweis bei der betrieblichen Zuordnung entsprechend gekennzeichneter Präparate ihre Aufmerksamkeit nicht schwerpunktmäßig auf den ansonsten üblicherweise bzw. erfahrungsgemäß stärker beachteten Markenanfang lenken, sondern in besonderer Weise auch die weiteren Wortbestandteile bzw. -endungen beachten. Dann aber werden vorliegend die vorgenannten Unterschiede der Vergleichsmarken innerhalb der Markenendungen beim klanglichen Gesamteindruck nicht unbemerkt bleiben.

Bei einer Gesamtabwägung aller vorgenannten Umstände ist daher eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt klanglicher Markenähnlichkeit zu verneinen.

cc) Gleiches gilt in Bezug auf den Markenvergleich in schriftbildlicher Hinsicht. Auch insoweit unterscheiden sich die Vergleichsmarken in allen üblichen Schreibweisen durch die unterschiedliche Buchstabenfolge „-PREM“ / „-prem“ gegenüber „-PAN“ / „-pan“ am Wortende noch hinreichend deutlich, wobei die Widerspruchsmarke 1 zudem einen Buchstaben weniger aufweist als die angegriffene Marke, was auch zu einem Unterschied in der Wortlänge führt. Ferner ist auch in schriftbildlicher Hinsicht zu berücksichtigen, dass die übereinstimmenden Wortanfänge „PANTO-„ aus den vorgenannten Gründen hinsichtlich ihres Gewichts beim Markenvergleich zu relativieren sind. Die Gesamtabwägung aller vorgenannten Umstände führt somit dazu, eine Verwechslungsgefahr auch unter dem Aspekt schriftbildlicher Markenähnlichkeit zu verneinen.

dd) Begrifflich liegt keine relevante Markenähnlichkeit vor, da es sich bei den Vergleichsmarken jeweils um Phantasiebezeichnungen handelt. Soweit die Vergleichsbezeichnungen aufgrund des Anfangsbestandteils „Panto“ jeweils relativ deutlich auf den Wirkstoff „Pantoprazol“ hinweisen können, rechtfertigt dies für sich genommen nicht die Bejahung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn 258 m.w.N.).

ee) Da auch aus anderen Gründen eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht ersichtlich ist, war nach alledem die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war veranlasst, da die Gewichtung von Markenbestandteilen, die im Arzneimittelbereich auf einen im Einzelfall einschlägigen Wirkstoff schließen lassen, im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzustellenden Gesamtabwägung grundsätzliche Bedeutung hat (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

5. Eine Auferlegung von Kosten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war nicht veranlasst.

6. Rechtsmittelbelehrung: Da die Rechtsbeschwerde zugelassen ist, können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Meta

25 W (pat) 72/12

16.01.2014

Bundespatentgericht 25. Senat

Beschluss

Auf dem Handy öffnen Auf Mobilgerät offnen.

Referenzen
Wird zitiert von

Keine Referenz gefunden.

Zitiert

Keine Referenz gefunden.

§ 9 MarkenG


(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) 1Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. 2Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

§ 43 MarkenG


(1) 1Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. 2Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. 3Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(2) 1Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. 2Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

§ 28 MarkenG


(1) Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

(2) 1Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger in einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. 2Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. 3Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach Satz 1 oder 2, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

(3) 1Verfügungen und Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, die der Zustellung an den Inhaber der Marke bedürfen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. 2Ist dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zugegangen, so sind die in Satz 1 genannten Verfügungen und Beschlüsse auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen.

§ 83 MarkenG


(1) 1Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. 2Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,

1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.

§ 71 MarkenG


(1) 1Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Bundespatentgericht bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. 2Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.

(3) Das Bundespatentgericht kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Beteiligte die Beschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird.

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.

x

Schnellsuche

Suchen Sie z.B.: "13 BGB" oder "I ZR 228/19". Die Suche ist auf schnelles Navigieren optimiert. Erstes Ergebnis mit Enter aufrufen.