Bundespatentgericht, Beschluss vom 04.09.2019, Az. 28 W (pat) 28/17

Das Zeichen

p[X.]

ist am 19. August 2015 beim [X.] zur Eintragung als Wortmarke angemeldet und am 29. Oktober 2015 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9:

Druckmessgeräte; Manometer; Kontrollapparate; Computerprogramme; Software zur Steuerung von medizinischen Geräten;

Klasse 10:

Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; chirurgische Apparate und Instrumente; urologische Instrumente und Apparate, insbesondere Katheter oder sonstige Geräte zum Spülen von Körperhöhlen; Sonden für medizinische Zwecke; Elektroden für medizinische Zwecke; Nadeln für medizinische Zwecke; Spritzen für medizinische Zwecke; Monitore für medizinische Geräte;

Klasse 37:

Instandhaltungsdienste für medizinische Geräte; Reparaturdienste nämlich für medizinische Geräte;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Ingenieuren; medizinische und pharmazeutische Forschungsdienstleistungen; naturwissenschaftliche Dienstleistungen; medizinische Forschung; klinische Studien; Kalibrierungsdienstleistungen bezüglich medizinischer Geräte;

Klasse 44:

Gesundheitspflege für den Menschen; medizinische Dienstleistungen; ambulante medizinische Betreuung; ärztliche Dienste; ärztliche Versorgung; Beratungen in Bezug auf die Chirurgie; chirurgische Behandlungsdienstleistungen; chirurgische [X.]; chirurgische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen einer Privatklinik; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen von Kliniken [Ambulanzen]; medizinische Auskünfte; medizinische Behandlungen; medizinische Beratung.

Die [X.] hat am 25. Februar 2016 beim [X.] beantragt, die Eintragung der besagten Marke zu löschen. Sie hat ihr Löschungsbegehren mit der fehlenden Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] sowie mit dem Bestehen eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] begründet. Die Bezeichnung „p[X.]“, so die [X.], werde im medizinischen Bereich als Abkürzung für „pelvines [X.]“ verwendet. Diesen Begriffsgehalt habe die angegriffene Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung aufgewiesen. Beim pelvinen [X.] handele es sich um einen speziellen Teilbereich des der optischen und akustischen Darstellung der neurophysiologischen Aktivität eines oder mehrerer Nerven dienenden [X.]s. Es ermögliche die Prüfung der Strukturen des Nervensystems im kleinen Becken. Die Abkürzung werde von den angesprochenen Fachleuten als Hinweis verstanden, wofür Waren und Dienstleistungen im medizinischen Bereich eingesetzt würden, was verschiedene [X.] untermauerten. Zumindest erlaube jedoch die nachweislich beschreibende Verwendung der etablierten Bezeichnungen „[X.]“ und „[X.]“ ohne Weiteres die Annahme, dass auch die Abkürzung „p[X.]“ für „[X.]“ als beschreibende Angabe aufgefasst werde, was bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke der Fall gewesen sei.

Der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Löschungsantrag am 3. März 2016 zugestellt worden. Mit am 13. April 2016 beim [X.] eingegangenem Schriftsatz hat sie der Löschung widersprochen und ist dem Löschungsantrag auch inhaltlich entgegengetreten. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die von der [X.] vorgetragenen Schutzhindernisse lägen nicht vor. Bei der Buchstabenfolge „p[X.]“ handele es sich vielmehr um eine Neuschöpfung der Inhaberin der angegriffenen Marke, die sie zur Kennzeichnung eines von ihr in Zusammenarbeit mit der [X.] entwickelten [X.]-Systems verwende, das seit März 2014 angeboten werde. Die [X.] habe keinen einzigen Nachweis für die behauptete beschreibende Verwendung der in Rede stehenden Marke erbracht. Aus den vorgelegten Unterlagen gehe nur eine einzige Benutzung durch einen Dritten, nämlich das [X.] hervor. Auch sie spreche jedoch nicht gegen ein herkunftshinweisendes Verständnis, da die gegenständliche Marke in Verbindung mit dem Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke genannt werde.

Das [X.], Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 16. März 2017 den Löschungsantrag zurückgewiesen, da nicht sicher habe festgestellt werden können, dass der Eintragung der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung die von der [X.] behaupteten Schutzhindernisse entgegengestanden hätten. Zwar dürfte es sich bei der Wortfolge „pelvines intraoperatives [X.]“ aus Sicht der angesprochenen medizinischen Fachkreise um eine Angabe handeln, die Merkmale der fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibe. So könne ihr Einsatzgebiet, ihre Bestimmung oder ihr inhaltlich bzw. thematischer Bezug angesprochen sein. Ferner werde auch die Buchstabenfolge „[X.]“ als Abkürzung für „intraoperatives [X.]“ bzw. „intraoperatives neurophysiologisches Monitoring“ verwendet. Bei der Buchstabenfolge „[X.]“ sei dies hingegen nur gelegentlich der Fall. Diese sei im medizinischen Bereich eher als Abkürzung für andere Begriffe wie „interosseous membrane“ oder „[X.]“ anzutreffen. Für die vorliegend allein zu beurteilende Buchstabenfolge „p[X.]“ fände sich aber weder ein lexikalischer Nachweis als Abkürzung für „pelvines intraoperatives (Neuro-)Monitoring“, noch ließen sich sonstige Verwendungen feststellen, die sichere Rückschlüsse auf ein entsprechendes Verkehrsverständnis als beschreibende Angabe zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke zuließen. Insbesondere ergäben sich solche Rückschlüsse nicht aus den von der [X.] vorgelegten Unterlagen. Auch eigene Recherchen seien erfolglos geblieben. Nach alledem bestünden jedenfalls erhebliche Zweifel daran, dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung vom Verkehr als beschreibende Angabe aufgefasst worden sei. Eine Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke komme zudem nicht wegen eines zum Anmeldezeitpunkt bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] in Betracht. Aus den bereits dargelegten Gründen ließe sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass die Buchstabenfolge „p[X.]“ als Abkürzung für „pelvines intraoperatives [X.]“ gebräuchlich oder in diesem Sinne für die angesprochenen Verkehrskreise verständlich gewesen sei. Schließlich lägen keine Anhaltspunkte für eine zukünftige Verwendung der angegriffenen Marke als Sachangabe vor.

Hiergegen wendet sich die [X.] mit ihrer Beschwerde vom 19. April 2017. Zur Begründung führt sie aus, neben der Buchstabenfolge „[X.]“ werde auch die Buchstabenfolge „[X.]“ regelmäßig als Abkürzung für „intraoperatives (Neuro-)Monitoring“ verwendet. Was die auf „[X.]“ aufbauende streitgegenständliche Buchstabenfolge „p[X.]“ angehe, so habe das [X.] die vorgelegten Unterlagen unzutreffend bewertet. In der als Anlage 3 zum Löschungsantrag vom 25. Februar 2016 vorgelegten Veröffentlichung des [X.] zur Re-Zertifizierung des [X.] werde „p[X.]“ gerade nicht als Bezeichnung für ein konkretes Produkt verwendet. Vielmehr sei ihr zu entnehmen, dass das dortige Gerät in der Lage sei, „p[X.]“, also [X.] durchzuführen. In dem als Anlage 4 eingereichten „Änderungsvorschlag für den [X.]“ werde die Buchstabenfolge „p[X.]“ ebenfalls beschreibend eingesetzt. Selbst wenn er nach der Anmeldung der angegriffenen Marke veröffentlicht worden sei, so bestehe ein Eintragungshindernis auch dann, wenn zukünftige Entwicklungen erwarten ließen, dass das Zeichen als beschreibende Angabe benötigt werde. In diesem Zusammenhang legt die [X.] einen Flyer zum [X.] „Pelvines [X.]“ der medizinischen Fakultät der [X.] am 16. Mai 2014 sowie eine Pressemitteilung der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 11. März 2015 „zum Angebot über [X.]-Zubehörartikel“ vor (vgl. Anlagen 5 und 6 zum Schriftsatz der [X.] vom 12. Oktober 2017). Der Buchstabe „p“, so die [X.] weiter, werde in den relevanten Fachkreisen regelmäßig als Abkürzung für „pelvin“ verwendet. Als Beleg für diese Aussage reicht sie den Artikel „[X.] Anal Sphincter and Bladder Innervation“ und einen Auszug aus dem Verzeichnis „Common medical abbreviations“ ein (vgl. Anlagen 7 und 8 zum Schriftsatz der [X.] vom 12. Oktober 2017). Abschließend verweist die [X.] auf die Entscheidung des [X.] vom 10. Mai 2017 in der [X.] In diesem ebenfalls zwischen den Beteiligten geführten Rechtsstreit habe das [X.] die für die Beschwerdegegnerin eingetragene korrespondierende Bildmarke „p[X.]“ vollständig für nichtig erklärt. Hierbei seien dieselben Unterlagen berücksichtigt worden, die in vorliegendem Löschungsverfahren dem [X.] vorgelegt worden seien.

Die [X.] beantragt,

den Beschluss des [X.]es vom 16. März 2017 aufzuheben und die Eintragung der Marke [X.] 2015 050 254 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der [X.] die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung führt sie aus, entgegen der Ansicht der [X.] fehle der angegriffenen Marke nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Bei dem Zeichen „p[X.]“ handele es sich um einen von ihr geschaffenen Kunstbegriff, der auch keinem Freihaltebedürfnis unterliege. Er weise keinen rein beschreibenden Charakter in Verbindung mit den eingetragenen Waren sowie Dienstleistungen auf und werde weder von der Allgemeinheit noch von Mitbewerbern zur Bezeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen benötigt. Die von der [X.] vorgelegten Unterlagen zeigten ausschließlich die Verwendung des Zeichens „p[X.]“ in Bezug auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke entwickelten und vertriebenen Produkte. Die medizinische Fachliteratur stelle eine Verknüpfung zwischen der Marke „p[X.]“ und dem intraoperativen oder pelvinen [X.] nur im Zusammenhang mit ihren Produkten her, was der [X.] auch bekannt sei. Das [X.] habe die von der [X.] vorgelegten Unterlagen zutreffend rechtlich gewürdigt. Auch die von der [X.] im Beschwerdeverfahren neu vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine beschreibende Verwendung der angegriffenen Marke zum Anmeldezeitpunkt zu belegen. Der von der [X.] neu vorgelegte Flyer der [X.] aus dem [X.] gemäß Anlage 5 zum Schriftsatz vom 12. Oktober 2017 nehme ausschließlich Bezug auf die von ihr entwickelten Produkte unter dem Zeichen „p[X.]“. Entsprechend verhalte es sich bei der Pressemitteilung gemäß Anlage 6 zum besagten Schriftsatz. Wenn dort von einer patentierten „p[X.]-Technologie“ für das pelvine [X.] die Rede sei, werde auch das mit dem Zeichen „p[X.]“ gekennzeichnete Gerät mit einer patentierten technischen Lösung beworben. Im Ergebnis handele es sich bei den von der [X.] vorgelegten Nachweisen um Dokumente mit konkretem Bezug auf Produkte der Inhaberin der angegriffenen Marke. Schließlich entfalte die Entscheidung des [X.] in dem parallelen Löschungsverfahren keine Bindungswirkung, zumal sie auch nicht rechtskräftig, sondern vielmehr mit der Beschwerde angegriffen worden sei.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, da die [X.] keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 1 und 3 [X.]).

2. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das [X.] den Löschungsantrag zurückgewiesen, da nicht zuverlässig festgestellt werden kann, dass der Eintragung der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung insbesondere die Schutzhindernisse des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] und des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegengestanden haben.

Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 50 Abs. 1 [X.] auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie u. a. entgegen § 8 [X.] eingetragen worden ist. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 [X.] a. F. i. V. m. § 158 Abs. 7 [X.] eingetragen worden, so kann die Eintragung nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 [X.] eingetragen worden, so kann die Eintragung außerdem nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem [X.] gestellt wird (§ 50 Abs. 2 [X.] a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 [X.]).

Vorliegend hat die Beschwerdeführerin ihren auf die Gründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] gestützten Antrag auf Löschung der Eintragung der am 29. Oktober 2015 eingetragenen Marke [X.] 2015 050 254 am 25. Februar 2016 und mithin innerhalb der 10-Jahres-Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 [X.] a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 [X.] beim [X.] gestellt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke, der der Löschungsantrag am 3. März 2016 zugestellt worden ist, hat der Löschung mit am 13. April 2016 beim [X.] eingegangenem Schreiben und damit rechtzeitig innerhalb der [X.] des § 54 Abs. 2 Satz 2 [X.] widersprochen, so dass das Löschungsverfahren einzuleiten war.

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens ist auf den Zeitpunkt seiner Anmeldung abzustellen (vgl. [X.], 1143, Rdnr. 15 – [X.] werden Fakten; GRUR 2015, 1012, Rdnr. 10 – [X.]). Im Löschungsverfahren muss folglich auch bei einem lange zurückliegenden Eintragungsverfahren das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Markenanmeldung zuverlässig festgestellt werden. In Zweifelsfällen darf eine Löschung der Eintragung der Marke nicht erfolgen (vgl. [X.], 565 – smartbook).

a) Ausgehend von vorstehendem Grundsatz scheidet eine Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aus, da keine zureichenden Anhaltpunkte für die Annahme des Fehlens ihrer Unterscheidungskraft zum Anmeldezeitpunkt vorliegen.

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. [X.] [X.], 610 – [X.]; [X.], 608 – [X.]; [X.], 569, Rdnr. 10 – [X.]; GRUR 2013, 731 – [X.]; [X.], 1143 – [X.]; [X.], 1044 – [X.]; [X.], 825 – [X.]; [X.], 935 – [X.]; [X.], 850 – [X.]). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. [X.] [X.], 233 – Standbeutel; [X.], 229 – BioID; [X.], 608 – [X.]; BGH [X.], 710 – [X.]; GRUR 2009, 949 – [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des [X.] ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH [X.], 1143 – [X.]; [X.], 1044 – [X.]; [X.], 270 – Link economy).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist vorliegend auf das Verständnis der von der angegriffenen Marke angesprochenen Fachkreise abzustellen, zu denen insbesondere Ärzte und medizinisches Personal gehören. Im hier verfahrensgegenständlichen medizinischen Bereich werden vielfältige der in Rede stehenden Bezeichnung „p[X.]“ nahe kommende Kürzel verwendet. So wird mit der Buchstabenfolge „[X.]“ die Wortfolge „intraoperatives neurophysiologisches Monitoring“ abgekürzt (vgl. unter „https://www.medizinische-abkuerzungen.de/ suche.html“, Suchbegriff: „[X.]“). Die Kombination „[X.]“ steht nicht nur für „intraoperative monitoring“, sondern auch für „Impulsoszillometer“, „[X.]“, „interosseous membrane“ und „intraokulares Melanom“ (vgl. unter „https:// [X.]“, Suchbegriff: „[X.]“).

Unter [X.] wird die optische und akustische Darstellung der neurophysiologischen Aktivität eines oder mehrerer Nerven verstanden. Mit Hilfe des intraoperativen [X.]s haben Chirurgen die fortlaufende Kontrolle über Nervenbahnen, die durch einen operativen Eingriff gefährdet sind. [X.] nicht sicher sichtbare Nerven können mittels [X.] identifiziert werden (vgl. unter „https://de.wikipedia.org/wiki/[X.]“). Eine beschreibende Verwendung der angegriffenen Marke „p[X.]“ vor dem [X.] kann zwar grundsätzlich einen Rückschluss auf das Fehlen ihrer Unterscheidungskraft zulassen (vgl. [X.], 565 – smartbook). Allerdings lässt sie sich weder lexikalisch als Abkürzung für „pelvines intraoperatives [X.]“ nachweisen, noch finden sich sonstige Belege, die einen sicheren Rückschluss darauf zulassen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung im August 2015 vom Verkehr als Sachangabe angesehen wurde. Hierfür sprechen auch nicht die von der [X.], insbesondere im Beschwerdeverfahren, vorgelegten Unterlagen:

(1) Auf Seite 2 der als Anlage 3 zum Löschungsantrag vom 25. Februar 2016 vorgelegten Veröffentlichung des [X.] zur Re-Zertifizierung des [X.] findet sich die Überschrift „[X.] ist mit p[X.] ([X.]) Vorreiter in [X.]“. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine beschreibende Verwendung des Begriffs „p[X.]“, da mit ihm ein spezielles medizinisches Gerät individualisierend bezeichnet wird. So heißt es im [X.] an die vorstehend genannte Überschrift:

Mit diesem Hightech Gerät haben wir den Vorteil, dass…“ (Unterstreichung durch den Senat).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat – von der [X.] nicht bestritten – vorgetragen, dass es sich bei dem in der Pressemitteilung angesprochenen medizinischen Gerät um ein solches aus ihrem Hause handele.

(2) Entsprechend verhält es sich bei dem als Anlage 5 dem Schriftsatz der [X.] vom 12. Oktober 2017 beigefügten Flyer betreffend den [X.] „Pelvines [X.]“ der medizinischen Fakultät der [X.] am 16. Mai 2014. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch insoweit unbestritten vorgetragen, dass es sich bei dem [X.] um einen ihrer Kooperationspartner bei der Entwicklung ihres medizinischen Gerätes „p[X.]“ handele. Aus der Anlage ist weiterhin ersichtlich, dass die beworbene Veranstaltung auch mit ihrer Unterstützung durchgeführt worden ist. Die auf Seite 2 des [X.] zu findende Aussage „Ein weiterentwickeltes intraoperatives pelvines [X.] (p[X.]) ordnet sich diesem Ziel unter“ legt der Senat trotz ihres auf den ersten Blick beschreibenden Anklangs dementsprechend so aus, dass damit auf das unter der angegriffenen Marke „p[X.]“ vertriebene Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke Bezug genommen wird. Hinzu kommt, dass der Begriff „p[X.]“ in genannter Anlage im Fließtext einleitend nicht isoliert, sondern in Kombination mit der Wortfolge „intraoperatives pelvines [X.]“ erscheint. Eine solche Erläuterung wäre überflüssig, wenn den angesprochenen Verkehrskreisen bereits im Mai 2014 die beschreibende Bedeutung des Begriffs „p[X.]“ im Sinne von „pelvines intraoperatives [X.]“ bekannt gewesen wäre.

(3) Auch die von der [X.] vorgelegte Anlage 6 zu ihrem Schriftsatz vom 12. Oktober 2017, bei der es sich um eine Pressemitteilung der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 11. März 2015 „zum Angebot über [X.]-Zubehörartikel“ handelt, vermag einen beschreibenden Charakter der gegenständlichen Marke zum Anmeldezeitpunkt nicht zu belegen. Darin ist zwar von der „patentierten p[X.]-Technologie“ die Rede. Allerdings wird auch hier aus dem Zusammenhang deutlich, dass sich die Bezeichnung „p[X.]“ auf ein Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke bezieht. So wird in dem Text ausdrücklich die „[X.]“ als die Patentinhaberin erwähnt. Zudem hat die genannte Pressemitteilung im Wesentlichen die Bewerbung eines [X.] zum Gegenstand, mit dem [X.]-Zubehörartikel der Inhaberin der angegriffenen Marke „einfach, schnell und übersichtlich“ erworben werden können.

(4) Der von der [X.] im Verfahren vor dem [X.] als Anlage 4 zum Schriftsatz vom 4. Oktober 2016 eingereichte „Änderungsvorschlag für den [X.]“ datiert nach dem Anmeldezeitpunkt und ist daher für diesen nicht aussagekräftig. Ebenso verhält es sich bei der mit gleichem Schriftsatz vorgelegten Veröffentlichung des [X.] des [X.]. Auch sie liegt zeitlich nach der Anmeldung der angegriffenen Marke.

Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass die in das Verfahren eingeführten Belege entweder auf die Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgehen oder nicht den Zeitpunkt deren Anmeldung betreffen. Insgesamt vermag der Senat nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu erkennen, dass die angesprochenen Fachkreise bereits zum Zeitpunkt der Markenanmeldung die Buchstabenfolge „p[X.]“ als Akronym für „pelvines intraoperatives [X.]“ aufgefasst haben. Diese Zweifel stehen der Anordnung der Löschung der Eintragung der Marke [X.] 2015 050 254 entgegen (vgl. [X.]). Damit kann offen bleiben, ob ihr zum Zeitpunkt der Entscheidung Unterscheidungskraft zukommt.

b) Ausgehend von vorstehenden Ausführungen kann ebenso nicht zuverlässig vom Bestehen eines Freihaltebedürfnisses an der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung ausgegangen werden.

Dem hierbei maßgeblichen Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht auf Grund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. [X.] GRUR 2004, 680 – B[X.]ILD; [X.], 723 – [X.]). Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist ([X.] a. a. O. – B[X.]ILD). Ferner gebietet das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. BGH [X.], 276 – Institut der Nord[X.]n Wirtschaft e.V.).

Insbesondere sind zum Anmeldezeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür erkennbar gewesen, dass sich die Bezeichnung „p[X.]“ danach als Sachangabe in Form eines Kürzels für „pelvines intraoperatives [X.]“ eignen wird. Gegen die Annahme eines solchen damals zukünftigen Freihaltebedürfnisses spricht zunächst die Tatsache, dass – wie bereits ausgeführt – die Buchstabenfolge „[X.]“ als Abkürzung für verschiedene medizinische Fachbegriffe Verwendung findet, von denen „intraoperative monitoring“ kein Vorrang zukommt. Des Weiteren werden auch mit dem Buchstaben „p“ im medizinischen Bereich unabhängig von Groß- und Kleinschreibung eine Vielzahl von Begriffen abgekürzt (vgl. unter „https://[X.]“, Suchbegriff: „p“ bzw. „P“). So steht allein „P“ für über hundert medizinische Ausdrücke. Damit konnte der Buchstabenfolge „p[X.]“ bereits zum Anmeldezeitpunkt kein eindeutiger Sinngehalt beigemessen werden. Dies lässt eine nachvollziehbare Prognose, welche Bedeutung ihr nach der Anmeldung zukommen wird, erst recht nicht zu.

Zutreffend hat das [X.] in seinem angegriffenen Beschluss darüber hinaus ausgeführt, dass keine Übung dahingehend besteht, respektive zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden hat, der Abkürzung „[X.]“ Buchstaben voranzustellen, um das jeweilige Anwendungsgebiet des [X.]s zu benennen. Dessen Einsatz ist bei Operationen dann sinnvoll, wenn auf Grund der anatomischen Komplexität des Operationsgebietes oder irregulärer anatomischer Verhältnisse die Verletzung bestimmter motorischer Nerven möglich erscheint (vgl. unter „https://de.wikipedia.org/wiki/ [X.]“). Hieraus folgt, dass das intraoperative [X.] zwar bei unterschiedlichsten chirurgischen Eingriffen zur Anwendung kommen kann. Allerdings lassen die in das Verfahren eingeführten Belege nicht darauf schließen, dass die [X.] durch einen Buchstaben konkretisiert werden. Entsprechendes hat auch die [X.] nicht substantiiert dargetan.

3. Die von der [X.] ins Feld geführte Entscheidung des [X.] vom 10. Mai 2017 in dem Verfahren Nr. 12 652 C betreffend die Löschung der [X.] 14 450 647 mit dem Bestandteil „p[X.]“ vermag ein abweichendes Ergebnis nicht zu begründen. Sie entfaltet keine Bindungswirkung für das hiesige Verfahren. Darüber hinaus ist sie – nach dem insoweit unbestrittenen Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke – auch noch nicht rechtskräftig, sondern vielmehr von ihr mit der Beschwerde angefochten worden.

4. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke schließlich beantragt hat, der [X.] die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist hierfür vorliegend kein Raum.

In allen Verfahren, an denen mehrere Personen beteiligt sind, trägt nach § 71 Abs. 1 Satz 2 [X.] grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Das Gericht kann einem Beteiligten dann die Kosten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 Satz 1 [X.]). Ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenaufhebung ist vor allem geboten, wenn das Verhalten eines Verfahrensbeteiligten Kosten (ganz oder teilweise) verursacht hat und mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang stand (Sorgfaltspflichtverletzung). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn versucht wird, ein nach anerkannten [X.] im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung aussichtsloses oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg bietendes Begehren durchzusetzen (vgl. [X.] [X.], 16. Edition, Stand: 14. Januar 2019, § 71, Rdnr. 14 und 21).

Eine solche Sorgfaltspflichtverletzung auf Seiten der [X.] vermag der Senat nicht zu erkennen. Allein der Umstand, dass diese gegen die den Löschungsantrag zurückweisende Entscheidung des [X.]es Beschwerde eingelegt hat, ist nicht geeignet, eine Sorgfaltspflichtverletzung im vorgenannten Sinne zu begründen. Auch die Inhaberin der angegriffenen Marke hat eine solche nicht schlüssig dargetan. Andere [X.] sind nicht erkennbar oder vorgetragen worden, so dass jeder Verfahrensbeteiligter gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 [X.] seine eigenen Kosten trägt.

Der international registrierten Marke [X.] 985 283

WIPEOUT

wurde am 13. Juli 2009 für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 41 der Schutz in der [X.] [X.] bewilligt.

Mit Eingabe beim [X.] vom 23. März 2017 hat die Antragstellerin gegen diese [X.]-Marke einen Antrag auf [X.] wegen Verfalls für das Gebiet der [X.] [X.] nach §§ 119, 124, 115, 49, 53 [X.] gestellt, da die Marke nicht gemäß § 26 [X.] benutzt worden sei.

Eine Mitteilung über den Eingang dieses Antrages auf [X.] wurde an die in den [X.] ansässige [X.]-Markeninhaberin zunächst mit einfachem Schreiben vom 27. März 2017 per Post versandt, verbunden mit dem Hinweis, dass sie am Verfahren nur teilnehmen könne, wenn sie einen inländischen Patent- oder Rechtsanwalt oder einen sonstigen Inlandsvertreter im Sinne des § 96 Abs. 2 [X.] beauftrage.

Am 27. Juni 2017 hat das Patentamt durch Aufgabe zur [X.] die „Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]“ vom 22. Juni 2017 über den Antrag auf [X.] versandt, nunmehr verbunden mit dem Hinweis, dass der [X.]-Marke der Schutz in [X.] entzogen werde, wenn die Markeninhaberin nicht innerhalb von zwei Monaten nach Empfang dieser Mitteilung widerspreche (§ 53 Abs. 3 [X.], Art. 5 Abs. 6 PMMA). Außerdem wurde erneut auf die Notwendigkeit der Benennung eines Inlandsvertreters hingewiesen. Dieses Schreiben ist am 8. August 2017 mit dem Vermerk „Return to Sender - [X.] - Unable to Forward“ an das Patentamt zurückgelangt.

Mit Verfügung vom 5. September 2017 hat die Markenabteilung hierauf die öffentliche Zustellung der „Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]“ über den Antrag auf [X.] veranlasst.

Mit Beschluss vom 9. Februar 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.]es der international registrierten Marke [X.] 985 283 den Schutz in der [X.] [X.] entzogen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die [X.]-Markeninhaberin habe keinen Inlandsvertreter bestellt. Eine Zustellung der Mitteilung über den [X.]santrag an die Markeninhaberin mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 [X.] i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.] sei erfolglos geblieben.Die Zustellung sei daher im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 3 [X.] nicht möglich gewesen, so dass sie durch öffentliche Bekanntmachung habe erfolgen können. Da die [X.]-Markeninhaberin dem ihr im Wege öffentlicher Zustellung ordnungsgemäß bekannt gegebenen Antrag auf [X.] nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten widersprochen habe, sei der international registrierten Marke [X.] 985 283 auf den zulässigen Antrag ohne weitere Sacherörterung nach §§ 119, 124, 115 Abs. 1, 53 Abs. 3 [X.] i. V. m. Art. 5 C Abs. 1 [X.], Art. 5 Abs. 1, 6 PMMA der Schutz für die [X.] [X.] zu entziehen.

Dieser mit einer Rechtsmittelbelehrung versehene Beschluss wurde zunächst am 16. Februar 2018 per „Aufgabe zur [X.]“ an die [X.]-Markeninhaberin versandt, gelangte jedoch erneut mit dem Vermerk „Return to Sender - [X.] - [X.]“ an das [X.] zurück. Die Markenabteilung hat daraufhin auch insoweit die öffentliche Zustellung verfügt.

Ebenso öffentlich zugestellt wurden sodann die „Feststellung“ des [X.]es über die [X.] vom 18. Juli 2018 sowie ein weiteres, an die [X.]-Markeninhaberin gerichtetes Schreiben vom 18. Juli 2018 über den Abschluss des [X.]sverfahrens, dem auch eine Durchschrift der dem [X.] der [X.] in [X.] übersandten Mitteilung vom selben Tag beigefügt war.

Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2018 hat der Verfahrensbevollmächtigte und Inlandsvertreter der [X.]-Markeninhaberin unter Bezugnahme „auf den Bescheid des [X.]s vom 20. August 2018“ sowie die „dazugehörige Mitteilung vom 18. Juli 2018“ des Patentamts, wonach der Schutz der [X.]-Marke für [X.] am 9. Februar 2018 wegen Verfalls unanfechtbar entzogen worden sei, Akteneinsicht beantragt.

Außerdem hat er „Beschwerde gegen den Beschluss des [X.]s über die [X.] in [X.] vom 9.2.2018“ eingelegt und zugleich vorsorglich Widerspruch gegen den Verfallsantrag erhoben, da die angegriffene Marke insbesondere in [X.] ernsthaft benutzt worden sei, sowie schließlich hilfsweise Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung des Widerspruchs gegen den Verfallsantrag beantragt.

Nach erfolgter Akteneinsicht hat die [X.]-Markeninhaberin sodann mit Eingabe vom 10. Dezember 2018 Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]es vom 9. Februar 2018 erhoben.

Zur Begründung trägt sie vor, die [X.]-Markeninhaberin habe keinerlei Kenntnis von dem Löschungsantrag gehabt, nachdem sämtliche Zustellungen gescheitert seien. Mangels ordnungsgemäßer Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] sei die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.] nicht in Lauf gesetzt worden und hätten die Voraussetzungen für eine [X.] der [X.]-Marke wegen Verfalls für das Gebiet der [X.] [X.] nicht vorgelegen.

Bei ausländischen Markeninhabern dürfe die Zustellung nur dann durch Aufgabe zur Post i. S. d. § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] erfolgen, wenn der Markeninhaber keinen Inlandsvertreter bestellt habe, obwohl er hierzu verpflichtet gewesen sei. Eine solche Verpflichtung habe vorliegend für die [X.]-Markeninhaberin nicht bestanden. Denn zum einen sei die [X.] bis zum Zeitpunkt des verfahrensgegenständlichen Löschungsantrags unbeanstandet geblieben. Zum anderen folge eine Verpflichtung zur Bestellung eines Inlandsvertreters auch nicht aus den Mitteilungen des Patentamtes vom 27. März 2017 und vom 22. Juni 2017.

Die formlose, mit einfacher Post versandte Mitteilung vom 27. März 2017 sei der Markeninhaberin nicht zugegangen, so dass sie hierauf nicht habe reagieren können. Der Sache nach sei sie nicht geeignet, eine Obliegenheit der [X.]-Markeninhaberin zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Sinne von § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] zu begründen, da sie nicht förmlich zugestellt worden sei. Die Mitteilung über die (neu entstandene) Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters müsse aber denselben strengen Anforderungen des [X.] unterliegen wie die Zustellung des Löschungsantrags selbst. Andernfalls würde der Schutzzweck der einschlägigen Vorschriften über die Auslandszustellung unterlaufen und ein Markeninhaber, der von der Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters keine Kenntnis erhalten und daher auch keine Pflichtverletzung begangen habe, würde mit der weitreichenden Folge einer Löschung bzw. [X.] seiner Marke sanktioniert.

Ausgehend hiervon erfülle auch die zweite, per [X.] am 27. Juni 2017 versandte Mitteilung des Patentamts vom 22. Juni 2017 nicht die gesetzlichen Anforderungen an eine wirksame Zustellung. Denn auch zu diesem Zeitpunkt habe die Markeninhaberin keine Kenntnis von der Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters gehabt, so dass die Voraussetzungen für eine vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1, 4 ZPO nicht vorgelegen hätten.

Schließlich seien auch die öffentlichen Zustellungen nicht von § 10 [X.] gedeckt gewesen. Das Scheitern der ersten Zustellungsversuche durch Aufgabe als Einschreiben zur Post rechtfertige noch nicht die nach § 10 Abs. 1 Nr. 1, 3 [X.] erforderliche Feststellung, dass der Aufenthalt des Empfängers allgemein unbekannt gewesen sei, zumal es die Markenabteilung entgegen den Vorgaben der Rechtsprechung versäumt habe, weitere Nachforschungen zu unternehmen.

Daher seien weder die Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.], noch der [X.]santrag, noch der angefochtene Beschluss über die [X.] der [X.]-Markeninhaberin ordnungsgemäß zugestellt worden, so dass weder die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.] noch die Beschwerdefrist in Lauf gesetzt worden sei. Da die Voraussetzungen für eine Löschung gemäß § 53 [X.] nach alledem nicht vorgelegen hätten, sei der angefochtene Beschluss zu Unrecht ergangen und auf die zulässige Beschwerde hin aufzuheben.

Die [X.]-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]es vom 9. Februar 2018 aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

 die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie vor, das Vorbringen der Markeninhaberin verkenne, dass das Patentamt die Markeninhaberin mit am 27. März 2017 per Post versandtem Schreiben auf die nunmehr bestehende Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters hingewiesen und eine Zustellung der Mitteilung über den Antrag auf Löschung durch Aufgabe zur Post erst knapp drei Monate später vorgenommen habe. Dabei unterliege die Mitteilung über die Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung selbst gerade keinem Zustellerfordernis, sondern könne formlos erfolgen (unter Hinweis auf [X.] in: Kur/von [X.]/[X.], [X.] Markenrecht, 18. Auflage, § 53 Rn. 19). Somit sei durch das Schreiben vom 27. März 2017 die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters begründet worden und die Voraussetzungen für die Zustellung der Mitteilung über den Löschungsantrag durch Aufgabe zur Post am 27. Juni 2017 nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] hätten vorgelegen. Gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] sei dabei die unwiderlegliche [X.] des § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO entsprechend anzuwenden, wonach das Schriftstück zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt gelte.

Folglich sei die Beschwerde bereits unzulässig, da der angefochtene Beschluss am 16. Februar 2018 zur Post gegeben und gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog als der Markeninhaberin am 2. März 2018 zugestellt gelte. Bei Erhebung der Beschwerde am 22. Oktober 2018 sei die Monatsfrist des § 66 Abs. 2 [X.] daher seit Langem abgelaufen gewesen. Ferner sei die Beschwerde unbegründet, da die Mitteilung über den Antrag auf [X.] am 22. Juni 2017 zur Post gegeben worden sei und somit als der Markeninhaberin am 6. Juli 2017 zugestellt gelte. Ausgehend hiervon habe es die Markeninhaberin versäumt, dem Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 3 [X.] binnen einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung zu widersprechen, der erst am 22. Oktober 2018 erklärte Widerspruch sei offensichtlich verfristet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Der Senat erachtet es wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 68 Abs. 2 [X.] für angemessen, der Präsidentin des [X.]es anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Er hält den Beitritt zur Klärung der Frage erforderlich, ob eine formlose, mit einfachem Brief ins Ausland versandte Unterrichtung ausreicht, um die Verpflichtung des auswärtigen Markeninhabers nach § 96 Abs. 1 [X.] zur Bestellung eines Inlandsvertreters zu begründen, dies mit der Folge, dass im Falle des [X.] von einer Obliegenheitspflichtverletzung auszugehen und die vereinfachte Auslandszustellung (hier insbesondere: der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]) nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] eröffnet wäre.

1. Die Beschwerde wendet sich gegen den Beschluss der Markenabteilung des [X.]es vom 9. Februar 2018, mit dem der international registrierten Marke [X.] 985 283 der Schutz in der [X.] [X.] wegen Verfalls nach §§ 119, 124, 115 Abs. 1, 53 Abs. 3 [X.] i. V. m. Art. 5 C Abs. 1 PVÜ, Art. 5 Abs. 1, 6 PMMA ohne weitere Sachprüfung entzogen worden ist, da die [X.]-Markeninhaberin dem ihr ordnungsgemäß bekannt gegebenen Antrag auf [X.] nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten widersprochen habe.

Nach § 53 Abs. 3 [X.] wird eine Eintragung aufgrund eines Antrages auf Löschung wegen Verfalls (§ 49 [X.]) gelöscht, wenn der Inhaber der Marke nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Patentamtes gemäß § 53 Abs. 2 [X.] der Löschung widerspricht. Voraussetzung der Löschung ist daher zunächst eine ordnungsgemäße Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]. Liegt infolge von [X.] keine ordnungsgemäße förmliche Zustellung vor, wird die zweimonatige Widerspruchsfrist nicht in Gang gesetzt ([X.] 24 W (pat) 36/11 – [X.]; [X.] W (pat) 52/08, BeckRS 2009, 11552 – [X.]) und es darf keine Löschung (bzw. hier: [X.]) wegen Verfalls erfolgen.

2. Für Zustellungen im Verfahren vor dem Patentamt gelten die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes ([X.]) mit den Maßgaben gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [X.]. Für Auslandszustellungen (hier: an die in den [X.] ansässige [X.]-Markeninhaberin) stehen nach den gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich folgende Zustellungsarten zur Verfügung:

a) Zunächst kommen nach § 9 Abs. 1 [X.] grundsätzlich als Zustellungsformen in Betracht: das Einschreiben mit Rückschein (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.]), das Ersuchen einer Behörde des fremden Staates (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]), das Ersuchen des Auswärtigen Amtes (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.]) und ferner die Übermittlung elektronischer Dokumente unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 5 [X.] (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 [X.]; vgl. im Einzelnen auch Ströbele/Hacker/Thiering, [X.], 12. Auflage 2018, § 94 Rn. 25 f.).

b) Lediglich wenn alle anderen Möglichkeiten, dem Empfänger das Schriftstück zu übermitteln, erschöpft sind, kann als letztes Mittel der Bekanntgabe (vgl. [X.]/App/Schlatmann, [X.], 11. Aufl. 2017, § 10 Rn. 2 m. w. N.) die öffentliche Zustellung nach § 10 [X.] erfolgen; andernfalls verstößt die öffentliche Zustellung gegen Art. 103 Abs. 1 GG ([X.] NJW 1988, 2361; [X.], 45) Zu den anderen Formen der Zustellung, die auszuschöpfen sind, zählt auch die Auslandszustellung gemäß § 9 [X.], sofern sie Erfolg versprechend ist (vgl. [X.]/App/Schlatmann, a. a. O., § 10 Rn. 2). Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass das öffentlich zugestellte Dokument dem Empfänger regelmäßig inhaltlich nicht bekannt wird, die Zustellung ist hier reine Fiktion ([X.]/ App/Schlatmann, a. a. O. § 10 Rn. 2.) An die Anordnung der öffentlichen Zustellung sind daher strenge Anforderungen zu stellen ([X.] 23, 143, 144). Fehler führen unabhängig davon, ob sie der Behörde bekannt und von ihren Bediensteten verschuldet waren, zur Unwirksamkeit ([X.] NJW-RR 2002, 714).

c) Neben diesen Zustellformen des [X.] eröffnet § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] für das markenrechtliche Verfahren die Möglichkeit einer vereinfachten Auslandszustellung mit eingeschriebenem Brief per Aufgabe zur Post, was allerdings voraussetzt, dass der auswärtige Empfänger „entgegen dem Erfordernis des § 96 keinen Inlandsvertreter bestellt“ hat. Liegt diese Voraussetzung vor, führt § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] zur entsprechenden Anwendung der [X.] nach § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO, wonach die jeweiligen Schriftstücke zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt gelten. Anders als etwa bei der Auslandszustellung per Einschreiben mit Rückschein nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.] ist daher kein tatsächlicher Nachweis der Zustellung erforderlich, vielmehr begründet § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO eine unwiderlegliche Vermutung des Zugangs (vgl. Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl., § 184 Rn. 3), die selbst dann gilt, wenn der Empfänger die Sendung tatsächlich nicht erhalten hat oder wenn – wie hier – die aufgegebene Sendung als „unzustellbar“ zurückkommt (vgl. Zöller/Stöber, ZPO, 32. Aufl., § 184 Rn. 8 m. w. N.).

3. Nach Maßgabe des dargelegten rechtlichen Hintergrundes erscheint die Begründung des angefochtenen Beschlusses der Markenabteilung vom 9. Februar 2018 teilweise in sich widersprüchlich, zumal die gesetzlich vorgesehenen Formen der Auslandszustellung zum Teil vermengt werden. So wird eingangs darauf abgestellt, dass die [X.]-Markeninhaberin keinen Inlandsvertreter bestellt habe, und sodann auf die Zustellung der Mitteilung über den [X.]santrag per eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post „gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 [X.]“ (allerdings „i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.]“) eingegangen. Sodann wird jedoch nicht auf die [X.] nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO abgehoben, sondern darauf, dass dieser Zustellungsversuch „erfolglos“ geblieben und daher die öffentliche Zustellung nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 [X.] eröffnet gewesen sei.

4. Soweit die Markenabteilung somit im Ergebnis davon ausgeht, dass eine ordnungsgemäße Bekanntgabe der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] im Wege der öffentlichen Zustellung erfolgt sei, ist festzustellen, dass die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 1 [X.] nicht vorlagen und daher sämtliche im vorliegenden Verfahren vorgenommenen öffentlichen Zustellungen unwirksam sind.

Zwar kommt die Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 10 Abs. 1 Nr. 3 [X.] auch in Fällen in Betracht, in denen der Zustellungsempfänger im Ausland lebt oder ansässig ist, sein Aufenthaltsort dort aber unbekannt ist ([X.]/App/ Schlatmann, a. a. O., § 7 m. w. N.). Allerdings trifft die Behörden hier – wie auch im Rahmen von § 10 Abs. 1 Nr. 1 [X.] – immer die Pflicht, Nachforschungen durchzuführen (vgl. [X.], [X.], 2047; [X.] EFG 2012, 1708) und zu dokumentieren. Vorliegend fehlt es indes schon an der erforderlichen Feststellung, dass der Aufenthalt der [X.]-Markeninhaberin allgemein unbekannt ist. Das bloße Scheitern der jeweiligen Zustellungsversuche per Einschreiben, wobei die Briefe jeweils mit entsprechenden postalischen Vermerken („[X.] - UNABLE TO [X.]“) des ausländischen Zustellers an die Markenabteilung zurückgelangt sind, rechtfertigt diese nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 [X.] erforderliche Feststellung nicht. Vielmehr wären zumindest Nachforschungen erforderlich und in den Akten zu dokumentieren gewesen ([X.] 28 W (pat) 227/03 – [X.]; [X.]/App/Schlatmann, a. a. O., § 10 Rn. 2, 7). Wenngleich, anders als bei einem reinen Inlandssachverhalt, sich Anfragen bei Einwohnermeldeämtern oder sonstigen Registerbehörden insoweit grundsätzlich nicht auf das Ausland erstrecken müssen, ist nach der Rechtsprechung etwa die Nachfrage bei dem Antragsteller der [X.], der sich möglicherweise wegen anderer Rechtsstreitigkeiten im Kontakt mit der Antragsgegnerin befindet, geboten ([X.] W (pat) 227/03 – [X.]). Vorliegend hätte ferner zumindest eine Anfrage bei dem von der [X.] in „[X.]“ bzw. im „[X.] Madrid Monitor“ erfassten [X.] Vertreter der [X.]-Markeninhaberin nahegelegen. Schließlich verfügt die [X.]-Markeninhaberin – jedenfalls im Zeitpunkt dieser Entscheidung – über eine Homepage mit Telefonkontaktdaten sowie zudem mit einem Verweis auf eine [X.] [X.] (der [X.]). Auch hier hätte dann aber zumindest der Versuch einer Nachfrage im Hinblick auf die postalische Erreichbarkeit der [X.]-Markeninhaberin erfolgen können.

Alle diese möglichen Ermittlungsversuche sind, ebenso wie weitere [X.] nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 [X.], offensichtlich unterblieben, obwohl sie – angesichts der erheblichen Rechtsfolgen zu Lasten der [X.]-Markeninhaberin – vor einer rein formalen öffentlichen Zustellung angezeigt gewesen wären. Jedenfalls hat die Markenabteilung keine Nachforschungen in der Akte dokumentiert, die die Schlussfolgerung, der Aufenthalt der [X.]-Markeninhaberin sei „allgemein unbekannt“ im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 [X.], rechtfertigen könnten. Bereits aus diesem Grunde waren die öffentlichen Zustellungen – sowohl der Mitteilung gemäß § 53 Abs. 2 [X.], als auch des angefochtenen Beschlusses über die [X.] – unwirksam.

5. Die Antragstellerin macht jedoch geltend, dass die maßgebliche „Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]“ der [X.]-Markeninhaberin bereits zuvor, durch das am 27. Juni 2017 per Aufgabe zur Post mit Übergabeeinschreiben versandte Schreiben vom 22. Juni 2017, ordnungsgemäß nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] zugestellt und hierdurch die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.] in Lauf gesetzt worden sei, so dass es auf die Unwirksamkeit der nachfolgenden öffentlichen Zustellung nicht mehr ankäme.

Somit ist entscheidungserheblich, ob die Voraussetzungen für eine vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] vorlagen. Zulässig ist eine Zustellung mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] wie dargelegt aber nur dann, wenn der auswärtige Markeninhaber entgegen § 96 Abs. 1 [X.] keinen Inlandsvertreter bestellt hat, obwohl er hierzu verpflichtet gewesen wäre (vgl. [X.]/Hacker/Thiering, a. a. O., § 54 Rn. 14 m. w. N.). Die Antragstellerin argumentiert hierzu, dass die formlose, mit einfacher Post versandte Mitteilung vom 27. März 2017 über die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters ausreichend gewesen sei, um die entsprechende Verpflichtung der [X.]-Markeninhaberin nach § 96 Abs. 1 [X.] zu begründen. Auf eine förmliche Zustellung komme es insoweit nicht an, die bloße Mitteilung der Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung könne formlos erfolgen. Die Antragstellerin stützt ihre Rechtsauffassung dabei auf die Kommentierung von [X.] (in: Kur/von [X.]/[X.], [X.] Markenrecht, 18. Auflage, Stand: 1. Juli 2019, § 53 Rn. 19), in der im Einzelnen ausgeführt wird:

„(…) In der Praxis des [X.] wird dem Markeninhaber in zutreffender Weise daher, sofern gegen seine Marke ein Antrag auf Erklärung des Verfalls erhoben ist, zunächst formlos mitgeteilt, dass für eine Teilnahme am Verfallsverfahren ein Vertreter zu bestellen ist. Unterbleibt die Vertreterbestellung, erfolgt eine Zustellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls durch Aufgabe zur Post. Diese Verfahrensweise wird auch hinsichtlich eines Antrags auf Erklärung des Verfalls gegen eine [X.]-Marke durchgeführt; insbesondere darf der Antrag auf Erklärung des Verfalls nicht unmittelbar an den von der [X.] ([X.]) erfassten Vertreter zugestellt werden“.

6. Nach der (zustimmenden) Kommentierung von [X.] (a. a. O.) entspricht es somit einer Praxis des Patentamts im Verfallsverfahren, die Verpflichtung des auswärtigen Markeninhabers zur Bestellung eines Inlandsvertreters nach § 96 Abs. 1 [X.] durch Übersendung einer formlosen Mitteilung herbeizuführen und sodann, bei unterbliebener Vertreterbestellung, die maßgebliche, die Widerspruchsfrist in Lauf setzende „Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]“ durch Aufgabe zur Post zuzustellen.

Die Richtigkeit dieser Praxis bzw. der ihr zugrundeliegenden Rechtsauffassung unterstellt, wäre im vorliegenden Fall die Verpflichtung der [X.]-Markeninhaberin nach § 96 Abs. 1 [X.] durch die formlose Mitteilung vom 27. März 2017 begründet worden, dies unabhängig davon, ob die [X.]-Markeninhaberin tatsächlich von dem Inhalt des Schreibens Kenntnis nehmen konnte. Ferner soll, da eine Reaktion auf das Schreiben ausblieb, nach dieser Auffassung festzustellen sein, dass die [X.]-Markeninhaberin entgegen dem Erfordernis des § 96 keinen Inlandsvertreter bestellt hat, so dass für alle nachfolgenden Zustellungen per Aufgabe zur Post die Voraussetzungen des § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] vorgelegen hätten und die [X.] des § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO über § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] entsprechende Anwendung finden würde.

Ausgehend hiervon würde der Antrag auf [X.], der vom Patentamt am 27. Juni 2017 als Einschreiben zur Post aufgegeben worden ist, der Markeninhaberin gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO als am 11. Juli 2017 zugestellt gelten. Die Markeninhaberin hätte es daher versäumt, dem Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 3 [X.] binnen einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung zu widersprechen, so dass die Markenabteilung die [X.] der [X.]-Marke wegen Verfalls gemäß §§ 119, 124, 115 Abs. 1, 107, 49 Abs. 1 Satz 1, 53 Abs. 3 [X.] im Ergebnis zu Recht angeordnet hätte.

Darüber hinaus würde der mit einer Rechtsmittelbelehrung versehene angefochtene Beschluss der Markenabteilung über die [X.], der am 16. Februar 2018 per Einschreiben zur Post aufgegeben worden ist, gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog als der [X.]-Markeninhaberin am 2. März 2018 ordnungsgemäß zugestellt gelten, so dass die vorliegende Beschwerde wegen Versäumung der einmonatigen Beschwerdefrist des § 66 Abs. 2 [X.] bereits unzulässig wäre.

7. Nach vorläufiger Sicht des Senats bestehen allerdings gewichtige Bedenken dagegen, eine formlose, mit einfachem Brief ins Ausland versandte Mitteilung ausreichen zu lassen, um die Verpflichtung des auswärtigen Markeninhabers nach § 96 Abs. 1 [X.] zur Inlandsvertreterbestellung zu begründen. Ferner unterliegt es gerade im markenrechtlichen Löschungsverfahren erheblichen Bedenken, die unterbliebene Reaktion des auswärtigen Markeninhabers auf ein solches Schreiben (ohne [X.]) als Obliegenheitspflichtverletzung zu werten und ausgehend hiervon die vereinfachte Auslandszustellung durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] mit der [X.] nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog für eröffnet zu erachten. Im Einzelnen stehen der bei [X.] (a. a. O.) geschilderten Praxis des Patentamts folgende Erwägungen entgegen:

a) Ein formloser, per einfachem Brief ins Ausland versandter Hinweis auf die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters beinhaltet keinen Nachweis für dessen Zugang. Auch im vorliegenden Fall bestreitet die [X.]-Markeninhaberin, das formlose Schreiben vom 27. März 2017 erhalten zu haben, wofür im Übrigen auch spricht, dass die nachfolgenden, an dieselbe Adresse gerichteten Zustellungen per eingeschriebenem Brief als unzustellbar („Unable to Forward“) an das Patentamt zurückgelangt sind.

b) Die vereinfachte Möglichkeit der Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 [X.] knüpft aber, wie dargelegt, an die Verletzung der Obliegenheit eines auswärtigen Verfahrensbeteiligten an, bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 96 einen Inlandsvertreter zu bestellen. Die Annahme einer Pflichtverletzung setzt dabei zumindest die Erkennbarkeit dieser Pflicht für den betroffenen Markeninhaber voraus. Die letzte Fassung der Vorschrift des § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 [X.] (durch Artikel 3 Nr. 5 des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009, BGBl I S. 2521, 2524) stellt zwar nach ihrem Wortlaut nicht mehr ausdrücklich darauf ab, ob für den Empfänger die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung erkennbar sein musste. Mit der Streichung dieser Formulierung ist jedoch eine Änderung der bis dahin gültigen Rechtslage nicht beabsichtigt gewesen (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 94 Rn. 28). Vielmehr ist nach der Begründung des [X.] davon auszugehen, dass bei einem [X.]en, der selbst ein Verfahren vor dem [X.] eingeleitet hat, angesichts der klaren gesetzlichen Regelung ohne weiteres unterstellt werden kann, dass für ihn die Notwendigkeit eines Inlandsvertreters erkennbar war ([X.]. 16/11339 vom 10. Dezember 2008, S. 29 i. V. m. 26 f.; Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 94 Rn. 28). Eine Zustellung mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post soll jedoch weiterhin dann nicht möglich sein, wenn der [X.] durch die beabsichtigte Zustellung erstmals in Bezug auf das konkrete Schutzrecht in ein Verfahren vor dem Patentamt einbezogen werden soll und das Patentamt ihn nicht vorher von dem Erfordernis eines Inlandsvertreters in Kenntnis gesetzt hat (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 94 Rn. 28). In diesem Fall kann nicht von einer Obliegenheitsverletzung des [X.]en ausgegangen werden, da dieser zuvor keinen Anlass hatte, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Damit bleiben die von der Rechtsprechung schon früher aufgestellten Grundsätze zur Obliegenheit zur Inlandsvertreterbestellung (vgl. insbesondere [X.] 1993, 467, 477 f. – Zustellungswesen; [X.]. 1991, 218, 219) weiterhin maßgeblich (vgl. ausführlich Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 94 Rn. 28).

c) Auch im vorliegenden Fall sollte die auswärtige Markeninhaberin erstmals in Bezug auf die verfahrensgegenständliche [X.]-Marke in ein Verfahren vor dem [X.] einbezogen werden und das Patentamt hat sie – da sie den Zugang des Schreibens vom 27. März 2017 bestreitet und es an einem [X.] fehlt – nicht nachweislich von dem Erfordernis der Vertreterbestellung in Kenntnis gesetzt. Weder besteht eine Grundlage dafür, den Zugang des mit einfachem Brief ins Ausland übersandten Schreibens vom 27. März 2017 zu fingieren, noch sind sonst Umstände ersichtlich, die es rechtfertigen könnten, eine – tatsächlich nicht feststellbare – Kenntnis der [X.]-Markeninhaberin oder jedenfalls eine „Erkennbarkeit“ der erst neu begründeten Verpflichtung nach § 96 Abs. 1 [X.] zu unterstellen. Dann aber kann der [X.]-Markeninhaberin, für die die Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung nicht erkennbar war, auch nicht der Vorwurf einer Obliegenheitspflichtverletzung gemacht werden.

d) Ausgehend hiervon rügt die [X.]-Markeninhaberin nach vorläufiger Auffassung des Senats schließlich mit Recht, dass die in der Kommentierung von [X.] (a. a. O.) dargestellte Praxis des Patentamts letztlich zur einer Umgehung der qualifizierten Anforderungen an die Auslandszustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] führt.

Es entspricht der allgemeinen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur – und wird im Ausgangspunkt auch von der dargestellten Praxis des Patentamts nicht in Zweifel gezogen – dass in Fällen wie dem vorliegenden, in denen das Schutzersuchen ursprünglich unbeanstandet geblieben war, der verfahrenseinleitende Löschungsantrag dem auswärtigen Markeninhaber nicht unmittelbar durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 zugestellt werden darf (vgl. [X.] 1993, 467, 477 f. – Zustellungswesen; [X.]. 1991, 218; [X.], 28 W (pat) 227/03 – [X.]; siehe auch [X.]/Hacker/Thiering, a. a. O., § 54 Rn. 14 m. w. N.). Da die Anhängigkeit eines patentamtlichen Verfahrens und die Notwendigkeit, hierfür einen Inlandsvertreter zu bestellen, für den auswärtigen Markeninhaber solange nicht erkennbar sind, bis er tatsächlich hierüber unterrichtet wird, bedarf es insoweit einer förmlichen Auslandszustellung nach Maßgabe von § 9 [X.]. Dies beinhaltet auch das Erfordernis eines Nachweises über die erfolgte Zustellung (vgl. § 9 Abs. 2 [X.]: Rückschein, Zeugnis der ersuchten Behörde etc.), denn nur hierdurch wird die sichere Feststellung ermöglicht, dass der auswärtige Markeninhaber tatsächlich Kenntnis nehmen konnte.

Die von [X.] (a. a. O.) dargestellte Praxis des Patentamts verzichtet aber gerade auf einen Zustellungsnachweis, vielmehr gelangt über den Umweg einer „zweistufigen“ Unterrichtung (formlose Mitteilung über das Inlandsvertretererfordernis, sodann Versendung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] durch Aufgabe zur Post) im Ergebnis die unwiderlegliche [X.] nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog zur Anwendung. Damit wird aber das Erfordernis der tatsächlichen Erkennbarkeit umgangen und im Ergebnis ein auswärtiger Markeninhaber, der weder um das patentamtliche Löschungsverfahren noch um das Inlandsvertretererfordernis wissen kann, mit einer Löschung seines Schutzrechts bzw. der [X.] für das Gebiet der [X.] [X.] sanktioniert, was jedoch der gesetzgeberischen Intention zu § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] widerspricht.

8. Der Senat neigt daher der Auffassung zu, dass eine lediglich formlose, mit einfachem Brief ins Ausland versandte Mitteilung nicht ausreichen kann, um die Verpflichtung des auswärtigen Markeninhabers nach § 96 Abs. 1 [X.] zur Inlandsvertreterbestellung zu begründen und die vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] zu eröffnen. Legt man dies zugrunde, waren sämtliche amtsseitigen Zustellungen – sowohl die Zustellungen per Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.], wie auch ohnehin die nachfolgenden öffentlichen Zustellungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 [X.] – unwirksam, so dass weder die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.], noch die einmonatige Beschwerdefrist (§ 66 Abs. 2 [X.]) in Lauf gesetzt wurden. Aus vorläufiger Sicht des Senats hat die Beschwerde daher Aussicht auf Erfolg.

Da die Beantwortung der aufgeworfenen Rechtsfrage jedoch eine Praxis des Patentamts in Bezug auf die Auslandszustellung im Löschungs- bzw. Verfallsverfahren betrifft und somit über den Einzelfall hinaus von grundsätzlicher Bedeutung ist, wird der Präsidentin des [X.]s gemäß § 68 Abs. 2 [X.] der Beitritt zum Verfahren anheimgegeben.

9. Dieser Beschluss ist unanfechtbar (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 68 Rn. 5 m. w. N.; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl. 2010, § 68 Rn. 3).