Bundespatentgericht, Beschluss vom 10.05.2011, Az. 24 W (pat) 2/09

Die am 31. Mai 2005 angemeldete Wortmarke

[X.] in [X.]

ist am 8. September 2005 unter der Nr. 305 33 081 für folgende Waren in das Markenregister eingetragen worden:

03: Hautreinigungs- und Körperpflegeprodukte für nichtmedizinische Zwecke;

05: Hautreinigungs- und Körperpflegeprodukte für medizinische Zwecke; diätische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen;

29: diätische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten und Fettsäuren, soweit in Klasse 29 enthalten;

30: diätische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten und Ballaststoffen, soweit in Klasse 30 enthalten.

Die Veröffentlichung erfolgte am 14. Oktober 2005.

Widerspruch erhoben ist aus zwei prioritätsälteren Marken desselben Widersprechenden, nämlich

1. aus der [X.] Marke 397 05 752 (angemeldet am 10. Februar 1997, eingetragen am 14. Juli 1997, Abschluss des letzten Widerspruchsverfahrens am 30. Juli 2001).

die für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, [X.], Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Datenverarbeitungsgeräte und -apparate, insbesondere Datenerfassungsgeräte und -apparate sowie auf Datenträgern aufgezeichnete und/oder in Datenspeichern enthaltene Betriebssystem- und Anwendungsprogramme hierfür; Computer sowie hieraus ganz oder im wesentlichen bestehende Anlagen; Computer-Ausgabegeräte, insbesondere Drucker, [X.], Plotter, Mikrofilmerstellungsgeräte und -apparate ([X.]), Stanz- und Prägegeräte, Graviergeräte, Terminals, Bildschirme, sonstige Sicht- und Fühlgeräte; Belegleseapparate und -geräte; Apparate und Geräte für Datenfernübertragung sowie heraus ganz oder im wesentlichen bestehende Anlagen; Datenspeicher, nämlich Disketten, Magnetfestplatten und Magnetbänder, Magnetblasenspeicher, Festkörperspeicher, Bandlaufwerke, optisch und/oder mechanisch kodierte Speicherplatten und Speicherbandsysteme; Bildschirmtextgeräte und -apparate sowie hieraus ganz oder im wesentlichen bestehende Anlagen, sowie die dazugehörigen auf Datenträgern aufgezeichneten oder in Datenspeichern abgelegten Datenverarbeitungsprogramme; Rechenmaschinen; elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten); Teile von Datenverarbeitungsanlagen und -geräten, insbesondere von Datenerfassungs-, Datenverarbeitungs- und Datenausgabeanlagen und -geräten; Geräte und Apparate zur Sprachein- und -ausgabe sowie zur Stimmerkennung; Geräte und Apparate zur Klarschrifterkennung; Apparate und Geräte zur Aufnahme, Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Geräte zur Erfassung von Augenbewegungen und zur Umsetzung von Augenbewegungen in Steuer- und/oder Regelsignale; medizinische Thermometer; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel, nämlich orthopädische Bandagen, Miederwaren, Strumpfwaren und Schuhe; chirurgisches Nahtmaterial; Spezialmobiliar für medizinische Zwecke; Operationstische; Blutdruckmessgeräte; Krankenunterlagen; elektrische Heizkissen für medizinische Zwecke sowie elektrische Heizdecken; medizinische Geräte für die Krankengymnastik; chirurgische Apparate und Instrumente, Fäden, Messerschmiedewaren, Nadeln, Schwämme, Spiegel; Dehnsonden für chirurgische Zwecke; Elektrokardiographen; Koffer für Ärzte und Chirurgen; medizinische Geräte für Körperübungen; Krankentragen; Lampen für medizinische Zwecke; Laser für medizinische Zwecke; Massagegeräte; Narkoseapparate und Narkosemasken; Pumpen für medizinische Zwecke; Strahlentherapiegeräte; thermoelektrische Kompressen für chirurgische Zwecke; Tropfenzähler; Röntgenapparate; medizinische Apparate und Geräte zur Auswertung und Analyse von organischem Gewebe durch Magnetfelder und/oder Ultraschall; Computerprogramme in gedruckter Form; Handbücher; Programmdokumentationen, Bedienungs- und Benutzungsanleitungen in gedruckter Form, schriftliches Begleitmaterial für Computerprogramme und technische Apparate und Geräte; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von [X.]n (ausgenommen Apparate); Waren aus Papier oder Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Vordrucke, Datenblätter und -bögen; [X.]; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse; Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen; Reparatur und Instandhaltung von gesundheitstechnischen Geräten, mechanischen Geräten oder Vorrichtungen für medizinische und orthopädische Zwecke; Ausbildung, Erziehung, Unterricht; Fernkurse; Unterricht durch Rundfunk und Fernsehen; Weiterbildung; Büchervermietung; Filmproduktion, Filmvermietung; Filmvorführung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Dienstleistungen von Kliniken, ausgenommen Herstellung pharmazeutischer und veterinärmedizinischer Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege und diätetischer Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Dienstleistungen eines medizinischen, bakteriologischen oder chemischen Labors; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von technischen Apparaten und Geräten sowie von [X.], Entwicklung von elektrotechnischen und/oder medizinisch-technischen und/oder optischen Apparaten und Geräten; Dienstleistungen eines Programmierers und Systemanalytikers; Erstellen von technischen und/oder medizinischen Gutachten und/oder Statistiken.

2. aus der Gemeinschaftsmarke 4 152 906 (angemeldet am 2. Dezember 2004, eingetragen am 13. März 2006)

med. in germany

registriert für die Waren und Dienstleistungen

[X.]; Bücher; Veröffentlichungen (Schriften); Bedienungs- und Benutzeranleitungen in gedruckter Form; Broschüren; Datenblätter und/oder -bögen; Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form; Formblätter; Fotografien; graphische Darstellungen und/oder Reproduktionen; Handbücher sowie anderes schriftliches Begleitmaterial für Computerprogramme und/oder technische Apparate und Geräte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von [X.]n, Spielen, Modellen, Wandtafeln, Zeichen- und Darstellungsgeräten; Lehr- und Unterrichtsmittel für den EDV-Bereich in Form von Programmablaufplänen, Programmlistings, Programmbeschreibungen und Hard- und/oder Software-Trainingsprogrammen, vorgenannte Waren in Form von [X.]n; Papier- und Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Papierhandtücher; Papierservietten; Papiertaschentücher; Prospekte; Vordrucke.

Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung von organisatorischem und betriebswirtschaftlichem Know-how; Werbung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehwerbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen, Organisationsberatung und Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, Planungen bei der Geschäftsführung; Betrieb von elektronischen Märkten im [X.] durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Büroarbeiten; Datenverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen eines [X.], nämlich Warenpräsentation, Bestellannahme, Lieferabwicklung sowie Rechnungsabwicklung über elektronische Bestellsysteme; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Einrichtung und Betrieb von Online-Shops, insbesondere im [X.]; Konzeption und Realisierung von Präsentationen zu Werbezwecken, Verkaufszwecken und zur Kommunikation mit Kunden und Interessenten und insbesondere zur Veröffentlichung im [X.], in anderen Datennetzen, in  Online-Diensten sowie mittels Multimediatechniken; Marketing; Marktforschung, Marktanalyse; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Unternehmensberatung; Vermietung von Werbeflächen, auch im [X.] (Banner Exchange); Werbung im [X.] für Dritte; Datenspeicherung und Datenverarbeitung für Dritte; Bereitstellen von Informationen im [X.], nämlich von organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Informationen sowie von Informationen im Bezug auf Werbung; Betrieb einer Datenbank, nämlich Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken.

Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programmen über drahtlose und/oder drahtgebundene digitale und analoge Netze; Funkdienste; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über drahtlose und/oder drahtgebundene digitale und analoge Netze, auch in Form von Online- und [X.], auch in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Bereitstellung von Portalen im [X.]; Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Betrieb eines [X.]; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Übermittlung von Nachrichten; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten und/oder Zugangsmöglichkeiten zu Datennetzen/Datenbanken; Betrieb einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten aus einer Datenbank.

Unterhaltung, insbesondere durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Produktion von Shows; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch [X.] Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von [X.]n; Durchführung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen; Veranstaltung von [X.]; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Unterricht; Unterricht durch Rundfunk und/oder Fernsehen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Erziehung auf Akademien; Fernkurse; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexten; Herausgabe von Verlags- und [X.]n in elektronischer Form, auch im [X.]; Mitteilung von datenbankgespeicherten Informationen, nämlich durch Herausgabe von [X.]n, Büchern, Zeitungen und/oder Zeitschriften; Onlinepublikation von elektronischen Büchern und/oder Zeitschriften; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Schulungen, Lehr- und Vortragsveranstaltung; Schulung und Fortbildung Dritter; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Verleih von Druckschriften; Vermietung von Druckschriften; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen.

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwicklung von elektronischen und/oder medizinisch-technischen und/oder optischen Apparaten, Geräten und/oder Anlagen (für Dritte); Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware/-software; wissenschaftliche Forschung; Entwicklungsdienste und/oder [X.] bezüglich neuer Produkte (für Dritte); Beratungsdienstleistungen zur Lösung von Hardwareproblemen; Beratungsdienstleistungen zur Lösung von Softwareproblemen; Dienstleistungen eines [X.] und/oder -Systemanalytikers; Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung des technischen Know- How auf dem Gebiet der Medizin, Pharmazie, Kosmetik; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen; Entwicklung und Erstellung von EDV-Konzeptionen; Entwicklung, Erstellung und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellung von technischen Gutachten; Fernwartung von Computerprogrammen; Forschungen auf dem Gebiet der Chemie, Biologie; Physik; Forschungen auf dem Gebiet der Kosmetik sowie der Medizin; Forschungen auf dem Gebiet der Technik sowie der Prothetik; Funktionsprüfung von Messgeräten; industrielle Forschung; Konstruktionsplanung; Materialprüfung; Qualitätsprüfung; technische Beratung; technische Projektplanung; Vermietung von [X.]; Vermietung von Daten auf Datenträgern; Vermietung von Software; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten; Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung von technischem Know-how; Betrieb einer Datenbank, nämlich Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung und Erstellung von Software für Datenbanken.

Die Widersprüche richten sich gegen alle identischen und ähnlichen Waren der jüngeren Marke.

Der Widersprechende hat seine Widersprüche mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2007 näher begründet.

Seitens der Markenstelle für Klasse 3 des [X.] sind die Widersprüche mit Beschluss vom 10. Oktober 2008 - Beamtin des höheren Dienstes - wegen fehlender [X.] zurückgewiesen worden.

Zur Begründung der Zurückweisung des Widerspruchs aus der [X.] Marke 397 05 752 ist ausgeführt, eine unmittelbare [X.] scheide aus, weil die Widerspruchsmarke nicht durch den mit der angegriffenen Marke übereinstimmenden Bestandteil „[X.]“ geprägt werde. Der Verkehr werde sich bei der Benennung der Widerspruchsmarke an dem auch graphisch im Vordergrund stehenden Bestandteil „[X.]“ orientieren, wobei in diesem kein Akronym erkannt werde. Die Gefahr einer Verwechslung infolge gedanklichen [X.] bestehe nicht, weil nicht ersichtlich sei, dass der Verkehr dem Wortbestandteil „[X.]“ einen selbständigen betrieblichen Herkunftshinweis auf den Widersprechenden entnähme.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 4 152 906 scheide eine [X.] wegen fehlender Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit aus (was näher dargelegt wird).

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden.

Er stellt den Antrag,

unter Abwandlung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 3 des [X.] vom 10. Oktober 2008 den Widersprüchen aufgrund der Marken 397 05 752 und [X.] 906 stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke für alle identischen und/oder ähnlichen Waren zu verfügen.

Der Widersprechende bezieht sich zur Begründung auf sein Vorbringen im patentamtlichen Verfahren. An der mündlichen Verhandlung am 10. Mai 2011 hat er - gemäß vorheriger Ankündigung - nicht teilgenommen.

Die Markeninhaberin ist zur mündlichen Verhandlung ebenfalls nicht erschienen und hat sich auch schriftsätzlich nicht in der Sache geäußert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde des Widersprechenden ist zulässig (§ 66 [X.]), jedoch nicht begründet, weil die angegriffene Marke und die beiden Widerspruchsmarken keiner Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 (alter Fassung; vgl. § 165 Abs. 2), § 125b [X.] unterliegen.

Ob [X.] im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzumfangs der Widerspruchsmarken, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl und Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. [X.] GRUR 1998, 387 - Sabèl/[X.]; [X.], 343, Nr. 48 - [X.]; BGH [X.], 903, Nr. 10 - [X.]; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren s. auch [X.] in: [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33).

Unter Beachtung dieser Grundsätze kann hinsichtlich beider Widerspruchsmarken keine [X.] festgestellt werden, wobei dies zum Teil bereits auf die fehlende Ähnlichkeit der sich jeweils gegenüberstehenden Waren bzw. Dienstleistungen zurückzuführen ist.

Widerspruch aus der [X.] Marke 397 05 752

Die „Hautreinigungs- und Körperpflegeprodukte“, für welche die jüngere Marke in den Klassen 3 und 5 Schutz genießt, liegen im Ähnlichkeitsbereich zu den Waren „Pflaster, Verbandmaterial“ der Widerspruchsmarke. Demgegenüber besteht keine Ähnlichkeit im Verhältnis der für die jüngere Marke registrierten „diätetischen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel“ in den Klassen 5, 29 und 30 zu den für die Widerspruchsmarke geschützten „Dienstleistungen von Kliniken“ in Klasse 42, weil letztere durch den Ausnahmevermerk „ausgenommen Herstellung pharmazeutischer ... Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege und diätetischer Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ in einer Weise eingeschränkt sind, die Berührungspunkte zu den Waren der angegriffenen jüngeren Marke gerade ausschließen.

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke 397 05 752 ist von Haus aus durchschnittlich; für eine Steigerung infolge umfangreicher Benutzung liegen keine Anhaltspunkte vor. Allerdings beruht der Schutz ausschließlich auf dem - auch von der Größe her dominierenden - Wort „[X.]“ in der oberen Zeile. Denn die in der unteren Zeile stehende Wortfolge „[X.]“ ist schutzunfähig, weil sie sich phonetisch von der allgemein bekannten Sachbezeichnung „made in [X.]“ nicht unterscheiden lässt und nach der Rechtsprechung des [X.] ([X.], 674, Nr. 99 - Postkantoor) bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortmarken - Entsprechendes gilt für [X.] - neben den schriftbildlichen auch auf den akustischen Eindruck abzustellen ist. Wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, wird die als Wort gelesene und gesprochene Bezeichnung „[X.]“ - jedenfalls ohne eingehende analytische Betrachtung, die nicht unterstellt werden kann - nicht als bloßes Akronym von „[X.]“ erkannt; von daher unterscheidet sich die vorliegende Konstellation grundlegend von solchen Fallgestaltungen, in denen ein in der älteren Marke enthaltenes Akronym in die jüngere Marke übernommen wurde und dort neben einer beschreibenden Angabe in Erscheinung tritt (vgl. z. B. BPatG [X.] 2009, 563 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

Zwischen dem als Wort aufgenommenen Bestandteil „[X.]“ der Widerspruchsmarke, der diese - wie ausgeführt - dominiert, und der angemeldeten Wortfolge „[X.] in [X.]“ besteht angesichts ihres erheblichen Längenunterschiedes keine hinreichende, zu Verwechslungen in irgendeiner Hinsicht Anlass gebende Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare [X.] scheidet von daher aus. Die Gefahr einer Verwechslung der [X.] infolge gedanklicher Verbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 2 [X.]) ist gleichfalls nicht gegeben, weil der - wie ausgeführt schutzunfähigen - Wortfolge „[X.]“ die Eignung fehlt, einen Hinweis auf den Betrieb des Widersprechenden zu vermitteln.

Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 4 152 906

Die Waren der jüngeren Marke finden im Verzeichnis der Widerspruchsmarke keine Entsprechung (Letzteres enthält nur Waren in Klasse 16). Ob eine - allenfalls ganz entfernte - Ähnlichkeit zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen „diätetischen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmittel“ in den Klassen 5, 29 und 30 sowie den „Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung des technischen Know-how auf dem Gebiet der Medizin, Pharmazie, Kosmetik“ der Widerspruchsmarke besteht, kann dahingestellt bleiben. Denn der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist äußerst gering. Da die Wortfolge „med. in [X.]“ akustisch der Sachangabe „made in [X.]“ entspricht, hätte sie unter Beachtung der Rechtsprechung des [X.] ([X.], 674, Nr. 99 Postkantoor“) nicht registriert werden dürfen. Der gleichwohl in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragenen Marke kann zwar nicht jeglicher Schutz versagt werden, jedoch ist dieser auf ein Minimum beschränkt (vgl. [X.] in: [X.]/[X.], a. a. O., § 9 Rdn. 131 bis 133 m. w. Nachw.). Die sich gegenüberstehenden Marken entsprechen sich zwar im Sinngehalt - als Abwandlungen der als solchen schutzunfähigen Angabe „made in [X.]“ -, nicht aber in der konkreten Schreibweise. Bereits diese Abweichung in der jüngeren Marke, d. h. die Schreibung von „[X.]“ in Großbuchstaben, führt aus dem Schutzbereich der ganz in kleinen Buchstaben gehaltenen Widerspruchsmarke heraus. Mithin scheidet die Annahme von [X.] - selbst bei Zugrundelegung entfernter Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit - aus.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 [X.]) besteht kein Anlass.