Bundespatentgericht, Beschluss vom 30.05.2012, Az. 29 W (pat) 14/10

Die Bildmarke (blau, rot)

wurde am 28. März 2006 angemeldet und am 24. August 2006 unter der Nummer 306 19 694 in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35:

organisatorische Beratung; Förderung der Interessen der Mitglieder durch Werbung, organisatorische/betriebswirtschaftliche Beratung der Mitglieder in fachlichen Belangen;

Klasse 42:

technische Beratung und rechtliche Vertretung der Mitglieder in fachlichen Belangen; Interessenvertretung in rechtlichen, energiewirtschaftlichen und sonstigen Bereichen der Mitglieder im In- und Ausland durch Rechtsberatung und rechtliche Vertretung.

Der Antragsteller und Beschwerdeführer war Mitglied des Antragsgegners, Markeninhabers und Beschwerdegegners. Der Zweck des Antragsgegners ist nach § 2 der Satzung in der Fassung aufgrund der Beschlüsse der Mitgliederversammlung vom 30. März 2007 (Anlage [X.] zum Schriftsatz des Antragsgegners vom 17. September 2007) auf "die Förderung der Interessen der Mitglieder, die Beratung und Vertretung der Mitglieder in fachlichen Belangen sowie die Interessenvertretung in rechtlichen, energiewirtschaftlichen und sonstigen relevanten Bereichen der Mitglieder im In- und Ausland" gerichtet. In der Mitgliederversammlung vom 6. Oktober 2005 (Anlage [X.]) wurden mit der Stimme des Antragstellers, vertreten durch dessen damaligen Präsidenten L…, die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke und in der Mitgliederversammlung vom 14. September 2006 (Anlage [X.]) ebenfalls mit der Stimme des Antragstellers eine Markensatzung beschlossen, wonach nur die Landesverbände und keine [X.] zur Nutzung berechtigt seien. Mit Schreiben vom 15. September 2006 (Anlage [X.]) erklärte der Antragsteller aufgrund von Meinungsverschiedenheiten die Kündigung der Mitgliedschaft "aus wichtigem Grund zum nächsten Satzungsgemäßen Zeitpunkt". Mit Schreiben vom 12. Juni 2007 ([X.]. [X.]) untersagte der Antragsgegner dem Antragsteller die Benutzung des Logos auf Geschäftspapieren und Homepage unter Bezugnahme auf § 4 der Markensatzung, wonach der Kreis der Nutzungsberechtigten auf die Mitglieder des Antragsgegners begrenzt und eine Übertragung der [X.] an Dritte nicht möglich sei.

Mit dem am 27. Juni 2007 beim [X.] eingegangenen Antrag hat der Beschwerdeführer die Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit beantragt. Er hat behauptet, das angegriffene Emblem sei bereits 1968 bei seiner Gründung entworfen, entwickelt und verwendet worden. Er habe den drei [X.], S… e. V. und N…… e. V. gestattet, das Emblem zu führen. Das Publikum werde durch die Markeneintragung zugunsten des Antragsgegners über die geografische Herkunft und die angebotenen Dienstleistungen getäuscht, weil der Antragsgegner weder Logo noch Text entworfen habe und nicht die gleichen Dienstleistungen erbringe wie er. Dessen derzeitige Akteure hätten die Verbandsführung mit satzungs- und rechtswidrigen Handlungen an sich gerissen und im Wege der Markenpiraterie Markenschutz erlangt.

Der Antragsgegner hat dem ihm am 17. Juli 2007 zugestellten Löschungsantrag mit einem am 17. September 2007 beim [X.] eingegangenen Schriftsatz widersprochen und behauptet, er sei bereits am 1. Dezember 1960 in [X.] gegründet worden ([X.]), während die Gründung des Antragstellers erst im Dezember 1962 erfolgt sei. Die Bildmarke sei vom Zeichner [X.] für ihn entworfen und seinen Mitgliedern die Verwendung gestattet worden. Da der Antragsteller mit Schreiben vom 15. September 2006 die fristlose Kündigung seiner Mitgliedschaft erklärt habe, sei er nach § 4 der Markensatzung zur Nutzung der Marke nicht mehr befugt gewesen, weshalb er mit Schreiben vom 12. Juni 2007 abgemahnt worden sei.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 12. Juni 2008 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zum einen ein schutzwürdiger Besitzstand des Antragstellers zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im Jahre 2006 nicht habe festgestellt werden können und dass es für den Antragsgegner sachliche Gründe gegeben habe, das Logo als Marke anzumelden. Es seien weder Unterlagen vorgelegt worden, aus denen das genaue Gründungsdatum des Antragstellers hervorgehe, noch vorgetragen worden, wer in dessen Auftrag das Logo entworfen habe. Der Zeitpunkt der Anmeldung des Logos als Marke sei Sache des Antragsgegners gewesen. Dessen Satzungszweck bestehe in der fachlichen, rechtlichen und energiewirtschaftlichen Beratung seiner Mitglieder. Dies stimme mit den eingetragenen Dienstleistungen überein. Bevor die Streitigkeiten zwischen den Verfahrensbeteiligten aufgetreten seien, habe die Markenanmeldung im Jahre 2006 auf einem Einvernehmen zwischen ihnen beruht, nachdem das Logo seit den 60er Jahren von allen Landesverbänden einschließlich der Verfahrensbeteiligten ohne "Markenrechte" benutzt worden sei. Zwar habe der Antragsgegner mit dem Schreiben vom 12. Juni 2007 dem Antragsteller den Gebrauch des Logos auf Geschäftspapieren und Homepage verbieten wollen, aber dies allein reiche zur Annahme einer Bösgläubigkeit nicht aus, weil der Antragsgegner selbst Gründe für die Markenanmeldung gehabt habe und die Marke zudem ursprünglich im Einverständnis mit dem Antragsteller angemeldet worden sei. Nachdem eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich gewesen sei, habe der Antragsgegner seine eigenen markenrechtlichen Interessen schützen dürfen. Die stilisierten Wasserwellen und das Wasserrad in der Bildmarke deuteten nur an, dass es sich um die Nutzung von Wasserkraft handele. Eine Aussage zur geografischen Herkunft und zur Art der angebotenen Dienstleistungen werde nicht getroffen, so dass auch keine Täuschungsgefahr bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers, mit der er beantragt,

den Beschluss des [X.] vom 12. Juni 2008 aufzuheben und die Anordnung zu erteilen, die Marke zu löschen.

Er behauptet, es sei unstreitig, dass beide Verfahrensbeteiligte die Bildmarke bis zur Eintragung zugunsten des Antragsgegners benutzt hätten und auch bis heute weiter benutzten. Ferner sei unstreitig, dass das Bildzeichen darüber hinaus auch von der [X.] in den

Der Antragsgegner beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;

2. den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren auf 50.000 € festzusetzen.

Er bestreitet sämtlichen, seiner Ansicht nach verspäteten Sachvortrag des Antragstellers und vertritt die Auffassung, dass weder eine Bösgläubigkeit noch eine Täuschung nachgewiesen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 [X.] zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Einen Löschungsgrund nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] hat die Markenabteilung zu Recht verneint.

a)  Der Antragsgegner hat dem ihm am 17. Juli 2007 zugestellten Löschungsantrag fristgerecht mit dem am 17. September 2007 beim [X.] eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

b) Nach § 50 Abs. 1 [X.] ist eine Markeneintragung zu löschen, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 [X.] eingetragen worden ist. Gemäß § 50 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] ist ein Löschungsgrund gegeben, wenn die Marke [X.] angemeldet worden ist.

c) Zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit knüpft die Rechtsprechung an ihre zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 1 UWG und § 826 BGB entwickelten Grundsätze an. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist eine Markenanmeldung [X.] im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.], wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d. h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will ([X.], 278 Rdnr. 41 - [X.]; [X.], 581, 582 = [X.], 881 - [X.], jeweils [X.]; [X.], 313 - [X.]). Die Bösgläubigkeit muss, wie bereits aus dem Gesetzeswortlaut folgt, im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben sein. Bei der Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens vorliegen, insbesondere

– die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet,

– die Absicht des Anmelders, diesen [X.] an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie

– den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des [X.] und das angemeldete Zeichen genießen ([X.] GRUR 2009, 763, 765 Rdnr. 38 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth).

In der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind mehrere Fallgruppen der [X.]en Anmeldung herausgearbeitet worden, nämlich u. a. (1) die Anmeldung sogenannter Sperrmarken, um Dritte mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen, ohne dass ein genereller Benutzungswille des [X.] vorliegt, (2) die Anmeldung von Marken mit dem Ziel, den erkannten im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers einer gleichen oder verwechselbar ähnlichen Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen ohne rechtfertigenden Grund zu stören oder den weiteren Gebrauch der vorbenutzten Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu sperren (vgl. [X.], 312, 313 - [X.]), (3) die Anmeldung der Marke mit der Absicht einer zweckfremden Nutzung des Zeichens, um Dritte in wettbewerbswidriger Weise zu behindern, und (4) der Fall der Markenerschleichung, d. h. wenn der Anmelder falsche Angaben macht oder Umstände verschweigt, um die Eintragung der Marke zu erreichen ([X.]/Hacker, [X.], 10. Aufl., § 8 Rdnr. 668 [X.]; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 8 Rdnr. 667 - 678; [X.], [X.] 2008, 532, 537).

d) Bei Anwendung sämtlicher vorgenannter Grundsätze kann die Markenanmeldung des Antragsgegners nicht als [X.] eingestuft werden.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Antragsgegner einen schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers ohne sachlichen Grund mit Störungs- oder Behinderungsabsicht verletzt hat.

aa) Der Antragsteller hat einen eigenen rechtlich schutzwürdigen inländischen Besitzstand weder substantiiert dargelegt noch bewiesen. Eine Benutzung der streitgegenständlichen Bildmarke hat er nur durch Vorlage des Tätigkeitsberichts für die Hauptversammlung am 6. Juni 1978 ([X.]. [X.]) nachgewiesen. Alle anderen Belege sind als Benutzungsnachweis ungeeignet. Auf der eingereichten "Beitrittserklärung zur [X.]…

bb) Selbst wenn aber ein schutzwürdiger inländischer Besitzstand des Antragstellers bestanden hätte, kann nicht festgestellt werden, dass der Antragsgegner ohne rechtfertigenden Grund mit Störungs- oder Behinderungsabsicht in diesen eingegriffen hat.

aaa) Die Anmeldung einer Marke ohne sachlichen Grund liegt vor, wenn der [X.] kein eigenes berechtigtes Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke hat. Ein solches Interesse besteht jedoch, wenn der Anmelder die Kennzeichnung in beachtlichem Umfang selbst benutzt hat und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber [X.] für erforderlich hält ([X.], 581, 582 - [X.]).

bbb) Die Anmeldung des streitgegenständlichen [X.] als Marke zugunsten des Antragsgegners ist mit der Stimme des Antragstellers von den Mitgliedern des Antragsgegners auf der Versammlung am 6. Oktober 2005 (Anlage [X.]) beschlossen worden. Die Anmeldung ist am 28. März 2006 erfolgt. Eingetragen wurde die Bildmarke am 24. August 2006. Wenn der Antragsteller sein behauptetes Urheberrecht hätte wahrnehmen wollen, hätte er diesen Aspekt in der Versammlung geltend gemacht. Dies hat er aber ausweislich der Aktennotiz über diese Versammlung (Anlage [X.]) nicht getan. Dass er mit der Markenanmeldung einverstanden war, belegt auch das Ergebnisprotokoll der Mitgliederversammlung vom 14. September 2006 (Anlage [X.]), in der eine Markensatzung mit der Nutzungsberechtigung der Landesverbände mit seiner Stimme beschlossen worden ist. Die Markenanmeldung ist daher mit seinem Einverständnis vorgenommen worden.

An dieser Markenanmeldung hat der Antragsgegner auch ein schutzwürdiges eigenes Interesse gehabt. Denn sie hat ausschließlich der Förderung der eigenen Wettbewerbssituation und derjenigen seiner Mitglieder gedient. Er und seine Mitglieder hatten das Logo selbst benutzt und erstrebten zur Förderung der gemeinsamen Wettbewerbssituation eine zusätzliche registerrechtliche Absicherung gegenüber [X.].

ccc) Über die Behauptung des Antragstellers, dass schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke Differenzen zwischen den Verfahrensbeteiligten bestanden hätten und die Mitglieder des Vorstandes des Antragsgegners zum Zeitpunkt der Beschlussfassung davon ausgegangen seien, dass alle Landesverbände auch nach der Markeneintragung zugunsten des Antragsgegners diese wie bisher uneingeschränkt weiter benutzen dürften, war der beantragte Zeugenbeweis nicht zu erheben. Denn dieses Vorbringen enthält keine konkrete Tatsachen, über die Beweis erhoben werden könnte, worauf der Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat. Weder ist substantiiert vorgetragen worden, über welches konkrete Thema welche unterschiedlichen Auffassungen von den Verfahrensbeteiligten zum Zeitpunkt der Markenanmeldung vertreten worden sein sollen, noch aufgrund welcher konkreter Anhaltspunkte (Gespräche, Schriftwechsel etc.) der Antragsteller davon ausgehen konnte, dass auch Nichtmitglieder zur Weiterverwendung der Marke berechtigt sein sollten.

ddd) Die Streitigkeiten zwischen den Verfahrensbeteiligten, die zur Kündigung der Mitgliedschaft durch den Antragsteller am 15. September 2006 (Anlage [X.]) geführt haben, sind zum einen wegen anderer Vorfälle in dieser Versammlung und zum anderen mehr als acht bzw. sechs Monate nach der streitgegenständlichen Markenanmeldung entstanden. Deshalb sind sie auch nicht geeignet, auf eine missbräuchliche Behinderungsabsicht des Antragsgegners im Zeitpunkt der Markenanmeldung am 28. März 2006 hinzuweisen.

eee) Selbst wenn der Antragsgegner die als "Kündigung aus wichtigem Grund zum nächsten Satzungsgemäßen Zeitpunkt" deklarierte Austrittserklärung des Antragstellers zu Unrecht als fristlose Kündigung gewertet, ihn mit dem Schreiben vom 12. Juni 2007 ([X.]. [X.]) vor dem Ablauf der satzungsgemäß vorgesehenen ordentlichen Kündigungsfrist zum 31. Dezember 2007 und damit unberechtigt abgemahnt haben sollte, lässt dieses Verhalten im Hinblick auf das bei Anmeldung der Marke bestehende Einvernehmen der Verfahrensbeteiligten nicht auf ein [X.]es Verhalten des Antragsgegners bei der Markenanmeldung schließen, zumal dies auch auf einer fehlerhaften rechtlichen Auslegung der Austrittserklärung beruhen kann.

2. Einen Löschungsgrund nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] hat die Markenabteilung ebenfalls zu Recht zurückgewiesen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Dieses Eintragungshindernis muss noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.]). Eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] relevante Täuschungsgefahr muss von der Marke selbst ausgehen und darf nur von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen her beurteilt werden (BPatG [X.]. 1998, 371 - [X.]). Bei ihrer Beurteilung ist auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ([X.], 1074, 1076 - Original [X.]; [X.] 43, 30, 33 - Herrenstein).

3. Der Gegenstandswert im vorliegenden Löschungsbeschwerdeverfahren war auf 50.000 € festzusetzen.

a) Der Antrag des Antragsgegners nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstandswert für das Löschungsverfahren festzusetzen, ist zulässig.

Der Antragsgegner war im Beschwerdeverfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen anwaltliche Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 RVG durch die verkündete und den Rechtszug beendende Sachentscheidung fällig geworden ist, woraus sich gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG auch die Zulässigkeit des Antrags auf Festsetzung des Gegenstandswerts ergibt.

b) Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem [X.] für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Grundlage für die Bewertung bildet im Löschungsverfahren gemäß § 50 Abs. 1 [X.] das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke. Das folgt aus dem Popularcharakter des Löschungsantrags, der gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 [X.] von jedermann ohne Nachweis eines eigenen Interesses gestellt werden kann und bei Begründetheit zur Löschung der Marke von Amts wegen führt. Das Interesse der Allgemeinheit an der Markenlöschung gemäß § 50 Abs. 1 [X.] steht dabei weder dem Interesse des Antragstellers an der Markenlöschung gleich, noch deckt es sich ohne weiteres mit dem Interesse des Markeninhabers an dem Fortbestehen des Markenschutzes (29 W (pat) 39/09 – [X.] Geysir [X.]; 27 W (pat) 6/11 – [X.]). Maßstab für die Bewertung dieses Interesses sind vielmehr die wirtschaftlichen Nachteile, die für die Allgemeinheit im Fall der Rechtsbeständigkeit der angegriffenen Marke zu erwarten sind. Je stärker die Marke benutzt wird und je weiter der vom Schutz der Marke umfasste Waren- und Dienstleistungsbereich ist, desto höher wird das von der Marke ausgehende Behinderungspotential eingestuft (29 W (pat) 39/09 – [X.] Geysir [X.]).

Da es sich unstreitig um ein seit mehreren Jahrzehnten von Wasserkraftwerken benutztes Logo handelt, erscheint es angemessen, den Gegenstandswert auf den beantragten Betrag von 50.000 € festzusetzen.