Bundespatentgericht, Beschluss vom 11.07.2016, Az. 25 W (pat) 53/14

Die am 26. Juli 2011 angemeldete Wortfolge

[X.] [X.]

ist am 30. August 2011 unter der Nummer 30 2011 040 781 als Wortmarke für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 41 und 45, unter anderem für die Waren der

[X.]:

Produkte zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Waschmittel; Putzmittel;

Klasse 5:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandsmaterial; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide

in das beim [X.] geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung haben die Inhaber der Widerspruchsmarke aus ihrer seit dem 12. März 2009 unter der Nummer 30 2008 063 759 für die Waren und Dienstleistungen

[X.]:

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5:

Präparate für die Gesundheitspflege, insbesondere kosmetisch-medizinische Präparate;

Klasse 44:

Gesundheits- und Schönheitspflege

eingetragenen Wort- Bildmarke

Widerspruch erhoben. Der Widerspruch richtet sich nur gegen die bei der prioritätsjüngeren angegriffenen Marke oben aufgeführten Waren der [X.] und 5.

Die Markenstelle für Klasse 5 des [X.]s hat mit den Beschlüssen vom 23. November 2012 und vom 14. Januar 2014, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Gefahr der Verwechslung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, auch unter Berücksichtigung einer möglichen Begegnung beider Marken auf identischen Waren insbesondere der [X.], einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bei einem Erwerb der Waren im Vorbeigehen durch die vorliegend maßgeblichen allgemeinen Verkehrskreise hielten beide Marken den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand zueinander ein. Wenngleich die Zeichen übereinstimmend den Wortbestandteil „[X.]“ enthielten, lägen deutliche Abweichungen in den weiteren jeweiligen Bestandteilen „[X.]“ und „[X.]“ vor. Damit seien die Marken in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht gut voneinander zu unterscheiden. Zwar werde die Widerspruchsmarke allein durch den Begriff „[X.]“ geprägt, was aber für die angegriffene Marke nicht gelte. Der Bestandteil „[X.]“ sei hier nicht besonders kennzeichnungskräftig und die Wortbestandteile „[X.]“ und „[X.]“ stünden gleichwertig nebeneinander. Auch begrifflich seien keine Gemeinsamkeiten erkennbar; ebenso wenig bestehe eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen, auch nicht aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens. Anhaltspunkte hierfür seien nicht ersichtlich und seien von der Widersprechenden auch nicht vorgetragen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, teilweiser Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der Waren und hochgradiger Ähnlichkeit der Zeichen insgesamt eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Zwischen den [X.] bestehe angesichts klanglicher Identität in den ohnehin stärker beachteten jeweiligen ersten beiden Silben „[X.]“ und „-O“, der identischen Vokalfolge „[X.]“, gleicher Silbenanzahl und identischem Sprechrhythmus eine hohe klangliche Ähnlichkeit. Dabei würden die vorhandenen Unterschiede der Marken die aufgezeigten klanglichen Ähnlichkeiten vor allem vor dem Hintergrund einer vollständigen Identität in dem kennzeichnungskräftigen Bestandteil [X.] nicht aufwiegen, zumal der Verkehr diesem jeweils am Wort- bzw. Markenanfang befindlichen Bestandteil vergleichsweise größere Bedeutung beimessen werde. Zudem habe die Markenstelle nicht berücksichtigt, dass auch die zu diesem identischen Bestandteil hinzutretenden jeweiligen weiteren Wortbestandteile „[X.]“ bei der angegriffenen Marke bzw. „[X.]“ bei der Widerspruchsmarke eine deutliche klangliche Ähnlichkeit aufwiesen. Außerdem behalte „[X.]“ in beiden Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung. Dies sei aufgrund des beschreibenden Gehalts des Zusatzes „[X.]“ in der Widerspruchsmarke unmittelbar ersichtlich, aber auch in der jüngeren Marke hebe der zusätzliche Bestandteil „[X.]“ die selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „[X.]“ nicht auf, sondern wirke aufgrund der Endung „[X.]“ wie ein den vorstehenden Wortteil „[X.]“ beschreibendes Adjektiv. Der übereinstimmende Wortbestandteil „[X.]“ würde von sich heraus auch schon zu einer begrifflichen Ähnlichkeit der [X.] führen, denn weder in der jüngeren noch in der älteren Marke vermögen die weiteren Bestandteile den gemeinsamen Begriff „[X.]“ zu modifizieren.

Die Widersprechende begehrt ohne ausdrückliche Antragstellung sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des [X.]s vom 23. November 2012 und vom 14. Januar 2014 in der Hauptsache aufzuheben und auf ihren Widerspruch aus der Marke 30 2008 063 759 hin die Löschung der angegriffenen Marke 30 2011 040 781 für die angegriffenen Waren der Klassen 3 und 5 anzuordnen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus ihrer Sicht ist auch bei unbestritten bestehender teilweiser Identität der Waren eine Ähnlichkeit der Vergleichsmarken nicht gegeben. Die Bestandteile „[X.]“ und „[X.]“ der angegriffenen jüngeren Marke stünden gleichwertig nebeneinander. Demgegenüber werde der zweite Wortbestandteil „[X.]" in der Widerspruchsmarke „[X.] [X.]“ aufgrund seiner für die angesprochenen Endverbraucher klar erkennbaren beschreibenden Funktion hinter dem Wort „[X.]“ zurücktreten. Der Begriff „[X.]“ bei der jüngeren Marke „[X.] [X.]“ hingegen habe keinen entsprechenden Bedeutungsgehalt. In klanglicher Hinsicht führten schon die weichen Konsonanten und die fehlenden Zischlaute bei dem Bestandteil „[X.]“ gegenüber der durch den harten [X.] und die zwei S- bzw. Zischlaute geprägten klanglichen Wiedergabe von „[X.]“ bei der Widerspruchsmarke zu ganz unterschiedlichen Klangbildern. Die Markeninhaber verweisen im Übrigen auf die aus ihrer Sicht zutreffenden Ausführungen der Markenstelle in den Zurückweisungsbeschlüssen.

Ein Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung ist von keinem Beteiligten gestellt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 [X.] zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 [X.], so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.] zurückgewiesen hat. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. [X.] [X.], 933 Rn. 32 - [X.]; [X.], 1098 Rn. 44 - [X.]/[X.]; [X.], 64 Rn. 9 - Maalox/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 - pjur/pure; [X.], 833 Rn. 30 - [X.]/[X.]). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu [X.], 343 Rn. 48 - [X.]/[X.]; [X.], 64 Rn. 9 - Maalox/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 9 Rn. 40 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Bei der Widerspruchsmarke ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Die Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Marken bestimmt sich nach ihrem Gesamteindruck. Der Umstand, dass es sich bei dem Wortbestandteil „[X.]“ um eine die Widerspruchswaren beschreibende Angabe und einen kennzeichnungsschwachen Markenbestandteil handelt, führt zu keiner relevanten Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insgesamt, da sich die Kennzeichnungskraft einer Marke in der Regel nach dem kennzeichnungsstärksten Element richtet (vgl. [X.], 505, 507 Rn. 23 – [X.]; [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 9 Rn. 136). Auch der Umstand, dass es sich bei dem Wortbestandteil "[X.]" um einen aus dem [X.] stammenden Begriff (laut [X.], [X.], 26. Auflage 2013: chinesisch: der Weg; „[X.], das absolute, vollkommene Sein in [X.]. Philosophie“) handelt, der auf den „[X.]ismus“, eine [X.] Volksreligion (vgl. [X.], a. a. O.), hinweisen könnte und im Gesundheits- und Heilbereich gern als Markenbestandteil verwendet wird, führt nicht zu einer relevanten Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

2. Da [X.] nicht aufgeworfen sind, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von der [X.] auszugehen. Die Vergleichsmarken können sich hinsichtlich eines Teils der angegriffenen Waren der jüngeren Marke der [X.], nämlich der „Produkte zur Körper- und Schönheitspflege“ sowie hinsichtlich der „pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnisse“ auf identischen Waren und im Übrigen teilweise auf hochgradig ähnlichen Waren der Klassen 3 und 5 begegnen.

3. Aber auch wenn ausgehend von teilweiser Warenidentität insoweit hohe Anforderungen an den [X.] zu stellen sind, hält die angegriffene Marke auch insoweit den erforderlichen [X.] zu der Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ein.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. [X.] GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - [X.]/[X.]; [X.], 1055 Rn. 26 - airdsl). In der Regel genügt bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ([X.], 1055 Rn. 26 - airdsl; [X.], 824 Rn. 26 - [X.]; [X.], 60 Rn. 17 - coccodrillo).

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente.

a. Zunächst ist keine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

aa. Soweit die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit miteinander verglichen werden, ergibt sich unter keinem Gesichtspunkt eine Gefahr von Verwechslungen. Insoweit unterscheiden sich die Marken bereits im Hinblick auf den zusätzlichen Bildbestandteil und die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke sowie die jeweils dem Wort [X.] nachfolgenden unterschiedlichen Wortbestandteile „[X.]“ bei der angegriffenen Marke einerseits und „[X.]“ bei der Widerspruchsmarke andererseits.

bb. Soweit beim klanglichen [X.] von dem Erfahrungssatz auszugehen ist, dass sich der Verkehr bei [X.] regelmäßig am Wortbestandteil orientiert, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (st. [X.]. vgl. z. B. [X.], [X.], 378 – Rn. 30 – [X.]), stehen sich klanglich „[X.] Noetic“ und „[X.] [X.]“ gegenüber. Zwar stimmen diese im ersten Wortbestandteil „[X.]“ identisch überein und besitzen bezüglich der weiteren Bestandteile eine gleiche Silbenanzahl und identische Vokalfolge. Diese Gemeinsamkeiten sind zwar erheblich, führen aber gleichwohl wegen der besonderen Umstände im vorliegenden Fall nicht zu einem insgesamt verwechselbar ähnlichen Klangbild. Die weiteren Wörter „Noetik“ und „[X.]“ sind in den Anfangs- und Schlusssilben [[X.]] bei der angegriffenen Marke bzw. [Cos] bei der Widerspruchsmarke und [tik] bei der angegriffenen Marke und [X.]] oder [tix] bei der Widerspruchsmarke angesichts der markant unterschiedlichen [X.] Laute und dem unterschiedlichen Silbenaufbau ([X.]e-tik - Cos-me-tiks) zu verschieden um für sich gesehen zu einem verwechselbar ähnlichen klanglichen Gesamteindruck zu kommen. Insbesondere fehlen der angegriffenen Marke die klanglich auffälligen „S“-Laute. Zudem handelt es sich bei dem weiteren Wortbestandteil „[X.]“ (Kosmetika) der älteren Marke um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe, deren Begrifflichkeit sofort erfasst wird und deshalb zusätzlich verwechslungsmindernd zu berücksichtigen ist.

cc. Auch ist keine unmittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt identischer oder verwechselbar ähnlicher prägender Bestandteile gegeben.

Soweit bei der Widerspruchsmarke zutreffend davon auszugehen ist, dass der Wortbestandteil „[X.]“ die Widerspruchsmarke prägt, führt dies nicht zu einer Verwechslungsgefahr. „[X.]“ ist schon größenmäßig und durch die fett gedruckte Wiedergabe der auffälligere Bestandteil bei der älteren Marke und steht durch die Art der Gestaltung deutlich im Vordergrund zu dem im Verhältnis darunter befindlichen klein und farblich hell wiedergegebenen [X.] „[X.]“. Aufgrund dieser herausgehobenen Gestaltung und aufgrund des Umstands, dass dem Wort „[X.]“ für die so gekennzeichneten Kosmetikwaren der Klassen 3 und 5 der älteren Marke ein ausschließlich sachlicher Gehalt zukommt, ist von einer Prägung der Widerspruchsmarke durch den Bestandteil „[X.]“ auszugehen.

Von einer Prägung durch den Wortbestandteil „[X.]“ ist bei der jüngeren Marke aber nicht auszugehen. Umstände, die dafür sprechen, dass beachtliche Teile der angesprochenen Endverbraucher sich bei der Wiedergabe nur an dem Wortbestandteil „[X.]“ orientieren, fehlen. Für den Fall, dass die angesprochenen Verbraucher die den Wörtern „[X.]“ und „Noetik“ (= Lehre vom Denken, vom Erkennen geistiger Gegenstände, vgl. [X.], [X.], 26. Auflage 2013) innewohnende Bedeutung erkennen, handelt es sich um einen Gesamtbegriff im Sinn von „der taoistischen Lehre vom Denken“. Damit beziehen sich die [X.]e aber inhaltlich derart aufeinander, dass keine Veranlassung dafür besteht, nur einen Wortbestandteil, beispielsweise „[X.]“, bei der Wiedergabe der Marken herauszugreifen. Sofern den angesprochenen Verbrauchern, was überwiegend der Fall sein dürfte, eine Bedeutung der Wörter „[X.]“ und „Noetik“ nicht bekannt ist, fehlt jegliche Veranlassung sich an nur einem der gleichrangig nebeneinander stehenden Begriffe zu orientieren.

dd. Anders als die Widersprechende meint, ist auch in begrifflicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen nicht zu befürchten.

Soweit davon auszugehen ist, dass die angesprochenen Endverbraucher die Bedeutung von „[X.]“ nicht kennen, kommt eine Ähnlichkeit der Marken nach ihrem Sinn ohnehin nicht in Betracht.

Soweit die Verbraucher die Bedeutung von „[X.]“ kennen sollten, dürften sie auch die Bedeutung der weiteren Bestandteile „Noetic“ und „[X.]“ verstehen und die Widerspruchsmarke „[X.] [X.]“ mit „[X.](istische) Kosmetik(a)“ gleichsetzen, während der jüngeren Marke mit „[X.] [X.]S“ und dem Sinn der „[X.](istischen) Lehre vom Denken“ ein entsprechender Bedeutungsgehalt nicht zukommt.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu bejahen.

b. Auch liegen keinerlei Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor.

Die Widersprechende hat insbesondere nichts dazu vorgetragen, dass sie über eine auf dem Marke präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil „[X.]“ verfügt, schon deshalb ist von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des [X.] nicht auszugehen.

c. Auch ist eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn etwa unter der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „[X.]“ in der angegriffenen Marke, entgegen der Auffassung der Widersprechenden, nicht zu bejahen. Ein besonderer Umstand, der es rechtfertigen kann, in einem zusammengesetzten Zeichen einen Bestandteil als selbständig kennzeichnend anzusehen, liegt vor, wenn eine ältere Marke von einem Dritten in einem zusammengesetzten jüngeren Zeichen identisch oder sehr ähnlich unter Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens oder eines Stammbestandteils eines [X.] verwendet wird. In einem solchen Fall kann nach ständiger Rechtsprechung die ältere Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (vgl. u. a. [X.], [X.], 1042 Rn. 29 f. – [X.] LIFE; [X.], [X.], 833 Rn. 51 – [X.]/[X.]). Eine solche Fallgestaltung liegt aber vorliegend nicht vor. Zwar wird der prägende Bestandteil „[X.]“ der Widerspruchsmarke in die jüngere Marke vollständig übernommen. Die angesprochenen Verbraucher nehmen „[X.]“ aber in der Marke „[X.] [X.]“ nicht als eigenständig kennzeichnend wahr. Abgesehen davon, dass der Bestandteil „[X.]“ ersichtlich weder ein Unternehmenskennzeichen noch ein Stammbestandteil für die Inhaber der jüngeren Marke darstellt, ist der Bestandteil „[X.]“ mit dem weiteren Begriff „NOETIK“ zu einer einheitlichen Aussage im Sinn einer „“taoistischen Lehre vom Denken/ [X.] geprägten Lehre vom Denken“ verbunden. Aber auch wenn diese Bedeutung den Verbrauchern mehrheitlich nicht bekannt sein dürfte, sind beide Wörter in einer einheitlichen gleich großen schriftbildlichen Wiedergabe gehalten, so dass es auch deshalb naheliegt, sie in einem Zusammenhang zu lesen.

Der Beschwerde der Widersprechenden war insoweit zurückzuweisen.

4. Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

5. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war weder von den Beteiligten beantragt noch aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und [X.] [X.].