Bundespatentgericht, Urteil vom 26.07.2017, Az. 5 Ni 26/14 (EP)

Die Beklagte war bis zum 10. Juli 2017 eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 2 256 559 (Streitpatent), das am 24. Juli 2008 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der koreanischen Anmeldungen [X.] 20070091999 vom 11. September 2007 und [X.] 20080018969 vom 29. Februar 2008 angemeldet worden ist. [X.] wird beim [X.] unter dem Aktenzeichen 60 2008 014 199.3 geführt; im dortigen Register ist als Rechtsnachfolger nunmehr die [X.], Ltd. eingetragen. Es ist in der [X.] veröffentlicht und trägt die Bezeichnung: „[X.] („Entwicklungsvorrichtung und Bilderzeugungsvorrichtung“).

[X.] umfasst 11 Ansprüche, von denen lediglich die Ansprüche 1 bis 5 mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind. Nach der [X.]chrift (EP 2 256 559 [X.]) lauten diese:

In der [X.] Übersetzung nach der [X.]chrift lautet Anspruch 1:

Wegen der [X.] Übersetzung der [X.] 2 bis 5, die direkt oder indirekt auf Anspruch 1 rückbezogen sind, wird auf die [X.]chrift Bezug genommen.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage vom 7. Mai 2014 machen die Klägerinnen geltend, das Streitpatent, das zu Unrecht die Priorität vom 11. September 2007 in Anspruch nehme, sei im angegriffenen Umfang nicht patentfähig.

Ihre Argumentation stützen sie auf die folgenden Druckschriften:

K1 [X.]: [X.] zu Aktenzeichen 60 2008 014 199.3, Stand 25. November 2013, 3 S.

K2 EP 2 256 559 [X.] (Streitpatent = SP)

K3 [X.]-Anmeldung 10-2007-0091999, 11.09.2007 (1. Priorität des SP)

K4 [X.] Übersetzung der Druckschrift K3

K5 [X.] 5,272,503 A

K6 [X.] 5,937,239 A

K7 Merkmalsgliederung der Ansprüche 1 bis 5 gemäß SP

K8 [X.] 2005 / 0 078 978 [X.]

K9 [X.] und [X.] Serie, Benutzerhandbuch, Edition 1, 12/2007, Auszüge: [X.], 1-6, 39-42, 45, 85-86, 101-104

K10 [X.]: [X.] [recherchiert am 12.09.2013 URL: https://www.google.de/search?q=cb435a&biw=l920&bih=908&sa=X...], 2 S.

[X.] SUMMIT TE[X.]HNOLOGIES [Hrsg.], [X.], M. et al: [X.] series toner cartridge [X.]B435 A, DO[X.]# 0434.

[X.] [X.], M.: [X.] In: [X.] (online). 01.02.2008, 8 S.

K13 [X.], S.: Affidavit ([X.]) vom 7. Mai 2014, 5 S.

K14 [X.] 2006 / 0 024 080 [X.]

K15 Menüpunktangabe der Internetseite mit der URL: http://www.tecchannel.de: [X.]: Drucker in [X.]. [X.] vom 04.09.2007 [recherchiert am 19.02.2014 URL: http://www.tecchannel.de/pc_mobile/news/1728I25/samsung_drucker...], 3 S.

K16 Fotografien verschiedener Ansichten des Multifunktionsgerätes [X.] S[X.]X-4500 der Patentinhaberin, 4 S.

K17 Fotografien verschiedener Ansichten und Vergrößerungen des Druckers [X.] der Patentinhaberin (Produktionsdatum laut [X.]: 28.02.2008), 4 S.

[X.] [X.]: [X.]® [X.] [X.] [X.] INSTRU[X.]TIONS, 2012, 16 S.

K19 [X.]: User‘s Guide, [X.] [X.] series, [X.], 2007, Auszüge: Inhaltsangabe (2 S.), S. 1.2-1.3, 6.1-6.6, 8.1, 9.1

[X.] EP 2 325 701 [X.] (Familienmitglied des SP)

K21 [X.], F.: [X.]: [X.] [X.], [X.] UND P1505(N). [aufgerufen unter URL: [X.] S.

K22 [X.]: Bescheid vom 26. November 2013 im Prüfungsverfahren der parallelen [X.] Patentanmeldung 11 180 248.4 (offengelegt als EP 2 397 914 [X.]), 14 S.

K23 [X.], [X.]: Untersuchungen an [X.] mit der Bezeichnung [X.] 278 A (Tonerfarbe: schwarz) und [X.] 435 A (Tonerfarbe: schwarz), Gutachten [X.] 2015 [X.], Stand: 1. März 2015, 32 S.

K24 [X.] [X.]N [X.], Team handel, Vonnis in [X.] 30 oktober 2014 in [X.]: [X.]/09/469648 /KG [X.]-840. 13 S.

K25 unbeglaubigte [X.] Übersetzung der Druckschrift K24

K26 [X.], [X.]: Stellungnahme zum [X.] am Drucker [X.] [X.]LP-320, [X.] V11-KO, Stand: 24. November 2015 - [X.], 5 S.

[X.] [X.] 6 826 380 B2

K28 KIPPHAN, H. [Hrsg.]: Handbuch der Printmedien - Technologien und Produktionsverfahren, [X.], 2000, S. 733

K29 [X.] 2006 / 0 159 487 [X.]

[X.] Eingabe der Inhaberin des [X.] im Rahmen des Prüfungsverfahrens vor dem [X.] vom 20. Juni 2011; 3 S.

K31 [X.], H.L.: Gutachten und Stellungnahme zum „Gutachten [X.]“ von Prof. [X.] und zur „Stellungnahme in der [X.] und B[X.] Brogno [X.]oncept GmbH“ von [X.], [X.] vom 5. Dezember 2016; 12 S.

K32 [X.] 6 898 402 B2

[X.] [X.] 6 115 565 A

[X.] EP 0 997 798 A2

K35 EP 1 054 305 A2

Die Klägerinnen beantragen,

das [X.] Patent 2 256 559 ([X.] 60 2008 014 199) im Umfang der Ansprüche 1 bis 5 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass der Patentanspruch 1 und die darauf rückbezogenen Patentansprüche die Anspruchsfassung aus Anlage [X.] erhalten ([X.]. 433/435 d.A.), eingereicht mit Schriftsatz vom 26. Juni 2017,

hilfsweise nach Maßgabe der Ansprüche 1 bis 5 der erteilten Fassung,

sowie weiter hilfsweise gemäß der Fassung der Hilfsanträge 1 und 2 (Anlage zum Schriftsatz vom 31. Mai 2017, [X.]. 354/358 d.A.).

Die Klägerinnen beantragen hinsichtlich des [X.] dessen Zurückweisung nach § 83 Abs. 4 [X.]. Sie treten den [X.] vom 31. Mai 2017 ebenfalls entgegen.

Patentanspruch nach Hilfsantrag 1, dem sich die erteilten Unteransprüche 2 bis 5 unverändert anschließen, lautet wie folgt:

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, dem sich nach Streichung des erteilten Anspruchs 2 die erteilten Ansprüche 3 bis 5 in neuer Nummerierung anschließen, lautet wie folgt:

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerinnen entgegen und hält den Gegenstand des [X.] in zumindest einer der verteidigten Fassungen für patentfähig.

Sie stützt ihre Argumentation auf folgende Dokumente:

[X.] Merkmalsgliederung der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Streitpatent

QE2 [X.]: [X.] [recherchiert am 13.01.2015], 2 S.

QE3 Publikationsnachweis („posted“) von Druckschrift [X.] [recherchiert unter der URL: http://www.docstoc.com am 25.11.2014], 4 S.

[X.] Publikationsnachweis („added“) von Druckschrift [X.] [recherchiert unter der URL: http://www.refillcartridge.ucoz.com am 25.11.2014], 10 S.

[X.] [X.]: Untersuchung von [X.] [X.]LP-320, Ergebnisse von Vibrationsmessungen; 2 S.

QE6 [X.]: [X.] [X.] mit [X.] (Entgegenhaltung), Ergebnisse von Vibrationsmessungen; 3 S.

[X.] [X.]: [X.]B-Stick mit zwei Videos zu Vibrationstests

QE8 Konvolut aus 2 Druckschriften:

 QE8.1 ANTLER, M.: [X.]ontact Fretting of Electronic [X.]onnectors. In: IEI[X.]E TRANS. ELE[X.]TRON., vol. E82 [X.], [X.], January 1999, S. 3-12

 QE8.2 [X.], [X.], J.H.: [X.] in [X.]. Prepared for Presentation at the Twentieth Annual Holm Seminar on Electrical [X.]ontacts. October 29-31, 1974, [X.], [X.], 8 S.

QE9 BAYERLEIN, J.: Gutachten [X.] vom 28. Januar 2016; 7 S.

[X.]0 Prioritätsunterlagen im Rahmen der [X.]-Anmeldung 101742690 - 2209; 25 S.

Der Senat hat den Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] vom 5. April 2017 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind.

Die zulässige Klage ist in der Sache begründet, da der mit ihr geltend gemachte [X.] der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ gegeben ist. Soweit die Beklagte das [X.] nach Hauptantrag in der Anspruchsfassung aus Anlage [X.], eingereicht mit Schriftsatz vom 26. Juni 2017, verteidigt, hat der Senat diese Fassung wegen § 83 Abs. 4 [X.] zurückgewiesen. In der erteilten Fassung erweist sich das [X.] im Umfang des Angriffs auf seine Patentansprüche 1 bis 5 als nicht patentfähig, so dass es insoweit für nichtig zu erklären ist. Auch in der Fassung nach einem der Hilfsanträge kann es aus diesem Grund keinen Bestand haben.

I. Zum Gegenstand des [X.]s

1. Das [X.] betrifft laut Absatz [0001] eine Bilderzeugungseinrichtung, insbesondere eine Entwicklungsvorrichtung mit einer Speichereinheit und eine damit ausgestattete Bilderzeugungseinrichtung. Mit der vorliegenden Klage werden lediglich die Ansprüche 1 bis 5 angegriffen, die die Entwicklungsvorrichtung zum Gegenstand haben.

Eine Bilderzeugungseinrichtung (Drucker, Fotokopierer, Faxmaschine und ein Multifunktionsperipheriegerät (MFP), das kombinierte Funktionen der vorigen Einrichtungen aufweise) stelle gemäß einem Eingangsbildsignal ein Bild auf einem Druckmedium her. Eine elektrofotografische Bilderzeugungseinrichtung bilde ein Bild folgendermaßen ab: Es werde eine Oberfläche eines fotoleitenden Mediums auf ein vorgegebenes elektrisches Potenzial elektrifiziert. Ein Laserstrahl werde auf die Oberfläche des fotoleitenden Mediums projiziert, um ein elektrostatisches latentes Bild zu bilden. Ein sichtbares Bild werde erhalten, indem Entwickler dem elektrostatischen latenten Bild zugeführt werde. Das sichtbare [X.], das auf dem fotoleitenden Medium entwickelt worden sei, werde direkt oder durch ein dazwischenliegendes Übertragungsmedium auf ein Druckmedium übertragen und auf dem Druckmedium, das einen [X.] durchlaufe, fixiert ([X.], Absätze [0002] und [0003]).

Während dieses Prozesses bilde eine Entwicklungsvorrichtung der Bilderzeugungseinrichtung das sichtbare Bild auf der Oberfläche des fotoleitenden Mediums ab, indem es den Entwickler der fotoleitenden Vorrichtung zuführe. Die Entwicklungsvorrichtung sei als integrierte Kartusche strukturiert, die eine Entwicklervorratseinheit, eine Elektrifizierungseinheit, eine Entwicklungseinheit und eine Säuberungseinheit enthalte, und entfernbar an einem Hauptkörper der Bilderzeugungseinrichtung befestigt sei. Da die Lebensdauer der Entwicklungsvorrichtung beschränkt sei, müsse sie auswechselbar sein. Die Entwicklungsvorrichtung sei mit einer Speichereinheit zum Speichern von Informationen über deren Betrieb ausgestattet. Die dort gespeicherten Informationen könnten eine verbleibende Quantität von Entwickler und eine Restlebensdauer von Bauteilen enthalten ([X.], Absätze [0004] bis [0006]).

Die Speichereinheit enthalte Anschlüsse an einer ihrer Seiten, die den Anschlüssen des Hauptkörpers der Bilderzeugungseinrichtung entsprächen. So wie die Entwicklungsvorrichtung an der Bilderzeugungseinrichtung befestigt sei, würden die Anschlüsse der Speichereinheit elektrisch mit den [X.] verbunden. ln einem Zustand, in dem die Entwicklungsvorrichtung somit elektrisch mit dem Hauptkörper der Bilderzeugungseinrichtung verbunden sei, erkenne die Bilderzeugungseinrichtung die in der Speichereinheit gespeicherte Information und stelle diese für den Benutzer dar oder führe Handlungen mittels der Information aus und übertrage deren Resultate an die Speichereinheit, wodurch die Information dort aktualisiert werde ([X.], Absatz [0007]).

Für die Datenübermittlung zwischen der Entwicklungsvorrichtung und dem Hauptkörper der Bilderzeugungseinrichtung sollte die Speichereinheit nicht beschädigt sein und sie müsse an einer Position für eine stabile elektrische Verbindung mit dem Hauptkörper befestigt sein. Wenn die Speichereinheit um eine Hitze erzeugende Fixiervorrichtung angeordnet sei, würde die Speichereinheit durch diese beschädigt. Wenn die Fixiervorrichtung um das fotoleitende Medium oder um [X.] herum angeordnet sei, würden die [X.] von vom fotoleitenden Medium oder den [X.] zurückspritzenden Entwickler verunreinigt. Sollte die Speichereinheit an der oberen oder unteren Oberfläche der Entwicklungsvorrichtung angeordnet sein, die oft von anderen Bauteilen in der Bilderzeugungseinrichtung beeinflusst werde, liefen die Anschlüsse der Speichereinheit Gefahr, während des Befestigens der Entwicklungsvorrichtung beschädigt zu werden. Wenn die Speichereinheit an einer Schwingungen unterliegenden Position angeordnet sei, welche von der sich im Betrieb befindlichen Entwicklungsvorrichtung erzeugt würden, würde die elektrische Verbindung zwischen der Speichereinheit und der Bilderzeugungseinrichtung aufgrund der übertragenen Schwingungen instabil. [X.]/195723 offenbarte eine Tonerkartusche, die eine Speichereinheit auf ihrer Oberseite enthalte, [X.] 5,204,713 und [X.] 2006/24080 offenbarten eine Entwicklungsvorrichtung nach dem Kennzeichen des Anspruchs 1 ([X.], Absätze [0008] bis [0011]).

2. Eine Aufgabe ist im [X.] explizit zwar nicht ausformuliert, es wird aber in den Absätzen [0008] und [0009] des [X.]s insbesondere die Anfälligkeit der Speichereinheit und ihrer Anschlüsse für Beschädigungen durch äußere Einwirkungen, wie beispielsweise Hitze oder Vibrationen oder auch durch das Einsetzen der Kartusche in die [X.] als nachteilig hervorgehoben. Die Beklagte sieht daher, nach Ansicht des Senats in schlüssiger Weise, die Aufgabe, die Speichereinheit und ihre Anschlüsse vor den vorstehend beschriebenen Einwirkungen zu schützen.

Ausgehend von dieser Problematik schlägt das [X.] im Umfang des Angriffs auf seine Ansprüche 1 bis 5 eine Entwicklungsvorrichtung („developing device“) nach Anspruch 1 vor, die sich in folgende Merkmale gliedern lässt:

3. Der Gegenstand der Erfindung des [X.]s richtet sich an einen Diplom-Ingenieur, der auf dem Gebiet der Drucktechnik tätig ist und Erfahrungen in der Planung, Konstruktion und praktischen Umsetzung technischer Komponenten und Vorrichtungen für den Druck besitzt.

4. Dieser Fachmann versteht die angegriffenen Gegenstände und die verwendeten Begrifflichkeiten unter Heranziehen der Beschreibung und der [X.]uren der [X.]schrift wie folgt:

image forming apparatus“ ([X.]) ist wie im Absatz [0002] des [X.]s angelegt, ein Drucker, Kopierer, Fax oder ein Kombinationsgerät aus mehreren dieser Vorrichtungen zu verstehen, d.h. ein Apparat, dessen Ziel es ist, auf Basis einer wie auch immer gearteten ([X.] als Folge eines elektrofotografischen Prozesses einen (Papier-) Ausdruck auszugeben.

fotoleitenden Mediums („photoconductive medium, 40“ - seitens der Parteien auch als developer“ / Entwickler) vorübergehend fixiert wird, bevor dieses letztlich nach dem Durchlaufen weiterer Stationen (vgl. [X.], Absatz [0015]: „[X.], 50“, „fixing device, 60“) permanent auf Papier gebannt wird.

Die Quelle des genannten Toners ist zunächst für den Fachmann ganz allgemein eine Druckerkartusche, die baulich (d. h. funktionstechnisch und geometrisch) entsprechend der Konstruktion des Druckers auf unterschiedlichste Weise angepasst ist; z. B. dass die Kartusche entweder ein fotoleitendes Medium, d. h. eine Bildtrommel, mit inkorporiert oder, wenn im Drucker die Bildtrommel separat verbaut ist, diese entsprechend nicht aufweist.

developing device“ (Entwicklungsvorrichtung) gemäß [X.] eine austauschbare Kartusche zu verstehen, die mehrere Funktionskomponenten für unterschiedliche Einzeloperationen bei der Druckbilderzeugung enthält (vgl. auch [X.], Absatz [0004]).

developing roller, 140“ („[X.]“) vorgesehen, der Toner aus dem Kartuschenkörper auf eine separat im „image forming apparatus“ verbaute Bildtrommel („photoconductive medium, 40“) aufbringt; folglich weist die Kartusche („developing device“) für diesen Druckertyp [X.]).

memory unit“ (Speichereinheit) aufweist, die für die Verarbeitung / den Druck relevante Daten speichert und aktualisiert. Dazu weist die Speichereinheit eine Reihe von „terminals“ (Anschlüssen) auf, die laut [X.] unterschiedlichsten Zwecken dienen (für das Ausführungsbeispiel: [X.], Absatz [0054], „first terminal“: Datenkommunikationsanschluss; Absatz [0055], „second terminal“: Erdung; „third terminal“: Energieversorgung; „fourth terminal“: Systemzeitanschluss).

driving force reception unit“ ([X.]) stellt einen Teil der Entwicklungsvorrichtung dar, mit der via Getriebe eine von der [X.] extern bereitgestellte Antriebskraft auf die [X.] - die den Toner aufnehmen und weitergeben soll - übertragen wird ([X.], Absatz [0030]).

power reception unit“ (Leistungsaufnahmeeinheit) leitet die von der [X.] bereitgehaltene elektrische Energie an die [X.] für deren Elektrifizierung weiter, d. h. diese gewährleistet deren Fähigkeit für die Aufnahme von Toner ([X.], Absatz [0032]).

main body cover“ (Hauptkörperabdeckung) stellt ein Gehäuse dar, das nach [X.]ur 1 des [X.]es mit einer Klappe ausgestattet sein kann und bezogen auf ihre Einbaurichtung geometrisch an einem hinteren Abschnitt der [X.] angeordnet ist; Die Klappe weist ebenfalls Anschlüsse und Kontaktpunkte als sog. „terminal contact points“ und „pressing members“ auf, wobei erstere beim Schließen der Klappe aufgrund ihrer Elastizitätseigenschaften mit der Speichereinrichtung der Entwicklungsvorrichtung elektrisch wirksame(n) Kontakt(e) herstellen und letztere die Rückseite der Entwicklungsvorrichtung elastisch in Einbaurichtung drücken.

II. Zur Fassung nach Hauptantrag gemäß Schriftsatz vom 26. Juni 2017

Der Senat hat den mit Schriftsatz vom 26. Juni 2017 eingereichten Hauptantrag nach § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.] als verspätet zurückgewiesen.

Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht eine Verteidigung des [X.] mit einer geänderten Fassung zurückweisen, die nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme auf den qualifizierten Hinweis (§ 83 Abs. 2 [X.]) vorgebracht wird, und unter den Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 [X.] ohne weitere Ermittlungen entscheiden.

Auf den qualifizierten Hinweis vom 5. April 2017, der der [X.] am 13. April zugegangen war, hatte der Senat auf Antrag der [X.] die Frist zur abschließenden Stellungnahme für beide Parteien um weitere zwei Wochen bis zum 31. Mai 2017 verlängert. Mit Ablauf dieser Frist hat die Beklagte angekündigt, das [X.] in der erteilten Fassung, hilfsweise mit zwei weiteren Fassungen, zu verteidigen. Der erst mit Schriftsatz vom 26. Juni 2017 übersandte neue Hauptantrag ist somit nach Ablauf der hierfür nach § 83 Abs. 2 [X.] bestimmten Frist eingegangen.

Soweit die Beklagte erstmals in der mündlichen Verhandlung vorträgt, die späte Vorlage des neuen [X.] beruhe auf der Änderung der Vertretung der Prozessbevollmächtigten, kann dies die Verspätung nicht genügend entschuldigen (§ 83 Abs. 4 Nr. 2 [X.]). Es ist in diesem Zusammenhang nicht verständlich, warum die Beklagte erst Ende Mai neue patentanwaltliche Vertreter beauftragt hat. Vielmehr hätte sie spätestens nach Übersendung des qualifizierten Hinweises, der im Wesentlichen eine Bezugnahme auf die Gesichtspunkte enthielt, die der bereits am 18. Januar 2017 verkündeten Entscheidung in der zwischen denselben Parteien anhängigen [X.] Ni 25/14 (EP) zugrunde lagen, eine solche Maßnahme ergreifen können und auch müssen. Die schriftlichen Urteilsgründe im Parallelverfahren sind der [X.] am 28. April 2017 zugegangen. Im Übrigen hat die Beklagte zu keiner Zeit angekündigt, dass sie eine Änderung der Vertretung, die zwangsläufig zu einer Verfahrensverzögerung wegen der Einarbeitungszeit führt, beabsichtige.

Die Berücksichtigung des neuen [X.] hätte auch eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erfordert (§ 83 Abs.4 Nr. 1 [X.]), da er entgegen der Einlassung der [X.] im Termin weit über das hinausgeht, was Thema der schriftsätzlichen Erörterungen der Parteien gewesen war. Die [X.] weisen zu Recht darauf hin, dass die Beklagte mit Vorlage des neuen [X.] ihre bisherige Argumentation geändert hat: Sie trägt nunmehr vor, die Aufgabe des [X.]s habe sich geändert, so dass die Vibrationsproblematik, die im Schriftsatz vom 31. Mai 2017 noch im Mittelpunkt gestanden hatte, nunmehr nur noch ein Aspekt unter vielen sei. Mit der neuen Antragstellung sind darüber hinaus auch nach Auffassung des Senats Merkmale beansprucht, die den (nicht mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen) „image forming apparatus“ und beispielsweise auch den “developing roller“ sowie den „[X.]“ betreffen und nicht die mit Anspruch 1 der erteilten Fassung unter Schutz gestellte Entwicklungsvorrichtung („developing device“). Wie diese zunächst auf ihre Zulässigkeit im Rahmen des Teilangriffs zu prüfenden Merkmale ggf. mit denjenigen der erteilten Fassung von Anspruch 1 zusammenwirken und wie der neue Anspruch 1 nach Hauptantrag patentrechtlich insgesamt zu bewerten ist, kann ohne einen erneuten Vergleich mit dem Stand der Technik nicht beurteilt werden. Einige der zahlreichen der Beschreibung oder den nicht angegriffenen Ansprüchen neu entnommene Merkmale betreffen vordergründig beiläufig erwähnte Gesichtspunkte, deren Bedeutung für die erfindungsgemäße Lehre sich jedoch nicht ohne weiteres erschließt und somit im Gesamtzusammenhang der Anspruchsfassung neu bewertet werden muss. Entgegen der Ansicht der [X.] kann folglich nicht die Rede davon sein, der neue Hauptantrag diene der Darstellung der verschiedenen Kartuschentypen, die bereits Gegenstand der Erörterung der Parteien wie auch der Hilfsanträge waren und forme lediglich die entsprechenden Merkmale zu einem neuen Anspruch, ohne dass dies eine Nachrecherche zum Stand der Technik begründen könne. Vielmehr hätte die Zulassung des neuen [X.] aus den oben genannten Gründen eine Vertagung der mündlichen Verhandlung nach sich gezogen.

Die Belehrung nach § 83 Abs. 4 Nr.3 [X.] erfolgte mit dem Hinweis des Senats vom 5. April 2017.

III. Zur erteilten Fassung und zur Fassung nach den Hilfsanträgen 1 und 2

[X.]) am ersten Prioritätstag unter Einsatz seines Fachwissens in nahe liegender Weise. Dies gilt im Ergebnis in gleicher Weise auch für die Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2.

1. [X.] Patent

Vor dem Hintergrund der o. g. Aufgabenstellung und gemäß den Ausführungen der [X.]vertreter in der mündlichen Verhandlung kommt es für den Fachmann im gegebenen technischen Kontext darauf an, dass er im Hinblick auf einen störungsfreien Betrieb seiner [X.] die nachteiligen Einflüsse von Hitze, Vibrationen und die Fehlermöglichkeiten beim Kartuscheneinbau reduziert.

Der so sensibilisierte Fachmann wird folglich für alle notwendigen Maßnahmen für den reibungslosen Betrieb der Gesamtvorrichtung in planvoller Vorgehensweise auf sein Fachwissen zurückgreifen und sich seiner am ersten [X.] präsenten Kenntnisse auf dem Gebiet der [X.]en und der in diesen zur Anwendung kommenden Kartuschen bedienen; dabei spielt es für ihn keine Rolle, in welcher ihm bekannten Vorrichtung an welchen Orten einzelne Komponenten oder Vorrichtungsbestandteile – wie etwa eine Speichereinheit - konkret verbaut sind, sondern vielmehr, wie und weshalb die einzelnen Komponenten in einer möglichst reibungsfrei funktionierenden Gesamtapparatur synergistisch zusammenzuführen sind.

Entgegen der Auffassung der [X.] agiert er dabei unabhängig davon, ob im Stand der Technik Kartuschen des streitpatentgemäßen Typs („developing device“ des erteilten Anspruchs 1, seitens der [X.] auch

[X.]) in Verbindung mit dem einschlägigen Fachwissen nahe; er ist daher mangels des [X.]s einer erfinderischen Tätigkeit nicht patentfähig:

a) Im Einzelnen ist aus der Druckschrift [X.] eine Entwicklungsvorrichtung bekannt („process cartridge“, „cartridge 7“), die dazu ausgelegt ist, mit einer [X.] („electrographic image forming apparatus“, „laser printer“, „printer 100“) verwendet zu werden ([X.], Abstract, Absatz [0042]) (Merkmal 1.0),

wobei die Entwicklungsvorrichtung (7) Folgendes umfasst:

[X.], [X.]ur 3 & 4 i. V. m. Absatz [0084] und [0089])), das ein Vorderende, zwei Seiten und ein Hinterende besitzt ([X.], [X.]uren 3 & 4; Merkmal 1.1);

[X.], [X.]ur 4, unteres Bauteil, [X.] 4, rechts, [X.] 46) angeordnet ist, um eine Antriebskraft von der [X.] aufzunehmen ([X.], Absatz [0086], insb.: „[X.] 46 located at the other lengthwise end of the second frame 4, [X.] ([X.]) is transmitted. ... the helical gear 46 is the gear which receives from the apparatus main assembly A the force for rotating the development roller 40, [X.] 43, and developer conveying member 42, [X.] 7 is in the apparatus main assembly A.“; Merkmal 1.2);

[X.], [X.]ur 5 sogar näher am hinteren Ende des Gehäuses) angeordnet ist ([X.], [X.]ur 4, unteres Bauteil, [X.] 4, links, [X.] 92, 93), um elektrische Leistung von der [X.] aufzunehmen ([X.], Absatz [0092], insb.: „[X.] for supplying the charge roller 2 with high voltage from the power source ([X.]) [X.], … . These electrical contacts 91, 92, [X.], [X.], the walls perpendicular to the direction parallel to the axial direction of the photosensitive drum 1. More specifically, the charge bias electrical contact 91 is attached to one of the lengthwise end walls … of the first frame6 supporting the charge roller 2.”; Merkmal 1.3 _teils );

[X.], [X.]ur 13 i. V. m. Absatz [0126], insb.: „[X.] 55 comprises a memory 55b, first and second electrical contacts 55d1 and 55d2 as electrical contacts on the cartridge side, [X.] 55c1 and 55c2, and a dielectric substrate 55a, [X.]. …”; Merkmale 1.4, 1.4.1), wobei ein erster [X.], der von den mehreren Anschlüssen am weitesten entfernt von der [X.] ([X.], in [X.]ur 1 repräsentiert durch Bezugszeichen 46) angeordnet ist, ein Datenübertragungsanschluss für die Datenübertragung ist ([X.], in [X.]ur 5 der mit dem [X.] 55c2 gleichzusetzende [X.] 55d2 der [X.]ur 13; Absatz [0130], insb.: „[X.] 7 is inserted into the apparatus main assembly A, [X.] 55d1 and 55d2 of the memory unit 55, … come into contact with the communication contacts 56a (electrical contacts [X.]), making possible the communication between the memory 55b of the memory unit 55, and controller (making it possible to read data in memory 55b, or write data into memory 55b).“, Merkmal 1.4.2).

[X.], [X.]uren 3, 5 und 13; Merkmal 1.4.3).

[X.] bekannte Entwicklungsvorrichtung unterscheidet sich von der patentgemäßen Entwicklungsvorrichtung nur dadurch, dass diese keine an „beiden Rückseiten“ des Gehäuses montierten Griffe aufweist (4, 6) (Merkmal 1.5) und die Leistungsaufnahmeeinheit auf einer bestimmten Gehäuseseite örtlich festgelegt ist (Merkmal 1.3 _Rest ).

b) Die beiden [X.] 1.5 und 1.3 _Rest können aber das [X.] einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

[X.] nicht explizit genannte Merkmal 1.5, also Griffe letztlich an beiden Seiten des Gehäuses hinten an der Entwicklungsvorrichtung vorzusehen, fasst der Fachmann ausgehend von dieser Druckschrift spätestens dann ins Auge, wenn der [X.] an ihn herangetragen wird, das Einsetzen und/oder den Austausch der [X.] zu erleichtern, so dass auch diesem Merkmal keine erfinderische Tätigkeit innewohnt.

[X.] dem Fachmann nahe gelegt.

c) Da die Beklagte aufgrund der Stellung von Hilfsanträgen einen eigenständigen erfinderischen Gehalt der ebenfalls angegriffenen Unteransprüche 2 bis 5 nicht geltend gemacht hat und dieser auch sonst nicht ersichtlich ist ([X.] – X ZR 109/08, Urteil vom 29. September 2011, GRUR 2012, 149, 156 – Sensoranordnung), sind sie ebenfalls wie der unabhängige Patentanspruch 1 nicht schutzfähig (vgl. [X.] – X ZR 51/04, Urteil vom 11. November 2008, juris).

2. Zu Hilfsantrag 1

Merkmal 1.0 ₁ und um Merkmal 1.6 ₁ ergänzt verteidigt, kann auch dies den [X.] der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht beseitigen.

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 lauten wie folgt (fett hervorgehoben bzw. durchgestrichen die im Vergleich zum erteilten Patentanspruch 1 vorgenommenen Änderungen, welche bis auf zwei lediglich redaktionelle Angleichungen an den neuen Wortlaut beinhalten):

[X.] bekannt ist ([X.], z. B. [X.]. 1 und 3, [X.] 1; Merkmal 1.0 ₁ ).

₁, das sich auf die Existenz einer [X.] und ihre geometrische Anordnung in einer [X.] bezieht, ist der Druckschrift [X.] (dort: „development roller 40“, vgl. Absätze [0089] und [0090]) ebenfalls zu entnehmen, wobei diese zwar aufgrund der Zweiteilung des Gehäuses der dortigen Kartusche eine von der beanspruchten Verortung etwas abweichende Geometrie bzgl. der Anordnung in der [X.] zeigt ([X.], z. B. [X.]. 3 und 4). Jedoch wird der Fachmann die [X.] entsprechend den sich ihm bietenden Randbedingungen gerade auch vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung problemlos realisieren. Es handelt sich hierbei um eine an der Funktion der [X.] orientierte Maßnahme. Dabei sind keine besonderen Umstände feststellbar, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (vgl. [X.], Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem, Leitsatz). Wie bereits oben unter b) zum erteilten Anspruch 1 ausgeführt, wird der Fachmann die konstruktionsbedingten Gerätevorgaben beim Einbau der [X.] berücksichtigen.

[X.] erhält. Aus dieser Druckschrift ist die genannte Walze („developing roller, 131”) auch mit den beanspruchten Eigenschaften bekannt ([X.], [X.]. 4 und 5 i. V. m. Sp. 5, Z. 1-13, insb.: „Here, [X.], 130-C,130-Y, [X.] in the developing unit 130 as shown in [X.]. 5, includes a developing unit main body 130a slidably supported by a guide portion 191 of a frame 190, a developing roller 131 supplying the toner contained in the developing unit main body 130a to an outer circumferential surface of the photoreceptive drum 100 in a non-contact state …” (Unterstreichungen hinzugefügt)); dass diese Angaben zudem auch auf die beanspruchte Montagerichtung zu beziehen sind, wird durch die dortige eigenvibrationshemmende, weil elastische, und die Position haltende Federung („spring, 200“) der Entwicklungskartuschen [X.], [X.]uren 4 und 5 „opening/closing door, 210” i. V. m. Sp. 5, Z. 12–32; Merkmal 1.6 ₁ ).

[X.] und dem Fachwissen bzw. der Druckschrift [X.] nahe; dieser beruht folglich ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bezüglich der [X.] gelten die Ausführungen zur erteilten Fassung entsprechend.

3. Zu Hilfsantrag 2

Auch die Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem ebenfalls zulässigen Hilfsantrag 2 kann den Bestand des [X.]s nicht begründen.

Der Patentanspruch 1 der Fassung nach Hilfsantrag 2 lässt sich wie folgt in Merkmale gliedern (fett hervorgehoben die im geltenden Patentanspruch 1 im Vergleich zu den Merkmalen gemäß Hilfsantrag 1 eingearbeiteten Ergänzungen):

[X.] entnehmen lässt ([X.], [X.]. 6, „[X.] 11“ i. V. m. S. 7, Absätze [0099] bis [0101]; Merkmal 1.0 ₂ ).

1.7). Entsprechende Anregungen im gleichen technischen Kontext vermag er auch der ihm bekannten Druckschrift [X.] zu entnehmen. Diese Maßnahme kann daher ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen. Insoweit gelten die Ausführungen im Rahmen des Hilfsantrags 1 entsprechend.

Das letzte neu eingeführte Merkmal1.8 stellt – ebenso allgemein, wie auch im [X.] ursprünglich offenbart (vgl. [X.], Absätze [0055] und [0059]) - auf einen [X.] der Speichereinheit und dessen geometrische Anordnung im Verbund mit den übrigen Anschlüssen und Bauteilen der [X.] ab. Auch dieses Merkmal vermag keine erfinderische Tätigkeit zu begründen, da das Vorsehen eines [X.]es und dessen Positionierung als fachmännische Maßnahmen anzusehen sind:

Um leitungsgebundene Signale wie [X.] überhaupt übertragen zu können, ist stets ein Bezugspotential („grounding“), mithin auch der dafür erforderliche [X.] vorzusehen, so dass dieses [X.] als platt selbstverständlich anzusehen ist.

1.8 fügt Anspruch 1 folglich nichts hinzu, was über das fachmännische Können des maßgeblichen Fachmanns hinausgeht, der mit einer funktional sinnvollen und dem Praxisbetrieb standhaltenden Realisierung einer Entwicklungsvorrichtung für eine [X.] betraut ist.

[X.] und dem Fachwissen bzw. der Druckschrift [X.] nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wegen der Unteransprüche wird erneut auf die Ausführungen zur fehlenden Patentfähigkeit der erteilten Fassung Bezug genommen.

4. Zusammenfassung

Im Ergebnis beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in keiner der zur Entscheidung anstehenden verteidigten Fassungen gegenüber dem Stand der Technik und/oder dem Fachwissen auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bezüglich der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 (bzw. 2 bis 4 bei Hilfsantrag 2) hat die Beklagte einen eigenständig erfinderischen Gehalt nicht geltend gemacht; ein solcher ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

Folglich war das [X.] im angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. §§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.