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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR 228/12
Verkündet am:
18. September 2014
Bürk
Amtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja
Gelbe Wörterbücher
Marken G § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5; ZPO § 148
a)
Eine Aussetzung des markenrechtlichen Verletzungsverfahrens im Hinblick auf ein gegen die [X.] gerichtetes Löschungsverfahren scheidet im Regelfall aus, wenn keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Löschungsverfahrens besteht.
b)
Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft einer abstrakten Farbmarke ist nicht notwendige Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwen-dung des angegriffenen Farbtons.
c)
Zwischen zweisprachigen Wörterbüchern und Sprachlernsoftware besteht hochgradige [X.].
d)
Nimmt der Verkehr auf den angegriffenen Produktverpackungen einen [X.] als eigenständiges (Zweit-)Kennzeichen und nicht als Teil eines zusam-mengesetzten Zeichens wahr, ist dieser Farbton isoliert der Prüfung der [X.] zugrunde zu legen.
[X.], Urteil vom 18. September 2014 -
I ZR 228/12 -
O[X.]
[X.]
-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 18.
Juni 2014 durch [X.] Dr.
Büscher,
Pokrant, Dr.
Koch, Dr.
Löffler und die Richterin Dr.
Schwonke
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 9.
November 2012 wird auf Kosten der [X.] zurückge-wiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin vertreibt in [X.] unter der Marke "Langenscheidt" zweisprachige Wörterbücher; sie ist in diesem Bereich Marktführerin in [X.]. Sie
bietet darüber hinaus vergleichbare Nachschlagewerke in elektronischer Form an. Sie gestaltet ihre gedruckten Wörterbücher seit 1956 und seit 1986 auch andere Produkte,
wie etwa [X.]e ([X.], Sprach-, Vokabel-
und Grammatiktrainer und Sprachkalender),
in einer gel-ben Farbausstattung mit dem in blauer Farbe gehaltenen Buchstaben "L". [X.] Aufmachung verwendet sie auch in der Werbung.
1
-
3
-
Die Klägerin ist Inhaberin der nachfolgend dargestellten, mit Priorität vom 7.
März 1996 am 4. Januar 2010 für "Zweisprachige Wörterbücher in Printform" eingetragenen abstrakten Farbmarke Nr. 396
12
858
"Gelb" (HKS
5)
Die Beklagte, eine Tochtergesellschaft der [X.] Rosetta Stone Inc.,
bietet in [X.] jedenfalls seit April 2010 Sprachlernsoftware für 33
Sprachen in einer gelben Kartonverpackung an, auf der in schwarzer Farbe die Wortmarke "[X.]" sowie eine blaue, als halbrunde Stele ausgeformte Bildmarke angebracht sind. Sie bewirbt ihre Produkte in ihrem [X.] sowie im Fernsehen ebenfalls in einem gelben Farbton.
Die Klägerin sieht in der Verwendung der Farbe "Gelb" durch die [X.] eine Verletzung ihrer abstrakten Farbmarke.
Die Klägerin hat zuletzt beantragt,
die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in [X.]
a)
Sprachlernsoftware für Sprachen jeglicher Art in einer gelben Verpackung wie nachfolgend abgebildet
2
3
4
5
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4
-
selbst oder durch Dritte anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen;
b)
die Farbe Gelb zur Bewerbung von Sprachlernsoftware und/oder zur Kenn-zeichnung von Werbematerialien für Sprachlernsoftware zu benutzen,
-
wie auf der nachfolgend abgebildeten Website www.rosettastone.de
und/oder
-
in dem nachfolgend (auszugsweise) abgebildeten [X.] "Tee-haus"
-
5
-
Sie hat die Beklagte ferner auf Auskunft, Vernichtung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadens-ersatzpflicht begehrt.
Die Beklagte hat beim [X.] Patent-
und Markenamt die Löschung der [X.] beantragt. Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat mit [X.] vom 10.
Juni 2012 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der [X.] war erfolglos ([X.], Beschluss vom 6
7
-
6
-
5.
August 2013
29
W
(pat)
90/12, juris). Beim [X.] ist das Rechtsbeschwer-deverfahren anhängig.
Das [X.] hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt
([X.], Ur-teil vom 19.
Januar 2012
31
O
352/11, juris). Die dagegen gerichtete Berufung ist bis auf einen Teil des [X.] auf die Abmahnkosten ohne Erfolg ge-blieben (O[X.], [X.], 213). Mit der vom [X.] zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.
Entscheidungsgründe:
A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten [X.] auf Unterlassung, Auskunft, Vernichtung und Erstattung von [X.] sowie das Begehren auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der [X.] nach §
14 Abs.
2 Nr.
2, Abs.
5 und 6, §
18 Abs.
1, §
19 [X.] für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:
Die Beklagte habe für die Verpackung ihrer Sprachlernsoftware und in der Werbung einen Gelbton benutzt, der mit dem durch die [X.] ge-schützten Farbton verwechslungsfähig sei. Die [X.] sei aufgrund ihrer Eintragung in das Markenregister schutzfähig. Es bestehe kein Anlass, das Ver-fahren auszusetzen bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der [X.], die [X.] zu löschen.
Die Beklagte habe den auf ihren Produktverpackungen und in der [X.] verwendeten gelben Farbton kennzeichenmäßig eingesetzt. Der Verkehr 8
9
10
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-
7
-
sei im Bereich der zweisprachigen Wörterbücher daran gewöhnt, dass Unter-nehmen Farben als Herkunftshinweis verwendeten. Ihm sei daher die Benut-zung von Hausfarben als Kennzeichnungsmittel geläufig. Ein solches Verkehrs-verständnis bestehe auch bei der Verwendung der Farbe "Gelb" durch die [X.] für die von ihr vertriebene Sprachlernsoftware.
Zwischen der von der [X.] als Kennzeichen verwendeten Farbe und der [X.] bestehe [X.]. Die Farbmarke der Kläge-rin sei zumindest normal kennzeichnungskräftig. Eine Schwächung der durch-schnittlichen Kennzeichnungskraft der [X.] durch [X.] sei nicht anzunehmen. Zwischen den zweisprachigen Wörterbüchern in Printform, für die die [X.] geschützt sei, und der Sprachlernsoftware der [X.] be-stehe eine erhebliche [X.]. Der von der [X.] eingesetzte gelbe Farbton sei der Farbmarke der Klägerin deutlich angenähert. Vor diesem Hintergrund werde der Verkehr davon ausgehen, die Klägerin biete die Sprach-lernsoftware unter der unselbständigen Sparte "[X.]" an. Selbst wenn der Verkehr die Kennzeichnung der Sprachlernsoftware der [X.] als Hin-weis auf ein eigenständiges Unternehmen verstünde, werde er jedenfalls auf wirtschaftliche Verbindungen zwischen der [X.] und der [X.].
B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin stehen gegen die Beklagte der geltend gemachte Unterlassungsanspruch (§
14 Abs.
2 Nr.
2 und Abs.
5 [X.]) und die Folgeansprüche zu.
[X.] Entgegen der Ansicht der Revision ist das vorliegende Verfahren nicht gemäß §
148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der [X.] auf Löschung der Farbmarke "Gelb" der Klägerin auszusetzen.
12
13
14
-
8
-
1. Die erst im Berufungsurteil selbst ausgesprochene Entscheidung, das Verfahren nicht auszusetzen, unterliegt nicht der revisionsrechtlichen Prüfung. Die im Revisionsverfahren erhobene Rüge gegen die Entscheidung des [X.], das Verfahren nicht wegen des [X.], muss daher in jedem Fall erfolglos bleiben (vgl. [X.], Urteil vom 25.
Ja-nuar 2007
I
ZR
22/04, [X.]Z 171, 89 Rn.
16
Pralinenform
I).
2. Die Aussetzung eines markenrechtlichen Verletzungsverfahrens ge-mäß §
148 ZPO ist allerdings in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen und damit auch noch im Revisionsverfahren möglich (vgl. [X.]Z 171, 89 Rn.
17
Pralinenform
I; Musielak/[X.], ZPO, 11.
Aufl., §
148 Rn.
2). Dies gilt auch im vorliegenden Fall einer parallelen Anhängigkeit von Verletzungsklage und registerrechtlichem Löschungsverfahren beim [X.] (vgl. [X.], Beschluss vom 6.
Juni 2013
I
ZR
176/12, juris Rn.
2
ff.).
3. Die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens liegt, wenn die Voraussetzungen des §
148 ZPO erfüllt sind, im Ermessen des Gerichts. Ab-zuwägen sind das Interesse des Klägers des Verletzungsverfahrens an einer zeitnahen Entscheidung, das Interesse des [X.], nicht aufgrund einer lö-schungsreifen Marke verurteilt zu werden, und das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden. Eine Verfahrensaussetzung kommt in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im register-rechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozess-verzögerung rechtfertigt (vgl. [X.], Beschluss vom 11.
November 1986
X
ZR
56/85, [X.], 284
Transportfahrzeug; Urteil vom 28.
August 2003
I
ZR
257/00, [X.]Z 156, 112, 119
Kinder
I). Davon kann beim derzeiti-gen Verfahrensstand nicht ausgegangen werden. Der Löschungsantrag war vor 15
16
17
-
9
-
dem [X.] Patent-
und Markenamt und dem [X.] erfolg-los. Die Erfolgsaussichten des Rechtsbeschwerdeverfahrens sind offen.
Anders als die Revision meint, ändert daran auch die nach Schluss der mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren ergangene Entscheidung "[X.]" des Gerichtshofs der [X.] (Urteil vom 19.
Juni 2014
217/13 und 218/13, [X.], 776 = [X.], 940
Deutscher Sparkassen-
und Giroverband/[X.]) nichts. Die Revi-sion macht insoweit vergeblich geltend, nach der Entscheidung des Gerichts-hofs der [X.] liege die Feststellungslast für die Voraussetzun-gen der Verkehrsdurchsetzung auch im Löschungsverfahren beim Markeninha-ber, weshalb sich die Erfolgsaussichten des Löschungsantrags der [X.] verbessert hätten.
Die Antwort des Gerichtshofs der [X.] auf die dritte Vor-lagefrage zur Beweislast beruht auf der Vorgabe des 33.
[X.]s des [X.] in dem Vorabentscheidungsersuchen ([X.], Beschluss vom 8.
März 2013 -
33
W
(pat)
33/12, [X.]E 53, 256), im [X.] Recht sei von der Befugnis nach Art.
3 Abs.
3 Satz
2 der [X.] kein Ge-brauch gemacht worden (vgl. [X.], [X.], 776 Rn.
65 und 74
Deut-scher Sparkassen-
und Giroverband/[X.] [[X.]]). Der [X.] hat zu der Frage, ob der [X.] Gesetzgeber von der Option nach Art.
3 Abs.
3 Satz
2 MRRL Gebrauch gemacht hat, den gegenteiligen Stand-punkt eingenommen ([X.], Beschluss vom 17.
Oktober 2013
I
ZB
65/12, [X.], 483 Rn.
22 =
[X.], 438
test). Die Bedeutung der Ent-scheidung "[X.]" des Gerichtshofs der [X.] für die Feststellungslast bei der Verkehrsdurchsetzung nach [X.]m Markenrecht ist danach offen.
18
19
-
10
-
I[X.] Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass es als Verlet-zungsgericht an die Eintragung der [X.] gebunden ist. Das gegen die Marke eingeleitete Löschungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Bis zu einer rechtskräftigen Löschungsanordnung besteht die [X.] und damit die Bindung des [X.]s an die Eintragung der Marke unver-ändert fort ([X.], Urteil vom 5.
Juni 2008
I
ZR
169/05, [X.], 798 Rn.
14 = [X.], 1202
POST
I; Urteil vom 22.
April 2010
I
ZR
17/05, [X.], 1103 Rn.
19 = [X.], 1508
Pralinenform
II).
II[X.] Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei die Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte wegen einer [X.] zwischen der [X.] und der von der [X.] verwendeten Farbe im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] bejaht.
1. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des [X.], die Beklagte habe auf ihren Produkten und in der Werbung den in Rede stehenden Gelbton kennzeichenmäßig eingesetzt.
a) Eine Markenverletzung nach §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] kann grund-sätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen vorliegt. Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung kann davon nur aus-nahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung oh-ne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen [X.] zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten
Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. [X.], Urteil vom 6.
Mai 2003 20
21
22
23
-
11
-
104/01, [X.]. 2003, 93 = [X.], 604 Rn.
65
[X.]; [X.], Urteil vom 4.
September 2003
I
ZR
23/01, [X.]Z 156, 126, 137
Farbmarkenverlet-zung
I; Urteil vom 4.
September 2003
I
ZR
44/01, [X.], 154 = [X.], 232
Farbmarkenverletzung
II; Urteil vom 7.
Oktober 2004
I
ZR
91/02, [X.], 427, 428 = [X.], 616
[X.]; Urteil vom 22.
Sep-tember 2005
I
ZR
188/02, [X.]Z 164, 139, 145
Dentale Abformmasse; [X.] vom 19.
November 2009
I
ZB
76/08, [X.], 637 Rn.
15
f. = [X.], 888
Farbe gelb). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von [X.] auf dem
in Rede stehenden Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. [X.], [X.], 637 Rn.
28
Farbe gelb) oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Ver-kehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. [X.], [X.], 427, 428
[X.]).
b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe auf den Produktverpackungen sowie in der Werbung den verwendeten Gelbton kenn-zeichenmäßig eingesetzt. Der Verkehr sei im Bereich der zweisprachigen Wör-terbücher daran gewöhnt, dass ein bestimmter Farbton als Herkunftshinweis auf ein Unternehmen verwendet werde. Die Klägerin, die seit Jahrzehnten auf dem Warensegment zweisprachiger Wörterbücher in Printform über einen Marktanteil von 60% verfüge, verwende für diese Erzeugnisse durchgängig die Farbe "Gelb". Ein Wettbewerber
der E.
-Verlag
mit einem Marktanteil
von 17% gestalte seine zweisprachigen Wörterbücher seit Jahrzehnten in ei-nem speziellen Grünton. Diese [X.] seien für das Verständnis des Verkehrs nicht nur im Hinblick auf zweisprachige Wörterbücher, sondern auch im Hinblick auf sonstige [X.]e prägend, weil die angespro-chenen Verkehrskreise zweisprachige Wörterbücher und andere zweisprachige 24
-
12
-
Lehr-
und Arbeitsmittel nicht als zwei voneinander unabhängige selbständige Marktsegmente ansähen und insoweit zwischen diesen Bereichen nicht streng differenzierten. Die Beklagte benutze sowohl auf den Produktverpackungen als auch in ihrem werblichen Auftritt den gelben Farbton als eigenständiges Kenn-zeichen. Sie verwende die Farbe "Gelb" nicht nur als untergeordnetes Stilmittel neben anderen Gestaltungsmerkmalen, sondern flächig und durchgängig auf den Verpackungen sämtlicher in 33
Sprachen angebotenen [X.]. Darüber hinaus nutze sie die Farbe als Wiedererkennungszeichen bei der Werbung für ihre Erzeugnisse und im Rahmen ihres Internetauftritts. Diese ha-be daher ebenfalls die Funktion einer Hausfarbe.
c) Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand.
aa) Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshin-weis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. [X.], Urteil vom 3.
Februar 2005
I
ZR
45/03, [X.], 414, 415 = [X.], 610
Rus-sisches Schaumgebäck; [X.]Z 156, 126, 137
Farbmarkenverletzung
I; [X.]Z 171, 89 Rn.
23
Pralinenform
I; [X.], [X.], 1103 Rn.
26
Pralinen-form
II; [X.], Urteil vom 11.
April 2013
I
ZR
214/11, GRUR
2013, 1239 Rn.
21 = [X.], 1601
[X.]/Volks.Inspektion). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und [X.] geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.
bb) Das Berufungsgericht hat zutreffend bei der Frage, ob die Beklagte die Farbe "Gelb" markenmäßig verwendet, auf die [X.] auf dem betroffenen Warensektor abgestellt (vgl. [X.], Urteil vom 14.
Januar 2010
I
ZR
92/08, [X.], 838 Rn.
20 = [X.], 1043 25
26
27
-
13
-
DDR-Logo; Urteil vom 14.
Januar 2010
I
ZR
82/08, juris Rn.
20
CCCP). Es hat in diesem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass auf dem fragli-chen Warenbereich eine Übung besteht, besondere Gestaltungselemente
hier konturlose Farben
als Herkunftshinweis zu verwenden (vgl. zu äußeren Form von Kraftfahrzeugen [X.], Beschluss vom 15.
Dezember 2005
I ZB
33/04, [X.], 679 Rn.
17
f. = [X.], 893
[X.]; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medien-recht, 2.
Aufl., §
14 [X.] Rn.
138).
(1) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, eine markenmäßige Ver-wendung des angegriffenen Zeichens komme nur in
Betracht, wenn die Klage-marke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge. Eine gesteigerte [X.] der [X.] habe das Berufungsgericht aber nicht [X.].
Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der [X.] ist nicht zwingen-de Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der Farbe "Gelb" durch die Beklagte. In die Beurteilung, ob die Beklagte die ange-griffene Farbe markenmäßig benutzt hat, ist zwar die Kennzeichnungskraft der [X.] einzubeziehen (vgl. [X.], Urteil vom 6.
Juli 2000
I
ZR
21/98, [X.], 158, 160 = [X.], 41
[X.]; Urteil vom 30.
April 2008
I
ZR
123/05, [X.], 793 Rn.
18 = [X.], 1196
Rillenkoffer). Der Verkehr wird einem identischen oder ähnlichen [X.] eher eine kennzeichnende Funktion beimessen, wenn die [X.] über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. [X.], [X.], 427, 429
[X.]; [X.]Z 164, 139, 146
Dentale Abformmasse; vgl. auch [X.]/[X.]/[X.] aaO §
14 [X.] Rn.
139
f.). Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der [X.] ist jedoch nicht unabdingbare Voraussetzung für die Annahme der markenmäßigen Verwendung des Kollisi-28
29
-
14
-
onszeichens. Von Bedeutung für die Prüfung einer markenmäßigen Verwen-dung können vielmehr auch die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem be-troffenen Waren-
oder Dienstleistungssektor sein.
(2) Die Revision wendet sich weiter gegen die Annahme des Berufungs-gerichts, die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Farbtönen als Produktkennzeichen im Bereich zweisprachiger Wörterbücher in Printform wirke sich auch auf den Warensektor der Sprachlernsoftware aus. Mit diesem Angriff dringt die Revision nicht durch.
Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass im Bereich zweisprachiger Wörterbücher im Printbereich die Verwendung von Farben die Kennzeich-nungsgewohnheiten prägen. Bei dieser Sachlage ist die Annahme des [X.] nicht rechtsfehlerhaft, dass diese Kennzeichnungsgewohnheiten auf den Markt der Sprachlernsoftware ausstrahlen, auf dem komplementäre Waren angeboten werden.
(3) Eine kennzeichenmäßige Verwendung der beanstandeten [X.] ist vorliegend nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Farbe in der an-gegriffenen Verwendungsform durch herkömmliche Produktkennzeichen in den Hintergrund gedrängt wird (vgl. zu diesem Gesichtspunkt [X.]Z 156, 126, 138
Farbmarkenverletzung
I; [X.], [X.], 154
Farbmarkenverletzung
II; [X.], 427, 428
[X.]; [X.]Z 164, 139, 146
Dentale [X.]; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
14 Rn.
179). Nach den Fest-stellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte den gelben Farbton bei ihren Produkten nicht nur als farbliche Untermalung und auch nicht ausschließlich im räumlichen Zusammenhang mit dem Wortzeichen "[X.]" und ihrem blauen Steinlogo verwendet. Danach sind die Produktverpackungen der [X.] durchgehend in der Farbe "Gelb" gehalten und der Farbton wird im In-30
31
32
-
15
-
ternet und im [X.] unabhängig von der Wort-
und der Bildmarke großflächig eingesetzt. Unter diesen Umständen ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen, der Verkehr nehme die Farbe "Gelb" in den ange-griffenen Verwendungsformen als eigenständiges Kennzeichen nach Art einer Hausfarbe wahr. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung begibt sich die Revision auf das ihr verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung, ohne Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen. Damit kann sie im Revisionsverfahren kei-nen Erfolg haben.
(4) Soweit die Revision weiter rügt, das Berufungsgericht habe sich in Widerspruch zu der im Eintragungsverfahren ergangenen Beschwerdeent-scheidung des [X.]s gesetzt ([X.], Beschluss vom 28.
Okto-ber 2009
29
W
(pat)
1/09, juris), das eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung abstrakter Farbmarken im Bereich zwei-sprachiger Wörterbücher verneint habe, verhilft ihr dies nicht zum Erfolg.
Es ist bereits zweifelhaft, ob das [X.] an dieser Bewer-tung im Löschungsverfahren festgehalten hat. In der Löschungsentscheidung hat es die besonderen Verkehrsgewohnheiten herausgestellt, die aufgrund von zwei Anbietern mit einem Marktanteil von annähernd 80% und der verbreiteten Verwendung mehrerer Kennzeichen, zu denen die Verwendung der Farbe als Marke gehört, bestimmt sind (vgl. [X.], Beschluss vom 5.
August 2013
29
W
(pat)
90/12, juris Rn.
21
f.). Die Frage kann jedoch offenbleiben, weil das Berufungsgericht an die tatrichterliche Würdigung des [X.]s im Eintragungsverfahren nicht gebunden ist.
Das Berufungsgericht ist als Verletzungsgericht zwar an die erfolgte Ein-tragung der Marke gebunden (vgl. [X.], Urteil vom 3.
November 1999
I
ZR
136/97, [X.], 888, 889 = [X.], 631
[X.]; [X.], 33
34
35
-
16
-
[X.], 427, 428
[X.];
[X.], 414, 416
[X.] Schaumgebäck). Darum geht es in diesem Zusammenhang aber nicht. Das Berufungsgericht ist nicht an die tatsächlichen Feststellungen des [X.] zu der Frage gebunden, inwieweit der Verkehr an eine her-kunftshinweisende Verwendung von Farben in den fraglichen Warensegmenten gewöhnt ist (vgl. [X.], [X.], 414, 416
[X.] Schaumgebäck; [X.]Z 164, 139, 147
Dentale Abformmasse; [X.]/[X.]/[X.] aaO §
14 [X.] Rn.
132).
2. Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass zwischen der Marke der Klägerin und der von der [X.] verwendeten Far-be [X.] besteht.
a) Das Bestehen von [X.] im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des [X.] zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder [X.] der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der
älteren Marke auszuge-hen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-gen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine ge-steigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; etwa [X.], Urteil vom 5.
November 2008
I
ZR
39/06, [X.], 766 Rn.
26 = [X.], 831
Stofffähnchen
I; Urteil vom 24.
Februar 2011
I
ZR
154/09, GRUR 2011, 826 Rn.
11 = [X.], 1168
Enzymix/Enzymax).
b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass von hochgra-diger [X.] zwischen zweisprachigen Wörterbüchern in Printform und Sprachlernsoftware (dazu [X.] 2
b
aa), von durchschnittlicher Kennzeich-36
37
38
-
17
-
nungskraft der [X.] (dazu [X.] 2
b
bb) und von hoher Zeichenähnlich-keit auszugehen ist (dazu [X.] 2
b
cc) und deshalb [X.] anzu-nehmen ist (dazu [X.] 2
b
dd).
aa) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass zwischen zwei-sprachigen Wörterbüchern in Printform und Sprachlernsoftware hochgradige [X.] besteht. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
(1) Bei der Beurteilung der [X.] sind alle erheblichen Fakto-ren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den in Rede stehenden Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Ver-wendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander [X.] oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer [X.] hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufwei-sen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden ([X.], Urteil vom 15.
Januar 2004
I
ZR
121/01, [X.], 600, 601
d-c-fix/CD-FIX; Urteil vom 5.
Februar 2009
I
ZR
167/06, [X.], 484 Rn.
25 = [X.], 616
Metrobus). Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegan-gen. Es hat angenommen, dass zwischen den Waren, für die die [X.] geschützt ist, und der von der [X.] vertriebenen Sprachlernsoftware be-deutsame Überschneidungen bestehen, weil sich beide Produkte im Anwen-dungsbereich ergänzen. Zum Erlernen einer Sprache stelle ein Wörterbuch ein wichtiges und unentbehrliches Hilfsmittel dar. Dagegen ist aus Rechtsgründen nichts zu
erinnern.
(2) Die Revision rügt zu Unrecht, das Berufungsgericht habe nicht [X.], dass [X.] auch von Abnehmern erworben und be-nutzt werden, die die Fremdsprache bereits erlernt haben. Das Berufungsge-39
40
41
-
18
-
richt hat ausdrücklich berücksichtigt, dass ein zweisprachiges Wörterbuch nur für die Übersetzung einzelner Vokabeln verwendet wird, während ein [X.] der Aneignung einer Fremdsprache dient. Das ändert nichts daran, dass ein Wörterbuch ein Hilfsmittel in der Phase des Erlernens einer Sprache darstellt.
(3) Der Revision bleibt auch mit der Rüge der Erfolg versagt, das [X.] habe unberücksichtigt gelassen, dass es sich bei dem Produkt der [X.] um ein neuartiges und spezifisches [X.] handele, das dem jeweiligen Benutzer helfe, eine fremde Sprache durch ganz spezielle Hör-, Sprech-, Lese-
und Grammatikübungen zu erlernen. Das steht der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht entgegen, dass sich die in Rede stehenden [X.] beim Erlernen einer Sprache ergänzen und der Verkehr die Erzeugnisse ungeachtet dessen, dass das Produkt der [X.] neuartig oder spezifisch ist, als einander ergänzende Waren ansieht.
bb) Das Berufungsgericht hat die Kennzeichnungskraft der [X.] zutreffend beurteilt.
(1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durch-schnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Der [X.] hat den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu be-stimmen. Durch die Beurteilung der Registerinstanzen im Eintragungsverfahren zum Vorliegen von Schutzhindernissen und zur Verkehrsdurchsetzung ist der [X.] nicht präjudiziert. Die Bindung des [X.]s an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Allerdings wird bei Marken, die [X.] eingetragen sind, regelmäßig von einer mindestens durchschnittlichen 42
43
44
-
19
-
Kennzeichnungskraft ausgegangen werden können (vgl. [X.]Z 171, 89 Rn.
35
Pralinenform
I). Eine [X.] kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände [X.] (vgl. [X.]Z 156, 112, 122
Kinder
I; [X.], Urteil vom 2.
April 2009
I
ZR
78/06, [X.], 672 Rn.
26 = [X.], 824
[X.]). Zu ermitteln ist die Kennzeichnungskraft hinsichtlich der Waren, für die die Marke als verkehrsdurchgesetzt eingetragen ist (vgl. [X.], [X.], 484 Rn.
83
Metrobus).
(2) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht auf den vorliegenden Fall angewandt und ist zu dem aus Rechtsgründen nicht zu beanstandenden Er-gebnis gelangt, dass sich die [X.] im Blick auf die langjährige Marktprä-senz und den beträchtlichen Marktanteil jedenfalls als durchschnittlich [X.] darstellt. Hierzu hat es ausgeführt, die in Gelb gehaltenen zweisprachigen Wörterbücher in Printform der Klägerin verfügten über eine langjährige Marktpräsenz, die zu einem beträchtlichen Bekanntheitsgrad geführt habe. Aufgrund des demoskopischen Gutachtens der G.
vom 28.
Juli 2009 sei von einer den Mindestgrad von 50% über-
schreitenden Verkehrsdurchsetzung im Jahr 2009 auszugehen. Auch in der Folgezeit seien
die gelbfarbigen Wörterbücher der Klägerin intensiv weiterver-trieben worden. Dementsprechend habe die Klägerin nach einer Erhebung des Marktforschungsinstituts m.
G.
im Jahr 2010 einen Marktanteil von
61,35% erzielt.
(3) Das Berufungsgericht hat für die Annahme normaler Kennzeich-nungskraft zu Recht die Ergebnisse der Verkehrsbefragung vom 28.
Juli 2009 herangezogen. Die dagegen von der Revision ins Feld geführten methodischen Mängel des Gutachtens rechtfertigen im Ergebnis keine abweichende Beurtei-lung.
45
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-
20
-
Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass den Befragten eine gelbe Farbfläche ohne jeglichen Hinweis darauf gezeigt worden ist, dass diese Farbfläche normalerweise immer nur in Verbindung mit dem blauen "L" des [X.] der Klägerin verwendet wird. Bei abstrakten Farbmarken wird der Verkehr der Marke häufig in der angemeldeten Form nicht isoliert, sondern mit weiteren Zusätzen, etwa Bildern, Wörtern oder
wie hier
Buchstaben, begegnen. Ob der Verbraucher gerade in der angemeldeten Marke einen betrieblichen [X.] sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur [X.] werden, wenn deren Gegenstand die isoliert angemeldete Markenform ist und nicht die tatsächliche Benutzungsform zusammen mit weiteren Zeichen (vgl.
[X.], Beschluss vom 21.
Februar 2008
I
ZB
24/05, [X.], 710 Rn.
39 = [X.], 1087
[X.]; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
8 Rn.
556).
(4) Im Ansatz zutreffend beanstandet die Revision, dass in dem G.
-Gut-
achten vom 28.
Juli 2009 nur die Nutzer von zweisprachigen Wörterbüchern als die relevanten Verkehrskreise angesehen worden sind. Dies führt jedoch nicht dazu, dass das Berufungsgericht zu Unrecht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der [X.] ausgegangen ist.
Zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören in erster Linie die Endab-nehmer der Waren. Neben den aktuellen Käufern sind auch die Personen ein-zubeziehen, die an den Waren interessiert sein können, ohne sie bisher erwor-ben zu haben (vgl. [X.], Beschluss vom 19.
Januar 2006
I
ZB
11/04, [X.], 760 Rn.
22 = [X.], 1130
[X.]). Da zumindest die [X.] in den allgemeinbildenden Schulen Pflichtfach ist und darüber hinaus alle Bevölkerungskreise mit der [X.] oder einzelnen [X.] Begriffen konfrontiert werden, die zum Teil auch Eingang in die [X.] Spra-47
48
49
-
21
-
che gefunden haben, kommt der Kauf oder Gebrauch eines Englisch-/Deutsch-Wörterbuchs potentiell für jedermann in Betracht. Es liegt deshalb nahe, zwei-sprachige Wörterbücher als Waren des [X.] anzusehen, bei denen die Gesamtbevölkerung zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt.
Allerdings verhilft dies der Revision nicht zum Erfolg, weil auch unter Einbeziehung der Befragten, die angegeben haben, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen, das Berufungsgericht aufgrund der Ergebnisse des
G.
-Gutachtens von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der [X.]
ausgehen konnte. Von insgesamt 1.231
Befragten gaben 300 an, nie ein zwei-sprachiges Wörterbuch zu benutzen. Nur 931
Personen, die häufig, gelegent-lich oder selten zweisprachige Wörterbücher benutzen, wurden weiter dazu [X.], ob sie in der Farbe "Gelb" einen Hinweis auf einen ganz bestimmten, sol-che Wörterbücher anbietenden Verlag sehen. Von diesen 931
Befragten sahen 778
rund 63% aller Befragten
in der Farbe einen Hinweis auf einen ganz be-stimmten Verlag. 645
Personen konnten darüber hinaus die Klägerin nament-lich benennen. Da damit 52% der insgesamt Befragten (1.231
Personen) im Zusammenhang mit zweisprachigen Wörterbüchern die Farbe "Gelb" als Hin-weis auf die Klägerin angeben konnten, reicht dies im vorliegenden Fall für die Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft aus. Es bestehen keine [X.] dafür, dass ein 50% deutlich übersteigender Durchsetzungsgrad bei der in Rede stehenden Farbmarke zur Annahme durchschnittlicher [X.] erforderlich ist (vgl. zu §
8 Abs.
3 [X.] [X.], Beschluss vom 25.
Oktober 2007
I
ZB
22/04, [X.], 510 Rn.
24 = [X.], 791
Milchschnitte). Insoweit sind an die Kennzeichnungskraft konturloser Farb-marken grundsätzlich keine strengeren Anforderungen anzulegen als an origi-när nicht unterscheidungskräftige Zeichen anderer Markenformen (vgl. [X.], [X.], 776 Rn.
46
ff.
Deutscher Sparkassen-
und Giroverband/[X.] [[X.]]). Deshalb kommt es auch nicht
darauf an, dass in 50
-
22
-
dem G.
-Gutachten die Befragten zusammengefasst sind, die die Klägerin
nicht namentlich benennen konnten oder einen anderen Verlag angegeben ha-ben. Von dieser Gruppe hatten nur diejenigen Personen außer Betracht zu blei-ben, die einen anderen Verlag als denjenigen der Klägerin angegeben haben, während die Befragten, die die Klägerin nicht namentlich benennen konnten, durchaus zu berücksichtigen waren (vgl. [X.], Beschluss vom 9.
Juli 2009
I
ZB
88/07, [X.], 138 Rn.
53 = [X.], 260
ROCHER-Kugel). Dieser Fehler des G.
-Gutachtens wirkt sich jedoch nur zu Lasten der Klägerin
aus.
cc) Zu Recht hat das Berufungsgericht weiter angenommen, dass zwi-schen der [X.] und der von der [X.] für die Verpackung ihrer Sprachlernsoftware sowie für ihre Werbung und ihre Werbematerialien verwen-deten Farbe eine hochgradige Ähnlichkeit besteht.
(1) Der Annahme der Zeichenähnlichkeit steht nicht entgegen, dass die Beklagte den Gelbton nicht nur isoliert verwendet, sondern in Kombination mit weiteren Elementen, nämlich mit der Marke "[X.]" und dem blauen [X.].
Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die gelbe Farbe werde von der [X.] nicht nur als Untermalung der Bezeichnung "[X.]" und des blauen Logos der [X.] benutzt. Der Verkehr nehme angesichts der [X.] als Herkunftshinweis im Bereich von [X.]n und der durchgängigen Verwendung der Farbe "Gelb" sowohl auf den Produktverpackungen als auch in der Werbung der [X.] diese Farbe als eigenständiges Kennzeichen neben den weiteren von der [X.] benutzten Kennzeichen wahr. Die herkunftshinweisende Funkti-on der verwendeten Farben werde durch die Wort-
und die Bildmarke der Be-51
52
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-
23
-
klagten nicht verdrängt. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten den Angriffen der Revision stand.
(2) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzei-chenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander
gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusam-mengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das [X.] der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung do-miniert oder prägt (vgl. [X.], Urteil vom 6.
Oktober 2005
120/04, [X.]. 2005, 51 = [X.], 1042 Rn.
30
[X.] LIFE; [X.], Urteil vom 22.
Juli 2004
I
ZR
204/01, [X.], 865, 866 = [X.], 1281
Mustang;
Urteil vom 2.
Februar 2012
I
ZR
50/11, [X.], 930 Rn.
45 = WRP 2012, 1234
Bogner
B/Barbie
B). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann [X.] zu bejahen sein, weil dadurch bei den angespro-chenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinan-der verbundenen Unternehmen stammen (vgl. [X.], [X.], 1042 Rn.
31
[X.] LIFE; [X.], Urteil vom 5.
Dezember 2012
I
ZR
85/11, [X.], 833 Rn.
45 = [X.], 1038
Culinaria/[X.]). Möglich ist aber auch, dass der Verkehr einen bestimmten Bestandteil als Zweitmarke versteht (vgl. [X.], Urteil vom 13.
September
2007
I
ZR
33/05, [X.], 254 Rn.
33 = [X.], 236
[X.] HOME STORE; Büscher, [X.], 54
-
24
-
802, 803; [X.], [X.], 195, 196). Dann ist dem Zeichenver-gleich die Zweitkennzeichnung zugrunde zu legen.
(3) Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Farbe "Gelb" bei den Produktverpackungen und der Werbung der [X.] vom Verkehr als ein eigenständiges Kennzeichen aufgefasst wird. Es hat des-halb zu Recht die Wortmarke "[X.]" und das Bildlogo bei der Beurtei-lung der Zeichenähnlichkeit außer Betracht gelassen.
Auch die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die sich gegenüber-stehenden Gelbtöne seien hochgradig ähnlich, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Ohne Erfolg beruft sich die Revision für ihren gegenteiligen Standpunkt auf Farbdifferenzen zwischen der [X.] und dem von der [X.] verwandten Farbton. Danach weist die [X.] einen Gelbton auf, der als Gelb/Orange beschrieben werden kann, während die Beklagte ein helles Gelb verwendet. Dieser Unterschied ändert nichts an der hochgradigen Zeichenähnlichkeit. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die [X.] bei einem [X.] regelmäßig nicht nebeneinander sehen. Sie sind für den [X.] deshalb auf ihr Erinnerungsvermögen ange-wiesen, das nur verhältnismäßig wenige Farben und Farbtöne umfasst, so dass die geringen Unterschiede zwischen den hier in Rede stehenden Farben dem Publikum nicht weiter auffallen (vgl. [X.], [X.], 427, 429
Lila-Schoko-lade).
dd) Ist danach von hochgradiger [X.], durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und hochgradiger Zeichenähnlichkeit auszugehen, be-steht zwischen der [X.] und dem von der [X.] verwandten gelben Farbton [X.] im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.].
55
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57
-
25
-
Diesem Ergebnis stehen
anders als von der Revision in der mündlichen Verhandlung vor dem [X.] geltend gemacht
die Ausführungen des Gerichts-hofs der [X.] in der "Specsavers"-Entscheidung ([X.], Urteil vom 18.
Juli 2013
252/12, [X.], 922 = [X.], 1314) nicht ent-gegen. Nach dieser Entscheidung kann im Rahmen der Prüfung der Verwechs-lungsgefahr der Umstand relevant sein, dass ein erheblicher Teil des Publikums die benutzte Farbe mit dem [X.], der das angegriffene Zeichen verwendet, in Verbindung bringt (vgl. [X.], [X.], 922 Rn.
42
Specsavers/[X.]). Dass diese Voraussetzung im Streitfall erfüllt ist, hat das Berufungsgericht aber nicht festgestellt. Dagegen, dass ein erheblicher Teil des Publikums die Farbe "Gelb" mit der [X.] in Verbindung bringt, spricht auch der nur vergleichs-weise kurze Zeitraum, in dem die Beklagte auf dem [X.] Markt präsent ist.
3. Verletzen danach die von der [X.] genutzten Kollisionszeichen die [X.], sind auch die Folgeansprüche auf Auskunft, Vernichtung, Schadensersatz und Erstattung der Abmahnkosten begründet.
58
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26
-
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §
97 Abs.
1 ZPO.
Büscher
Pokrant
Koch
Löffler
Schwonke
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 19.01.2012 -
31 O 352/11 -
O[X.], Entscheidung vom 09.11.2012 -
6 [X.] -
60
Meta
18.09.2014
Bundesgerichtshof I. Zivilsenat
Sachgebiet: ZR
Zitiervorschlag: Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.09.2014, Az. I ZR 228/12 (REWIS RS 2014, 2827)
Papierfundstellen: REWIS RS 2014, 2827
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Die hier dargestellten Entscheidungen sind möglicherweise nicht rechtskräftig oder wurden bereits in höheren Instanzen abgeändert.
I ZR 228/12 (Bundesgerichtshof)
Markenverletzungsstreit wegen Benutzung des für Wörterbücher geschützten Farbtons für die Verpackung einer Sprachlernsoftware: Aussetzung wegen …
I ZB 61/13 (Bundesgerichtshof)
Markenlöschungsverfahren: Voraussetzungen der Überwindung fehlender Unterscheidungskraft einer reinen Farbmarke durch Verkehrsgeltung für die Verwendung durch …
I ZB 61/13 (Bundesgerichtshof)
29 W (pat) 90/12 (Bundespatentgericht)
Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - "gelb (HKS 5) [abstrakte Farbmarke]" – keine Unterscheidungskraft – Freihaltungsbedürfnis – …
I ZR 228/12 (Bundesgerichtshof)
Anhörungsrüge gegen Urteil des BGH: Überraschungsentscheidung im Markenrechtsverletzungsverfahren