Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 02.03.2017, Az. I ZR 273/14

[X.]:[X.]:[X.]:2017:020317UIZR273.14.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF

IM NAMEN [X.]S VOLKES

URTEIL
I [X.]
Verkündet am:
2. März
2017
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Videospiel-Konsolen [X.]I
ZPO § 559 Abs.
1 Satz 1
Die Vorschrift des § 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist zwar einschränkend dahin aus-zulegen, dass in bestimmtem Umfang auch Tatsachen, die erst während des Revisionsverfahrens oder nach Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz eingetreten sind, in die Urteilsfindung einfließen können, soweit sie unstreitig sind oder ihr Vorliegen in der Revisionsinstanz ohnehin von Amts wegen zu beachten ist und schützenswerte Belange der Gegenseite nicht entgegenstehen. Tatsachen, die bereits vor
Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz entstanden sind und von einer [X.] erst während des Revisionsverfahrens vorgetragen werden, können vom Revisions-gericht jedoch nicht berücksichtigt werden (Fortführung von [X.], Urteil vom 23.
September 2014 -
VI [X.], [X.]Z 202, 242 Rn. 21 mwN).
[X.], Urteil vom 2. März 2017 -
I [X.] -
[X.]

[X.]

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Der
[X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 8. Dezember
2016
durch [X.] Dr. Büscher,
[X.] Dr. Koch, [X.], die Richterin Dr. [X.] und den Rich-ter Feddersen
für Recht erkannt:
Auf die Revision der [X.] zu 2 und 3 wird das Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.] vom 13. Februar 2014 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht [X.].
Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin zu 1 nimmt die [X.] zu 2 und 3 wegen Verstoßes ge-gen die Vorschrift des §
95a Abs. 3 [X.] und Verletzung ihrer Rechte an der Unionsmarke [X.]

auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch.
Die [X.] entwickeln, produzieren und vertreiben Videospiele und Videospiel-Konsolen, darunter die Konsole [X.] DS

und zahlreiche dafür passende [X.]. Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der urheberrechtlichen Schutz-rechte an den Computerprogrammen, Sprach-, Musik-, Lichtbild-
und Filmwer-ken sowie Laufbildern, die Bestandteil der Videospiele sind. Sie ist darüber [X.] Inhaberin der am 1. Oktober 2003 angemeldeten und am 3. August 2005 eingetragenen Unionsmarke 33 88 477 [X.], die unter anderem für
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Videospiele für den Heimgebrauch und Speichermedien, auf denen Programme für solche [X.] gespeichert sind, Schutz beansprucht.
Die Videospiele werden ausschließlich auf besonderen, nur für die Nin-tendo-DS-Konsole passenden Speichermedien, den [X.],
angebo-ten, die in den Kartenschacht der Konsole, den [X.], eingesteckt werden. Die Karten verfügen über einen eingebauten Speicher, auf dem die Software sowie die Grafik-
und Audiodateien der [X.] gespeichert sind. Auf dem [X.] sind keine Geräte erhältlich, mit denen die Karten ausgelesen
oder beschrieben werden können. Ohne eine in den [X.]

eingesteckte Karte können auf der Konsole keine [X.] geladen und gespielt werden. Die Kläge-rinnen haben die [X.]

speziell für die [X.]-DS-Konsole entwi-ckelt, um damit eine Vervielfältigung der [X.] durch
den Verbraucher zu ver-hindern.
Die [X.] zu 2 und 3 waren die Geschäftsführer der [X.] zu 1. Die Beklagte zu 1 bot im Jahr 2008 im [X.] Adapter für die [X.]-DS-Konsole an. Diese Adapter sind den [X.]

in Form und Größe genau nachgebildet, damit sie in den [X.]

der Konsole passen. Sie verfügen über einen Einschub für eine [X.] oder über einen eingebauten Spei-cherbaustein (Flash-Speicher). Nutzer der Konsole können mit Hilfe dieser Adapter im [X.] angebotene Kopien von [X.]n der [X.], die von [X.] durch Auslesen der [X.] unter Umgehung von Kopierschutz-maßnahmen erstellt worden sind, auf der Konsole verwenden. Dazu laden sie Kopien der [X.] aus dem [X.] herunter und übertragen diese entweder auf eine [X.], die anschließend in den Adapter eingesteckt wird,
oder unmittelbar auf den eingebauten Speicherbaustein des Adapters. Mit
Hilfe der Adapter kann die [X.]-DS-Konsole auch für eine Vielzahl von [X.]n anderer Anbieter genutzt werden.

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Die Klägerin zu 1 sieht in dem Vertrieb der Adapter einen Verstoß gegen die Vorschrift des §
95a Abs. 3 [X.] zum Schutz wirksamer technischer Maß-nahmen (Schutzmaßnahmen), die ihrerseits dem Schutz urheberrechtlich ge-schützter Werke oder Leistungen dienen. Sie hat daher beantragt, den [X.] unter Androhung von [X.] zu untersagen,
zu gewerblichen Zwecken in den Kartenschacht der [X.]-DS-Spielkonsole passende sogenannte [X.], die über einen internen wiederbe-schrei[X.]aren Speicher oder eine Vorrichtung zur Verwendung einer [X.] verfügen und geeignet sind, im [X.] verfügbare Kopien von [X.]-DS-[X.]n der [X.] auf einer [X.]-DS-Konsole abzuspielen, ins-besondere die [unter Bezugnahme auf Anlagen [X.] bis [X.]2 näher bezeichne-ten] [X.], einzuführen, zu verbreiten, zu verkaufen, im Hinblick auf den Verkauf zu bewerben oder zu besitzen.
Darüber hinaus hat
sie die Erteilung von Auskünften und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der [X.]
erstrebt.
Die Klägerin zu 1 erblickt in dem Vertrieb der Adapter ferner eine Verlet-zung ihrer Rechte an der Unionsmarke. Dazu hat sie vorgetragen, auf den von den [X.] vertriebenen [X.]n sei -
wie auf den originalen [X.]n -
die sogenannte [X.]-[X.]

abgespeichert; das führe dazu, dass beim Startvorgang nach dem Einführen einer [X.] in den Kartenschacht der [X.]-DS-Spielkonsole das Zeichen [X.]

auf dem Bildschirm der Spielkonsole erscheine. Sie hat deshalb [X.], den [X.] unter Androhung von [X.] zu untersagen,
in den Kartenschacht der [X.]-DS-Spielkonsole passende [X.] im geschäftlichen Verkehr innerhalb der [X.] anzubieten
oder in Verkehr zu bringen, sofern diese Karten in elektronischer Form das [nachfol-gend abgebildete]
Zeichen [X.]

beinhalten, welches beim [X.] auf dem Bildschirm der [X.]-DS-Konsole eingeblendet wird, insbesondere die folgenden [näher bezeichneten] [X.]-Adapter.

Ferner hat sie auch insoweit die Verurteilung der [X.] zur [X.] sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht verlangt.
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Die Klägerin zu 2 hat gegen die [X.] wettbewerbsrechtliche [X.] erhoben. Diese sind nicht Gegenstand des vorliegenden [X.].
Das [X.] hat den auf einen Verstoß gegen §
95a Abs. 3 [X.] gestützten Klageanträgen der Klägerin zu 1 im Wege des [X.]; über die von der Klägerin zu 1 erhobenen markenrechtlichen Ansprüche hat es mit diesem Urteil nicht entschieden ([X.], [X.], 341).
Die [X.] haben gegen das Teilurteil des [X.]s Berufung eingelegt. Im Berufungsverfahren haben die [X.]en den Antrag der Klägerin zu 1
auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der [X.] im Blick darauf, dass die Klägerin zu 1 ihren Schadensersatzanspruch teilweise beziffert und inzwischen beantragt hat, übereinstimmend für teilweise erledigt erklärt. Das Berufungsge-richt hat in Abänderung des landgerichtlichen Urteils festgestellt, dass die Be-haben. Im Übrigen hat es die Berufung der
[X.] zurückgewiesen
([X.], ZUM 2013, 806). Auf die Revision der [X.] hat der [X.] das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen
Verhand-lung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen ([X.], Urteil vom 27. November 2014 -
I [X.], [X.], 672 = [X.], 739
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Videospiel-Konsolen [X.]). Im wiedereröffneten Berufungsverfahren hat das Be-rufungsgericht die Berufung der [X.] weitgehend zurückgewiesen.
Das [X.] hat dem
auf einen Verstoß gegen §
95a Abs. 3 [X.] gestützten Antrag der Klägerin zu 1 auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe auf eine Verletzung der Unionsmarke gestützten Klagean-trägen der Klägerin zu 1 auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht durch Schlussurteil stattgegeben. Dagegen haben die [X.] Berufung eingelegt. Im Laufe des Berufungsverfahrens ist über 9
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das Vermögen der [X.] zu 1 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. [X.] hat das Berufungsgericht das Verfahren gegen die
Beklagte zu 1 abge-trennt. Die Berufung der [X.] zu 2 und 3 hat das Berufungsgericht zu-rückgewiesen. Mit ihrer zugelassenen Revision verfolgen die [X.] zu 2 und 3 ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin
zu
1
bean-tragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat den
auf einen Verstoß gegen die Bestim-mung des §
95a Abs.
3 [X.] zum Schutz technischer Maßnahmen
gestützten Anspruch der Klägerin zu 1 gegen die [X.] zu 2 und
3 auf Zahlung von als begründet erachtet; den
auf eine [X.] [X.]

gestützten Ansprüchen der Klägerin zu 1 gegen die [X.] zu 2 und 3 auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Fest-stellung ihrer Schadensersatzpflicht hat es gleichfalls stattgegeben. Dazu hat es ausgeführt:
Der von der Klägerin zu 1 gegen die [X.] zu 2 und 3 geltend ge-machte Anspruch auf Zahlung von Umgehung der in der [X.]-DS-Spielkonsole vorhandenen Kopierschutzein-richtungen durch die [X.]n sei gemäß §
823 Abs. 2 BGB, §
95a Abs. 3 [X.] begründet. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Berufungsgericht hinsichtlich des Anspruchsgrundes -
ebenso wie zuvor bereits das [X.] -
auf die entsprechenden Ausführungen im Teilurteil des Land-gerichts und im nachfolgenden Berufungsurteil verwiesen. Zur Anspruchshöhe hat das Berufungsgericht festgestellt, die [X.] zu 2 und 3 hätten die Höhe des Schadens nicht bestritten.
Der Anspruch der Klägerin zu
1 gegen die [X.] zu 2 und 3 auf Un-terlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung wegen Verlet-12
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zung ihrer Gemeinschaftsmarke [X.]

sei gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b, Art. 101 Abs. 2 [X.] in Verbindung mit §
14 Abs. 6, §
19 Abs.
1 bis 3 [X.], §
242 BGB begründet. Die [X.] zu 2 und 3 hätten markenmäßig benutzt. Der Durchschnittsverbraucher sehe in dem Einblenden des Zeichens auf dem Bildschirm der [X.]-DS-Spielkonsole beim Startvorgang nach dem Einführen der [X.] in den Kartenschacht der Konsole einen Herkunftshinweis. Er nehme an, dass die von den [X.] angebotenen [X.]n von der Klä-gerin zu 1 oder von mit der Klägerin zu 1 lizenzvertraglich verbundenen Herstel-lern stammten.
[X.]. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache
an das Berufungsgericht. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die Ansprüche der Klägerin zu
1 gegen die [X.] zu 2 und 3 wegen Verstoßes gegen §
95a Abs.
3 [X.]
(dazu [X.] 1) und Verletzung der Unionsmarke (dazu [X.] 2) begründet sind.
1. Die Revision hat hinsichtlich des
von der Klägerin zu 1 gegen die [X.] zu 2 und 3 wegen Verstoßes gegen §
95a Abs. 3 [X.] erhobenen [X.] auf Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein Verstoß der [X.] zu 1 gegen §
95a Abs. 3 [X.] nicht bejaht werden (dazu [X.] 1 a). Darüber [X.] kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung eine Haftung der [X.] zu 2 und 3 für einen Verstoß
der [X.] zu 1 gegen §
95a Abs. 3 [X.] nicht angenommen
werden
(dazu [X.] 1 b).
a) Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen kann nicht beurteilt werden, ob die Beklagte zu 1 gegen §
95a Abs. 3 [X.] verstoßen hat. Die Revision rügt mit Erfolg, dass das Berufungsge-15
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richt keine hinreichenden Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob der Ein-satz von
technischen Maßnahmen
zum Schutz der urheberrechtlich geschütz-ten Videospiele der Klägerin zu 1 den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt und legale Nutzungsmöglichkeiten nicht in übermäßiger Weise beschränkt.
[X.])
Gemäß §
95a Abs. 3 Nr.
3 [X.] sind (unter anderem) die Einfuhr, die Verbreitung, der
Verkauf, die Werbung im Hinblick auf den Verkauf und der gewerblichen Zwecken dienende Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen verboten, die hauptsächlich entworfen oder hergestellt werden, um die Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen
zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Bestimmung des §
95a Abs. 3 [X.] ist ein Schutzgesetz im Sinne von §
823 Abs. 2 BGB zugunsten der Inhaber von Rechten an [X.] geschützten Werken oder anderen urheberrechtlich geschützten Schutzgegenständen ([X.], Urteil vom 17. Juli 2008 -
I [X.], [X.], 996 Rn. 14 bis 16 = [X.], 1149 -
Clone-CD). Wer gegen diese Be-stimmung verstößt,
kann daher vom Rechtsinhaber gemäß §
823 Abs. 2 Satz 1 BGB auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden ([X.],
Beschluss vom 6. Februar 2013 -
I [X.], [X.], 1035 Rn. 11 = [X.], 1355 -
Videospiel-Konsolen I). Da ein Verstoß gegen §
95a Abs. 3 [X.] kein Verschulden des Verletzers voraussetzt ([X.], [X.], 996 Rn. 24 -
Clo-ne-CD), tritt die Ersatzpflicht gemäß §
823 Abs. 2 Satz 2 BGB allerdings nur im Falle des Verschuldens ein.
[X.]) Die Bestimmung des §
95a Abs. 3 [X.] ist anwendbar. Dem steht nicht entgegen, dass die Videospiele nicht nur aus Sprach-, Musik-, Lichtbild-
und Filmwerken sowie Laufbildern, sondern auch aus Computerprogrammen bestehen und die Vorschriften der §§
95a bis 95d [X.] gemäß §
69a Abs. 5 [X.] auf Computerprogramme keine Anwendung finden
(vgl. [X.], [X.], 672 Rn. 40 bis 44 -
Videospiel-Konsolen [X.]).

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[X.]) Die Klägerin zu 1 ist
als Inhaberin der urheberrechtlichen Schutzrech-te an den in den Videospielen enthaltenen Sprach-, Musik-, Lichtbild-
und Film-werken sowie Laufbildern berechtigt, den von ihr erhobenen Anspruch auf [X.] von Schadensersatz

wegen eines Verstoßes gegen §
95a Abs. 3 Nr.
3 [X.] geltend zu machen.

dd) Die konkrete Ausgestaltung der von den [X.] hergestellten Karten und Konsolen stellt -
wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat -
eine wirksame technische Maßnahme im Sinne von §
95a Abs. 2 und 3 Nr.
3 [X.]
dar (vgl. [X.], [X.], 672 Rn. 46 bis 49 -
Videospiel-Konsolen [X.]).
ee) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, die von der
[X.] zu 1 vertriebenen Adapterkarten seien im Sinne von §
95a Abs. 3 Nr.
3 [X.] hauptsächlich zu dem Zweck entworfen und hergestellt worden, die wirksamen technischen Maßnahmen zu umgehen
(vgl. [X.], [X.], 672 Rn. 50 bis 55 -
Videospiel-Konsolen [X.]).
ff) Das Berufungsgericht hat jedoch
keine Feststellungen zu
der Frage getroffen, ob der Einsatz der technischen Maßnahme zum Schutz der [X.] geschützten Videospiele der Klägerin zu 1 den Grundsatz der Verhält-nismäßigkeit wahrt und legale Nutzungsmöglichkeiten nicht in übermäßiger Weise beschränkt
(vgl. [X.], [X.], 672 Rn. 56 bis 58 -
Videospiel-Konsolen [X.]). Deshalb hält die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Beklagte zu 1 hafte wegen eines Verstoßes gegen §
95a Abs. 3 Nr.
3 [X.] als Täter auf Schadensersatz,
der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
b) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ferner ei-ne Haftung der [X.] zu 2 und 3 für einen Verstoß der [X.] zu 1 ge-gen §
95a Abs. 3 [X.] nicht bejaht werden.

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[X.]) Eine persönliche Haftung der [X.] zu 2 und 3 als Täter oder Teilnehmer auf Schadensersatz für einen Verstoß der [X.] zu 1
gegen §
823 Abs. 2 BGB, §
95a Abs. 3 Nr.
3 [X.] kommt nach den vom Senat für die Haftung des Geschäftsführers einer Gesellschaft entwickelten Grundsätzen
(vgl. [X.], [X.], 672 Rn. 78 bis 84 -
Videospiel-Konsolen [X.]) nur in [X.], wenn sie an diesem Verstoß durch [X.] beteiligt waren oder wenn sie diesen Verstoß aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätten verhindern müssen. Die schlichte Kenntnis von Rechtsverletzungen scheidet als haftungsbegründender Umstand aus. Erforderlich ist vielmehr grundsätzlich, dass die Rechtsverletzung auf einem Verhalten beruht, das nach seinem äußeren Erscheinungsbild und mangels abweichender Feststellungen dem Geschäftsführer anzulasten ist. [X.] rechnen Maßnahmen, über die typischerweise auf Geschäftsführerebene entschieden wird.
[X.]) Das Berufungsgericht hat angenommen, die [X.] zu 2 und 3 hätten die von der [X.] zu 1 begangenen urheberrechtswidrigen [X.] veranlasst und hafteten daher für den der Klägerin zu 1 daraus entstan-denen Schaden. Die Revision rügt mit Erfolg, dass diese Beurteilung nicht auf tragfähigen Feststellungen beruht. Das Berufungsgericht hat keine [X.] dazu getroffen, durch welche Verhaltensweisen die [X.] zu 2 und 3 die Verstöße der [X.] zu 1 gegen §
95a Abs. 3 [X.] veranlasst haben. Es ist auch weder festgestellt noch sonst ersichtlich, dass die [X.] zu 2 und 3 einen Verstoß der [X.] zu 1 gegen § 95a Abs. 3 [X.] aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garanten-stellung hätten verhindern müssen.
2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen [X.] kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die Ansprüche der Klägerin 25
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zu
1 gegen die [X.] zu 2 und 3 wegen Verletzung der Unionsmarke be-gründet sind.
a)
Das Berufungsgericht hat allerdings mit Recht angenommen, dass die Beklagte zu 1 die Unionsmarke der Klägerin zu 1 verletzt hat.
[X.]) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Anspruch der Klägerin zu
1 gegen die [X.] zu 2 und 3 auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen Verletzung ihrer Gemeinschafts-marke [X.]

sei gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b, Art.
101 Abs.
2 [X.] in Verbindung mit §
14 Abs. 6, §
19 Abs. 1 bis 3 [X.], §
242 BGB begründet. Die [X.] zu 2 und 3 hätten dmar-kenmäßig benutzt. Der Durchschnittsverbraucher sehe in dem Einblenden des Zeichens auf dem Bildschirm der [X.]-DS-Spielkonsole beim Startvorgang nach dem Einführen der [X.]n in den Kartenschacht der [X.] einen Herkunftshinweis. Er nehme an, dass die von den [X.] ange-botenen [X.]n von der Klägerin zu 1 oder von mit der Klägerin zu 1 lizenzvertraglich verbundenen Herstellern stammten.
[X.]) Die Revision macht unter Hinweis auf eine Entscheidung des [X.] der [X.] ([X.], Urteil vom 23.
März 2010 -
C-236/08 bis 238/08, [X.]. 2010, [X.] =
[X.], 445 Rn. 56 -
Google France/[X.]) geltend, das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, dass die Be-nutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen [X.] jedenfalls bedeute, dass der Dritte das Zeichen im Rahmen
einer eigenen kommerziellen Kommunikation benutze. Die Beklagte zu 1 habe das beim Startvorgang erscheinende Zeichen [X.]

nicht in dieser Weise ge-nutzt. Das Zeichen sei nicht in dem von der [X.] zu 1 gestalteten und kon-trollierten Geschäftsverkehr in Erscheinung getreten, sondern erst nach dem
Erwerb und bei der Benutzung einer Adapterkarte. Zwar möge es zutreffen, dass [X.] auch dann noch bestehen könne, wenn eine Marke 28
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erst nach dem Kauf des betreffenden Produkts wahrgenommen werde. Im vor-liegenden Fall werde das Zeichen nach der Lebenserfahrung zum Zeitpunkt seiner Wahrnehmung aber allenfalls dem Hersteller der Adapterkarte
zuge-rechnet, der die
[X.] in deren Speicher platziert habe. Damit hat die [X.] keinen Erfolg.
(1) Nach den Feststellungen des [X.]s, auf die das Berufungsge-richt verwiesen hat, ist auf den von der [X.] zu 1 vertriebenen [X.]n das Zeichen der Unionsmarke der Klägerin zu 1 so gespeichert, dass es nach Einlegen der Adapterkarte in die [X.]-DS-Spielkonsole auf dem [X.] der Konsole angezeigt wird.
(2) Für eine rechtsverletzende Benutzungshandlung ist es unerheblich, ob das verletzende Zeichen in körperlicher oder aber in elektronischer Form mit der Ware verbunden ist. Zudem liegt eine Markenverletzung auch
dann
vor, wenn das die Marke verletzende Zeichen erst nach dem Kauf der Ware wahr-genommen wird
(vgl. [X.], Urteil vom 12.
November 2002 -
C-206/01, [X.]. 2002, [X.] = [X.], 55 Rn.
57 -
Arsenal; Urteil vom 16. November 2004 -
C-245/02, [X.]. 2004, [X.] = [X.], 153 Rn. 60 -
Anheuser Busch/Budvar; [X.], Urteil vom 30. April 2008 -
I [X.], [X.], 793 Rn. 21 = [X.], 1196 -
Rillenkoffer I, jeweils mwN). Einer [X.] steht daher im Streitfall nicht entgegen, dass ein Erwerber der [X.] das auf der Karte gespeicherte Zeichen erst wahrnimmt, wenn es nach dem Erwerb der Karte und dem Einlegen der Karte in die Konsole auf dem [X.] angezeigt wird.
(3) Entgegen der Ansicht der Revision scheidet eine Markenverletzung durch die Beklagte zu 1 als Händlerin der Adapterkarten nicht deshalb aus, weil der Durchschnittsverbraucher in dem eingeblendeten Zeichen auf dem [X.] der Spielkonsole lediglich einen Hinweis auf den Hersteller der [X.] sieht. Sind die Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 1 [X.], Art.
9 Abs.
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UMV
erfüllt, so kann nicht nur verboten werden, das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen (Art. 9 Abs. 2 Buchst. a [X.], Art.
9 Abs.
3 Buchst.
a UMV); vielmehr kann auch verboten werden, unter dem Zeichen Wa-ren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen (Art. 9 Abs. 2 Buchst. b [X.], Art.
9 Abs.
3 Buchst.
[X.]). Der [X.] von [X.] Produkten durch Händler stellt demnach ge-genüber der [X.] Kennzeichnung von Produkten durch den Hersteller eine eigenständige Verletzungshandlung
dar.
[X.]) Die Revision macht weiter geltend, die Überprüfung der [X.]-[X.] sei nach dem Vortrag der [X.] ein wesentlicher Bestandteil des [X.] beim [X.] und damit ebenfalls eine technische Schutzmaßnahme im Sinne des § 95a Abs. 2 [X.]. Wenn es sich bei der [X.] um eine technische Schutzmaßnahme im Sinne des § 95a Abs. 2 [X.] handeln würde, wozu das Berufungsgericht [X.] keine Feststellungen getroffen habe, dann stünde diese Schutzmaßnahme un-ter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Das Berufungsgericht habe die da-nach gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung rechtsfehlerhaft nicht vorgenom-men. Die Verurteilung der [X.] zu 2 und 3 wegen Verletzung des Marken-rechts könne daher keinen Bestand haben. Auch damit dringt die Revision nicht durch.
(1) Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass die Daten der Nin-tendo-[X.], die wesentlicher Bestandteil des [X.] beim [X.] sind und damit -
unterstellt -
eine technische Schutzmaß-nahme im Sinne des § 95a Abs. 2 [X.] bilden, mit den Daten der [X.]-[X.] identisch sind, die die Anzeige des [X.]-Logos auf dem [X.] der Konsole bewirken und damit die Unionsmarke der Klägerin zu 1 in elektronischer Form enthalten. Die Revision zeigt insoweit auch keinen vom Berufungsgericht übergangenen Sachvortrag der [X.] zu 2 und
3 auf. Es 34
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kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass -
wie die Revision behaup-tet -
die Marke zugleich als technische Schutzmaßnahme ausgestaltet ist und für die [X.]-[X.], soweit es sich dabei um eine technische Schutz-maßnahme handelt, zugleich markenrechtlicher Schutz besteht. Es kommt des-halb
nicht darauf an, ob bei Fallgestaltungen, in denen eine Identität zwischen der Marke und der technischen Schutzmaßnahme besteht,
auch die Ausübung des Markenrechts unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit steht. Im [X.] war eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung jedenfalls nicht erforderlich.
(2) Die Revision rügt ohne Erfolg, dass das Berufungsgericht keine Fest-stellungen zu der Frage getroffen hat, ob es sich bei der [X.]-[X.] um eine technische Schutzmaßnahme im Sinne des § 95a Abs. 2 [X.] handelt und -
gegebenenfalls -
der Einsatz dieser Schutzmaßnahme verhältnismäßig ist. Dieser Feststellungen bedurfte es nicht, weil das Berufungsgericht die Ver-urteilung der [X.] zu 2 und 3 zur
Zahlung von Schadensersatz gemäß §
823 Abs. 2 BGB, §
95a Abs. 3 [X.] nicht auf eine Umgehung der [X.]-[X.] gestützt
hat.
b)
Die Annahme des Berufungsgerichts, die [X.] zu 2 und 3 hafte-ten für die Verletzung der Unionsmarke der Klägerin zu 1 durch die Beklagte zu
1,
hält einer rechtlichen Nachprüfung allerdings nicht stand.
[X.]) Eine persönliche Haftung der [X.] zu 2 und 3 als Täter oder Teilnehmer auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz für einen Verstoß der [X.] zu 1 gegen Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b, Art. 101 Abs. 2 [X.] (jetzt Art. 9 Abs. 2 Buchst. a und b, Art. 101 Abs. 2 UMV) in Verbindung mit §
14 Abs. 6, §
19 Abs. 1 bis 3 [X.], §
242 BGB
kommt nur in Betracht, wenn sie an diesem Verstoß durch [X.] beteiligt waren oder wenn sie diesen Verstoß aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des [X.] begründeten Garantenstellung hätten
verhindern müssen
(vgl. [X.], [X.], 672 Rn. 80 und 83 -
Videospiel-Konsolen [X.]). Eine persönliche 36
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Haftung der [X.] zu 2 und 3 als Störer auf Unterlassung für eine
Verlet-zung des Rechts der Klägerin zu 1 an der Unionsmarke durch die Beklagte zu 1 (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a und b
[X.], Art.
9 Abs.
2 Buchst.
a und [X.])
setzt voraus, dass die [X.] zu 2 und 3 in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beigetragen haben und dabei zumutbare Verhaltenspflichten verletzt
haben (vgl. [X.], [X.], 672 Rn. 81 -
Videospiel-Konsolen
[X.]).
[X.]) Das Berufungsgericht hat nicht begründet, warum die [X.] zu 2 und 3 für die Markenverletzung durch die Beklagte zu 1 auf Unterlassung, [X.] und Schadensersatz haften. Es
hat auch keine Feststellungen getroffen, die dem Senat eine Beurteilung der Frage ermöglichten, ob die [X.] zu 2 und 3 als Täter oder Teilnehmer auf Unterlassung, Auskunft und Schadenser-satz oder als Störer auf Unterlassung haften.
[X.][X.] Danach ist auf die Revision der [X.] zu 2 und 3 das [X.] aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverwei-sen.
1. Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist. Das Berufungsgericht hat weder Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der Einsatz der technischen Schutzmaßnahme im Streitfall den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt und legale Nutzungs-möglichkeiten nicht in übermäßiger Weise beschränkt,
noch hat es [X.] zu der Frage getroffen, ob die [X.] zu 2 und 3 für von der [X.] zu 1 begangene Rechtsverletzungen haften.
Soweit die Klägerin zu 1 zu diesen Fragen in der Revisionsinstanz unter Bezugnahme auf ein Parallelverfahren zwischen den [X.]en, in dem am 27.
November 2014 ein Urteil des [X.] (I [X.], [X.] 39
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2015, 672 = [X.],
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Videospiel-Konsolen [X.]) und am 22. September 2016 ein Urteil des [X.] (6
U
5037/09, [X.], 781) ergangen ist, neuen Sachvortrag gehalten hat, kann dieser vom Senat nicht berücksichtigt werden.
Das Vorbringen der Klägerin ist weder aus dem Berufungsurteil noch aus dem Sitzungsprotokoll ersichtlich (§ 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Klägerin hat auch nicht aufgezeigt, dass das Berufungsgericht entsprechenden Sachvortrag der Klägerin zu 1 [X.] übergangen hat (§
559 Abs. 1 Satz 2 ZPO).
Die Vorschrift des § 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist allerdings
einschränkend dahin auszulegen, dass in bestimmtem Umfang auch Tatsachen, die erst wäh-rend des Revisionsverfahrens oder nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz eingetreten sind, in die Urteilsfindung einfließen [X.], soweit sie unstreitig sind oder ihr Vorliegen in der Revisionsinstanz ohne-hin von Amts wegen zu beachten ist und schützenswerte Belange der [X.] nicht entgegenstehen. Bei einer solchen Fallgestaltung ist es aus [X.] Gründen nicht
gerechtfertigt, die vom Tatsachenausschluss betroffene [X.] auf einen weiteren, gegebenenfalls durch mehrere Instanzen zu führenden Prozess zu verweisen. Vielmehr ist in einem derartigen Fall durch die Zulassung neuen Vorbringens im Revisionsverfahren eine rasche und end-gültige [X.] herbeizuführen (vgl. [X.], Urteil vom 14. Oktober 2009 -
X[X.] [X.], [X.], 3783 Rn. 27; Urteil vom 18.
März 2010
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I [X.], [X.] 2010, 376 Rn. 26; Urteil vom 23. September 2014
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VI [X.], [X.]Z
202, 242 Rn. 21 mwN).
Die von der Klägerin zu 1 vorge-tragenen Tatsachen, aus denen sich die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes der technischen Schutzmaßnahme und die Voraussetzungen der persönlichen Haf-tung der [X.] zu 2 und 3 ergeben soll, haben sich
jedoch nicht erst wäh-rend des Revisionsverfahrens oder nach Schluss der letzten mündlichen Ver-43
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handlung in der Tatsacheninstanz ereignet. Sie waren
vielmehr bereits vor Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz am 26.
September 2013 entstanden.
Sie sind nur von der Klägerin zu 1 erst wäh-rend des Revisionsverfahrens vorgetragen worden. Ein solcher neuer Vortrag von
Tatsachen, die bereits bei Schluss der mündlichen Verhandlung in der Be-rufungsinstanz vorlagen,
kann vom Revisionsgericht nicht berücksichtigt wer-den. Im Übrigen hat der Prozessbevollmächtigte der [X.] zu 2 und 3 in der [X.] erklärt, dass der neue Sachvortrag der Klägerin zu 1 in der Revisionsinstanz nicht unstreitig gestellt werde.
2. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
Das Berufungsgericht wird die erforderlichen Feststellungen zu der Frage zu treffen haben, ob der Einsatz der technischen Schutzmaßnahme im Streitfall den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt und legale Nutzungsmöglichkei-ten nicht in übermäßiger Weise beschränkt (vgl. oben Rn. 23). Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass derjenige, der -
wie die Klägerin zu 1 -
für eine wirk-same technische Maßnahme nach §
95a [X.] Schutz beansprucht, grundsätz-lich die Darlegungs-
und Beweislast für die Voraussetzungen dieser Bestim-mung trägt. Davon umfasst ist grundsätzlich auch die Darlegungs-
und Beweis-last dafür, dass es keine andere Maßnahme gibt, die zu einer geringeren Beein-trächtigung oder Beschränkung zulässiger Handlungen Dritter führt und einen vergleichbaren Schutz für die Rechte des Betroffenen bietet. Da es sich bei dem Umstand, dass es keine andere Maßnahme gibt, um eine negative Tatsa-che handelt, trägt die Gegenseite allerdings eine sekundäre Darlegungslast. Es ist zunächst ihre Sache, substantiiert darzulegen, dass es eine andere Maß-nahme gibt. Der Anspruchsteller genügt seiner Darlegungs-
und Beweislast, wenn er anschließend darlegt und beweist, dass diese Maßnahme zu einer
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größeren Beeinträchtigung oder Beschränkung zulässiger Handlungen Dritter führt oder keinen vergleichbaren Schutz für die Rechte des Betroffenen bietet (vgl.
[X.], [X.], 672 Rn. 107 -
Videospiel-Konsolen [X.], mwN).

Büscher
Koch
Löffler

[X.]
Feddersen
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 20.06.2012 -
21 O 22196/08 -

[X.], Entscheidung vom 13.02.2014 -
6 U 2796/12 -