Bundespatentgericht, Beschluss vom 01.02.2018, Az. 30 W (pat) 522/15

Die am 16. Dezember 2013 angemeldete Wortmarke

[X.]

ist am 20. Februar 2014 unter der Nummer 30 2013 064 979 u. a. für die Dienstleistungen

„Klasse 42:

Beratungsdienste bezüglich technologischer Forschung; Beratungsdienste bezüglich wissenschaftlicher Forschung; Beratungsdienstleistungen bezüglich technologischer Forschung; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf wissenschaftliche Instrumente; Forschungen auf dem Gebiet der Chemie; chemisch-technologische Forschung; chemische Forschung und Analyse; chemische Forschungsdienste; Dienstleistungen eines Forschungslabors; Erstellung von Gutachten bezüglich technischer Forschung; Erstellung von Gutachten bezüglich wissenschaftlicher Forschung; Forschung auf dem Gebiet der Chemie; Forschung auf dem Gebiet der Haarpflege; Forschung auf dem Gebiet der Kosmetologie; Forschung auf dem Gebiet des Umweltschutzes; Forschung bezüglich Chemie; Forschung bezüglich Gebäuden; Forschungen auf dem Gebiet der Chemie; Forschungen auf dem Gebiet der Kosmetik; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; industrielle Forschung; kosmetische Forschung für Dritte; technisch-wissenschaftliche Beratung in Bezug auf die Flüssigkeitsdynamik; technische Beratung; technische Beratung in Bezug auf Verschmutzungsschäden; technische Beratung und Forschung; technologische Forschung für die Bauindustrie; wissenschaftliche Beratungsdienste; wissenschaftliche Forschung bezüglich Chemie; wissenschaftliche Forschung bezüglich Kosmetika; wissenschaftliche Forschungsdienste“

in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 28. März 2014.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 9. Dezember 2013 angemeldeten und am 10. Februar 2014 eingetragenen Wortmarke 30 2013 062 448

[X.]

die für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09:

Magnetaufzeichnungsträger; [X.]; DVDs; andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Computersoftware;

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere mittels Plattformen und Portalen im [X.]; Einstellen von Webseiten in das [X.] für Dritte;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, jeweils ausgenommen in Bezug auf Dichtstoffe, Klebstoffe, Oberflächenbeschichtungen und chemische Zwischenprodukte; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, ausgenommen in Bezug auf Dichtstoffe, Klebstoffe, Oberflächenbeschichtungen und chemische Zwischenprodukte, Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und –software“

geschützt ist, wobei der Widerspruch sich nur gegen die zu Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen der angegriffenen Marke richtet.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 01 des [X.]s hat mit Beschluss vom 17. Juli 2015 die Teillöschung der angegriffenen Marke im angegriffenen Umfang angeordnet, da zwischen den sich gegenüberstehenden Marken insoweit Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] bestehe.

Ausgehend von der [X.] könnten sich beide Marken im angegriffenen Umfang bei identischen Dienstleistungen begegnen, da alle Dienstleistungen der Klasse 42 der jüngeren Marke sich unter den Begriff der „wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten“ des [X.] subsumieren ließen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Zwar sei sie aus zwei [X.] Begriffen mit der Bedeutung „skill“ (= Fähigkeit, Fertigkeit, Geschick, Können) und „staff“ (= Belegschaft, Personal, Mitarbeiter) zusammengesetzt. In der Gesamtheit wiesen diese aber keinen ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbaren beschreibenden Sinngehalt auf.

Die danach zur Vermeidung von Verwechslungen an den [X.] zu stellenden strengen Anforderungen würden - selbst unter Berücksichtigung eines aufmerksamen Fachverkehrs  von den Vergleichsmarken in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen nicht mehr eingehalten.

silsta und [X.] würden zweisilbig wie „[X.]“ und „skill-staff“ ausgesprochen und stimmten daher in [X.] und der [X.] „ i – a “ überein. Da einfache Wörter aus zwei Silben im [X.] grundsätzlich auf der ersten Silbe betont würden, sei auch bei beiden Marken mit einer Betonung der ersten Silbe zu rechnen, wobei der identische Vokal „i“ aufgrund seiner Lauteigenschaft in beiden Wörtern deutlich hervorsteche.

Die phonetische Abweichung der Widerspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke in Form des zusätzlichen Konsonanten „k“ und der [X.] „ff“ trage nicht hinreichend zur Unterscheidung bei. So verbinde sich bei der Widerspruchsmarke der Konsonant „k“ mit dem vorangestellten „s“, so dass der phonetische Unterschied zwischen „s“ und „sk“ kaum hörbar sei. Die zusätzlichen Buchstaben „ff“ befänden sich am Wortende, wo Unterschiede meist weniger in Erinnerung blieben.

Auch der Sinngehalt der in der Widerspruchsmarke zusammengefügten Begriffe „skill“ und „staff“ könne eine Verwechslung unter phonetischen Aspekten nicht verhindern, da er infolge Verhörens nicht in rechtserheblichem Umfang wahrgenommen werde.

Vom Grundsatz ausgehend, dass mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf deren Unterschiede abzustellen sei, genüge der geringe klangliche Unterschied nicht, um Verwechslungen sicher auszuschließen.

Der Vortrag des Anmelders zu bestehenden älteren Rechten an einer Bezeichnung „silsta“ sei unbeachtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie zunächst geltend macht, dass sie über die älteren Rechte an der Bezeichnung „[X.]“ verfüge, da sie unter der Bezeichnung „[X.]“ bereits seit

Ferner fehle es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund ihres beschreibenden Aussagegehalts unterdurchschnittlich. „Skill“ bedeute „Fähigkeit“, „staff“ sei der [X.] Begriff für „Belegschaft“. Das Zeichen erschöpfe sich daher in Zusammenhang mit den vorliegend maßgeblichen Dienstleistungen in einer banalen Werbeaussage.

[X.] leicht und schnell auszusprechen sei, handele es sich bei [X.] um einen Zungenbrecher. Darüber hinaus enthalte [X.] einen „Knacklaut“. Im Gegensatz zum schnell auszusprechenden [X.] ergäben sich daher bei [X.] zwei getrennt, mit „Knacklaut“ zu sprechende Silben. Zudem komme [X.] eine begriffliche Bedeutung in obengenanntem Sinne zu, woran es der angegriffenen Marke fehle. Angesichts dieser erheblichen Unterschiede könnten allein Übereinstimmungen in [X.] und [X.] keine erhebliche Ähnlichkeit begründen.

[X.] mit 10 Buchstaben fast doppelt so lang wie [X.] mit nur 6 Buchstaben. [X.] werde großgeschrieben, [X.] hingegen klein. Die Angebote der Parteien richteten sich zudem an Gewerbetreibende, welche aber zwei so unterschiedliche Zeichen wie [X.] und [X.] ohne weiteres auseinanderhalten könnten. [X.] wirke sich ferner aus, dass beide Beteiligte in unterschiedlichen Branchen tätig seien.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 des [X.]s vom 17. Juli 2015 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2013 062 448 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

[X.] sei, ob die Inhaberin der älteren Marke über ältere Firmenrechte an der Bezeichnung „[X.]“ verfüge. Aus den von der Markenstelle genannten Gründen bestehe zwischen den [X.] zudem eine Verwechslungsgefahr; maßgeblich seien insoweit bei der klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen die Übereinstimmungen in [X.] und der [X.] „[X.]“.

Ihren mit Schriftsatz vom 24. November 2015 gestellten weiteren Antrag, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat sie in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 [X.] statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.] besteht. Daher hat die Markenstelle zu Recht die Teillöschung der angegriffenen Marke im angegriffenen Umfang angeordnet (§ 43 Abs. 2 Satz 1 [X.]).

A. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. [X.] [X.] 2010, 1098, Nr. 44 - [X.]/[X.]; [X.] 2010, 933, Nr. 32 - [X.]; [X.] 2011, 915, Nr. 45 - [X.]; [X.] 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; [X.] 2012, 930, Nr. 22 - [X.]/[X.]; [X.] 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/[X.]; [X.] 2010, 235, Nr. 15 - [X.]/[X.]). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. [X.] 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/[X.]; [X.] 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; [X.] 2012, 930, Nr. 22 – [X.] B/[X.]; [X.] 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/[X.]; [X.] 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; [X.] [X.] 2008, 343 Nr. 48 - Il [X.]/[X.]).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken für die von der Teillöschung betroffenen Dienstleistungen der Klasse 42 der angegriffenen Marke zu besorgen, weshalb die angegriffene Marke insoweit nach § 43 Abs. 2 Satz 1 [X.] zu löschen ist.

1. Bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit ist vorliegend die [X.] maßgebend. Danach können sich beide Marken im Bereich der Klasse 42 auf identischen Dienstleistungen begegnen. Denn die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten und allein mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen fallen bereits unter die für die Widerspruchsmarke zu dieser Klasse eingetragenen Dienstleistungen „Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen“. Dem steht der bei diesen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eingetragene und den Schutzgegenstand einschränkende Disclaimer „... jeweils ausgenommen in Bezug auf Dichtstoffe, Klebstoffe, Oberflächenbeschichtungen und chemische Zwischenprodukte“ nicht entgegen, da die Dienstleistungen der angegriffenen Marke ihrem Gegenstand und Inhalt nach nicht auf diese im Disclaimer genannten Stoffe und Produkte beschränkt sind.

[X.] verfügt im vorliegend maßgeblichen Dienstleistungsbereich von Haus aus über eine normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft. Zwar ist diese erkennbar aus den [X.] Begriffen „skill“ und „staff“ gebildet, welche in ihrer jeweiligen Bedeutung „Fähigkeit“ bzw. „Belegschaft“ Assoziationen an „fähige Belegschaft“ z. B. i. S. von „Fachpersonal“ hervorrufen können; jedoch handelt es sich bei [X.] weder um die grammatikalisch korrekte [X.] Begriffskombination für „fachkundiges Personal“ - diese lautet vielmehr „skilled staff/personnel“ (vgl. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/f%C3%A4higes%20personal?side=right) - noch lässt sich im Inland ein Gebrauch dieser Bezeichnung in diesem Sinne belegen. Der Verkehr wird daher in der sprachregelwidrigen Wortkombination [X.] ein [X.] erblicken. Auch wenn fachkundigen Kreisen aufgrund ihrer Englischkenntnisse der beschreibende Aussagegehalt der Bestandteile „Skill“ und Staff“ nicht verborgen bleiben wird, kann dem Zeichen daher insgesamt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft i. S. eines sprechenden Zeichens nicht abgesprochen werden.

3. Die miteinander zu vergleichenden Zeichen weisen entgegen der Auffassung der Markeninhaberin eine jedenfalls noch durchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. [X.] 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/[X.]; [X.] 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; [X.] 2012, 930, Nr. 22 - [X.] B/[X.]; [X.] 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/[X.]; [X.] 2010, 729, Nr. 23 - [X.]). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, ([X.] und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. [X.] [X.] 2006, 413, Nr. 19 - [X.]/SIR; [X.] 2005, 1042, Nr. 28 - [X.] LIFE; [X.]. 2004, 843, Nr. 29 - [X.]; [X.] 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; [X.] 2010, 235, Nr. 15 - [X.]/[X.]; [X.] 2009, 484, Nr. 32 - [X.]; [X.] 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; [X.] 2004, 779, 781 - Zwilling/[X.]). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. [X.] 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; [X.] 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; [X.] 2010, 235, Nr. 18 - [X.]/[X.] m. w. N.; vgl. [X.]/Hacker/ Thiering, [X.], 12. Aufl. § 9 Rdn. 268 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. [X.] in [X.] 2016, 283 Rn. 37 - BioGourmet m. w. N.).

a. Ausgehend davon weisen die Vergleichsmarken zwar in schriftbildlicher Hinsicht wegen der unterschiedlichen Wortlänge, der Oberlänge des Konsonanten k“, der Verdoppelung des Konsonanten „l“ in der Wortmitte sowie der Wortendung „ff“ bei der der Widerspruchsmarke einen deutlicheren Abstand auf.

b. Dies gilt aber nicht für einen Klangvergleich beider Marken.

[X.] und [X.] besitzen eine identische [X.] „[X.]“ und verfügen über jeweils zwei Silben; sie stimmen weiterhin in der [X.] „-il(l)sta“ in der jeweiligen Wortmitte - wobei die Verdoppelung des Konsonanten „l“ im Klangbild nicht zum Tragen kommt - sowie im Anfangskonsonanten „S“ als auch im Anlaut „sta“ der zweiten Silbe beider Markenwörter überein. Demgegenüber treten die Unterschiede in Form des zusätzlichen Konsonanten „k“ bei der Anfangssilbe „skill“ der Widerspruchsmarke sowie der beiden Endkonsonanten „ff“ am ohnehin in aller Regel weniger beachteten Wortende der Widerspruchsmarke nicht so prägnant hervor, dass sie die weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Klangbild wesentlich beeinflussen könnten. So sorgt insbesondere der von der Inhaberin der angegriffenen Marke als „Knacklaut“ bezeichnete Konsonant „k“ der Anfangssilbe „skill“ der Widerspruchsmarke aufgrund seiner Einbindung in die mit der Anfangssilbe der angegriffenen Marke übereinstimmende [X.] „Sil“ mit dem klangtragenden Vokal „i“ nicht für ein deutlich verändertes Klangbild der beiden Anfangssilben. Insgesamt überwiegen damit aber die Gemeinsamkeiten in beiden Markenwörtern. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken ist aber grundsätzlich mehr auf die Gemeinsamkeiten abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen (vgl. [X.] 1998, 924 [X.]. 24 - salvent/Salventerol).

Wie bereits dargelegt, weist die Widerspruchsmarke auch keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt auf, welcher die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken „neutralisieren“ oder zumindest reduzieren könnte.

Mögen die beiden Markenwörter danach in ihrer Gesamtheit auch nicht überdurchschnittlich ähnlich sein, so sind die Gemeinsamkeiten jedoch zu ausgeprägt, als dass zumindest eine (noch) durchschnittliche Ähnlichkeit der Zeichen in Frage gestellt werden könnte. Insoweit ist auch zu beachten, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird.

4. Ausgehend von einer noch durchschnittlichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken kann dann aber in der Gesamtabwägung angesichts der Identität der Dienstleistungen sowie der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht verneint werden.

5. Dem Einwand der Inhaberin der angegriffenen Marke, ihr stünden gegenüber der Widerspruchsmarke nach § 6 Abs. 1 [X.] prioritätsältere Schutzrechte an einer - mit der angegriffenen Marke identischen - Firmen- bzw. Geschäftsbezeichnung „[X.]“ nach § 5 [X.] zu, kann im vorliegenden Verfahren nicht nachgegangen werden. Anders als im Verletzungsverfahren, in welchem einer Klagemarke grundsätzlich prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden können (vgl. [X.] 2009, 1055 [X.]. 52 - airdsl), ist das markenrechtliche Widerspruchsverfahren jedenfalls im Falle eines auf eine Registermarke gestützten Widerspruchs nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 [X.] auf die Feststellung der Verwechslungsgefahr mit einer prioritätsälteren eingetragenen Marke beschränkt. Einwendungen außerhalb des formellen Markenrechts sind daher gegenüber einer Registermarke als Widerspruchszeichen ausgeschlossen. Die Löschungsreife einer solchen Widerspruchsmarke wegen Bestehens älterer Rechte kann der [X.] nur im Rahmen einer Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 [X.] geltend machen (vgl. BPatGE 40, 192, 204 - [X.]; [X.]/ [X.], [X.], 3. Aufl., § 43 Rdnr. 38).

B. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es nach Rücknahme des [X.] durch die Widersprechende bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 [X.], da [X.] für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.