Bundespatentgericht, Beschluss vom 21.01.2010, Az. 35 W (pat) 35/09

Der Anmelder und Beschwerdeführer (im folgenden: Beschwerdeführer) hat am 7. September 2007 unter der Bezeichnung „Individualisierungssystem für eine Person“ eine Gebrauchsmusteranmeldung hinterlegt und die Erklärung abgegeben, dass der für die Patentanmeldung [X.]-53 vom 27. Februar 2002 maßgebliche Anmeldetag in Anspruch genommen werde.

Anspruch 1 der 5 Ansprüche umfassenden Anmeldung hat folgenden Wortlaut:

„1. Individualisierungssystem für eine Person, bei dem auf einem Datenträger Individualisierungsdaten für Merkmale gespeichert sind, die für die Person charakteristisch sind, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Individualisierungsdaten in Form von Icons angebracht sind, wobei

- die Icons auf einem von der Person getragenen Datenträger angeordnet sind, so dass diese von anderen Personen lesbar sind,

- die Icons mit einer Laserbeschriftungseinrichtung oder einer Graviereinrichtung aufgebracht sind und

- die Anordnung der Icons in festgelegter Ausrichtung erfolgt, wobei die Icons bestimmter Merkmalsgruppen in einer oberen Reihe, einer linken Spalte, einer rechten Spalte, einer unteren Reihe und einem mittig angeordnetem Feld angebracht sind.“

Nach Beanstandung der mangelnden [X.] der Anmeldung durch Bescheid vom 15. Oktober 2007, hat die Gebrauchsmusterstelle nach Einlassung des Beschwerdeführers die Anmeldung durch Beschluss vom 19. Mai 2009 mit gleicher Begründung zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die beim [X.] eingegangene Beschwerde, mit der der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters im Wesentlichen mit der Begründung weiterverfolgt, für jedes einzelne Merkmal der vorgenommenen Merkmalsanalyse sei die [X.] zu bejahen, auch sei der Ansatz des angefochtenen Beschlusses, ausgehend von der Aufgabe die [X.] zu verneinen, unzutreffend.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des [X.]s vom 19. Mai 2009 aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, da die Gebrauchsmusterstelle bei der Zurückweisung der Anmeldung ihre in den §§ 10 Abs. 1, 8 Abs. 1 S. 1 [X.] geregelte Prüfungskompetenz überschritten hat.

1. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 [X.] führen nur solche Anmeldungen zur Eintragung eines Gebrauchsmusters in das Register, die den Anforderungen der §§ 4 und 4a [X.] entsprechen. Diese Vorschriften enthalten ausschließlich Formvorschriften, deren Einhaltung die Gebrauchsmusterstelle zu überprüfen hat. Im Eintragungsverfahren wird aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 8 Abs. 1 S. 2 [X.] nicht geprüft, ob der Gegenstand der Anmeldung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht oder gewerblich anwendbar ist. Nicht geregelt ist, ob oder inwieweit andere Schutzvoraussetzungen einer Prüfung unterliegen. Es entspricht aber bisher der h. M., dass neben den formellen Voraussetzungen auch materielle Schutzvoraussetzungen geprüft werden (vgl. [X.], Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 25 [X.]; [X.], [X.], 7. Aufl. 2007, § 8 Rn. 3, 4; Benkard/[X.] [X.] [X.], 10. Aufl. 2006, § 8 [X.] Rn. 4; Busse/Keukenschrijver, [X.], 6. Aufl. 2003, § 8 [X.] Rn. 3; [X.], [X.], 2001, § 8 Rn. 4).

2. Im Rahmen der sog. absoluten Schutzvoraussetzungen prüft die Gebrauchsmusterstelle daher, ob eine gebrauchsmusterfähige Erfindung oder ob eine technische Lehre vorliegt (B[X.] BlPMZ 2000, 55 - [X.]) oder ein Schutzausschluss für Computerprogramme ([X.], 495 ff. - [X.]) oder für ein Verfahren ([X.], 135 ff. - Arzneimittelgebrauchsmuster; B[X.], Beschluss vom 3. November 2004, 5 W (pat) 11/01, abrufbar bei [X.] Das Rechtsportal) Schutz beansprucht wird. Diese Ausdehnung der Prüfungskompetenz ist - allerdings nur ansatzweise - kritisiert worden.

2.1.

2.2. Vor dem Hintergrund computerimplementierter Erfindungen weist

2.3.

2.4. Ein Hinweis darauf, dass materielle Schutzvoraussetzungen nicht Gegenstand einer Prüfung im Eintragungsverfahren sein sollen, ist ferner der Begründung zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21. Januar 2005 (vgl. [X.] 2005, 93 ff.) zu entnehmen. Der mit diesem Gesetz im Gebrauchsmustergesetz eingefügte Schutzausschluss für biotechnologische Erfindungen (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 5 [X.]) wird gerade damit begründet, dass das Gebrauchsmuster als ein „reines Registerrecht“ sich nicht für den Schutz biotechnologischer Erfindungen eigne, weil „die Gebrauchsmusteranmeldung nicht materiell geprüft wird“ (vgl. [X.] 2005, 95, 101).

3. Nach Auffassung des erkennenden [X.]s existiert in der Tat keine gesetzliche Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde, im Eintragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prüfen. § 8 Abs. 1 [X.] verweist lediglich auf die §§ 4 und 4a [X.], die formelle Anforderungen regeln. Die Vorschrift verweist aber weder auf § 1 Abs. 2 [X.] noch auf § 2 [X.]. Der [X.] hält es für nicht zulässig, aus der Erwähnung des Begriffs „Erfindungen“ in § 4 Abs. 1 S. 1 [X.] m. Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 [X.] herzuleiten, dass es sich hierbei um eine Anforderung der Anmeldung i. S. v. § 8 Abs. 1 S. 1 [X.] handelt, über deren Vorliegen die Gebrauchsmusterstelle zu befinden hätte, wie dies bisher im [X.] an die zum früheren Recht ergangene Entscheidung „Spannungsregler“ des [X.] geschieht.

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 [X.] ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters kurz und genau zu bezeichnen und nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 [X.] in den Schutzansprüchen anzugeben, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll. § 4 Abs. 3 Nr. 4 [X.] fordert von der Anmeldung weiterhin, eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters bzw. nach § 4a Abs. 2 [X.] Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind. Das Gesetz enthält weder hinsichtlich dieser Voraussetzungen noch hinsichtlich des Begriffs „Erfindung“ Hinweise darauf, dass gleichzeitig auch die in § 1 Abs. 1 [X.] unter den Begriff „Erfindung“ subsummierte [X.] als Schutzvoraussetzung erfüllt sein muss.

Nach § 1 Abs. 1 [X.] werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. Nach § 1 Abs. 2 [X.] werden die dort nicht abschließend aufgezählten geistigen Leistungen als nicht schützbare Gegenstände i. S. v. § 1 Abs. 1 [X.] definiert. Auch nach § 2 [X.] werden die dort genannten Erfindungen (Nr. 1), Pflanzensorten oder Tierarten (Nr. 2) und Verfahren (Nr. 3) nicht als Gebrauchsmuster geschützt. Weder in § 1 [X.] noch in § 2 [X.] findet sich die Formulierung „… werden nicht als Gebrauchsmuster eingetragen“, vielmehr stellen beide Vorschriften auf die [X.] ab. Dass Eintragung und Schutzfähigkeit im Gebrauchsmusterrecht unterschiedliche Dinge sind, ergibt sich unzweifelhaft aus § 13 [X.] [X.] m. § 15 [X.]. Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob ein Gebrauchsmuster nach den §§ 1 bis 3 [X.] schutzfähig ist oder nicht, hat gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 [X.] im Löschungsverfahren zu erfolgen, für das § 10 Abs. 3 S. 1 [X.] einen kompetenten mit technischen Mitgliedern des [X.] (§ 26 Abs. 3 [X.]) besetzten Spruchkörper vorsieht.

4. Sollen abweichend von seinem Charakter als Registerverfahren bereits im Eintragungsverfahren nicht nur die formellen, sondern auch die sog. absoluten Schutzvoraussetzungen von der Gebrauchsmusterstelle überprüft werden, erfordert dies eine eindeutige gesetzliche Regelung. Dies kann der Gesetzgeber ohne weiteres dadurch erreichen, dass er im Wege der Verweisung in § 8 Abs. 1 S. 1 [X.] die Eintragung nicht nur von der Einhaltung der in den §§ 4 und 4a [X.] enthaltenen formellen Anforderungen abhängig macht, sondern auch vom Vorliegen einer technischen Lehre gemäß § 1 Abs. 1 [X.] sowie vom Nichtvorliegen der in den §§ 1 Abs. 2 und 2 [X.] geregelten Schutzausschließungsgründe unter Einschluss der Prüfung, ob die betreffende Anmeldung die in § 1 Abs. 2 [X.] genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche beansprucht. Sowohl im [X.] als auch im [X.] lassen sich - im Vergleich hierzu - eindeutige gesetzliche Regelungen, die auf materiell-rechtliche Schutzausschlussgründe verweisen, finden (vgl. § 48 [X.], § 37 [X.]).

Es kann nach Auffassung des [X.]s nicht davon ausgegangen werden, dass es angesichts der bisherigen Rechtsprechung für den Gesetzgeber keinen Anlass gebe, eine entsprechende Regelung in das Gesetz aufzunehmen, wie dies der [X.] in seiner Entscheidung „Spannungsregler“ (GRUR 1965, 234 ff.) zur damaligen Rechtslage festgestellt hat. Denn es liegt keine einheitliche Rechtsprechung über den Umfang der Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle vor. Das [X.] hat in seiner in einem Löschungsverfahren ergangenen Entscheidung vom 19. Oktober 1994 (B[X.]E 35, 1 ff.) ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle sowohl bei der Priorität als auch bei der Abzweigung nach § 5 [X.] lediglich die formellen Erfordernisse überprüfen dürfe. Nicht in die Prüfungskompetenz falle die Frage der Erfindungsidentität, da es insoweit auf den [X.] ankomme, also darauf, welche technische Lehre der durchschnittliche Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens den jeweiligen Anmeldungen entnehme (a. a. [X.]). Unter Bezugnahme auf die Entscheidung B[X.]E 35,1 vertritt

In der Entscheidung B[X.] BlPMZ 2000, 55 - [X.] hat der [X.] ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle im Eintragungsverfahren grundsätzlich gehalten sei, zu prüfen, ob die angemeldete Lehre technischer Natur sei, da der Charakter des [X.] keinen Ausschluss der [X.]sprüfung im Eintragungsverfahren verlange. Es sei, wie die Vorschriften über die persönliche und sächliche Ausstattung der das Eintragungsverfahren verwaltenden Gebrauchsmusterstelle des Patentamts erkennen ließen, auf die Prüfung nicht nur der formellen, sondern auch der materiellen Schutzvoraussetzungen gerichtet, um die Gebrauchsmusterrolle von der Aufnahme von vornherein schutzunfähiger Erfindungen freizuhalten. Allerdings wird in der Entscheidung [X.] nicht für sämtliche Fälle die Prüfungskompetenz der [X.] bejaht. Vielmehr reiche sie nur soweit, als die Prüfung auf der Grundlage des in der Anmeldung schlüssig Dargelegten möglich sei und solange nicht im Einzelfall die besondere Schwierigkeit des technischen Sachverhalts, dessen Erfassung ohne besonderen technischen Sachverstand unmöglich erscheine, zur Beschränkung des Umfangs der im Eintragungsverfahren durch die Gebrauchsmusterstelle durchführbaren Prüfung nötige (B[X.] a. a. O., S. 56).

Die Entscheidung - [X.] geht nicht auf die Frage ein, inwiefern die persönliche und sächliche Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle zwar ausreicht bzw. ausreichen kann, um die Frage der [X.] einer Lehre kompetent zu beurteilen, andererseits aber nicht - wie früher (B[X.]E 35, 1 ff.) entschieden - um die Erfindungsidentität zu beurteilen. Geeignete Gesichtspunkte für eine zuverlässige Abgrenzung dafür sind nicht erkennbar.

Ob die sog. absoluten Schutzhindernisse im Rahmen des [X.] von der Gebrauchsmusterstelle geprüft werden können oder nicht, kann auch nicht vom technischen Sachverhalt im jeweiligen Einzelfall abhängen (vgl. [X.] a. a. O. - Spannungsregler), denn die Eintragungsvoraussetzungen müssen für alle Gebrauchsmusteranmeldungen gleich sein. Dementsprechend kann die Prüfungskompetenz nicht davon abhängen, ob die Schutzhindernisse offensichtlich erkennbar sind (so aber [X.] a. a. O.). Abgrenzungskriterien dafür, wo die jeweiligen Grenzen verlaufen, sind nicht erkennbar. Ebenso wie

5. Nachdem aufgrund der gesetzlich vorgegebenen personellen Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle die Einbindung von technischem Sachverstand nicht vorgesehen ist, muss die Prüfungskompetenz im Eintragungsverfahren grundsätzlich auf die rein formalen Voraussetzungen beschränkt bleiben, solange nicht der Gesetzgeber zum einen konkret regelt, welche absoluten Schutzvoraussetzungen vor der Eintragung geprüft werden dürfen und zum anderen für eine entsprechende personelle Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle sorgt. Nur in Ausnahmefällen kann diese Prüfungskompetenz bejaht werden, wenn sich die fehlende Gebrauchsmusterfähigkeit gemäß §§ 1 und 2 [X.] auch ohne den erforderlichen technischen Sachverstand offensichtlich erkennen lässt. Diese Voraussetzung liegt nach Überzeugung des [X.]s insbesondere angesichts der sich überwiegend auf technische Ausführungen stützenden Begründung des angefochtenen Beschlusses im zu entscheidenden Fall nicht vor.

Demzufolge ist der angefochtene Beschluss allein auf Grund dieser fehlenden Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle aufzuheben.

6. Der [X.] sieht sich vorliegend darüber hinaus gehindert, die möglicherweise in der Sache zutreffende Entscheidung der Gebrauchsmusterstelle materiell selbst zu überprüfen und eine eigene Sachentscheidung zu treffen.

Gegenstand der Beschwerdeentscheidung über die Zurückweisung einer Anmeldung ist die Prüfung, ob der angefochtene Beschluss rechtmäßig ist (vgl. [X.] GRUR 1995 - [X.]). Die Gebrauchsmusterstelle durfte die Anmeldung nicht wegen des Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses zurückweisen, da ihr hierfür gesetzlich keine Prüfungskompetenz zugewiesen ist. Der Beschluss vom 19. Mai 2009 ist daher unabhängig davon aufzuheben, ob das Schutzhindernis tatsächlich vorliegt oder nicht, weil die Voraussetzungen für eine Sachentscheidung beim [X.] nicht vorlagen. Dieser Mangel kann daher nicht in der Beschwerdeinstanz beseitigt werden.

7. Einer eigenen Sachentscheidung steht auch die gesetzliche Regelung der  Besetzung des Beschwerdesenats des [X.]s in Gebrauchsmustersachen gemäß [X.] § 18 Abs. 3 entgegen.

Für die Überprüfung der Schutzfähigkeit eines im reinen Registerverfahren eingetragenen Gebrauchsmusters sieht das Gesetz sowohl im Löschungs- wie auch im [X.] zwingend eine Besetzung mit einem rechtskundigen und zwei technischen Mitgliedern vor ([X.] § 18 Abs. 3 Satz 2 2. HS). Eine Sachentscheidung des [X.] über die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters im Rahmen einer Beschwerdeentscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung in der Besetzung mit zwei rechtskundigen und einem technischen Mitglied würde daher dieser ausdrücklichen gesetzlichen Regelung widersprechen.