Bundespatentgericht, Beschluss vom 07.05.2020, Az. 30 W (pat) 38/18

Der international registrierten Marke [X.] 985 283

WIPEOUT

wurde am 13. Juli 2009 für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 41 der Schutz in der [X.] bewilligt.

Mit Eingabe beim [X.] vom 23. März 2017 hat die Antragstellerin gegen diese [X.]-Marke einen Antrag auf [X.] wegen Verfalls für das Gebiet der [X.] nach §§ 119, 124, 115, 49, 53 [X.] gestellt, da die Marke nicht gemäß § 26 [X.] benutzt worden sei.

Eine Mitteilung über den Eingang dieses Antrages auf [X.] wurde an die in den [X.] ansässige [X.]-Markeninhaberin zunächst mit einfachem Schreiben vom 27. März 2017 per Post versandt, verbunden mit dem Hinweis, dass sie am Verfahren nur teilnehmen könne, wenn sie einen inländischen Patent- oder Rechtsanwalt oder einen sonstigen Inlandsvertreter im Sinne des § 96 Abs. 2 [X.] beauftrage.

Am 27. Juni 2017 hat das Patentamt durch Aufgabe zur [X.] die "Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]" vom 22. Juni 2017 über den Antrag auf [X.] versandt, nunmehr verbunden mit dem Hinweis, dass der [X.]-Marke der Schutz in [X.] entz[X.]en werde, wenn die Markeninhaberin nicht innerhalb von zwei Monaten nach Empfang dieser Mitteilung widerspreche (§ 53 Abs. 3 [X.], Art. 5 Abs. 6 PMMA). Außerdem wurde erneut auf die Notwendigkeit der Benennung eines Inlandsvertreters hingewiesen. Dieses Schreiben ist am 8. August 2017 mit dem Vermerk "Return to Sender - [X.] - Unable to Forward" an das Patentamt [X.].

Mit Verfügung vom 5. September 2017 hat die Markenabteilung hierauf die öffentliche Zustellung der "Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]" über den Antrag auf [X.] veranlasst.

Mit Beschluss vom 9. Februar 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.]es der international registrierten Marke [X.] 985 283 den Schutz in der [X.] entz[X.]en.

Zur Begründung ist ausgeführt, die [X.]-Markeninhaberin habe keinen Inlandsvertreter bestellt. Eine Zustellung der Mitteilung über den [X.]santrag an die Markeninhaberin mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 [X.] i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.] sei erfolglos geblieben. Die Zustellung sei daher im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 3 [X.] nicht möglich gewesen, so dass sie durch öffentliche Bekanntmachung habe erfolgen können. Da die [X.]-Markeninhaberin dem ihr im Wege öffentlicher Zustellung ordnungsgemäß bekannt gegebenen Antrag auf [X.] nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten widersprochen habe, sei der international registrierten Marke [X.] 985 283 auf den zulässigen Antrag ohne weitere Sacherörterung nach §§ 119, 124, 115 Abs. 1, 53 Abs. 3 [X.] i. V. m. Art. 5 [X.] 1 [X.], Art. 5 Abs. 1, 6 PMMA der Schutz für die [X.] zu entziehen.

Dieser mit einer Rechtsmittelbelehrung versehene Beschluss wurde zunächst am 16. Februar 2018 per "Aufgabe zur [X.]" an die [X.]-Markeninhaberin versandt, gelangte jedoch erneut mit dem Vermerk "Return to Sender - [X.] - [X.]" an das [X.] zurück. [X.] hat daraufhin auch insoweit die öffentliche Zustellung verfügt.

Ebenso öffentlich zugestellt wurden sodann die "Feststellung" des [X.]es über die [X.] vom 18. Juli 2018 sowie ein weiteres, an die [X.]-Markeninhaberin gerichtetes Schreiben vom 18. Juli 2018 über den Abschluss des [X.]sverfahrens, dem auch eine Durchschrift der dem [X.] der [X.] in [X.] übersandten Mitteilung vom selben Tag beigefügt war.

Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2018 hat der Verfahrensbevollmächtigte und Inlandsvertreter der [X.]-Markeninhaberin unter Bezugnahme "auf den Bescheid des [X.]s vom 20. August 2018" sowie die "dazugehörige Mitteilung vom 18. Juli 2018" des Patentamts, wonach der Schutz der [X.]-Marke für [X.] am 9. Februar 2018 wegen Verfalls unanfechtbar entz[X.]en worden sei, Akteneinsicht beantragt.

Außerdem hat er "Beschwerde gegen den Beschluss des [X.]s über die [X.] in [X.] vom 9.2.2018" eingelegt und zugleich vorsorglich Widerspruch gegen den Verfallsantrag erhoben, da die angegriffene Marke insbesondere in [X.] ernsthaft benutzt worden sei, sowie schließlich hilfsweise Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung des Widerspruchs gegen den Verfallsantrag beantragt.

Nach erfolgter Akteneinsicht hat die [X.]-Markeninhaberin sodann mit Eingabe vom 10. Dezember 2018 Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]es vom 9. Februar 2018 erhoben.

Zur Begründung trägt sie vor, die [X.]-Markeninhaberin habe keinerlei Kenntnis von dem Löschungsantrag gehabt, nachdem sämtliche Zustellungen gescheitert seien. Mangels ordnungsgemäßer Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] sei die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.] nicht in Lauf gesetzt worden und hätten die Voraussetzungen für eine [X.] der [X.]-Marke wegen Verfalls für das Gebiet der [X.] nicht vorgelegen.

Bei ausländischen Markeninhabern dürfe die Zustellung nur dann durch Aufgabe zur Post i. S. d. § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] erfolgen, wenn der Markeninhaber keinen Inlandsvertreter bestellt habe, obwohl er hierzu verpflichtet gewesen sei. Eine solche Verpflichtung habe vorliegend für die [X.]-Markeninhaberin nicht bestanden. Denn zum einen sei die [X.] bis zum Zeitpunkt des verfahrensgegenständlichen Löschungsantrags unbeanstandet geblieben. Zum anderen folge eine Verpflichtung zur Bestellung eines Inlandsvertreters auch nicht aus den Mitteilungen des Patentamtes vom 27. März 2017 und vom 22. Juni 2017.

Die formlose, mit einfacher Post versandte Mitteilung vom 27. März 2017 sei der Markeninhaberin nicht zugegangen, so dass sie hierauf nicht habe reagieren können. Der Sache nach sei sie nicht geeignet, eine Obliegenheit der [X.]-Markeninhaberin zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Sinne von § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] zu begründen, da sie nicht förmlich zugestellt worden sei. Die Mitteilung über die (neu entstandene) Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters müsse aber denselben strengen Anforderungen des [X.] unterliegen wie die Zustellung des Löschungsantrags selbst. Andernfalls würde der Schutzzweck der einschlägigen Vorschriften über die Auslandszustellung unterlaufen und ein Markeninhaber, der von der Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters keine Kenntnis erhalten und daher auch keine Pflichtverletzung begangen habe, würde mit der weitreichenden Folge einer Löschung bzw. [X.] seiner Marke sanktioniert.

Ausgehend hiervon erfülle auch die zweite, per [X.] am 27. Juni 2017 versandte Mitteilung des Patentamts vom 22. Juni 2017 nicht die gesetzlichen Anforderungen an eine wirksame Zustellung. Denn auch zu diesem Zeitpunkt habe die Markeninhaberin keine Kenntnis von der Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters gehabt, so dass die Voraussetzungen für eine vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1, 4 ZPO nicht vorgelegen hätten.

Schließlich seien auch die öffentlichen Zustellungen nicht von § 10 [X.] gedeckt gewesen. Das Scheitern der ersten Zustellungsversuche durch Aufgabe als Einschreiben zur Post rechtfertige noch nicht die nach § 10 Abs. 1 Nr. 1, 3 [X.] erforderliche Feststellung, dass der Aufenthalt des Empfängers allgemein unbekannt gewesen sei, zumal es die Markenabteilung entgegen den Vorgaben der Rechtsprechung versäumt habe, weitere Nachforschungen zu unternehmen.

Daher seien weder die Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.], noch der [X.]santrag, noch der angefochtene Beschluss über die [X.] der [X.]-Markeninhaberin ordnungsgemäß zugestellt worden, so dass weder die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.] noch die Beschwerdefrist in Lauf gesetzt worden sei. Da die Voraussetzungen für eine Löschung gemäß § 53 [X.] nach alledem nicht vorgelegen hätten, sei der angefochtene Beschluss zu Unrecht ergangen und auf die zulässige Beschwerde hin aufzuheben.

Die [X.]-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]es vom 9. Februar 2018 aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie vor, das Vorbringen der Markeninhaberin verkenne, dass das Patentamt die Markeninhaberin mit am 27. März 2017 per Post versandtem Schreiben auf die nunmehr bestehende Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters hingewiesen und eine Zustellung der Mitteilung über den Antrag auf Löschung durch Aufgabe zur Post erst knapp drei Monate später vorgenommen habe. Dabei unterliege die Mitteilung über die Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung selbst gerade keinem Zustellerfordernis, sondern könne formlos erfolgen (unter Hinweis auf [X.] in: Kur/von [X.]/[X.], [X.] Markenrecht, 18. Auflage, § 53 Rn. 19). Somit sei durch das Schreiben vom 27. März 2017 die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters begründet worden und die Voraussetzungen für die Zustellung der Mitteilung über den Löschungsantrag durch Aufgabe zur Post am 27. Juni 2017 nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] hätten vorgelegen. Gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] sei dabei die unwiderlegliche [X.] des § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO entsprechend anzuwenden, wonach das Schriftstück zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt gelte.

Folglich sei die Beschwerde bereits unzulässig, da der angefochtene Beschluss am 16. Februar 2018 zur Post gegeben und gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO anal[X.] als der Markeninhaberin am 2. März 2018 zugestellt gelte. Bei Erhebung der Beschwerde am 22. Oktober 2018 sei die Monatsfrist des § 66 Abs. 2 [X.] daher seit Langem abgelaufen gewesen. Ferner sei die Beschwerde unbegründet, da die Mitteilung über den Antrag auf [X.] am 22. Juni 2017 zur Post gegeben worden sei und somit als der Markeninhaberin am 6. Juli 2017 zugestellt gelte. Ausgehend hiervon habe es die Markeninhaberin versäumt, dem Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 3 [X.] binnen einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung zu widersprechen; der erst am 22. Oktober 2018 erklärte Widerspruch sei offensichtlich verfristet.

Mit Beschluss vom 7. März 2019 ([X.], 65 – [X.]) hat der Senat der Präsidentin des [X.]s anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Der Senat hielt den Beitritt zur Klärung der Frage erforderlich, ob eine formlose, mit einfachem Brief ins Ausland versandte Unterrichtung ausreicht, um die Verpflichtung des auswärtigen Markeninhabers nach § 96 Abs. 1 [X.] zur Bestellung eines Inlandsvertreters zu begründen, dies mit der Folge, dass im Falle des [X.] von einer Obliegenheitsverletzung auszugehen und die vereinfachte Auslandszustellung (hier insbesondere: der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.]) nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] eröffnet wäre.

Die Präsidentin des [X.]s hat mit Schreiben vom 14. Februar 2020 den Beitritt erklärt und mit Schreiben vom 13. März 2020, auf das Bezug genommen wird, inhaltlich Stellung genommen.

Die [X.]-Markeninhaberin hat hierauf mit Schriftsatz vom 23. April 2020 erwidert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.

A. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere wurde sie rechtzeitig erhoben. Zwar ist die Beschwerde erst am 22. Oktober 2018 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr am selben Tag eingelegt worden. Gleichwohl waren diese Handlungen nicht verfristet, da der angefochtene Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]es vom 9. Februar 2018 der [X.]-Markeninhaberin nicht wirksam zugestellt worden ist (vgl. hierzu ausführlich im Folgenden, B.) und deshalb die Beschwerde- und Gebührenzahlungsfrist von einem Monat (§ 66 Abs. 2 [X.], § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG) nicht in Lauf gesetzt wurde (vgl. [X.] (pat) 43/06 – [X.] SUN, Unwirksame Zustellung; Ströbele/[X.]/Thiering, [X.], 12. Aufl. 2018, § 66 Rn. 38). Auch eine Heilung des [X.] nach § 8 [X.] ist vor Beschwerdeeinlegung am 22. Oktober 2018 nicht erfolgt, da der Akte nicht entnommen werden kann, wann und in welcher Form der angefochtene Beschluss der [X.]-Markeninhaberin tatsächlich zugegangen ist.

B. Die Beschwerde ist auch begründet.

1. Während des Beschwerdeverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie ([X.]) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz [[X.]] vom 11. Dezember 2018, [X.] I 2018, [X.]) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 bzw. vom 1. Mai 2020 (vgl. Art. 5 Abs. 1, 3 [X.]) novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus jedoch nicht.

a) Da der Antrag auf [X.] der angegriffenen Marke wegen Verfalls vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, sind gemäß § 158 Abs. 6 [X.] auf das vorliegende Verfahren die §§ 49 Abs. 1, 26 [X.] in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.

b) Ebenso in seiner alten Fassung anwendbar bleibt § 53 Abs. 2, 3 [X.]. Für Vorschriften in Bezug auf Verfahrenshandlungen, vor allem in Bezug auf frist- und formgebundene Erklärungen, gilt der Grundsatz, dass – in Ermangelung einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung über die Rückwirkung – weiterhin das im Zeitpunkt der Vornahme der Handlung bzw. allenfalls das zur Zeit des Fristablaufs geltende Recht maßgeblich bleiben muss (vgl. ausführlich [X.], 133, 134 – quickslide; [X.] GRUR 1996, 174; Ströbele/[X.]/Thiering, [X.], 12. Auflage 2018, § 152 Rn. 3; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl. 2010, § 152 Rn. 6). Daher beanspruchen für das vorliegende, schon vor dem 14. Januar 2019 anhängige Altverfahren die Verfahrensvorschriften über das Verfallsverfahren in ihrer alten Fassung Fortgeltung (vgl. [X.], [X.], 235, 242).

Im Übrigen verbleibt es auch nach dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz bei dem Erfordernis der Zustellung einer Unterrichtung über den Verfallsantrag, verbunden mit einer zweimonatigen Widerspruchsfrist (vgl. § 53 Abs. 4 [X.] nF). Ferner verbleibt es dabei, dass die Markeneintragung ohne weitere Sachprüfung gelöscht wird, wenn der Markeninhaber der Löschung aufgrund Verfalls nicht innerhalb dieser Frist widerspricht (vgl. § 53 Abs. 5 Satz 1 [X.] nF). Eine maßgebliche Änderung der Rechtslage ist somit insoweit nicht erfolgt.

c) Soweit es im vorliegenden Verfahren schließlich maßgeblich auf die Vorschriften über die vereinfachte Auslandszustellung sowie die Bestimmungen zum Inlandsvertreter ankommt, haben die §§ 94 und 96 [X.] durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz lediglich redaktionelle Änderungen erfahren (Ersetzung der Begriffe "Patentamt" durch "[X.]" bzw. "Patentgericht" durch "[X.]", vgl. Art. 1 Nrn. 69, 72 [X.]).

2. [X.] hat der international registrierten Marke [X.] 985 283 den Schutz in der [X.] zu Unrecht wegen Verfalls nach §§ 119, 124, 115 Abs. 1, 53 Abs. 3 [X.] aF i. V. m. Art. 5 [X.] 1 PVÜ, Art. 5 Abs. 1, 6 PMMA ohne weitere Sachprüfung und mit der Begründung entz[X.]en, dass die [X.]-Markeninhaberin dem ihr ordnungsgemäß bekannt gegebenen Antrag auf [X.] nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten widersprochen habe.

Die Voraussetzungen für eine [X.] der angegriffenen Marke liegen nicht vor. Nach § 53 Abs. 3 [X.] aF wird eine Eintragung aufgrund eines Antrages auf Löschung wegen Verfalls (§ 49 [X.] aF) gelöscht, wenn der Inhaber der Marke nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Patentamtes gemäß § 53 Abs. 2 [X.] aF der Löschung widerspricht. Voraussetzung der Löschung ist daher zunächst eine ordnungsgemäße Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] aF.

Liegt infolge von [X.] keine ordnungsgemäße förmliche Zustellung vor, wird die zweimonatige Widerspruchsfrist nicht in Gang gesetzt ([X.] PROMA 24 W (pat) 36/11 – [X.]; [X.] (pat) 52/08, BeckRS 2009, 11552 – [X.]) und es darf keine Löschung (bzw. hier: [X.]) wegen Verfalls erfolgen.

So liegt der Fall aber hier, da sämtliche von der Markenabteilung vorgenommenen Zustellungen unwirksam sind.

3. Für Zustellungen im Verfahren vor dem Patentamt gelten die Vorschriften des [X.] ([X.]) mit den Maßgaben gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [X.]. Für Auslandszustellungen (hier: an die in den [X.] ansässige [X.]-Markeninhaberin) stehen nach den gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich folgende Zustellungsarten zur Verfügung:

3. 1. Zunächst kommen nach § 9 Abs. 1 [X.] grundsätzlich als Zustellungsformen in Betracht: das Einschreiben mit Rückschein (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.]), das Ersuchen einer Behörde des fremden Staates (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]), das Ersuchen des Auswärtigen Amtes (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.]) und ferner die Übermittlung elektronischer Dokumente unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 5 [X.] (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 [X.]; vgl. im Einzelnen auch Ströbele/[X.]/Thiering, [X.], 12. Auflage 2018, § 94 Rn. 25 f.).

3. 2. Lediglich wenn alle anderen Möglichkeiten, dem Empfänger das Schriftstück zu übermitteln, erschöpft sind, kann als letztes Mittel der Bekanntgabe (vgl. [X.]/App/Schlatmann, [X.], 11. Aufl. 2017, § 10 Rn. 2 m. w. N.) die öffentliche Zustellung nach § 10 [X.] erfolgen; andernfalls verstößt die öffentliche Zustellung gegen Art. 103 Abs. 1 GG ([X.] NJW 1988, 2361; [X.], 45). Zu den anderen Formen der Zustellung, die auszuschöpfen sind, zählt auch die Auslandszustellung gemäß § 9 [X.], sofern sie Erfolg versprechend ist (vgl. [X.]/App/Schlatmann, a. a. [X.], § 10 Rn. 2). Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass das öffentlich zugestellte Dokument dem Empfänger regelmäßig inhaltlich nicht bekannt wird, die Zustellung ist hier reine Fiktion ([X.]/App/ Schlatmann, a. a. [X.] § 10 Rn. 2). An die Anordnung der öffentlichen Zustellung sind daher strenge Anforderungen zu stellen ([X.] 23, 143, 144). Fehler führen unabhängig davon, ob sie der Behörde bekannt und von ihren Bediensteten verschuldet waren, zur Unwirksamkeit ([X.] NJW-RR 2002, 714).

3. 3. Neben diesen Zustellformen des [X.] eröffnet § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] für das markenrechtliche Verfahren die Möglichkeit einer vereinfachten Auslandszustellung mit eingeschriebenem Brief per Aufgabe zur Post, was allerdings voraussetzt, dass der auswärtige Empfänger entgegen dem Erfordernis des § 96 keinen Inlandsvertreter bestellt hat. Liegt diese Voraussetzung vor, führt § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] zur entsprechenden Anwendung der [X.] nach § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO, wonach die jeweiligen Schriftstücke zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt gelten. Anders als etwa bei der Auslandszustellung per Einschreiben mit Rückschein nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.] ist daher kein tatsächlicher Nachweis der Zustellung erforderlich, vielmehr begründet § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO eine unwiderlegliche Vermutung des Zugangs (vgl. Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl., § 184 Rn. 3), die selbst dann gilt, wenn der Empfänger die Sendung tatsächlich nicht erhalten hat oder wenn – wie hier – die aufgegebene Sendung als "unzustellbar" zurückkommt (vgl. Zöller/[X.], ZPO, 33. Aufl., § 184 Rn. 10 m. w. N.).

4. Nach Maßgabe des dargelegten rechtlichen Hintergrundes erscheint die Begründung des angefochtenen Beschlusses der Markenabteilung vom 9. Februar 2018 teilweise in sich widersprüchlich, zumal die gesetzlich vorgesehenen Formen der Auslandszustellung zum Teil vermengt werden. So wird eingangs darauf abgestellt, dass die [X.]-Markeninhaberin keinen Inlandsvertreter bestellt habe, und sodann auf die Zustellung der Mitteilung über den [X.]santrag per eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post "gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 [X.]" (allerdings "i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.]") eingegangen. Sodann wird jedoch nicht auf die [X.] nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO abgehoben, sondern darauf, dass dieser Zustellungsversuch "erfolglos" geblieben und daher die öffentliche Zustellung nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 [X.] eröffnet gewesen sei.

5. Soweit die Markenabteilung somit im Ergebnis davon ausgeht, dass eine ordnungsgemäße Bekanntgabe der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] aF im Wege der öffentlichen Zustellung erfolgt sei, ist festzustellen, dass die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 1 [X.] nicht vorlagen und daher sämtliche im vorliegenden Verfahren vorgenommenen öffentlichen Zustellungen unwirksam sind.

Zwar kommt die Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 10 Abs. 1 Nr. 3 [X.] auch in Fällen in Betracht, in denen der Zustellungsempfänger im Ausland lebt oder ansässig ist, sein Aufenthaltsort dort aber unbekannt ist ([X.]/App/ Schlatmann, a. a. [X.], § 7 m. w. N.). Allerdings trifft die Behörden hier – wie auch im Rahmen von § 10 Abs. 1 Nr. 1 [X.] – immer die Pflicht, Nachforschungen durchzuführen (vgl. [X.], [X.], 2047; [X.] EFG 2012, 1708) und zu dokumentieren. Vorliegend fehlt es indes schon an der erforderlichen Feststellung, dass der Aufenthalt der [X.]-Markeninhaberin allgemein unbekannt ist. Das bloße Scheitern der jeweiligen Zustellungsversuche per Einschreiben, wobei die Briefe jeweils mit entsprechenden postalischen Vermerken ("[X.] - UNABLE TO [X.]") des ausländischen Zustellers an die Markenabteilung [X.] sind, rechtfertigt diese nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 [X.] erforderliche Feststellung nicht. Vielmehr wären zumindest Nachforschungen erforderlich und in den Akten zu dokumentieren gewesen ([X.] PROMA 28 W (pat) 227/03 – [X.]; [X.]/App/Schlatmann, a. a. [X.], § 10 Rn. 2, 7). Wenngleich, anders als bei einem reinen Inlandssachverhalt, sich Anfragen bei Einwohnermeldeämtern oder sonstigen Registerbehörden insoweit grundsätzlich nicht auf das Ausland erstrecken müssen, ist nach der Rechtsprechung etwa die Nachfrage bei dem Antragsteller der [X.], der sich möglicherweise wegen anderer Rechtsstreitigkeiten im Kontakt mit der Antragsgegnerin befindet, geboten ([X.] (pat) 227/03 – [X.]). Vorliegend hätte ferner zumindest eine Anfrage bei dem von der [X.] in "[X.]" bzw. im "[X.] Madrid Monitor" erfassten [X.] Vertreter der [X.]-Markeninhaberin nahegelegen. Schließlich verfügt die [X.]-Markeninhaberin – jedenfalls im Zeitpunkt dieser Entscheidung – über eine Homepage mit Telefonkontaktdaten sowie zudem mit einem Verweis auf eine [X.] [X.] (der [X.]). Auch hier hätte dann aber zumindest der Versuch einer Nachfrage im Hinblick auf die postalische Erreichbarkeit der [X.]-Markeninhaberin erfolgen können.

Alle diese möglichen Ermittlungsversuche sind, ebenso wie weitere [X.] nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 [X.], offensichtlich unterblieben, obwohl sie – angesichts der erheblichen Rechtsfolgen zu Lasten der [X.]-Markeninhaberin – vor einer rein formalen öffentlichen Zustellung angezeigt gewesen wären. Jedenfalls hat die Markenabteilung keine Nachforschungen in der Akte dokumentiert, die die Schlussfolgerung, der Aufenthalt der [X.]-Markeninhaberin sei allgemein unbekannt im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 [X.], rechtfertigen könnten.

Bereits aus diesem Grunde waren die öffentlichen Zustellungen – sowohl der Mitteilung gemäß § 53 Abs. 2 [X.], als auch des angefochtenen Beschlusses über die [X.] – unwirksam, so dass sie die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.] nicht in Lauf setzten.

6. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin wurde die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.] aF auch nicht durch das am 27. Juni 2017 per Aufgabe zur Post mit Übergabeeinschreiben versandte Schreiben vom 22. Juni 2017 in Lauf gesetzt.

Denn auch insoweit fehlt es an einer wirksamen Zustellung, da die Voraussetzungen für die vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] nicht vorlagen.

6. 1. Eröffnet ist eine Zustellung mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] (mit der Konsequenz der unwiderlegbaren [X.] nach § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO) wie dargelegt nur dann, wenn der auswärtige Markeninhaber entgegen § 96 Abs. 1 [X.] keinen Inlandsvertreter bestellt hat, obwohl er hierzu verpflichtet gewesen wäre (vgl. Ströbele/[X.]/ Thiering, a. a. [X.], § 54 Rn. 14 m. w. N.).

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin sowie der Stellungnahme der Präsidentin des [X.]es vom 13. März 2020 kann die von § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] vorausgesetzte Verpflichtung des auswärtigen Markeninhabers zur Bestellung eines Inlandsvertreters nach § 96 Abs. 1 [X.] nicht durch Übersendung einer formlosen, mit einfacher Post versandten Mitteilung – hier: des formlosen Schreibens vom 27. März 2017 – herbeigeführt werden.

Die unterbliebene Reaktion des auswärtigen Markeninhabers auf ein solches Schreiben (ohne [X.]) darf daher nicht als Obliegenheitsverletzung gewertet werden, die die vereinfachte Auslandszustellung durch Aufgabe zur Post nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] mit der [X.] nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO anal[X.] eröffnen würde. Im Einzelnen stehen der Praxis des Patentamts folgende Erwägungen entgegen:

a) Ein formloser, per einfachem Brief ins Ausland versandter Hinweis auf die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters beinhaltet keinen Nachweis für dessen Zugang. Reagiert der auswärtige Schutzrechtsinhaber nicht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass er von dem Hinweis Kenntnis erlangt hat. Auch im vorliegenden Fall bestreitet die [X.]-Markeninhaberin, das formlose Schreiben vom 27. März 2017 erhalten zu haben, wofür im Übrigen auch spricht, dass die nachfolgenden, an dieselbe Adresse gerichteten Zustellungen per eingeschriebenem Brief als unzustellbar ("Unable to Forward") an das Patentamt zurückgelangt sind.

b) Die vereinfachte Möglichkeit der Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 [X.] knüpft aber, wie dargelegt, an die Verletzung der Obliegenheit eines auswärtigen Verfahrensbeteiligten an, bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 96 einen Inlandsvertreter zu bestellen. Die Annahme einer Pflichtverletzung setzt dabei zumindest die Erkennbarkeit dieser Pflicht für den betroffenen Markeninhaber voraus. Die letzte Fassung der Vorschrift des § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 [X.] (durch Artikel 3 Nr. 5 des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009, [X.], 2524) stellt zwar nach ihrem Wortlaut nicht mehr ausdrücklich darauf ab, ob für den Empfänger die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung erkennbar sein musste. Mit der Streichung dieser Formulierung ist jedoch eine Änderung der bis dahin gültigen Rechtslage nicht beabsichtigt gewesen (Ströbele/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 94 Rn. 28). Vielmehr ist nach der Begründung des [X.] davon auszugehen, dass bei einem [X.]en, der selbst ein Verfahren vor dem [X.] eingeleitet hat, angesichts der klaren gesetzlichen Regelung ohne weiteres unterstellt werden kann, dass für ihn die Notwendigkeit eines Inlandsvertreters erkennbar war ([X.]. 16/11339 vom 10. Dezember 2008, [X.] m. 26 f.; Ströbele/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 94 Rn. 28). Eine Zustellung mit eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post soll jedoch weiterhin dann nicht möglich sein, wenn der [X.] durch die beabsichtigte Zustellung erstmals in Bezug auf das konkrete Schutzrecht in ein Verfahren vor dem Patentamt einbez[X.]en werden soll und das Patentamt ihn nicht vorher von dem Erfordernis eines Inlandsvertreters in Kenntnis gesetzt hat (Ströbele/[X.]/ Thiering, a. a. [X.], § 94 Rn. 28). In diesem Fall kann nicht von einer Obliegenheitsverletzung des [X.]en ausgegangen werden, da dieser zuvor keinen Anlass hatte, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Damit bleiben die von der Rechtsprechung schon früher aufgestellten Grundsätze zur Obliegenheit zur Inlandsvertreterbestellung (vgl. insbesondere [X.], 467, 477 f. – Zustellungswesen; [X.]. 1991, 218, 219) weiterhin maßgeblich (vgl. ausführlich Ströbele/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 94 Rn. 28).

c) Entgegen der Stellungnahme der Präsidentin des [X.]s vom 13. März 2020 wird dieses Ergebnis durch die Begründung des [X.] des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 ([X.]. 16/11339 vom 10. Dezember 2008, [X.] m. 26 f.) nicht in Frage gestellt, sondern vielmehr ausdrücklich gestützt.

Die Gesetzesbegründung zu Artikel 3 Nummer 5 (§ 94 [X.], vgl. [X.]. 16/11339, a. a. [X.], S. 29) verweist im Hinblick auf die Parallelität der Vorschriften auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 127 [X.]). Hier ([X.]. 16/11339, a. a. [X.], [X.]) führt der Gesetzgeber – u. a. mit Blick auf die Abschaffung des damaligen Erfordernisses eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten (zusätzlich zu einem Inlandsvertreter) – einleitend aus, dass die erforderlichen [X.] effektiv sein sowie die schnelle und möglichst sichere amtliche Zustellung gewährleisten sollten. In Verfahren vor dem [X.] seien die allgemeinen – grundsätzlich anwendbaren – Regelungen für Auslandszustellungen nach § 9 des [X.] nicht praktikabel, da die danach möglichen Zustellungsformen im Regelfall viel zu zeitaufwändig seien.

Soweit die Stellungnahme der Präsidentin des [X.] diesen Gesetzeszweck betont und ausführt, die vom Gesetzgeber gewollte vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] würde ins Leere laufen, wenn beim vorausgehenden Hinweis auf eine notwendige Inlandsvertreterbestellung "besonderes strenge Maßstäbe" angelegt würden, übersieht dies allerdings, dass der Gesetzgeber selbst ausdrücklich zwischen zwei Fallgestaltungen unterscheidet.

So führt die Gesetzesbegründung für den Fall des im Ausland ansässigen [X.]en, der – wie hier nicht – selbst ein Verfahren vor dem [X.] eingeleitet hat, wie folgt aus ([X.]. 16/11339 vom 10. Dezember 2008, [X.]):

"(…) In [X.] vor dem [X.] wird zu diesem Zweck an die in Absatz 1 Nr. 2 Satz 1 schon bisher enthaltene Regelung zu Auslandszustellungen durch Aufgabe zur Post angeknüpft. Anlässlich der Neuregelung soll diesbezüglich zunächst klargestellt werden, dass der Empfänger (d. h. meist der Antragsteller selbst) zuvor die ihn treffende Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters missachtet haben muss. Die Vorschrift war allerdings von der Rechtsprechung schon bisher in diesem Sinne einschränkend ausgelegt worden (vgl. [X.], Patentgesetz, 7. Auflage, § 127 Rn. 94). Eine entsprechende Obliegenheit ergibt sich im Regelfall unmittelbar aus § 25 Abs. 1, jedenfalls wenn der [X.] selbst das entsprechende Verfahren vor dem [X.] eingeleitet hat. Weitere Hinweise des [X.] zum Erfordernis eines Inlandsvertreters sind dann nicht erforderlich. Denn dem auswärtigen Antragsteller ist regelmäßig zuzumuten, sich über die Voraussetzungen für seine wirksame Beteiligung in Verfahren vor dem [X.] vorab zu informieren, zumal Informationen hierzu auch auf den Internetseiten des [X.] zugänglich sind. Entsprechend kann ohne weiteres unterstellt werden, dass die Notwendigkeit der Bestellung eines Inlandsvertreters für auswärtige Beteiligte aufgrund der eindeutigen gesetzlichen Regelung erkennbar ist. Die Neufassung des Absatzes 1 Nr. 2 Satz 1 trägt diesem Umstand Rechnung. Für entbehrlich gehalten wird deshalb insbesondere die bisherige Formulierung der Parallelregelung in § 94 Abs. 1 Nr. 1 des Markengesetzes, wonach für den Empfänger die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung erkennbar sein musste."

Für diese Fallgestaltung – den [X.]en, der selbst ein Verfahren vor dem [X.] eingeleitet hat – kann somit angesichts der klaren gesetzlichen Regelung ohne weiteres unterstellt werden, dass die Notwendigkeit eines Inlandsvertreters für ihn erkennbar war (vgl. auch [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 94 Rn. 28).

Etwas anderes gilt dagegen für auswärtige [X.]en, die bisher gerade keinen Anlass hatten, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Für diese – vorliegend alleine verfahrensgegenständliche – Fallkonstellation führt die Gesetzesbegründung ausdrücklich aus ([X.]. 16/11339 vom 10. Dezember 2008, [X.] - Hervorh. d. d. Senat):

"(…) Ein Sonderfall ist lediglich dann anzunehmen, wenn der [X.] durch die beabsichtigte Zustellung erstmals in Bezug auf das konkrete Schutzrecht in ein Verfahren vor dem [X.] einbez[X.]en werden soll und deshalb zuvor keinen Anlass hatte, als verfahrenseinleitende Maßnahme einen Inlandsvertreter zu bestellen (vgl. insoweit [X.], 58 ff., der die Zustellung eines [X.] an den Inhaber einer [X.]-Marke im Ausland zum Gegenstand hatte). In diesen speziellen Fällen kann nur dann eine Obliegenheitsverletzung angenommen werden, wenn das [X.] den [X.]en vom Erfordernis eines Inlandsvertreters in Kenntnis gesetzt hat. Vorher ist eine Zustellung nach den hier vorgesehenen Regelungen ausgeschlossen."

Die Gesetzesbegründung bezieht sich damit ausdrücklich auf die bisherige Rechtsprechung ([X.], 58 ff.). In der Sache bestätigt sie, dass der [X.], der durch die beabsichtigte Zustellung erstmals in Bezug auf das konkrete Schutzrecht in ein Verfahren vor dem Patentamt einbez[X.]en werden soll, vom Patentamt über die Verpflichtung zur Inlandsvertreterbestellung "in Kenntnis gesetzt" werden muss. Fehlt es an dieser Inkenntnissetzung, ist die vereinfachte Auslandszustellung mit eingeschriebenen Brief nach dem Willen des Gesetzgebers ausgeschlossen.

d) Diese klare gesetzgeberische Entscheidung wird entgegen der Stellungnahme der Präsidentin des [X.]s nicht dadurch in Frage gestellt, dass es im [X.] der Gesetzesbegründung heißt ([X.]. 16/11339 vom 10. Dezember 2008, [X.] f.):

"Unabhängig davon erscheint es in allen Anwendungsfällen des § 25 sinnvoll und zweckmäßig, den betroffenen Verfahrensbeteiligten vorab formlos durch [X.] auf das Erfordernis der Bestellung eines Inlandsvertreters hinzuweisen bzw. ihn daran zu erinnern."

Diese ergänzende gesetzgeberische Erwägung, die sich ausdrücklich auf alle [X.] des § 25 [X.] bezieht, kann als Empfehlung verstanden werden, auch den auswärtigen [X.]en, der selbst ein Verfahren vor dem [X.] eingeleitet hat, an das Inlandsvertretererfordernis zu erinnern (im Sinne eines unverbindlichen Services, ungeachtet dessen, dass für ihn die Erkennbarkeit des Erfordernisses wie dargelegt vermutet wird).

Für den hier relevanten Fall des auswärtigen Schutzrechtsinhabers, der bisher keinen Anlass zur Bestellung eines Inlandsvertreters hatte, stellt der Gesetzgeber mit der [X.]. Formulierung alleine klar, dass das Patentamt aus Zweckmäßigkeitserwägungen "vorab" (also vor förmlicher Zustellung gemäß § 9 [X.]) den Versuch unternehmen kann, per formloser Mitteilung über das Inlandsvertretererfordernis zu informieren. Erhält der Adressat von diesem einfachen Schreiben Kenntnis und bestellt daraufhin einen Inlandsvertreter, kann das Verfahren unproblematisch seinen Fortgang nehmen (unter Vornahme weiterer Zustellungen per eingeschriebenem Brief an den Inlandsvertreter, § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, 3 i. V. m. § 96 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 und 4 ZPO). Anders liegt der Fall aber dann, wenn der auswärtige [X.] – wie hier – auf das einfache Schreiben nicht reagiert. In diesem Fall kann mangels förmlicher Zustellung nicht davon ausgegangen werden, dass das Patentamt den [X.]en vom Erfordernis eines Inlandsvertreters tatsächlich "in Kenntnis gesetzt hat", so dass der lediglich formlose Unterrichtungsversuch (ohne Reaktion des Adressaten) die vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] nicht eröffnet.

e) Ausgehend hiervon rügt die [X.]-Markeninhaberin mit Recht, dass die verfahrensgegenständliche Praxis des Patentamts der dargestellten Intention des Gesetzgebers zuwiderläuft und letztlich zu einer Umgehung der qualifizierten Anforderungen an die Auslandszustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] aF führt.

Es entspricht der allgemeinen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur, dass in Fällen wie dem vorliegenden, in denen das Schutzersuchen ursprünglich unbeanstandet geblieben war, der verfahrenseinleitende Löschungsantrag dem auswärtigen Markeninhaber nicht unmittelbar durch Aufgabe zur Post gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 zugestellt werden darf (vgl. [X.], 467, 477 f. – Zustellungswesen; [X.]. 1991, 218; [X.] PROMA, 28 W (pat) 227/03 – [X.]; siehe auch [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 54 Rn. 14 m. w. N.). Da die Anhängigkeit eines patentamtlichen Verfahrens und die Notwendigkeit, hierfür einen Inlandsvertreter zu bestellen, für den auswärtigen Markeninhaber solange nicht erkennbar sind, bis er tatsächlich hierüber unterrichtet wird, bedarf es insoweit einer förmlichen Auslandszustellung nach Maßgabe von § 9 [X.]. Dies beinhaltet auch das Erfordernis eines Nachweises über die erfolgte Zustellung (vgl. § 9 Abs. 2 [X.]: Rückschein, Zeugnis der ersuchten Behörde etc.), denn nur hierdurch wird die sichere Feststellung ermöglicht, dass der auswärtige Markeninhaber tatsächlich Kenntnis nehmen konnte.

Die vorliegend in Streit stehende Praxis des Patentamts verzichtet aber gerade auf einen Zustellungsnachweis, vielmehr gelangt über den Umweg einer "zweistufigen" Unterrichtung (formlose Mitteilung über das Inlandsvertretererfordernis, sodann Versendung der Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] aF durch Aufgabe zur Post) im Ergebnis die unwiderlegliche [X.] nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO zur Anwendung. Damit wird aber das Erfordernis der tatsächlichen Erkennbarkeit umgangen und im Ergebnis ein auswärtiger Markeninhaber, der weder um das patentamtliche Löschungsverfahren noch um das Inlandsvertretererfordernis wissen kann, mit einer Löschung seines Schutzrechts (bzw. hier: der [X.] für das Gebiet der [X.]) sanktioniert, was aber der erklärten Intention des Gesetzgebers des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 widerspricht.

f) Daher obliegt es dem Patentamt, solange der auswärtige Schutzrechtsinhaber noch nicht über das Löschungsverfahren und das Erfordernis eines Inlandsvertreters in Kenntnis gesetzt worden ist, für die entsprechende Unterrichtung nach § 53 Abs. 2 [X.] aF die gesetzlichen Vorgaben der förmlichen Auslandszustellung nach Maßgabe von § 9 [X.] einzuhalten.

Dass – wie es die Stellungnahme der Präsidentin des [X.]es hervorhebt – bei fehlender völkerrechtlicher Zulässigkeit der Zustellung durch Einschreiben nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.] in Einzelfällen die diplomatische Zustellung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] notwendig werden kann, entspricht der Gesetzeslage. Die Tatsache alleine, dass die diplomatische Zustellung Aufwand verursachen bzw. zeitaufwendig sein kann, rechtfertigt keine Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben. Soweit die Stellungnahme der Präsidentin des [X.]s demgegenüber das Interesse an einer vereinfachten und effektiven Auslandszustellung betont, hat der Gesetzgeber klargestellt, dass jedenfalls im hier betroffenen "Sonderfall" das Schutzbedürfnis des auswärtigen Markeninhabers überwiegt, der bei fehlender Inkenntnissetzung nicht mit dem [X.] sanktioniert werden darf.

6. 2. In Anwendung der dargelegten Grundsätze lagen im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] nicht vor.

a) Auch vorliegend sollte die auswärtige Markeninhaberin erstmals in Bezug auf die verfahrensgegenständliche [X.]-Marke in ein Verfahren vor dem [X.] einbez[X.]en werden, so dass sie zuvor keinen Anlass hatte, als verfahrenseinleitende Maßnahme einen Inlandsvertreter zu bestellen.

In diesem "Sonderfall" kann nur dann eine Obliegenheitsverletzung im Sinne des § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] angenommen werden, wenn das Patentamt die [X.]in vom Erfordernis eines Inlandsvertreters "in Kenntnis gesetzt hat" (vgl. [X.]. 16/11339 vom 10. Dezember 2008, [X.] m. [X.]).

Hieran fehlt es aber vorliegend, da die [X.]-Markeninhaberin den Zugang des formlosen Schreibens vom 27. März 2017 bestreitet und es an einem [X.] fehlt. Somit hat das Patentamt die [X.]-Markeninhaberin nicht nachweislich von dem Erfordernis der Vertreterbestellung "in Kenntnis gesetzt".

Dann aber kann der [X.]-Markeninhaberin, für die die Notwendigkeit der Inlandsvertreterbestellung nicht erkennbar war, auch nicht der Vorwurf einer Obliegenheitsverletzung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] i. V. m. § 96 Abs. 1 [X.] gemacht werden.

b) Da § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] zwingend die Verletzung der (für den Markeninhaber erkennbaren) Obliegenheit zur Inlandsvertreterbestellung nach § 96 [X.] voraussetzt, kann – entgegen dem Vorbringen in Ziffer 3 der Stellungnahme der Präsidentin des [X.]s – für die Eröffnung der vereinfachten Auslandszustellung auch nicht auf sonstige vermeintliche Pflichtverletzungen abgestellt werden.

Unabhängig davon, dass die [X.]-Markeninhaberin eine Änderung ihrer Zustelladresse bestritten hat und sich der Aktenlage nicht entnehmen lässt, warum die Auslandszustellungen per Übergabeeinschreiben vorliegend letztlich gescheitert sind, steht die unterlassene Mitteilung über eine geänderte Zustelladresse einem Verstoß gegen die qualifizierte Verpflichtung zur Inlandsvertreterbestellung im Sinne von 94 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 96 Abs. 1 [X.] nicht gleich. Der Fall einer unrichtig hinterlegten Zustelladresse wäre vielmehr nach den allgemeinen Regeln für die Zustellung in Verfahren vor dem Patentamt gemäß § 94 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 9, 10 [X.] zu behandeln; in letzter Konsequenz kann er zur öffentlichen Zustellung (§ 10 Abs. 1 [X.]) führen, wofür allerdings, wie ausführlich dargelegt, enge Voraussetzungen bestehen und vor Annahme eines "unbekannten Aufenthalts" des Empfängers vorherige Nachforschungen durchzuführen und zu dokumentieren sind (vgl. hierzu oben, Ziffer [X.]). Diese Anforderungen, insbesondere die Verpflichtung zur Nachforschung, können nicht über die [X.] nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO umgangen werden.

c) Die Voraussetzungen für eine vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] lagen somit nicht vor, so dass die [X.] des § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO keine Anwendung findet. Vielmehr ist festzustellen, dass sämtliche Zustellungen an die [X.]-Markeninhaberin "per Aufgabe zur Post mit Übergabeschreiben", die mit Unzustellbar-Vermerk an das Patentamt zurückgelangt sind, gescheitert sind.

7. Damit waren vorliegend sämtliche amtsseitigen Zustellungen – sowohl die Auslandszustellungen per Aufgabe zur Post, wie auch die nachfolgenden öffentlichen Zustellungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 [X.] – unwirksam. Somit sind weder die Mitteilung nach § 53 Abs. 2 [X.] aF, noch der [X.]santrag, noch der angefochtene Beschluss der Markenabteilung über die [X.] der [X.]-Markeninhaberin ordnungsgemäß zugestellt worden, so dass weder die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 [X.] aF noch die einmonatige Beschwerdefrist (§ 66 Abs. 2 [X.]) in Lauf gesetzt wurde. Auch eine Heilung der Zustellungsmängel gemäß § 8 [X.] scheidet mangels tatsächlichem Zugang der als Einschreiben zur Post aufgegebenen Schreiben aus.

Da somit keine ordnungsgemäße förmliche Zustellung der Mitteilung des Patentamtes gemäß § 53 Abs. 2 [X.] aF erfolgt ist, lagen die Voraussetzungen einer Löschung wegen Verfalls nach § 53 Abs. 3 i. V. m. § 49 [X.] aF nicht vor.

Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

C. Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs. 3 [X.]. Angesichts der fehlerhaften Sachbehandlung durch die Markenabteilung, die eine wirksame Zustellung versäumt und damit ohne rechtliches Gehör der Antragsgegnerin eine Entscheidung zu ihren Lasten über den Bestand ihres inländischen Markenrechts getroffen hat, gegen die sich die Antragsgegnerin zur Wahrung ihrer Rechte nur im Wege der Beschwerde verteidigen konnte, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (vgl. [X.] PROMA, 28 W (pat) 227/03 – [X.]).

E. Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zuzulassen. Es betrifft eine Praxis des Patentamts (in Bezug auf die Auslandszustellung im Löschungs- bzw. Verfallsverfahren) und ist von grundsätzlicher Bedeutung, ob eine lediglich formlose, mit einfachem Brief ins Ausland versandte Mitteilung ausreichen kann, um die Verpflichtung des auswärtigen Markeninhabers nach § 96 Abs. 1 [X.] zur Inlandsvertreterbestellung zu begründen und die vereinfachte Auslandszustellung nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 [X.] zu eröffnen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim [X.], [X.] 45a, 76133 [X.], durch einen beim [X.] zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.