Bundespatentgericht, Beschluss vom 11.01.2010, Az. 35 W (pat) 14/08

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin (im folgenden: Beschwerdeführerin) hat am 21. Juli 2006 unter der Bezeichnung „Vorrichtung zur Abrechnung von Diensten im [X.]“ eine Gebrauchsmusteranmeldung hinterlegt und die Erklärung abgegeben, dass der für die Patentanmeldung [X.] 56 867.3 vom 20. November 2001 maßgebliche Anmeldetag in Anspruch genommen werde.

Anspruch 1 der 9 Ansprüche umfassenden Anmeldung hat folgenden Wortlaut:

„1. Vorrichtung zur Abrechnung (30) von Diensten im [X.] (10), wobei eine Datenbank (20) vorgesehen ist, in der anwenderbezogene Daten gespeichert sind und über welche Dienste zu einem Betriebssystem eines Anwenders lieferbar sind, wobei die Datenbank (20) der Vorrichtung zur Abrechnung (30) Werte zur Abrechnung von Diensten gemäß einer Nutzung der Datenbank (20) zur Speicherung von Daten und gemäß einer Nutzung von Diensten liefert, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur Abrechnung (30) ein als Treuhandkonto ausgestaltetes in Kommunikationsverbindung mit der Datenbank (30) stehendes Online-Bankkonto des Anwenders der Datenbank (30) ist.“

Mit ergänzender Eingabe vom 28. Juli 2006 hat die Beschwerdeführerin eine veränderte Anspruchsfassung vorgelegt.

[X.] hat die Anmeldung durch Bescheide vom 19. September 2006 und 1. Juni 2007 u. a. deswegen beanstandet, weil der angemeldete Gegenstand als Programm für Datenverarbeitungsanlagen von der Eintragung als Gebrauchsmuster gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 [X.] ausgeschlossen sei.

Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schriftsätzen vom 23. Oktober 2006 und 24. Juli 2007 dieser Auffassung widersprochen hat, hat die Gebrauchsmusterstelle des [X.] die Anmeldung durch einen Beamten des höheren Dienstes mit Beschluss vom 18. März 2008 aus den Gründen der Beanstandungsbescheide zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die beim [X.] eingegangene Beschwerde, mit der die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters im Wesentlichen mit der Begründung weiterverfolgt, die erforderliche Technizität des in den geltenden Ansprüchen definierten Systems sei in Abgrenzung zu einem Programm für Datenverarbeitungsanlagen nach [X.] § 1 Abs. 2 Nr. 3 gegeben und beruft sich hierbei ausdrücklich auf frühere Rechtsprechung des [X.] zur analogen Formulierung im [X.].

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des [X.] vom 18. März 2008 aufzuheben und die Eintragung des Gebrauchsmusters anzuordnen, sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, da die Gebrauchsmusterstelle bei der Zurückweisung der Anmeldung ihre in den §§ 10 Abs. 1, 8 Abs. 1 S. 1 [X.] geregelte Prüfungskompetenz überschritten hat.

1. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 [X.] führen nur solche Anmeldungen zur Eintragung eines Gebrauchsmusters in das Register, die den Anforderungen der §§ 4 und 4a [X.] entsprechen. Diese Vorschriften enthalten ausschließlich Formvorschriften, deren Einhaltung die Gebrauchsmusterstelle zu überprüfen hat. Im Eintragungsverfahren wird aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 8 Abs. 1 S. 2 [X.] nicht geprüft, ob der Gegenstand der Anmeldung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht oder gewerblich anwendbar ist. Nicht geregelt ist, ob oder inwieweit andere Schutzvoraussetzungen einer Prüfung unterliegen. Es entspricht aber bisher der h. M., dass neben den formellen Voraussetzungen auch materielle Schutzvoraussetzungen geprüft werden (vgl. [X.], Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 25 [X.]; [X.], [X.], 7. Aufl. 2007, § 8 Rn. 3, 4; Benkard/[X.] PatG [X.], 10. Aufl. 2006, § 8 [X.] Rn. 4; Busse/[X.], 6. Aufl. 2003, § 8 [X.] Rn. 3; [X.], [X.], 2001, § 8 Rn. 4).

2. Im Rahmen der sog. absoluten Schutzvoraussetzungen prüft die Gebrauchsmusterstelle daher, ob eine gebrauchsmusterfähige Erfindung oder ob eine technische Lehre vorliegt ([X.] 2000, 55 - [X.]) oder ein Schutzausschluss für Computerprogramme ([X.], 495 ff. - [X.]) oder für ein Verfahren ([X.], Beschluss vom 3. November 2004, 5 W (pat) 11/01, abrufbar bei juris Das Rechtsportal) Schutz beansprucht wird. Diese Ausdehnung der Prüfungskompetenz ist - allerdings nur ansatzweise - kritisiert worden.

2.1.

2.2. Vor dem Hintergrund computerimplementierter Erfindungen weist

2.3.

3. Nach Auffassung des erkennenden [X.]s existiert in der Tat keine gesetzliche Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde, im Eintragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prüfen. § 8 Abs. 1 [X.] verweist lediglich auf die §§ 4 und 4a [X.], die formelle Anforderungen regeln. Die Vorschrift verweist aber weder auf § 1 Abs. 2 [X.] noch auf § 2 [X.]. Der [X.] hält es für nicht zulässig, aus der Erwähnung des Begriffs „Erfindungen“ in § 4 Abs. 1 S. 1 [X.] m. Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 [X.] herzuleiten, dass es sich hierbei um eine Anforderung der Anmeldung i. S. v. § 8 Abs. 1 S. 1 [X.] handelt, über deren Vorliegen die Gebrauchsmusterstelle zu befinden hätte, wie dies bisher im [X.] an die zum früheren Recht ergangene Entscheidung „Spannungsregler“ des [X.] geschieht.

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 [X.] ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters kurz und genau zu bezeichnen und nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 [X.] in den Schutzansprüchen anzugeben, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll. § 4 Abs. 3 Nr. 4 [X.] fordert von der Anmeldung weiterhin, eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters bzw. nach § 4a Abs. 2 [X.] Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind. Das Gesetz enthält weder hinsichtlich dieser Voraussetzungen noch hinsichtlich des Begriffs „Erfindung“ Hinweise darauf, dass gleichzeitig auch die in § 1 Abs. 2 und in § 2 [X.] genannten Ausschlusskriterien zu prüfen sind.

Nach § 1 Abs. 2 [X.] werden die dort nicht abschließend aufgezählten geistigen Leistungen als nicht schützbare Gegenstände i. S. v. § 1 Abs. 1 [X.] definiert. Auch nach § 2 [X.] werden die dort genannten Erfindungen (Nr. 1), Pflanzensorten oder Tierarten (Nr. 2) und Verfahren (Nr. 3) nicht als Gebrauchsmuster geschützt. Weder in § 1 [X.] noch in § 2 [X.] findet sich die Formulierung „… werden nicht als Gebrauchsmuster eingetragen“, vielmehr stellen beide Vorschriften auf die [X.] ab. Dass Eintragung und Schutzfähigkeit im Gebrauchsmusterrecht unterschiedliche Dinge sind, ergibt sich unzweifelhaft aus § 13 [X.] [X.] m. § 15 [X.]. Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob ein Gebrauchsmuster nach den §§ 1 bis 3 [X.] schutzfähig ist oder nicht, hat gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 [X.] im Löschungsverfahren zu erfolgen, für das § 10 Abs. 3 S. 1 [X.] eine kompetente personelle Ausstattung vorsieht.

4. Sollen abweichend von seinem Charakter als Registerverfahren bereits im Eintragungsverfahren nicht nur die formellen, sondern auch die sog. absoluten Schutzvoraussetzungen von der Gebrauchsmusterstelle überprüft werden, erfordert dies eine eindeutige gesetzliche Regelung. Dies kann der Gesetzgeber ohne weiteres dadurch erreichen, dass er im Wege der Verweisung in § 8 Abs. 1 S. 1 [X.] die Eintragung nicht nur von der Einhaltung der in den §§ 4 und 4a [X.] enthaltenen formellen Anforderungen abhängig macht, sondern auch vom Nichtvorliegen der in den §§ 1 Abs. 2 und 2 [X.] geregelten Schutzausschließungsgründe unter Einschluss der Prüfung, ob die betreffende Anmeldung die in § 1 Abs. 2 [X.] genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche beansprucht.

Es kann nach Auffassung des [X.]s nicht davon ausgegangen werden, dass es angesichts der bisherigen Rechtsprechung für den Gesetzgeber keinen Anlass gebe, eine entsprechende Regelung in das Gesetz aufzunehmen, wie dies der [X.] in seiner Entscheidung „Spannungsregler“ (GRUR 1965, 234 ff.) zur damaligen Rechtslage festgestellt hat. Denn es liegt keine einheitliche Rechtsprechung über den Umfang der Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle vor. Das [X.] hat in seiner in einem Löschungsverfahren ergangenen Entscheidung vom 19. Oktober 1994 ([X.]E 35, 1 ff.) ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle sowohl bei der Priorität als auch bei der Abzweigung nach § 5 [X.] lediglich die formellen Erfordernisse überprüfen dürfe. Nicht in die Prüfungskompetenz falle die Frage der Erfindungsidentität, da es insoweit auf den [X.] ankomme, also darauf, welche technische Lehre der durchschnittliche Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens den jeweiligen Anmeldungen entnehme (a. a. [X.]). Unter Bezugnahme auf die Entscheidung [X.]E 35,1 vertritt

In der Entscheidung [X.] 2000, 55 - [X.] hat der [X.] ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle im Eintragungsverfahren grundsätzlich gehalten sei, zu prüfen, ob die angemeldete Lehre technischer Natur sei, da der Charakter des [X.] keinen Ausschluss der Technizitätsprüfung im Eintragungsverfahren verlange. Es sei, wie die Vorschriften über die persönliche und sächliche Ausstattung der das Eintragungsverfahren verwaltenden Gebrauchsmusterstelle des Patentamts erkennen ließen, auf die Prüfung nicht nur der formellen, sondern auch der materiellen Schutzvoraussetzungen gerichtet, um die Gebrauchsmusterrolle von der Aufnahme von vornherein schutzunfähiger Erfindungen freizuhalten. Allerdings wird in der Entscheidung [X.] nicht für sämtliche Fälle die Prüfungskompetenz der [X.] bejaht. Vielmehr reiche sie nur soweit, als die Prüfung auf der Grundlage des in der Anmeldung schlüssig Dargelegten möglich sei und solange nicht im Einzelfall die besondere Schwierigkeit des technischen Sachverhalts, dessen Erfassung ohne besonderen technischen Sachverstand unmöglich erscheine, zur Beschränkung des Umfangs der im Eintragungsverfahren durch die Gebrauchsmusterstelle durchführbaren Prüfung nötige ([X.] a. a. O., S. 56).

[X.][X.]“ geht nicht auf die Frage ein, inwiefern die persönliche und sächliche Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle zwar ausreicht bzw. ausreichen kann, um die Frage der Technizität einer Lehre kompetent zu beurteilen, andererseits aber nicht - wie früher ([X.]E 35, 1 ff.) entschieden - um die Erfindungsidentität zu beurteilen. Geeignete Gesichtspunkte für eine zuverlässige Abgrenzung dafür sind nicht erkennbar.

Ob die sog. absoluten Schutzhindernisse im Rahmen des [X.] von der Gebrauchsmusterstelle geprüft werden können oder nicht, kann auch nicht vom technischen Sachverhalt im jeweiligen Einzelfall abhängen (vgl. [X.] a. a. O. - Spannungsregler), denn die Eintragungsvoraussetzungen müssen für alle Gebrauchsmusteranmeldungen gleich sein. Dementsprechend kann die Prüfungskompetenz nicht davon abhängen, ob die Schutzhindernisse offensichtlich erkennbar sind (so aber [X.] a. a. O.). Abgrenzungskriterien dafür, wo die jeweiligen Grenzen verlaufen, sind nicht erkennbar. Ebenso wie

5. Nachdem aufgrund der gesetzlich vorgegebenen personellen Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle die Einbindung von technischem Sachverstand nicht vorgesehen ist, muss die Prüfungskompetenz im Eintragungsverfahren grundsätzlich auf die rein formalen Voraussetzungen beschränkt bleiben, solange nicht der Gesetzgeber zum einen konkret regelt, welche absoluten Schutzvoraussetzungen vor der Eintragung geprüft werden dürfen und zum anderen für eine entsprechende personelle Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle sorgt. Nur in Ausnahmefällen kann diese Prüfungskompetenz bejaht werden, wenn sich die fehlende Gebrauchsmusterfähigkeit gemäß §§ 1 und 2 [X.] durch die eindeutige Formulierung der Anmeldung auch ohne den erforderlichen technischen Sachverstand offensichtlich erkennen lässt. Diese Voraussetzung liegt nach Überzeugung des [X.]s insbesondere angesichts der sich überwiegend auf technische Ausführungen stützenden Begründung des angefochtenen Beschlusses im zu entscheidenden Fall nicht vor.

Demzufolge ist der angefochtene Beschluss allein auf Grund dieser fehlenden Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle aufzuheben.

6. Der [X.] sieht sich vorliegend darüber hinaus gehindert, die möglicherweise in der Sache zutreffende Entscheidung der Gebrauchsmusterstelle materiell selbst zu überprüfen und eine eigene Sachentscheidung zu treffen.

Gegenstand der Beschwerdeentscheidung über die Zurückweisung einer Anmeldung ist die Prüfung, ob der angefochtene Beschluss rechtmäßig ist (vgl. [X.] GRUR 1995 - [X.]). [X.] durfte die Anmeldung nicht wegen des Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses zurückweisen, da ihr hierfür gesetzlich keine Prüfungskompetenz zugewiesen ist. Der Beschluss vom 18. März 2008 ist daher unabhängig davon aufzuheben, ob das Schutzhindernis tatsächlich vorliegt oder nicht, weil die Voraussetzungen für eine Sachentscheidung beim [X.] nicht vorlagen. Dieser Mangel kann daher nicht in der Beschwerdeinstanz beseitigt werden.

7. Einer eigenen Sachentscheidung steht auch die gesetzliche Regelung der

 Besetzung des Beschwerdesenats des [X.]s in Gebrauchsmustersachen gemäß [X.] § 18 Abs. 3 entgegen.

Die Überprüfung der Schutzfähigkeit eines im reinen Registerverfahren eingetragenen Gebrauchsmusters ist sowohl im Löschungs- wie auch im Löschungs-Beschwerdeverfahren der Gebrauchsmusterabteilung bzw dem [X.] in der Besetzung mit einem rechtskundigen und zwei technischen Mitgliedern vorbehalten ([X.] § 18 Abs. 3 Satz 2 2. HS). Eine Sachentscheidung des [X.]s über die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters im Rahmen einer Beschwerdeentscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung in der Besetzung mit zwei rechtskundigen und einem technischen Mitglied würde daher dieser ausdrücklichen gesetzlichen Regelung widersprechen.

8. Eine Zurückzahlung der Beschwerdegebühr ist nach Auffassung des [X.]s nicht veranlasst. Die Rückzahlung erfolgt nur ausnahmsweise, wenn es unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten (vgl [X.], a. a. O. § 18 Rdn. 101). Auf Grund der dargestellten bisherigen Verfahrensweise bei der Frage der Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle, kann nicht von einer gesetzwidrigen, unangemessenen Sachbehandlung oder einem offensichtlichen Verstoß des [X.] ausgegangen werden.