Bundesgerichtshof, Urteil vom 07.10.2020, Az. I ZR 137/19

Die Parteien vertreiben [X.] mit dazu passenden Spendern, die zugleich als Halterung für die eingelegte Papierrolle dienen.

Die Klägerin ist Marktführerin hinsichtlich manuell betriebener Füllsysteme mit einem Marktanteil von annähernd 90% in [X.] und von 70% in [X.]. Sie ist unter anderem Inhaberin des [X.] (nachfolgend: [X.]) mit den nachfolgend eingeblendeten drei Ansichten

Die [X.] vertrieb ein Konkurrenzprodukt unter dem Namen "C.    ". Die Klägerin hat die [X.] deswegen aus dem [X.] auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Die [X.] hat widerklagend beantragt, das [X.] für nichtig zu erklären. In der mündlichen Verhandlung vor dem [X.] hat die [X.] den Unterlassungsanspruch der Klägerin anerkannt. Durch [X.] hat das [X.] der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die gegen den streitigen Teil des landgerichtlichen Urteils gerichtete Berufung der [X.]n hat das Berufungsgericht das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage im Umfang der Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils abgewiesen sowie der Widerklage stattgegeben.

Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die [X.] beantragt, erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

A. Das Berufungsgericht hat die Klage als unbegründet und die Widerklage als begründet angesehen. Hierzu hat es ausgeführt, das [X.], auf das die Klägerin ihre Ansprüche stütze, sei für nichtig zu erklären. Es sei durch sechs Merkmale geprägt, die alle ausschließlich technisch bedingt seien. Durch die Darstellung des Papierspenders in der Werbung ergebe sich keine andere Bewertung. Unerheblich sei auch, dass es gangbare Formalternativen gebe. Da das [X.] nichtig sei, stünden der Klägerin die in der Berufungsinstanz mit der Klage noch geltend gemachten Folgeansprüche unabhängig davon nicht zu, ob diese sich nach [X.] oder [X.] Recht richteten.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Die internationale Zuständigkeit [X.] Gerichte, die auch unter Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist, folgt jedenfalls aus Art. 82 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung ([X.]) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ([X.]) in Verbindung mit Art. 68 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung ([X.]) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ([X.]), weil sich die Beklagte auf das Verfahren vor den [X.] Gerichten [X.] eingelassen hat (vgl. [X.], Urteil vom 26. Juli 2018 - I ZR 226/14, [X.], 1246 Rn. 20 und 24 f. = [X.], 82 - Kraftfahrzeugfelgen II).

II. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann dem [X.] die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden.

1. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nach Art. 8 Abs. 1 [X.] nicht an [X.]n eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind. Erfüllt das Gemeinschaftsgeschmacksmuster die Voraussetzungen der Art. 4 bis 9 [X.] nicht, kann es gemäß Art. 24 Abs. 1 Fall 2, Art. 25 Abs. 1 Buchst. b [X.] auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt werden. Mit Blick auf den [X.] des Art. 8 Abs. 1 [X.] setzt dies voraus, dass alle für den Gesamteindruck des Erzeugnisses bedeutsamen [X.] ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind (vgl. [X.]/[X.], 5. Edition [Stand 15. August 2020], Art. 8 [X.] Rn. 31; [X.] in [X.]/[X.], Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Aufl., Art. 8 Rn. 37 und 81; zu § 3 Nr. 1 [X.] vgl. [X.]/[X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.], [X.] [X.], 6. Aufl., § 3 [X.] Rn. 7).

a) Nach der Rechtsprechung des [X.] ist für die bei Anwendung des Art. 8 Abs. 1 [X.] vorzunehmende Beurteilung, ob [X.] eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, zu ermitteln, ob diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor ist ([X.], Urteil vom 8. März 2018 - [X.]/16, [X.], 612 Rn. 32 = [X.], 546 - [X.]). Die Vorschrift schließt den geschmacksmusterrechtlichen Schutz für [X.] eines Erzeugnisses aus, wenn Erwägungen anderer Art als das Erfordernis, dass dieses Erzeugnis seine technische Funktion erfüllt, insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung zusammenhängen, bei der Entscheidung für diese Merkmale keine Rolle gespielt haben, und zwar auch dann, wenn es andere Geschmacksmuster gibt, mit denen sich dieselbe Funktion erfüllen lässt ([X.], [X.], 612 Rn. 31 - [X.]). [X.] bereits die Existenz solcher alternativer Geschmacksmuster, um einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 [X.] zu verneinen, könnte ein Wirtschaftsteilnehmer mehrere denkbare Formen eines Erzeugnisses, das ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingte [X.] aufweist, als Gemeinschaftsgeschmacksmuster eintragen lassen und von einem aus praktischer Sicht ausschließlichen Schutz, der einem Patentschutz gleichkäme, profitieren, ohne den für die Erlangung eines Patents geltenden Voraussetzungen zu unterliegen. Zudem könnte dies Konkurrenten daran hindern, ein Erzeugnis mit bestimmten funktionellen Merkmalen anzubieten, oder würde die möglichen technischen Lösungen einschränken (vgl. [X.], [X.], 612 Rn. 30 - [X.] unter Bezugnahme auf die Schlussanträge des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 Rn. 40 f. - [X.]).

Der [X.] hat darüber hinaus entschieden, dass das nationale Gericht für die Beurteilung der Frage, ob die fraglichen [X.] eines Erzeugnisses im Sinne dieser Vorschrift ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, alle objektiven maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu würdigen hat, und es insoweit nicht auf die Sicht eines "objektiven Beobachters" ankommt ([X.], [X.], 612 Rn. 38 - [X.]). Die Beurteilung ist insbesondere mit Blick auf das fragliche Geschmacksmuster, auf die objektiven Umstände, aus denen die Motive für die Wahl der [X.] des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden, auf Informationen über dessen Verwendung oder auch auf das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, vorzunehmen, soweit für diese Umstände, Informationen oder Alternativen tragfähige Beweise vorliegen ([X.], [X.], 612 Rn. 37 - [X.] unter Bezugnahme auf die Schlussanträge des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 Rn. 66 f. - [X.]).

b) Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht im Wesentlichen ausgegangen, hat aber ergänzend ausgeführt, es komme darauf an, ob die [X.] des fraglichen Erzeugnisses bei objektiver Beurteilung nur mit dem Ziel gewählt worden seien, dass dieses Erzeugnis eine bestimmte technische Funktion erfüllen solle, oder ob ihnen ein "ästhetischer Überschuss" zukomme (ähnlich schon [X.], [X.], 67 [juris Rn. 80]). Insoweit ist klarzustellen, dass auf einen "ästhetischen Überschuss" schon deswegen nicht abgestellt werden kann, weil ein ästhetischer Gehalt nicht zu den Schutzvoraussetzungen eines [X.] gehört (vgl. [X.], [X.], 612 Rn. 37 - [X.] unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 10 Satz 2 [X.]; ebenso [X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 8 Rn. 34). Nach dem genannten Maßstab kommt es lediglich darauf an, ob Erwägungen anderer Art als das Erfordernis, dass das Erzeugnis seine technische Funktion erfüllt, insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung zusammenhängen, bei der Entscheidung für die [X.] eines Erzeugnisses keine Rolle gespielt haben.

2. Das Berufungsgericht hat angenommen, das [X.] sei durch sechs Merkmale geprägt, und zwar

Der Gesamteindruck des [X.]s werde durch die Kombination dieser Merkmale bestimmt, die indes sämtlich als ausschließlich technisch bedingt zu beurteilen seien.

Ein Indiz hierfür sei bereits, dass die Merkmale zugleich Bestandteile des von der Klägerin beanspruchten [X.] Nr. 2 897 793 seien; sie würden aus den Zeichnungen der Patentschrift ersichtlich und hinsichtlich ihrer technischen Funktion in der Beschreibung erläutert. Gemäß der [X.] biete die teilzylindrisch geformte [X.] (Merkmal 1) der Papierrolle optimalen Halt und ermögliche ein unkompliziertes Befüllen. Der geschwungene Absatz (Merkmal 2) sei ebenfalls ausschließlich technisch bedingt; er diene dazu, die Rolle beim Einlegen besser greifen zu können. Gleiches gelte für den kegelstumpfförmigen Haltetrichter mit seiner runden Ausgabeöffnung (Merkmal 3 und 4): Die Kegelform sei nach den Angaben in der [X.] besonders einfach herzustellen und ermögliche eine Führung der [X.]. Die kreisrunde Ausgabeöffnung erlaube ein Abreißen in jede Richtung. Die Gestaltung solle zudem die Verletzungsgefahr verringern. Die Verbindung des [X.] mit der Aufnahmeschale über [X.] habe - was auf der Hand liege - ausschließlich technische Gründe. Dasselbe gelte für den [X.] (Merkmal 5), der ausschließlich die Funktion habe, den Dispenser an einer Aufhängevorrichtung zu befestigen und drehen zu können; eine ästhetische Wirkung sei nicht ersichtlich. Schließlich habe auch der hochgezogene Rand am hinteren Ende der [X.] (Merkmal 6) ausweislich der [X.] ausschließlich eine technische Funktion; er diene dazu, die eingelegte Papierrolle am Herausrutschen zu hindern, wenn die Vorrichtung über den [X.] in eine rückwärtige Position verkippt werde.

Keine andere Bewertung ergebe sich durch die Darstellung des Papierspenders in der Werbung. Es liege bereits fern, dass die Abnehmer der Klägerin an einer ästhetisch anspruchsvollen Gestaltung der Packplätze interessiert seien. Die technische Funktionalität komme auch in den von der Klägerin vorgelegten Werbeprospekten zum Ausdruck, die nicht auf eine ansprechende Gestaltung Bezug nähmen, sondern sich allein mit den technischen Vorteilen befassten.

Unerheblich sei auch, dass es gangbare Formalternativen gebe. Soweit sie die gleiche technische Lösung verfolgten, sei festzuhalten, dass sich die Klägerin eine Vielzahl von denkbaren Gestaltungsformen als Muster habe schützen lassen. Ein derartiges Vorgehen sei Veranlassung für den [X.] gewesen, das Vorhandensein von [X.] allein als nicht ausreichend zu betrachten. Soweit die Klägerin auf Produkte von Mitbewerbern verweise, könne nicht festgestellt werden, dass diese die gleiche technische Lösung verwirklichten.

3. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

a) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zu den für den Gesamteindruck bedeutsamen [X.]n des [X.]s, die im Wesentlichen auf dem Vortrag der Klägerin beruhen, lassen keinen Rechtsfehler erkennen und werden von der Revision auch nicht angegriffen.

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Gesamtwürdigung des Berufungsgerichts, mit der es einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 [X.] für alle von ihm festgestellten [X.] des [X.]s bejaht hat. Das Berufungsgericht hat der [X.] ein zu großes indizielles Gewicht beigemessen, die weiteren von ihm herangezogenen Umstände teilweise rechtsfehlerhaft gewürdigt und darüber hinaus nicht sämtliche erheblichen Gesichtspunkte in den Blick genommen.

aa) Bei der nach Art. 8 Abs. 1 [X.] vorzunehmenden Beurteilung, ob [X.] eines Erzeugnisses nach den für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umständen ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, handelt es sich um eine tatgerichtliche Würdigung. Sie ist vom Revisionsgericht nur daraufhin überprüfbar, ob das Tatgericht einen zutreffenden rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder die Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. zum Markenrecht [X.], Beschluss vom 18. Oktober 2017 - [X.], [X.], 411 Rn. 27 = [X.], 445 - Traubenzuckertäfelchen).

bb) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe die Übereinstimmung der von ihm herausgearbeiteten [X.] mit den Angaben in der [X.] zu dem [X.] Nr. 2 897 793 der Klägerin nicht als Indiz in die bei der Anwendung des Art. 8 Abs. 1 [X.] vorzunehmende Gesamtwürdigung zu der Frage einstellen dürfen, ob [X.] des Erzeugnisses der Klägerin ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.

(1) Die Revision macht geltend, die Irrelevanz der [X.] folge bereits daraus, dass ein technisches Schutzrecht nur für eine technische Funktion gewährt werden könne, nicht aber für eine ästhetische Wirkung. Werde die Ansicht eines Geschmacksmusters als Zeichnung in eine technische Schutzschrift übernommen, erlaube das Fehlen ästhetischer Überlegungen in der technischen Schutzschrift nicht den Schluss, solche hätten bei der Gestaltung des Geschmacksmusters keine Rolle gespielt. Bei Zeichnungen in technischen Schutzschriften handele es sich regelmäßig um bloße Ausführungsbeispiele, die nicht einmal zwingend als allgemeinste Gestaltungsform der jeweiligen technischen Lehre anzusehen seien, sondern lediglich - gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene - Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigten. Ein und  Erzeugnis könne ohne Weiteres zugleich Gegenstand eines technischen Schutzrechts und eines Geschmacksmusters sein. Die meisten [X.], denen eine technische Funktion zukomme, sprächen auch das geschmackliche Empfinden des Betrachters an.

(2) Mit diesen allgemeinen Ausführungen zum Verhältnis zwischen Patent und Geschmacksmuster zeigt die Revision keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts auf. Zwar weist die Revision zutreffend darauf hin, dass es der Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als Geschmacksmuster nicht entgegensteht, dass für dasselbe Erzeugnis ein technisches Schutzrecht beantragt oder erteilt wurde (vgl. [X.], Urteil vom 9. Februar 1966 - [X.], [X.] 1966, 681, 683 [juris Rn. 31] - [X.]; [X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 8 Rn. 54 f.; [X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO Art. 8 [X.] Rn. 6; [X.]/[X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO Teil A Rn. 76 und § 3 [X.] Rn. 8 f.; [X.]/[X.] aaO Art. 8 [X.] Rn. 6). Davon ist allerdings auch das Berufungsgericht nicht ausgegangen. Es hat nicht abstrakt aus dem Vorliegen eines technischen Schutzrechts auf die technische Bedingtheit von [X.]n des dem Geschmacksmuster zugrundeliegenden Erzeugnisses geschlossen, sondern die sechs von ihm festgestellten [X.] konkret mit den Ansprüchen, Beschreibungen und Zeichnungen der [X.] für das Patent der Klägerin verglichen.

Dieses Vorgehen des Berufungsgerichts steht grundsätzlich in Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.], nach der alle für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umstände zu würdigen sind, um zu klären, ob die [X.] eines Erzeugnisses unter Art. 8 Abs. 1 [X.] fallen. Hierzu gehören auch die objektiven Umstände, aus denen die Motive für die Wahl der [X.] des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden (vgl. [X.], [X.], 612 Rn. 36 f. - [X.]; [X.]/[X.] aaO Art. 8 [X.] Rn. 13). Es geht insoweit nicht um die Feststellung des subjektiven Entwerferwillens (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 Rn. 52 f. - [X.]; [X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 8 Rn. 23 f.), sondern um die Feststellung von Umständen, in denen sich dieser nach außen erkennbar manifestiert hat. Die Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen einer [X.] sind als objektive Umstände in diesem Sinne grundsätzlich geeignet, weil sie Aufschluss darüber geben können, welche Merkmale die dem Patent zugrundeliegende technische Lehre verwirklichen und daher zumindest auch technisch bedingt sind (ebenso [X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO Art. 8 [X.] Rn. 10; [X.], [X.], 614, 615; [X.] in [X.], Community Design Regulation, 2. Aufl., Art. 8 Rn. 55; aA [X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 8 Rn. 54 f.; zu § 3 Nr. 1 [X.] vgl. auch [X.]/[X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO § 3 [X.] Rn. 13; vgl. zum Urheberrecht auch [X.], Urteil vom 11. Juni 2020 - [X.]/18, [X.] 2020, 736 Rn. 36 = [X.], 1006 - Brompton).

cc) Zu Recht beanstandet die Revision allerdings, dass das Berufungsgericht der Patentoffenlegung ein zu großes Gewicht beigemessen hat.

(1) Die Darlegungs- und Beweislast für einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 [X.] obliegt der [X.], die sich darauf beruft (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 [X.]. 81; [X.], [X.]-RR 2019, 211 [juris Rn. 102]; [X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO Art. 8 [X.] Rn. 10; [X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 8 Rn. 40 und 80; [X.], [X.], 614, 615; zu § 3 Nr. 1 [X.] vgl. [X.]/[X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO § 3 [X.] Rn. 13; aA wohl [X.]/[X.] aaO Art. 8 [X.] Rn. 13b). Dies ergibt sich - anders als die Revision meint - nicht bereits aus der Vermutung des Art. 85 Abs. 1 Satz 1 [X.], weil der hierin geregelte Grundsatz, dass die Gerichte im Verfahren der Verletzungsklage von der Rechtsgültigkeit des [X.] auszugehen haben, durch die nach Art. 85 Abs. 1 Satz 2 [X.] eröffnete [X.] durchbrochen wird (vgl. [X.]/[X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO Art. 85 [X.] Rn. 2; aA [X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 8 Rn. 40 und Art. 85 Rn. 3). So verhält es sich im Streitfall. Ungeachtet dessen folgt die Darlegungs- und Beweislast der Beklagten und Widerklägerin für einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 [X.] aus den allgemeinen Grundsätzen.

Es besteht weder ein Erfahrungssatz des Inhalts noch eine tatsächliche Vermutung dafür, dass mit der visuellen Erscheinung eines Erzeugnisses zusammenhängende Erwägungen keine Rolle bei der Entscheidung für ein [X.] gespielt haben, das ausweislich einer [X.] für dessen technische Funktion erforderlich ist. Dies zu beurteilen ist vielmehr eine Frage des Einzelfalls. Angesichts der Aufgabe der Patentanmeldung, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erläutern, sind Erwägungen, die mit der visuellen Erscheinung einzelner [X.] zusammenhängen, in einer [X.] weder notwendig noch per se ausgeschlossen (vgl. hierzu auch [X.], Urteil vom 19. Dezember 2018 - 308 [X.]/17, juris Rn. 112). Daher erlaubt das Fehlen von Erwägungen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in einer [X.] für sich genommen genauso wenig den Schluss auf die ausschließlich technische Bedingtheit eines [X.]s wie das Vorhandensein von Erwägungen zu dessen technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Fällen zu prüfen, ob außerhalb der [X.] liegende objektive Umstände auf eine visuelle Bedingtheit des betreffenden [X.]s hindeuten. Insoweit kommt eine sekundäre Darlegungslast des Designinhabers für in seiner Sphäre liegende Umstände in Betracht (vgl. allgemein zu deren Voraussetzungen [X.], Urteil vom 19. Mai 2020 - [X.], juris Rn. 53 - Schienenkartell IV).

Die einzelfallbezogene Sichtweise deckt sich auch mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses. Nach dieser kann das Vorhandensein eines Patents sowie die Wirksamkeit der Form zur Erreichung des technischen Ergebnisses (nur) dann berücksichtigt werden, wenn es möglich ist, aufgrund dieser Aspekte die Erwägungen zu Tage zu fördern, die in die Wahl der Form des betreffenden Erzeugnisses eingeflossen sind. Unabhängig davon ist es Aufgabe des Gerichts, alle einschlägigen Aspekte zu berücksichtigen, wie sie bei der Ausgestaltung des Gegenstands vorlagen (vgl. [X.], [X.] 2020, 736 Rn. 36 f. - Brompton).

(2) Das Berufungsgericht hat unter Verweis auf eine Entscheidung des [X.] ([X.], 67 [juris Rn. 80]) ausgeführt, es liege schon fern, dass bei einer Zeichnung, mit der in dieser Weise die technische Bedeutung einer Vorrichtung und ihrer Merkmale beschrieben werde, ein "ästhetischer Überschuss" vorliege. Eine andere Bewertung ergebe sich auch nicht aufgrund der Darstellung des Papierspenders in der Werbung; das Bestehen gangbarer Formalternativen sei unerheblich. Danach ist das Berufungsgericht unzutreffend von einem Regel-Ausnahme-Verhältnis dergestalt ausgegangen, dass aus der in einer [X.] enthaltenen technischen Begründung für ein [X.] ein durch andere Umstände zu entkräftendes Indiz für die ausschließliche technische Bedingtheit des [X.]s folge.

(3) Zudem hat das Berufungsgericht die ausschließlich technische Bedingtheit der sechs von ihm für relevant erachteten [X.] rechtsfehlerhaft bereits aufgrund der Angaben in der [X.] zu dem streitgegenständlichen Erzeugnis bejaht. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen zwar die Annahme, diese [X.] seien durch dessen technische Funktion bedingt, nicht aber die Annahme, sie seien ausschließlich dadurch bedingt. Dies zu prüfen bleibt auch dann Aufgabe des Gerichts, wenn ein [X.] zur Erreichung eines technischen Ergebnisses eines Erzeugnisses erforderlich ist (vgl. zum Urheberrecht [X.], [X.] 2020, 736 Rn. 29 f. - Brompton).

Mit der Möglichkeit, dass einzelne [X.] des streitgegenständlichen Erzeugnisses auch visuell bedingt sein könnten, hat sich das Berufungsgericht jedoch nicht hinreichend auseinandergesetzt. Das folgt schon daraus, dass sich die weiteren Erwägungen des Berufungsgerichts auf das dem [X.] zugrundeliegende Erzeugnis als Ganzes und nicht auf einzelne [X.] desselben beziehen. Der Nichtigerklärung steht es bereits entgegen, wenn ein schutzfähiges [X.] verbleibt. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht nicht im gebotenen Maße auch außerhalb der [X.] liegende objektive Umstände herangezogen. Insbesondere hätte es prüfen müssen, ob für die in [X.] (3) beschriebene Ausprägung der [X.] und des [X.] als separate, durch zwei [X.] verbundene Bauteile auch visuelle Erwägungen eine Rolle gespielt haben, weil sie die im Produkt "S.        " der Klägerin realisierte zweifarbige Gestaltung ermöglicht. Zudem rügt die Revision mit Recht, dass das Berufungsgericht den Vortrag der Klägerin, die Ansprüche ihres Patents ließen weitgehend offen, wie der sich zur Ausgabeöffnung hin verjüngende Innenwandabschnitt, die Ausgabeöffnung, der Befestigungskragen, der Stütz- und der Halteabschnitt sowie der [X.] gestaltet, angeordnet und proportioniert werden, nicht bei seiner Entscheidung berücksichtigt hat.

dd) Entgegen der Auffassung der Revision lässt die Würdigung der im Rechtsstreit vorgelegten Werbung für das Produkt "S.       " durch das Berufungsgericht keinen Rechtsfehler erkennen.

(1) Die Werbung für das Erzeugnis stellt grundsätzlich einen im Rahmen der Gesamtwürdigung nach Art. 8 Abs. 1 [X.] berücksichtigungsfähigen Umstand dar (ebenso [X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO Art. 8 [X.] Rn. 10; [X.], [X.], 614, 615; zu § 3 Nr. 1 [X.] vgl. [X.]/[X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO § 3 [X.] Rn. 13). Ebenso können die Markterwartungen für das Erzeugnis einbezogen werden (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 8 Rn. 34), wenn sich hierüber objektivierbare Feststellungen treffen lassen.

(2) Die Revision hat insoweit keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufgezeigt.

Zwar kommt es - anders als das Berufungsgericht gemeint hat - nicht darauf an, ob die Abnehmer der Klägerin an einer ästhetisch anspruchsvollen Gestaltung der Packplätze interessiert sind (vgl. hierzu bereits Rn. 12). Die Revision macht jedoch nicht konkret geltend, dass das Berufungsgericht die Schutzfähigkeit des [X.] der Klägerin von einem ästhetischen Gehalt ihres Erzeugnisses abhängig gemacht und hierfür auf die Sicht ihrer Abnehmer abgestellt habe.

Mit ihrem Vorbringen, die in der Werbung mit dem Slogan "Verwandeln Sie Ihren Packplatz in eine Wohlfühloase" verbundene Bildsprache solle ersichtlich auch den ästhetisch-geschmacklichen Sinn des Betrachters ansprechen, dringt die Revision nicht durch. Hiermit versucht sie lediglich, die Würdigung des Berufungsgerichts, die Klägerin bewerbe ihre Produktgestaltung ausschließlich mit deren technischen Vorteilen, in revisionsrechtlich unzulässiger Weise durch ihre eigene zu ersetzen, ohne dabei einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.

ee) Die Begründung, mit der das Berufungsgericht das Bestehen alternativer Gestaltungsformen, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt wie mit nach dem [X.] ausgeführten Erzeugnissen, nicht zu Gunsten der Klägerin in der Gesamtwürdigung berücksichtigt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

(1) Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, stellt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] grundsätzlich einen berücksichtigungsfähigen Umstand im Rahmen der nach Art. 8 Abs. 1 [X.] vorzunehmenden Gesamtabwägung dar (vgl. [X.], [X.], 612 Rn. 37 - [X.]). Lediglich für sich genommen reicht die Existenz alternativer Geschmacksmuster nicht aus, um die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 [X.] auszuschließen (vgl. [X.], [X.], 612 Rn. 30 - [X.]). Danach durfte das Berufungsgericht den Umstand, dass die Klägerin über eine Reihe von Mustern für alternative Gestaltungsformen verfügt, mit denen sich dieselbe technische Funktion verfolgen lässt wie mit einem nach dem [X.] ausgeführten Erzeugnis, nicht außer Betracht lassen.

(2) Ebenfalls rechtsfehlerhaft ist die Begründung, mit der das Berufungsgericht die von der Klägerin dargelegten Produkte von Mitbewerbern nicht in die Gesamtwürdigung einbezogen hat. Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, dass diese nicht "die gleiche technische Lösung" verwirklichten; dagegen spreche auch, dass in diesem Fall für eine Patentierung kein Raum gewesen wäre. Eine Bestimmung der technischen Funktion, die sich mit nach dem [X.] gestalteten Gegenständen erfüllen lässt, hat das Berufungsgericht in diesem Rahmen jedoch nicht vorgenommen. Der Begriff der technischen Funktion eines Erzeugnisses im Sinne des Art. 8 Abs. 1 [X.] ist tendenziell weit zu verstehen und nicht notwendigerweise deckungsgleich mit der durch ein Patent geschützten technischen Lehre (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO Art. 8 Rn. 19; allgemein zum Begriff "technische Funktion" auch [X.] in [X.] aaO Art. 8 Rn. 18 bis 25; [X.]/[X.] in [X.]/[X.]/[X.]/[X.] aaO § 3 [X.] Rn. 13).

III. Eine Vorlage an den [X.] nach Art. 267 Abs. 3 A[X.]V ist nicht veranlasst (vgl. [X.], Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - [X.] u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - [X.]/14, [X.] Int. 2015, 1152 Rn. 43 - [X.], mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Die Feststellung und Würdigung der tatsächlichen Umstände, die für die Prüfung des [X.] nach Art. 8 Abs. 1 [X.] bedeutsam sind, obliegt den nationalen Gerichten (vgl. [X.], [X.], 612 Rn. 36 - [X.]).

C. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht die im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 [X.] gebotene Gesamtwürdigung, ob die [X.] des dem [X.] zugrundeliegenden Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, für jedes der von ihm festgestellten [X.] unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen neu vorzunehmen haben.