Bundespatentgericht, Beschluss vom 18.08.2010, Az. 25 W (pat) 142/09

Die Wortmarke

[X.]

ist am 30. Oktober 2003 unter der Nummer 303 31 805 für die Ware der Klasse 5

"rezeptpflichtiges Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff [X.] und dessen Salze"

in das beim [X.] geführte Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke

LAN[X.]OR ,

die seit 1993 unter der Nummer 2 031 803 für die Waren der Klasse 5

"pharmazeutische Erzeugnisse"

registriert ist, hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des [X.]s hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 28. Mai 2008 und vom 11. März 2009, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine [X.] gegeben ist. Die Vergleichsmarken könnten sich zwar auf identischen Waren begegnen. [X.] sei aber deshalb zu verneinen, weil keine [X.]eichenähnlichkeit gegeben sei. Die Vergleichsmarken würden hinreichend verschieden artikuliert, um klangliche Ähnlichkeit auszuschließen. Darüber hinaus sei die Marke "[X.]" auch nicht durch den Bestandteil "[X.]" geprägt, denn "[X.]" habe eine im Vordergrund stehende produktbeschreibende Bedeutung im Hinblick auf den Wirkstoff [X.]. Auch würden die Vergleichsmarken nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass Identität der Waren vorliege und demzufolge ein deutlicher Abstand der Vergleichsmarken zu fordern sei. Diesen Abstand halte die angegriffene Marke nicht ein. Die Vergleichsmarken seien in ihrem Gesamteindruck äußerst ähnlich gebildet. Es bestünden im klanglichen Gesamteindruck hinsichtlich Silbenzahl, natürlicher Silbengliederung und Vokalfolge erhebliche Annäherungen, die ein sicheres [X.] der Vergleichsmarken im Geschäftsalltag nicht ermöglichten. Die Marken seien am stärker zu beachtenden, üblicherweise betonten Wortanfang klanglich identisch, wobei minimale klangliche Unterschiede zwischen den Mittelkonsonanten "S" und "[X.]" nicht zu einem deutlichen Markenabstand führten. Die angegriffene Marke werde nicht "[X.]" ausgesprochen. Sprachlich flüssiger sei vielmehr die Aussprache "[X.]". Dies entspreche dem Geschäftsalltag. Ferner wiesen die Vergleichsmarken die gleiche Vokalfolge auf und vermittelten hierdurch eine identische Klangfarbe. Die unterschiedlichen Endkonsonanten könnten ein klangliches [X.] der Vergleichsmarken nicht gewährleisten. Dass die der gemeinsame Anfangsbestandteil "[X.]" abstrakt betrachtet auf den Wirkstoff "[X.]" hindeuten könne, nehme ihm nicht jede Kennzeichnungskraft. Insgesamt sei eine enge klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken gegeben.

[X.]udem bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung bringe. Der Bestandteil "LAN[X.]O" der Widerspruchsmarke sei nahezu identisch in die angegriffene Marke übernommen und ihm lediglich der Firmenbestandteil "[X.]" hinzugefügt worden. Der Verkehr werde sich vorrangig an den nahezu identischen Bestandteilen "[X.]" bzw. "LAN[X.]O" orientieren. Hierdurch entstehe die Gefahr, dass der Verkehr davon ausgehe, die Waren stammten aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Der Bestandteil "[X.]" behalte in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung. Bei ähnlichen und ganz besonders bei identischen Marken werde der Verkehr Überlegungen anstellen, dass die Marken im Kontext zu ein und demselben Unternehmen stünden, was in Bezug auf die Widerspruchsmarke der Fall sei.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 der [X.]s vom 28. Mai 2008 und vom 11. März 2009 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus Sicht der Markeninhaberin könnten sich die Vergleichsmarken nur auf den Waren "rezeptpflichtige Arzneimittel mit dem Wirkstoff [X.]" begegnen. [X.] sei hierbei nicht gegeben, da sich die Vergleichsmarken deutlich unterschieden. Die Behauptung der Widersprechenden, die Marke "[X.]" werde zweisilbig, nämlich "[X.]" ausgesprochen, sei nicht zutreffend. Es läge nahe und entspreche dem Sprachgebrauch, dass die angegriffene Marke "Lan-So-Ku" ausgesprochen werde. Die Markeninhaberin verfüge des Weiteren über eine Serie von über … Arzneimittelmarken, gebildet aus der Kombination einer Wirkstoffbezeichnung bzw. deren Abkürzung und dem auf die Markeninhaberin hinweisenden Stammbestandteil "[X.]". Der Verbraucher werde somit die streitgegenständliche Marke dieser Serie zurechnen und daher das Markenwort wie von der Markenstelle angenommen aussprechen. Dabei sei der auf die Anmelderin hinweisende Bestandteil "[X.]" prägend und nicht der auf die Wirkstoffkombination "[X.]" beschreibend hinweisende Anfangsbestandteil; dieser sei [X.]. Auch gedanklich würden die Vergleichsmarken nicht miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Widersprechende hatte hilfsweise Termin zur mündlichen Verhandlung beantragt. Nach der mit einem eingehenden [X.] verbundenen Ladung zur mündlichen Verhandlung hat sie erklärt, zu diesem Termin nicht erscheinen. Der Termin ist daraufhin aufgehoben worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Die Markenstelle hat eine [X.] zwischen den Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zutreffend verneint, so dass der Widerspruch gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 2 [X.] zu Recht zurückgewiesen worden ist.

Das Vorliegen einer [X.] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ([X.] GRUR 2006, 237, 238 - [X.]; [X.], 387, 389 f. - Sabèl/[X.]). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der [X.] (vgl. [X.], 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 399 –[X.]; [X.]/Hacker, [X.], 9. Aufl., § 9, [X.]. 32).

1. Nachdem die Widersprechende auf die zulässig erhobene beschränkte Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke, die sich von vornherein nicht auf "rezeptpflichtige Arzneimittel mit dem Wirkstoff "[X.]" bezogen hat, eine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht behauptet hat, ist die Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Waren unstreitig. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Senats ist im Rahmen der [X.] nach der sog. "erweiterten Minimallösung" damit von einer unstreitigen Benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen, welche vorliegend die Magen-Darm-Präparate (Hauptgruppe 60 der Roten Liste) umfasst, ohne dass die Widersprechende auf einen bestimmten Wirkstoff oder auf eine Rezeptpflicht festgelegt werden kann (vgl. dazu [X.]/Hacker, [X.], 9. Aufl., § 26 [X.]. 160 ff.; siehe auch die ständige Rechtsprechung des Senats z. B. GRUR 2004, 954 - CYNARETTEN/Circanetten). Da die angegriffene Marke für die Ware "rezeptpflichtige Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff [X.] und dessen Salze" registriert ist, wird diese Ware von den Waren der Widerspruchsmarke umfasst. Somit können sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen.

2. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Auch wenn man unterstellt, dass der Anfangsbestandteil der Widerspruchsmarke auf den Wirkstoff "[X.]" hindeutet, weist die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Endsilbe noch einen hinreichend phantasievollen Charakter auf. Hinweise auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegen im Übrigen nicht vor.

3. Trotz Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

a) [X.] weisen beide Marken einen deutlich erkennbaren Abstand durch den auffälligen, mit einem Bindestrich zum Anfangsbestandteil "[X.]" verbundenen Endbuchstaben "[X.]" bei der angegriffenen Marke auf, dem auf Seiten der Widerspruchsmarke das einheitliche Markenwort "LAN[X.]OR" gegenübersteht.

b) Auch klanglich weisen die Vergleichsmarken deutlich wahrnehmbare Unterschiede auf. Die Auffassung der Widersprechenden, es handele sich um klanglich sehr ähnliche, zweisilbige [X.]eichen, weil bei der angegriffenen Marke von der Sprachwiedergabe "[X.]" auszugehen sei, ist nicht zuzustimmen. Denn die Marke "[X.]-[X.]" stellt sich durch den Bindestrich, der insoweit eine deutliche [X.]äsur innerhalb der angegriffenen Marke bildet, für den Aussprechenden erkennbar als mehrgliedrige Marke dar, bestehend aus den beiden Bestandteilen "[X.]" und "[X.]". Es liegt daher nahe, die vorgenannten Bestandteile der angegriffenen Marke getrennt voneinander auszusprechen, so dass sich daraus die dreisilbige Aussprache "Lan-So-Ku" ergibt. Eine Verbindung von der Bestandteile "[X.]" und "[X.]" zu der Aussprache "[X.]" würde die vorgenannten Struktur der angegriffenen Marke ignorieren, wäre sprachlich untypisch (vgl. dazu auch die [X.] (pat) 161/05 vom 29. November 2007, [X.] – [X.] ./. Carve-[X.]) und liegt daher nicht im Bereich einer für die vorliegende Entscheidung relevanten, hinreichenden Wahrscheinlichkeit.

c) Auch begrifflich liegt keine die [X.] begründende Ähnlichkeit der Vergleichsmarken vor. Trotz der in beiden Vergleichsmarken vorhandenen Anklänge an den Wirkstoff "[X.]" handelt es um unterschiedliche Phantasiebezeichnungen. Im Übrigen kann eine Übereinstimmung in einem rein warenbeschreibenden Begriff oder ein entsprechend übereinstimmender Anklang an einen warenbeschreibenden Begriff die Bejahung einer begrifflichen [X.] für sich gesehen in aller Regel nicht rechtfertigen ([X.]/Hacker, [X.], 9. Aufl., § 9, [X.]. 213).

d) Die angegriffene Marke wird auch nicht durch den Bestandteil "[X.]-" geprägt. Es handelt sich bei der angegriffenen Marke um eine Gesamtbezeichnung, die flüssig ausgesprochen werden kann und bei der es für den Verkehr naheliegt, diese Bezeichnung auch als Gesamtheit wahrzunehmen (vgl. die [X.] (pat) 74/07 vom 6. März 2009, [X.], Faktu ./. Laktu-[X.] und 25 W (pat) 25/08 vom 20. Mai 2010, S. 11 - 12 – [X.] ./. Dola-[X.]). [X.]udem kommt dem weiteren Bestandteil "[X.]" innerhalb der angegriffenen Marke keine beschreibende Bedeutung, wie dies z. B. bei Wirkangaben wie "forte" oder "retard" der Fall wäre, zu, so dass dieser Bestandteil deshalb auch nicht gedanklich abgespalten wird.

e) Eine mittelbare [X.] unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens scheidet ebenfalls aus. Es geht vorliegend nicht um ein Serienzeichen der Widersprechenden oder einen Stammbestandteil, dem die angegriffene Marke  wesensgleich nahekommt.

identische Übernahme der Klagezeichen in das "[X.]" geht [X.], 646 - [X.] und das zur Veröffentlichung vorgesehene Urteil des [X.] vom 19.11.2010 I [X.]R 142/07 mit den Kennzeichnungen [X.] ./. MIXI).

Dies gilt auch bei der [X.] im weiteren Sinne. Denn insoweit ist aus den gleichen Gründen wie bei der mittelbaren [X.] eine zurückhaltende Anwendung geboten, zumal der Kreis der Verkehrsbeteiligten, die einer solchen [X.] unterliegen können, von vornherein deutlich reduziert ist auf die fachlich orientierten Verkehrskreise. Diese müssten ausgehend von der Kenntnis der [X.]-Markenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke zusätzlich noch differenzierte Überlegungen anstellen, um die angegriffene Marke der Widersprechenden zuzuordnen, was insgesamt profunde Fachkenntnisse, Differenzierungsvermögen und eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit voraussetzt, die dann auch bei der Wahrnehmung und beim Vergleich der [X.]eichen vorhanden und demzufolge bei der Beurteilung der [X.] zu berücksichtigen ist (vgl. dazu [X.]/Hacker, [X.], 9. Aufl., § 9, [X.]. 376 [X.] zur mittelbaren [X.]).

Die Markenbestandteile bzw. Markenwörter "[X.]" und "[X.]" sind weder identisch noch derart ähnlich, dass sie als wesensgleich im Sinne der Rechtsprechung zur mittelbaren [X.] eingestuft werden könnten, wobei zur Verneinung der Wesensgleichheit unter Umständen schon eine abweichendes Schriftbild trotz Klangidentität ausreichen kann (siehe dazu auch [X.]/Hacker, [X.], 9. Aufl., § 9, [X.]. 385). Die beiden vorgenannten Vergleichswörter weisen sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht mehr als nur unerhebliche Abweichungen auf. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es sich um relativ übersichtliche, zweisilbige Vergleichswörter handelt, bei denen auch geringfügigere Unterschiede stärker ins Gewicht fallen als bei längeren Vergleichsbezeichnungen.

4. Die Beschwerde bleibt nach alledem ohne Erfolg. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Die Erklärung der Widersprechenden, sie werde nicht an dem für den 19. August 2010 bestimmten Termin zur mündlichen Verhandlung teilnehmen, ist als konkludente Rücknahme ihres hilfsweise gestellten Antrags auf mündliche Verhandlung anzusehen, so dass nach § 69 Nr. 1 [X.] die Durchführung der mündlichen Verhandlung nicht mehr veranlasst war. Ferner war vorliegend eine mündliche Verhandlung auch aus anderen Gründen nicht geboten.

5. [X.]ur Auferlegung von Kosten bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 [X.]).