Bundespatentgericht, Beschluss vom 10.05.2011, Az. 27 W (pat) 6/10

[X.]ie am 21. [X.]ezember 2007 für die Waren und [X.]ienstleistungen

"25: Bekleidung; Schuhwaren; [X.]opfbedeckungen;

35: Präsentation von Firmen im [X.] und anderen Medien; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Werbeflächen im [X.]; Vermittlung von Verträgen für [X.]ritte, über die Erbringung von [X.]ienstleistungen und den Verkauf von Waren; Waren- und [X.]ienstleistungspräsentationen; Werbung im [X.] für [X.]ritte; Werbung;

41: kulturelle und sportliche Veranstaltungen; Ausbildung, Unterricht; Beratung sowie Veranstaltung und [X.]urchführung von Seminaren"

angemeldete farbige (gelb, [X.]) Wort-/Bildmarke

ist am 26. März 2008 unter der Nr. 307 83 178 in das Markenregister eingetragen und am 25. April 2008 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 6. Mai 1996 angemeldeten und am 28. April 2004 für die Waren und [X.]ienstleistungen

"25: Bekleidungsstücke, Sportbekleidung (ausgenommen [X.]), Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhwaren), [X.]opfbedeckungen, Badehosen, Mützen, Morgenmäntel, Sweater, Socken, Fußballschuhe, Badeschuhe, Skischuhe, Sportschuhe, Hemden, Wasserskianzüge, Leibwäsche, Windeln aus textilem Material, Radfahrerbekleidung, Sohlen, Handschuhe, Stollen für Fußballschuhe, [X.]leitschutz für Schuhe, Schuhvorderkappen, Hosenträger, [X.]ürtel, [X.]rawatten;

35: Werbung, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben; [X.]eschäftsführung, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben; Unternehmensverwaltung, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben; Büroarbeiten; Vermittlung von [X.]ungsabonnements für [X.]ritte; Hilfe bei der [X.]eschäftsführung, Erstellung von [X.], Auskünfte in [X.]; Betrieb einer Im- und Exportagentur, Erteilung von Auskünften in [X.], Selbstkostenpreis-Analysen, Personal-, Stellenvermittlung; Werbung durch Werbeschriften, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben, Schaufensterdekoration, Vorführung von Waren für Werbezwecke, Marktstudien, Veranstaltung von Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke, [X.]ateiverwaltung mittels [X.]omputer, Vermietung von Werbeflächen, Marketing (Absatzforschung), Meinungsumfragen, Fernsehwerbung, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben, Öffentlichkeitsarbeit, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben, Vervielfältigung von [X.]okumenten;

41: Erziehung; Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Herausgabe von Büchern, [X.]schriften, Verleih von Büchern, Tierdressur, Veranstaltung von Shows, Filmproduktion, Betrieb einer [X.]ünstleragentur, Vermietung von Filmen, Tonaufnahmen, Filmvorführgeräten und Zubehör sowie Theaterdekorationen, Veranstaltung von [X.]; Veranstaltung und Leitung von [X.]olloquien, [X.]onferenzen und [X.]ongressen, Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; (sämtliche Leistungen stehen nicht im Zusammenhang mit Zehnkampfwettkämpfen)"

eingetragenen [X.]emeinschaftswortmarke 262 931

[X.]

[X.]er Widerspruch richtete sich zunächst gegen alle Waren und [X.]ienstleistungen der jüngeren Marke.

Mit am 27. Oktober 2008 beim [X.] eingegangenem Schriftsatz hat die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

[X.]ie mit einer Beamtin des höheren [X.]ienstes besetzte Markenstelle für [X.]lasse 41 des [X.]s hat die angegriffene Marke mit Beschluss vom 28. Oktober 2009 wegen Verwechslungsgefahr gelöscht.

Zur Begründung ist ausgeführt, die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2008 erhobene Nichtbenutzungseinrede sei unzulässig, da die [X.] bei der am 28. April 2004 eingetragenen Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Zwischen den Marken bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr, wobei die Markenstelle von teilweiser Waren- und [X.]ienstleistungsidentität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit und einer durchschnittlichen [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen ist.

[X.]ie einander gegenüberstehenden Wörter "[X.]" und "[X.]" seien klanglich sehr ähnlich. Sie seien beide dreisilbig, wiesen den gleichen Betonungs- und Sprechrhythmus auf und stimmten in den für den klanglichen [X.]esamteindruck wichtigen Faktoren der Silbengliederung und [X.] überein. [X.]ie beiden Begriffe unterschieden sich lediglich in den beiden Anfangskonsonanten "M" bzw. "[X.]" sowie im Wortinnern durch die [X.]onsonanten "[X.]" bzw. "[X.]". Zwar würden [X.] im Allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile und dürfte die Betonung beider Begriffe nach den allgemeinen Sprachgepflogenheiten auf der ersten Silbe liegen. Im vorliegenden Fall sei jedoch zu beachten, dass es sich bei den Anfangslauten "M" bzw. "[X.]" jeweils um klangschwache [X.]onsonanten handle, so dass die phonetischen Unterschiede angesichts der beiderseitigen Verbindung mit dem übereinstimmenden klanglich stärker beachteten Vokal "E" nicht markant in Erscheinung träten. Auch die beiden unterschiedlichen [X.]onsonanten "[X.]" bzw. "[X.]" im Wortinnern der beiden Begriffe seien klanglich nicht besonders auffällig. [X.]er Buchstabe "[X.]" in der zweiten Silbe der Widerspruchsmarke werde nach den üblichen Ausspracheregeln vor dem Buchstaben "A" wie der Buchstabe "[X.]" ausgesprochen. [X.]ie durch die beiden [X.]aumenlaute "[X.]" (phon.) bzw. "[X.]" bewirkte klangliche Abweichung in der nach den allgemeinen Sprachgepflogenheiten unbetonten Zwischensilbe sei aber zu gering, um den beiden Begriffen ein deutlich unterscheidbares [X.]langgepräge zu verleihen. Auch in ihrer [X.]esamtheit seien die genannten phonetischen Abweichungen angesichts der weitreichenden Übereinstimmungen zu gering, um ein sicheres [X.] der Marken zu gewährleisten.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin werde die Verwechslungsgefahr auch nicht durch einen abweichenden Sinngehalt der beiden Begriffe "[X.]" und "[X.]" (= Zehnkampf) reduziert, da der Sinngehalt dem angesprochenen breiten Publikum nicht bekannt sei und bei flüchtiger Wahrnehmung nicht sofort erfasst werde.

[X.]egen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt sie weiter die Auffassung, die Marken seien nicht verwechselbar. [X.]langlich bestünden zwischen den Marken am allgemein stärker beachteten Wortanfang deutliche Unterschiede in der Aussprache und in der Betonung, im Sprechrhythmus und im [X.]langwert. "ME[X.]A" unterscheide sich grundlegend von "[X.]E[X.]A". [X.]er Widerspruchsmarke komme im Bereich der relevanten Waren und [X.]ienstleistungen allenfalls eine geringe [X.]ennzeichnungskraft zu. [X.]egen eine Verwechslungsgefahr spreche auch der Bedeutungsgehalt der Wörter "[X.]" (= Zehnkampf) und "[X.]". [X.]ie Markenstelle habe bei ihrer Entscheidung schließlich auch die bildliche [X.]estaltung der angegriffenen Marke vernachlässigt.

[X.]ie Nichtbenutzungseinrede werde weiterhin aufrechterhalten. Hilfsweise werde die Einrede der Nichtbenutzung für alle Waren und [X.]ienstleistungen der Widersprechenden erhoben, aus denen der Widerspruch geführt werde.

[X.]ie Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des [X.]s vom 28. Oktober 2009 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

[X.]ie Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

[X.]ie hilfsweise erhobene Nichtbenutzungseinrede in der Beschwerdebegründung hält die Widersprechende für nicht zulässig. Vorsorglich hat sie Benutzungsunterlagen eingereicht, aus denen sich eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und [X.]ienstleistungen der [X.]lassen 25, 35 und 41 ergeben soll. Vorgelegt wurde u. a. eine in [X.] abgefasste Eidesstattliche Versicherung vom 5. Januar 2010, wonach die Widerspruchsmarke seit 2006 in [X.]eutschland zur [X.]ennzeichnung von Bekleidungsstücken, Sportschuhen, Erziehung sowie Sportveranstaltungen verwendet worden sei. Zwischen 2006 bis 2009 seien mit Bekleidungsstücken … € und mit Schuhen … € erzielt worden. Vorgelegt wurden außerdem [X.]atalogseiten, die teilweise von 2006 und 2007 stammen, auf denen u. a. Bekleidungsstücke, Schuhwaren und [X.]opfbedeckungen abgebildet sind sowie diverse [X.]ausdrucke, denen Hinweise auf Sportveranstaltungen für Erwachsene und [X.]inder in den Jahren 2009 und 2010 zu entnehmen sind.

Zur Verwechslungsgefahr vertritt die Widersprechende die Auffassung, die Markenstelle habe zutreffend eine klangliche Verwechslungsgefahr bejaht. [X.]em stehe der Sinngehalt der Marken nicht entgegen. [X.]ie Widerspruchsmarke verfüge aufgrund ihrer Bekanntheit über eine erhöhte [X.]ennzeichnungskraft. In [X.]eutschland existierten elf [X.]-Stores. [X.]ie möglicherweise aufgrund des [X.] der Widerspruchsmarke ursprünglich gegebene [X.]ennzeichnungsschwäche sei durch die intensive Benutzung längst überwunden.

An der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin nicht teilgenommen. [X.]ie Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, sie nehme den Widerspruch hinsichtlich der [X.]ienstleistungen der [X.]lasse 35 sowie der Veranstaltung und [X.]urchführung von Seminaren in [X.]lasse 41 zurück. Im Übrigen hat sie ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

[X.]ie zulässige Beschwerde hat in der Sache hinsichtlich der noch angegriffenen Waren und [X.]ienstleistungen keinen Erfolg, weil die Marken insoweit einer Verwechslung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 Marken[X.] unterliegen.

1. [X.]egenstand des Beschwerdeverfahrens sind nur noch die Waren

"25: Bekleidung; Schuhwaren; [X.]opfbedeckungen;

41: kulturelle und sportliche Veranstaltungen; Ausbildung, Unterricht; Beratung".

[X.]ie weiteren [X.]ienstleistungen der angegriffenen Marke in der [X.]lasse 35 und die [X.]ienstleistungen der [X.]lasse 41 "Veranstaltung und [X.]urchführung von Seminaren" sind nicht mehr Streitgegenstand, nachdem die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, sie nehme ihren Widerspruch insoweit zurück.

2. [X.]ie mit Schriftsatz vom 29. Januar 2010 im Beschwerdeverfahren "hilfsweise" erhobene Nichtbenutzungseinrede ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 Marken[X.] zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist für die am 28. April 2004 eingetragene Widerspruchsmarke im April 2009 abgelaufen war. Voraussetzung für die Zulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede ist, dass der Markeninhaber hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er von der Möglichkeit eines Bestreitens der Benutzung der Widerspruchsmarke bezüglich des in § 43 Abs. 1 Satz 2 Marken[X.] genannten [X.]raums [X.]ebrauch machen will. [X.]avon kann in der Regel ausgegangen werden, wenn der Markeninhaber das [X.] in einem [X.]punkt des Verfahrens ausdrücklich aufrechterhält, zu dem nunmehr die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 2 Marken[X.] erfüllt sind (vgl. [X.]/[X.], Marken[X.], 9. Aufl., § 43 Rn. 22).

[X.]ie von der Markeninhaberin in ihrem Schriftsatz vom 29. Januar 2010 gewählte Formulierung bringt eindeutig zum Ausdruck, dass sie die Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke bestreitet. [X.]ass sie die Nichtbenutzungseinrede nur "hilfsweise" erhoben hat, steht dem nicht entgegen. [X.]ie Markeninhaberin hat nach Ablauf der Benutzungsschonfrist unmissverständlich erklärt, sie halte die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht.

[X.]er Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 Marken[X.] maßgeblichen [X.]raum (Mai 2006 bis Mai 2011) glaubhaft zu machen. [X.]ies ist ihr nach der Auffassung des Senats durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen für einen Teil der zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und [X.]ienstleistungen gelungen. Aus der vorgelegten [X.] vom 5. Januar 2010, den [X.]atalogauszügen und den [X.]auszügen ergibt sich eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und [X.]ienstleistungen

"Bekleidungsstücke, Sportbekleidung (ausgenommen [X.]), Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhwaren), [X.]opfbedeckungen, Skischuhe, Sportschuhe, Hemden, Leibwäsche, Radfahrerbekleidung, Sohlen; Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten".

In der [X.] wird eine Benutzung in [X.]eutschland seit 2006 für "Bekleidungsstücke, Sportschuhe, Erziehung und Sportereignisse" versichert. Zudem werden erhebliche Umsatzzahlen für die [X.] von 2006 bis 2009 aus dem Verkauf von Bekleidungsstücken und Schuhen genannt. Auf den [X.]atalogauszügen sind die vorgenannten Waren abgebildet. [X.]en [X.]auszügen lässt sich entnehmen, dass die Widersprechende unter dem Namen "[X.]" im relevanten [X.]raum Sportveranstaltungen ausgerichtet hat, bei denen die Teilnehmer z. B. im Tischtennis oder [X.] ausgebildet wurden. [X.]ass die Widerspruchsmarke auch im Bereich der Unterhaltung bzw. kultureller Aktivitäten benutzt worden ist, ergibt sich aus einem Werbeprospekt, der auf ein Event vom 24. November 2007 hinweist, bei dem [X.] oder [X.]inder-Schminken stattfanden.

[X.]ie im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen belegen somit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die vorgenannten Waren und [X.]ienstleistungen. Für die übrigen zugunsten der Widerspruchsmarke in den [X.]lassen 25 und 41 eingetragenen Waren und [X.]ienstleistungen lässt sich den vorgelegten Unterlagen keine rechtserhaltende Benutzung entnehmen.

3. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 Marken[X.] eine Verwechslungsgefahr.

[X.]ie Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen [X.]erichtshofs und des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren und [X.]ienstleistungen. [X.]arüber hinaus sind die [X.]ennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. [X.]abei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (Eu[X.]H [X.]RUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PI[X.]ASSO; B[X.]H [X.]RUR 2007, 321, 322 - [X.]ohiba). Nach diesen [X.]rundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) [X.]ie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 Marken[X.] auf Seiten der Widerspruchsmarke allein zu berücksichtigenden Waren der [X.]lasse 25 sind mit den zugunsten der angegriffenen Marke in der [X.]lasse 25 eingetragenen Waren identisch.

[X.]ie aufgrund der Einschränkung des Widerspruchs in der mündlichen Verhandlung noch angegriffenen [X.]ienstleistungen der jüngeren Marke "kulturelle und sportliche Veranstaltungen; Ausbildung, Unterricht; Beratung" sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 Marken[X.] zu berücksichtigenden [X.]ienstleistungen "Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

b) [X.]ie [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat in Bezug auf die Waren der [X.]lasse 25 aufgrund intensiver Benutzung für leicht erhöht und bezüglich der [X.]ienstleistungen "Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" für durchschnittlich. Von Haus aus ist die [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich, da der [X.]urchschnittsverbraucher dem Begriff "[X.]" in Bezug auf die relevanten Widerspruchswaren und -dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung entnehmen wird. [X.]er [X.]urchschnittsverbraucher, auf dessen Verständnis hier abzustellen ist, wird aufgrund mangelnder [X.]riechischkenntnisse "[X.]" nämlich als ein Phantasiewort ansehen und nicht mit "Zehnkampf" übersetzen.

[X.]eshalb tragen die Sinngehalte der zu vergleichenden Zeichen auch nicht ausschlaggebend dazu bei, eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Für eine leicht gesteigerte [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüglich der Waren durch intensive Benutzung sprechen die in der [X.] vom 5. Januar 2010 genannten Umsatzzahlen, wonach mit Bekleidungsstücken und Schuhen zwischen 2006 und 2009 ein Betrag in Höhe von über … Euro erzielt worden sei.

c) [X.]en aufgrund der Waren-/[X.]ienstleistungsidentität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit und der teilweise erhöhten und im Übrigen durchschnittlichen [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen weiten Abstand hält die angegriffene Marke in schriftbildlicher Hinsicht aufgrund der besonderen graphischen Ausgestaltung der als farbige Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke ein.

[X.]ies gilt jedoch nicht in klanglicher Hinsicht. [X.]langlich sind die Marken zumindest durchschnittlich ähnlich. [X.]ie Marken stimmen in der [X.], der [X.] und den letzten sechs Buchstaben "[X.]" überein. Zur weiteren Begründung der phonetischen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss verwiesen. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, kann es zu Markenverwechslungen kommen.

d) [X.]ie [X.]esamtabwägung von teilweiser Waren-/[X.]ienstleistungsidentität und im Übrigen hochgradiger Ähnlichkeit, teilweise erhöhter und im Übrigen durchschnittlicher [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie zumindest durchschnittlicher klanglicher Markenähnlichkeit ergibt die [X.]efahr von Verwechslungen.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 Marken[X.] besteht kein Anlass.