Bundespatentgericht | 27. Senat: 27 W (pat) 16/16

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Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2011 046 702

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. September 2019 durch die Richterin Werner und die Richter Paetzold und Schwarz

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 35, vom 15. Oktober 2014, mit dem die teilweise Löschung der Eintragung der Wortmarke DE 30 2011 046 702 „CITTI-PARK“ aus den Gemeinschaftsmarken EM 000 179 473 „CITICARD“ und EM 000 179 531 „CITIBANK“ angeordnet worden war, ist wirkungslos.

Urteilsbegründung

I.

1

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 14. Dezember 2011 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 05, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 43, 44 sowie Klasse 35 (Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten) und Klasse 36 (Geldgeschäfte; Immobilienwesen) eingetragenen angegriffenen Wortmarke DE 30 2011 046 702

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CITTI-PARK.

3

Gegen die Eintragung der Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 36 dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin bzw. die „C… Inc.“, die u.a. Inha-

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ber der

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Wortmarke EM 000 179 473 „CITICARD“, Eintragung 29. März 1999,

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Wortmarke EM 000 179 531 „CITIBANK“, Eintragung 29. März 1999,

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Wortmarke DE 39847157 „CITI“, Eintragung 17. März 2000,

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sind, am 5. April 2012 u.a. Widerspruch erhoben aus ihrer für zahlreiche Waren- und Dienstleistungen der Klassen 09, 16 und 36 eingetragenen Gemeinschaftsmarke EM 179 473 „CITICARD“ und aus ihrer für zahlreiche Dienstleistungen der Klasse 36 eingetragene Gemeinschaftsmarke EM 179 531 „CITIBANK“.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 35, die angegriffene Marke auf die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 179 473 und 179 531 für die Dienstleistungen „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 179 473 auch für die Waren „Druckerzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel“ teilweise gelöscht und die weiteren Widersprüche im Übrigen zurückgewiesen.

Gegen diesen ihr am 20. Oktober 2014 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2014 hat die Beschwerdeführerin am 20. November 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt Beschwerde eingelegt.

In den ausschließlich zur gemeinsamen Verhandlung verbundenen Beschwerdeverfahren 27 W (pat) 13/16, 27 W (pat) 14/16, 27 W (pat) 15/16 und 27 W (pat) 16/16 hat der Senat in der mündlichen Verhandlung am 13. Dezember 2018 nach ausführlicher Erörterung darauf hingewiesen, dass – auch zur Vereinfachung der Beschwerdeverfahren – die weitere Widersprechende „C… Inc.“ die Beschwerden und Widersprüche auf ihre Wortmarke DE 30 2009 007 189 „CITI“ und dabei ausschließlich auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 beschränken sollte und die Widersprüche hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen zurücknehmen könnte. Sodann könnten die Widersprüche aus den Marken „CITIBANK“ und „CITICARD“ in den Verfahren 27 W (pat) 15/16 und 27 W (pat) 16/16 durch die Widersprechende „C1… N.A.“ zurückgenommen werden, da sie nach der Auffassung des Senats hier nicht mehr erreichen könnte als „C…“ durch die Widersprüche aus „CITI“ in den Verfahren 27 W (pat) 13/16 und 27 W (pat) 14/16.

Daraufhin hat die Beschwerdegegnerin noch in der mündlichen Verhandlung am 13. Dezember 2018 (zu den Verfahren 27 W (pat) 15/16 und 27 W (pat) 16/16) die Widersprüche aus den Unionsmarken EM 000 179 473 „CITICARD“ und EM 000 179 531 „CITIBANK“ zurückgenommen.

In den Verfahren 27 W (pat) 14/16 hat der Senat sodann mit Beschluss aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. Dezember 2018 unter teilweiser Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2014 die Löschung der (auch im hiesigen Verfahren gegenständlichen) Wortmarke DE 30 2011 046 702 „CITTI-PARK“ aufgrund des Widerspruchs aus der Wortmarke DE 30 2009 007 189 „CITI“ für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ und Klasse 36 „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ angeordnet.

Die Beschwerdegegnerin beantragt nun noch nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 16. Juli 2019 (Bl. 247 der GA), zu dem die Gegenseite Gelegenheit zu Stellungnahme hatte,

festzustellen, dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 35, vom 15. Oktober 2014, aufgrund der Rücknahme des Widerspruchs aus den Gemeinschaftsmarken EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ wirkungslos geworden ist, soweit die teilweise Löschung der Wortmarke 30 2011 046 702 „CITTI-PARK“ aus den Gemeinschaftsmarken EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ angeordnet worden war.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Nachdem die Beschwerdegegnerin ihren aus den Gemeinschaftsmarken EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ auf die Löschung der angegriffenen Wortmarke DE 30 2011 046 702 „CITTI-PARK“ gerichteten Antrag vom 5. April 2012 zu Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2018 zurückgenommen hat, ist die in dem angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2014 ausgesprochene teilweise Löschung der angegriffenen Marke aus den Gemeinschaftsmarken EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ wirkungslos geworden. Dies ist in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO auf Antrag der Beschwerdeführerin auszusprechen (BGH, Beschluss vom 2. April 1998 – I ZB 22/93 –, GRUR 1998, 818 - Puma).

Der Antrag, einen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts in einem zweiseitigen Verfahren für wirkungslos zu erklären, kann von beiden Beteiligten gestellt werden (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band I (Markenverfahrensrecht), 3. Aufl. 2016, Rn. 384 m.w.N.).

Der Ausspruch erfolgt aus Gründen der Rechtssicherheit; an diesem können Markeninhaber und Widersprechender bzw. Löschungsantragsteller gleichermaßen ein Interesse haben, soweit sie im vorangegangenen Verfahren unterlegen waren (vgl. Kunz-Hallstein GRUR 2010, 760). Es macht keinen Unterschied, ob der Markeninhaber den Anschein einer Löschungsentscheidung beseitigen will oder der Löschungsantragsteller bzw. Widersprechende den Anschein eines erfolglosen Antrags bzw. Widerspruchs. Maßgeblich ist der Rechtsschein, der von der wirkungslosen Entscheidung ausgeht (Albrecht in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed., 01.07.2019, MarkenG § 66 Rn. 74 und § 70 Rn. 18 m.w.N.).

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass das Bundespatentgericht in einem weiteren Beschwerdeverfahren mit Beschluss aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. Dezember 2019 (Az.: 27 W (pat) 14/16) die Löschung der hier verfahrensgegenständlichen Wortmarke „CITTI-PARK“ aufgrund des Widerspruchs aus der Wortmarke DE 30 2009 007 189 „CITI“ auch für die Dienstleistungen der Klasse 36 „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ angeordnet hat.

Auch wenn die angegriffene Marke damit dennoch für die Dienstleistungen der Klasse 36 „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ gelöscht wird, geschieht dies nicht aufgrund des Widerspruchs aus den hier verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarken. Die diesem Beschwerdeverfahren zugrundeliegenden Widersprüche sind vielmehr zurückgenommen und damit als nicht erhoben anzusehen (entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Die Frage, ob die Eintragung der angegriffenen Marke auch aufgrund der Widersprüche aus den hiesigen Widerspruchsmarken EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ wegen Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für die Dienstleistungen der Klasse 36 „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ zu löschen gewesen wäre, war demzufolge hier weder zu prüfen noch war darüber zu entscheiden. Daher hat die Beschwerdeführerin einen Anspruch darauf, dass der unzutreffende Rechtsschein beseitigt wird, dass ihre Marke insoweit aufgrund eines Widerspruchs aus den hier verfahrensgegenständlichen Gemeinschaftsmarken, aus denen sie aufgrund der Rücknahme der Widersprüche nicht mehr „angegriffen“ war, zu löschen gewesen wäre.

Zu einer Kostenauferlegung (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG) bestand kein Anlass.

Meta

27 W (pat) 16/16

30.09.2019

Bundespatentgericht 27. Senat

Beschluss

§ 269 ZPO


(1) Die Klage kann ohne Einwilligung des Beklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Beklagten zur Hauptsache zurückgenommen werden.

(2) 1Die Zurücknahme der Klage und, soweit sie zur Wirksamkeit der Zurücknahme erforderlich ist, auch die Einwilligung des Beklagten sind dem Gericht gegenüber zu erklären. 2Die Zurücknahme der Klage erfolgt, wenn sie nicht bei der mündlichen Verhandlung erklärt wird, durch Einreichung eines Schriftsatzes. 3Der Schriftsatz ist dem Beklagten zuzustellen, wenn seine Einwilligung zur Wirksamkeit der Zurücknahme der Klage erforderlich ist. 4Widerspricht der Beklagte der Zurücknahme der Klage nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen seit der Zustellung des Schriftsatzes, so gilt seine Einwilligung als erteilt, wenn der Beklagte zuvor auf diese Folge hingewiesen worden ist.

(3) 1Wird die Klage zurückgenommen, so ist der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen; ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. 2Der Kläger ist verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht bereits rechtskräftig über sie erkannt ist oder sie dem Beklagten aus einem anderen Grund aufzuerlegen sind. 3Ist der Anlass zur Einreichung der Klage vor Rechtshängigkeit weggefallen und wird die Klage daraufhin zurückgenommen, so bestimmt sich die Kostentragungspflicht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen; dies gilt auch, wenn die Klage nicht zugestellt wurde.

(4) 1Das Gericht entscheidet auf Antrag über die nach Absatz 3 eintretenden Wirkungen durch Beschluss. 2Ist einem Beklagten Prozesskostenhilfe bewilligt worden, hat das Gericht über die Kosten von Amts wegen zu entscheiden.

(5) 1Gegen den Beschluss findet die sofortige Beschwerde statt, wenn der Streitwert der Hauptsache den in § 511 genannten Betrag übersteigt. 2Die Beschwerde ist unzulässig, wenn gegen die Entscheidung über den Festsetzungsantrag (§ 104) ein Rechtsmittel nicht mehr zulässig ist.

(6) Wird die Klage von neuem angestellt, so kann der Beklagte die Einlassung verweigern, bis die Kosten erstattet sind.

§ 71 MarkenG


(1) 1Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Bundespatentgericht bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. 2Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.

(3) Das Bundespatentgericht kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Beteiligte die Beschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird.

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.