Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 06.06.2000, Az. X ZR 48/98

[X.] DES VOLKESURTEILX ZR 48/98Verkündet am:6. Juni [X.] Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 6. Juni 2000 durch [X.], die [X.]. [X.], [X.], [X.] und die Richterin [X.] Recht erkannt:Auf die Revision des [X.] wird das Urteil des [X.] desOberlandesgerichts [X.] vom 18. Dezember 1997 wie [X.]:Es wird weiter festgestellt, daß die [X.] verpflichtet ist, [X.] sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihm sowie [X.] dem 17. Februar 1994 dadurch entstanden ist und noch ent-stehen wird, daß die [X.] an den Kläger die Ansprüche aufErteilung des [X.] Patents im Hinblick auf die [X.] "..." (Aktenzeichen beim [X.][X.]) nicht abgetreten und nicht in die Umschreibung dieser Pa-tentanmeldung in der [X.] auf den Kläger als Anmelder ein-gewilligt hat.Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz trägt der Kläger zu 5/6und die [X.] zu 1/6.Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger zu 21/26 unddie [X.] zu 5/26.- 3 -Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt der Kläger zu 2/3 und [X.] zu 1/3.Von Rechts [X.]:Der Kläger war in den Jahren 1990 bis 1994 bei der [X.] als Ver-suchstechniker beschäftigt. Die [X.] betreibt ein [X.] Dienstleistungsunternehmen, das unter anderem auf [X.] der Automobil-, Umwelt-, Luft- und Raumfahrt und Informationstech-nik testend und beratend tätig ist.Vor Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bei der [X.] hatte [X.] in Zusammenarbeit mit einem Partner, dem Zeugen [X.], insgesamt fünfErfindungen auf dem Gebiet der Motorradtechnik gemacht. Im September 1991entschloß sich die Geschäftsleitung der [X.] auf Vorschlag des [X.]dazu, mit diesen Erfindungen einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen undmit dem Partner des [X.], dem Zeugen [X.], einen Beratervertrag zu schlie-ßen. In der Folgezeit kam es auf der Grundlage dieser Zusammenarbeit zu [X.] unterzeichneten der Kläger und der Zeuge [X.] ein Form-blatt mit der Überschrift "Erfindungsanmeldung", in dem auf § 5 ArbEG Bezuggenommen wurde und in dem unter anderem vier der fünf zum Patent ange-meldeten Erfindungen aufgeführt waren. Die [X.] nahm die Erfindungenuneingeschränkt in Anspruch. Sie schlug dem Zeugen [X.] vor, die Patentan-meldungen in analoger Anwendung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes zubehandeln, womit dieser sich einverstanden erklärte. Die im vorliegenden Re-visionsverfahren allein noch weiter interessierende fünfte Erfindung gemäß derAnmeldung [X.] war nicht Gegenstand der "Erfindungsanmeldung".Nach Beendigung der Zusammenarbeit verlangte der Kläger, dem derZeuge [X.] seine Ansprüche abgetreten hatte, von der [X.] die Übertra-gung der erteilten Patente und, soweit Patente angemeldet, aber noch nichterteilt waren, die Abtretung der Ansprüche auf Erteilung der Patente sowieNutzungsherausgabe und Schadensersatz.Das [X.] hat der hierauf gerichteten Klage im wesentlichen [X.].Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen, soweit sie sich auf dievier in der "Erfindungsanmeldung" genannten Patente bezog, weil die [X.] Erfindungen rechtsgeschäftlich erworben habe.Die Revision des [X.] hat der Senat insoweit nicht angenommen.Das Berufungsgericht hat hinsichtlich der weiteren (fünften) Patentan-meldung der Klage stattgegeben, jedoch den Feststellungsantrag des [X.]- 5 -zurückgewiesen, mit dem dieser einen Verzugsschaden geltend macht, der diefünfte zum Patent angemeldete Erfindung betrifft und dadurch entstanden istoder entstehen wird, daß die [X.] sich geweigert hat, Ansprüche auf Er-teilung des Patents an den Kläger abzutreten.Mit seiner zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seinen [X.] auf Ersatz des Verzugsschadens weiter. Die [X.] ist dem [X.].Entscheidungsgründe:In dem Umfang, in dem die Revision angenommen worden ist, hat sieauch Erfolg. Die [X.] ist dem Kläger insoweit gemäß §§ 284 Abs. 1, [X.] zum Ersatz des Verzugsschadens verpflichtet.Das Berufungsgericht hat angenommen, auch bezüglich der Erfindung"..." (Aktenzeichen [X.] beim [X.]) könne [X.] keinen Ersatz eines Verzugsschadens verlangen, weil ihm zwar [X.] zustehe, dem jedoch ein aus dem [X.] herzuleitender Verwendungsersatzanspruch der [X.] gegen-überstehe, der jedenfalls wegen der Patentanmeldegebühren auch begründetsei. Dieser Verwendungsersatzanspruch gebe der [X.] nach § 1000 [X.]das Recht, die Erfüllung des Herausgabeanspruchs des [X.] zu verweigern.Da der Kläger zum Ersatz der Verwendungen nicht bereit gewesen sei, steheder [X.] ein Zurückbehaltungsrecht zu, das den Verzugseintritt [X.] 6 -schließe. Hierauf habe sich die [X.] auch längst berufen, ohne daß [X.] gemäß § 273 Abs. 3 [X.] Sicherheitsleistung angeboten habe.Diese Erwägungen halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.Das Berufungsgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, daßder [X.] ein Zurückbehaltungsrecht zusteht wegen der Kosten, die [X.] Patentanmeldung entstanden sind.Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist auch nicht von vornhereindadurch ausgeschlossen, daß es sich um geringfügige Verwendungen handelt.Sie wäre nur dann ausgeschlossen, wenn sie treuwidrig wäre und deshalb ge-gen § 242 [X.] verstieße. Daß das Berufungsgericht dies nicht angenommenhat, ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.Das Berufungsgericht hat den Anspruch der [X.] aus § 994 [X.]. Es kann hier unentschieden bleiben, ob sich der Anspruch aus die-ser Vorschrift oder aus den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohneAuftrag (vgl. [X.], GRUR 1982, 97 ff.; [X.], [X.] im deut-schen und [X.] Recht, 1987, [X.] f.) oder unmittelbar aus § 812 [X.]ergibt (vgl. [X.]/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., [X.] für die Entscheidung macht es keinen Unterschied, ob das [X.] aus § 1000 [X.] oder aus § 273 Abs. 2 [X.] herzuleiten ist.Das Zurückbehaltungsrecht schließt jedoch den Verzug des Schuldnersnur aus, wenn es vor oder bei Eintritt der Verzugsvoraussetzungen ausgeübtwird, damit der Gläubiger Gelegenheit hat, von seiner [X.] 7 -nach § 273 Abs. 3 [X.] Gebrauch zu machen. Durch das Unterlassen der [X.] allein wird die Einrede nicht geltend gemacht; eine ausdrückliche Erklä-rung ist vielmehr notwendig ([X.], Urt. v. 05.05.1971 - VIII ZR 59/70, [X.], 1020, 1021; MünchKomm/[X.], [X.], 3. Aufl., § 284 Rdn. 16; Soergel/[X.], [X.], 12. Aufl., § 284 Rdn. 17; [X.]/[X.], [X.],13. Bearb. 1995, § 284 Rdn. 14).Die [X.] ist mit Zugang des Schreibens des Bevollmächtigten des[X.] vom 16. Februar 1994 in Verzug geraten. Die in diesem Schreibenenthaltene Aufforderung zur Herausgabe der bereits erteilten Patente und [X.] der Anmelderechte ist hinreichend bestimmt und eindeutig. [X.] bringt auch deutlich zum Ausdruck, daß die geschuldete Leistungverlangt wird. Es genügt deshalb den Anforderungen an eine Mahnung im [X.] von § 284 Abs. 1 [X.].Die [X.] hat dem entgegen erstmals mit ihrem Schreiben vom3. April 1995 zu erkennen gegeben, daß sie die Freigabe der Erfindungen voneinem angemessenen Ersatz ihrer Aufwendungen für die Patente abhängigmachen wolle. Selbst wenn man dies ohne Angabe der Höhe der Aufwendun-gen zur Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts ausreichen lassenwollte, so ist diese Erklärung jedenfalls erst nach dem Eintritt des [X.] worden.Beruft sich der Schuldner erst nach Eintritt des Verzuges auf das ihmzustehende Zurückbehaltungsrecht, wird der bereits eingetretene Verzug nichtbeseitigt. Der Schuldner muß vielmehr durch geeignete Handlungen den [X.] beenden, z.B. seine eigene Leistung Zug um Zug gegen Bewirkung der- 8 -Gegenleistung anbieten ([X.], Urt. v. 25.11.1970 - [X.], NJW 1971,421). Die [X.] hat sich zwar mit [X.] vom 9. August 1995 bereit er-klärt, die im Schreiben des [X.] vom 3. April 1995 genannten Erfindungen,darunter auch die jetzt noch in Streit stehende Patentanmeldung freizugeben.Sie hat dies aber von der Übernahme von Kosten abhängig gemacht, die [X.] zustanden. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, daß die [X.] lediglich einen Anspruch auf Ersatz der Patentanmeldegebühren zuRecht erhoben hat. Insbesondere ist dem Berufungsgericht darin zuzustimmen,daß nicht ersichtlich ist, inwiefern von der [X.] verlangte Entwicklungsko-sten nützliche Verwendungen für die Erfindung "..." sind. Um [X.] die [X.] handelt es sich insoweit er-sichtlich nicht.Soweit die [X.] in ihrem [X.] vom 15. Dezember 1995 nurnoch Patentanmeldekosten von 3.300,-- DM im Gegenzug für ihre Bereitschaftzur Rückgabe der Patente verlangt hat, hat sie aber die Rückgabe weiterhinabhängig gemacht von der Übernahme der wegen der nach ihrer Ansicht zu-rückzugebenden Patente entstandenen Prozeßkosten. Damit hat sie eine Ge-genleistung verlangt, die ihr von Rechts wegen nicht zustand.Der Verzugseintritt ist demnach nicht durch Anbieten der Leistung sei-tens der [X.] beendet worden. Die [X.] hat daher dem Kläger ent-standenen oder noch entstehenden Verzugsschaden zu [X.] 9 -Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92, 97 ZPO.[X.][X.]Melullis[X.]Mühlens