Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.08.2017, Az. X ZB 3/15

[X.]:[X.]:[X.]:2017:290817BXZB3.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X [X.]
vom
29. August 2017
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Ratschenschlüssel
[X.] § 59 Abs. 2 Satz 1
Dem Einspruchsverfahren kann als Einsprechender auch derjenige Dritte beitreten,
gegen den der Patentinhaber wegen Verletzung des Patents den Erlass einer einst-weiligen Verfügung beantragt hat.
[X.], Beschluss vom 29. August 2017 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat am 29.
August 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, die Richter [X.], Dr.
Grabinski und Hoffmann
sowie die Richterin Dr.
Marx

beschlossen:

Auf die Rechtsmittel der Einsprechenden zu
2 werden der [X.] der Patentabteilung
15 des Deutschen Patent-
und Mar-kenamts vom 3.
Dezember 2009
und der Beschluss des [X.] des [X.] vom 10. November 2014 aufgeho-ben, soweit der [X.] zu 2 als unzulässig verworfen
worden ist. Im Übrigen wird die Rechtsbeschwerde ge-gen den Beschluss des [X.] zurückgewiesen.
Die Einsprechende zu
2 hat die Kosten des [X.] zu tragen.
Gründe:
I.
Der Rechtsbeschwerdegegner ist Inhaber des am 16.
Dezember 2000 angemeldeten, einen umschaltbaren Ratschenschlüssel betreffenden
deut-schen Patents 100
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853
(Streitpatents), dessen Erteilung am 5.
Juli 2007 veröffentlicht worden ist.
Gegen das Streitpatent haben zunächst vier Unternehmen Einspruch er-hoben, ihre Einsprüche aber im Januar 2008 zurückgenommen.
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-
Mit am
7. Mai 2008 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegan-genem Schriftsatz ist die Einsprechende
zu
2 dem Einspruchsverfahren [X.]. Sie hat sich dafür darauf berufen, der Patentinhaber habe, gestützt auf das Streitpatent, eine einstweilige Verfügung des [X.] vom 11. März 2008 erwirkt, mit der ihr unter Androhung der gesetzlichen Ordnungs-mittel untersagt worden sei, in [X.] einen umschaltbaren Ratschen-schlüssel mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs
1 anzubieten oder in den Verkehr zu bringen
und in ihrem Besitz befindliche Verletzungsgegen-stände an den Gerichtsvollzieher herauszugeben.
In der Sache hat die Einspre-chende
zu
2 die Widerrufsgründe mangelnder Patentfähigkeit und unzulässiger
Erweiterung geltend gemacht.

Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat den Beitritt der Einsprechen-den
zu
2 -
wie den der vom Patentinhaber wegen Patentverletzung abgemahn-ten Einsprechenden
zu
1

für unzulässig erachtet und das [X.].
Mit der gegen diese Entscheidung eingelegten Beschwerde hat der [X.] begehrt, das Streitpatent in beschränkter Fassung aufrechtzuerhal-ten. Diesem Rechtsmittel haben sich beide Einsprechende zunächst ange-schlossen, die [X.]beschwerden aber im Beschwerdeverfahren zurück-genommen. Die Einsprechende
zu
2 hat zugleich gegen die Zurückweisung ihres Beitritts Beschwerde eingelegt, der der Patentinhaber entgegengetreten ist.
Das Patentgericht, dessen Entscheidung in [X.]. 2015, 283 veröffentlicht ist, hat die Beschwerde der Einsprechenden
zu
2
zurückgewiesen
(Ausspruch zu 1
a), die Rechtsbeschwerde zugelassen (Ausspruch zu 1
b)
und das Streit-patent antragsgemäß in beschränkter Fassung aufrechterhalten
(Ausspruch zu
2).
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4
-
Mit ihrer Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Patentinhaber beantragt, begehrt die Einsprechende
zu
2
die Aufhebung des patentgerichtli-chen Beschlusses.
II.
Die Rechtsbeschwerde ist im Umfang der beschränkten Zulassung durch das Patentgericht und darüber hinaus statthaft, soweit die Einsprechende zu
2 Mängel des Verfahrens nach § 100
Abs. 3 [X.] geltend macht.
1.
Das Patentgericht hat die Rechtsbeschwerde der Einsprechen-den
zu
2 nicht uneingeschränkt, sondern nur zur Klärung der Frage der Zuläs-sigkeit ihres Beitritts zum Einspruchsverfahren zugelassen.
a)
Seinen Willen zur
lediglich beschränkten Zulassung hat das Patent-gericht durch die Abfolge der Aussprüche des angefochtenen Beschlusses (oben Rn. 6)
zum Ausdruck gebracht. Es hat zunächst die Beschwerde der Ein-sprechenden
zu
2 zurückgewiesen, danach die Zulassung der Rechtsbe-schwerde ausgesprochen, und erst im [X.] daran die Beschwerde des [X.] beschieden.
Diese Abfolge der [X.] hat das Patentgericht ersichtlich nicht gewählt,
um klarzustellen, dass allein die Rechts-beschwerde der Einsprechenden
zu
2

diese aber unbeschränkt

zugelassen werden sollte und nicht auch die des [X.], sondern um zu verdeutli-chen, dass es lediglich eine Klärung der Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden
zu
2 durch das Rechtsbeschwerdegericht ermöglichen wollte. Dies findet seine Bestätigung darin, dass das Patentgericht die Aussprüche in den Gründen dahin erläutert hat, es lasse die Rechtsbeschwerde der Einspre-chenden
zu
2 zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu. Ein [X.] Bedürfnis bestand aber nur für die Frage der Zulässigkeit ihres 7
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Beitritts, was nach ständiger Rechtsprechung eine Beschränkung der Zulas-sung indiziert ([X.], Beschluss vom 6. August 2013

[X.], [X.], 1135 Rn.
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Tintenstrahldrucker;
Beschluss vom 17.
Juli 2012

X
ZB
1/11, [X.], 1243 Rn. 5

Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).
b)
Die Rechtsbeschwerde konnte wirksam auf die Frage der [X.] des Beitritts beschränkt werden.
Die Rechtsbeschwerde kann nach ständiger Rechtsprechung ebenso wie die Revision auf einen abgrenzbaren Teil des Beschwerdeverfahrens be-schränkt zugelassen werden ([X.],
[X.], 1135 Rn.
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Tintenstrahl-drucker; Beschluss vom 17.
April 2007

X
ZB
9/06, [X.]Z 172, 108 Rn.
7

Informationsübermittlungsverfahren
I, jeweils mwN).
Diese Voraussetzung liegt im Streitfall vor.
Die Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden
zu
2 stellt einen abgrenzbaren selbständigen Teil des Streitstoffs dar. Dagegen lässt sich nicht mit Erfolg einwenden, die isolierte Überprüfung der Zulässigkeit des Bei-tritts ohne daran gekoppelte Überprüfung der Entscheidung des [X.] im Übrigen nach Art einer Revision
durch das Rechtsbeschwerdegericht, die nur durch eine unbeschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde eröffnet werde, wäre widersprüchlich. Vielmehr entsprechen die verfahrensrechtlichen Konsequenzen der Zulassungsbeschränkung der Systematik des patentrechtli-chen Rechtsbeschwerdeverfahrens
und dem Regelungsgehalt seiner Bestim-mungen.
aa)
Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des [X.], durch die über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach §
61 Abs. 2 [X.] entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den [X.] nur statt, wenn der
Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in 11
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dem Beschluss zugelassen hat (§ 100 Abs. 1 [X.]). Einer Zulassung zur [X.] der Rechtsbeschwerde bedarf es insoweit lediglich dann nicht, wenn einer der in § 100 Abs. 3 [X.] aufgeführten Gründe vorliegt und gerügt wird.
[X.])
In der Zusammenschau ergibt sich aus diesen Regelungen, dass die Beschlüsse der Beschwerdesenate des [X.], wenn es die Rechtsbe-schwerde nicht zugelassen hat, vom Rechtsbeschwerdegericht grundsätzlich nur auf das Vorhandensein der
in §
100 Abs.
3 [X.] angeführten [X.] überprüfbar und im Übrigen einer Nachprüfung entzogen sind. Diese Restriktion würde ohne (beschränkte) Zulassung im Streitfall auch für die Frage der Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden
zu
2 zum Einspruchsverfah-ren gelten.
Hätte das Patentgericht die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen und wäre dies keinen nach § 100 Abs. 3 [X.] durchgreifenden Beanstandun-gen ausgesetzt, hätte die Einsprechende
zu
2 nicht den Status einer [X.] erlangt.
Infolgedessen wäre es ihr verwehrt, mit der auf §
100 Abs. 3 [X.] gestützten Rechtsbeschwerde auch solche Mängel des Verfahrens vor dem Patentgericht
geltend zu machen, die die Entscheidung in der Sache betreffen.
Die beschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde stellt die Einspre-chende
zu
2 also
deshalb besser, als sie ohne Zulassung
stünde, weil dadurch die die Zulässigkeit ihres Beitritts verneinende Entscheidung des [X.] selbst der uneingeschränkten rechtlichen Nachprüfung durch das [X.] unterliegt, und nicht nur im Umfang von §
100 Abs.
3 [X.]. Hinsichtlich der Möglichkeit einer inhaltlichen Überprüfung der Entscheidung des [X.] ist die Einsprechende zu
2 alsdann nicht schlechter gestellt als alle übrigen
Verfahrensbeteiligten, die bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde ebenfalls nur die in §
100 Abs.
3 [X.] genannten Bean-standungen erheben können.
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-
2.
Die Rechtsbeschwerde ist darüber hinaus statthaft, soweit die Beset-zung des [X.] und die Versagung des rechtlichen Gehörs
ge-rügt werden (§
100 Abs. 3 [X.]. 1 und 3 [X.]).
III.
Die auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde hat nur insoweit [X.], als das Patentgericht die Zurückweisung des Beitritts als unzulässig bestä-tigt hat, und ist im Übrigen unbegründet.
1.
Das Patentgericht
hat die Beschwerde der Einsprechenden
zu
2
mit der Begründung zurückgewiesen, die Voraussetzungen für den Beitritt hätten nach dem

einer ausdehnenden Auslegung nicht zugänglichen

Wortlaut des §
59 Abs. 2 [X.] nicht vorgelegen.
2.
Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit
Erfolg.
Zu Unrecht hat
das Patentgericht die Zulässigkeit des Beitritts der Einsprechenden
zu
2 zum Einspruchsverfahren verneint.
a)
Nach §
59 Abs.
2 [X.] kann, wenn gegen ein Patent Einspruch er-hoben worden ist, jeder Dritte dem Einspruchsverfahren nach Ablauf der Ein-spruchsfrist als Einsprechender beitreten, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, sofern er den Beitritt [X.] von
drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage er-hoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden [X.], der nachweist, dass er nach einer Aufforderung des [X.], eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das [X.] nicht verletze.
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-
b)
Die Frage, inwieweit auch derjenige
dem Einspruchsverfahren beitre-ten kann, gegen den der Patentinhaber wegen vermeintlicher Patentverletzung zwar gerichtlich, aber nur im Wege einstweiligen Rechtsschutzes vorgegangen ist, wird in Rechtsprechung und Fachliteratur unterschiedlich beurteilt (vernei-nend: B[X.], Beschluss vom 31.
März 1994

4
W
(pat)
3/91; mit gleicher [X.]/[X.]/Schwarz, [X.], §
59 Rn.
104; bejahend: B[X.], [X.] vom 12.
Juli 2011

8
W
(pat)
23/08,
juris Rn. 44; [X.] in
Busse/Keukenschrijver,
8. Aufl.,
§ 59 [X.] Rn. 170).
c)
Die zuletzt genannte Ansicht trifft zu.
aa)
Dass § 59 Abs. 2 [X.] die einstweilige Verfügung nicht ausdrücklich neben der Klageerhebung nennt, geht ersichtlich nicht auf eine bewusste ab-lehnende Entscheidung des Gesetzgebers dahin zurück, dass derjenige
nicht zum Beitritt zum Einspruchsverfahren berechtigt sein solle,
gegen den der [X.] wegen vermeintlicher Patentverletzung lediglich Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ergriffen hat. Die Regelung in §
59 Abs. 2 [X.] ist durch Art
8 Nr.
35 des Gemeinschaftspatentgesetzes vom 26.
Juli 1979 ([X.]
I S.
1269
als §
35a Abs. 2 [X.])
in das Gesetz eingefügt worden. Der historische Gesetzgeber bezweckte damit eine Angleichung an die entspre-chende Regelung in Art.
105 Abs.
1 Buchst.
a EPÜ (vgl. BT-Drucks. 8/2087 S.
34
f.), an dessen [X.] Fassung er sich für die im nationalen Recht zu schaffende
Bestimmung orientiert
hat, wobei er lediglich nicht über deren Wort-laut hinausgegangen ist.
[X.])
Der Regelung der
Voraussetzungen, unter denen
ein dem Vorwurf der Verletzung des Streitpatents ausgesetzter Dritter dem Einspruchsverfahren nachträglich beitreten kann, liegt die wertende Unterscheidung zugrunde, ob diese
Auseinandersetzung noch rein außergerichtlich
geführt wird
oder ob eine Seite bereits die Grenze zur Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe überschritten 22
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hat. Ersteres soll dafür ausweislich der Regelung in §
59 Abs.
2 Satz 2 [X.] nicht ausreichen. Letzteres soll zwar scheinbar nur dann
genügen, wenn der Schutzrechtsinhaber Patentverletzungsklage oder der Abgemahnte negative Feststellungsklage erhoben hat. Aus dem genannten Grund ist dies aber nicht als abschließend anzusehen, zumal hinzukommt, dass jedenfalls die [X.] Fassung von Art.
105 Abs. 1 Buchst.
a EPÜ ein weiteres Verständnis des Be-

proceedings for infringement of
the same patent

cc)
Als Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe ist es deshalb anzuerken-nen, wenn
der Patentinhaber, wie im Streitfall, den Erlass einer einstweiligen
Verfügung gegen den [X.] beantragt hat. Der Eingang der Antragsschrift bei Gericht begründet die Rechtshängigkeit, weil im Verfahren der einstweiligen Verfügung gegen den Antragsgegner im [X.] sogleich, auch ohne seine vorherige Anhörung
eine Sachentscheidung ergehen kann (aA
etwa Mu-sielak/Voit/[X.], ZPO, 14.
Aufl., §
921 Rn.
6; [X.]/Scharen, Der [X.], 8. Aufl., [X.] Rn. 19 mwN). Mit dem Eingang des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist dementsprechend der Bereich bloßen außergerichtlichen
Vorgehens
gegen den [X.] verlassen
und ein Grad der Auseinandersetzung erreicht, welcher der Klageerhebung gleichzusetzen ist und nicht länger dem Stadium einer außergerichtlichen Auseinandersetzung zugeordnet werden kann.
Hinzu kommt, dass die Verletzungsfrage aus Sicht des Antragsgegners
im Verfügungsverfahren je nach den Umständen des Einzelfalls eindeutig zu-gunsten des [X.] zu beurteilen sein und es ihm deshalb im [X.] angeraten erscheinen kann, die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anzuerkennen. Seinen Beitritt zum Einspruchsverfahren gleichwohl generell davon abhängig zu machen, dass er den Patentinhaber zur Erhebung der Hauptklage veranlasst oder selbst negative Feststellungsklage in einem 26
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Rechtsstreit erhoben hat, in dem er den Bestand des Schutzrechts gegen sich gelten lassen muss, wäre auch vor diesem Hintergrund sachlich nicht zu recht-fertigen.
3.
Die auf § 100
Abs. 3 [X.]. 1 und 3 [X.] gestützten,
gegen die teil-weise Aufrechterhaltung des Streitpatents gerichteten Beanstandungen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.
a)
Die Rüge, das Beschwerdegericht sei nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen (§
101 Abs. 2 [X.] i.V.m. § 547 Nr. 1 ZPO, § 100 Abs. 3 Nr. 2 [X.]),
ist nicht ordnungsgemäß ausgeführt und bleibt schon deshalb ohne Erfolg.
Wird die Rechtsbeschwerde auf die Verletzung von [X.] gestützt, sind
die Tatsachen anzugeben, die den Mangel ergeben
(§
102 Abs. 3 Nr. 3 [X.]). Zur Begründung der Rüge der fehlerhaften Besetzung des Gerichts ist die Angabe der [X.] nötig, aus denen sich dieser Man-gel ergeben soll ([X.], Beschluss
vom 30. März 2005
-
X [X.], [X.], 572

Vertikallibelle). Daran fehlt es.
Die Rechtsbeschwerde beruft sich darauf, dass die Beschwerde [X.] beim 10.
[X.] des [X.] geführt, aus den Gründen eines ihr nicht zugänglichen Votums an den [X.] abgegeben worden und mangels Aufklärungsmöglichkeiten davon auszugehen sei, dass die Abgabe an einen unzuständigen [X.] erfolgt sei.
Das reicht zur Darlegung des gerügten Verstoßes schon deshalb nicht aus, weil es für die Frage, ob ein Spruchkörper seine Zuständigkeit nach der Geschäftsverteilung willkürlich angenommen hat, nicht auf die von dem Spruchkörper zur Rechtfertigung seiner Zuständigkeit gegebene Begründung ankommt, sondern darauf, ob sich die Annahme seiner Zuständigkeit bei objek-tiver Betrachtung als unverständlich und offensichtlich unhaltbar erweist ([X.], 28
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11
-
Beschluss vom 5. Oktober 1982 -
X [X.], [X.] 1983, 114
-
Auflaufbrem-se). Um dies darzutun war die Rechtsbeschwerde nicht auf die Kenntnis des Abgabevermerks angewiesen, sondern hätte anhand der bei Abgabe der Be-schwerde beim Beschwerdegericht geltenden Geschäftsverteilung darlegen müssen, dass der [X.] des [X.] seine Zuständigkeit nach dem Gegenstand der Erfindung nur willkürlich angenommen haben konnte.
Im Übrigen muss, wenn es für die fehlerhafte Besetzung des Gerichts auf gerichtsinterne Vorgänge ankommt, dargelegt werden, dass vergeblich der
Ver-such der Aufklärung unternommen wurde ([X.], [X.], 572

Vertikal-libelle). Dazu hätte die Einsprechende
zu
2
versuchen können und müssen, die Gründe für die Abgabe an den [X.] des [X.] durch dienst-liche Erklärungen in Erfahrung zu bringen.
b)
Die gerügte Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (§
100 Abs. 3 Nr. 3 [X.]) ist ebenfalls nicht ordnungsgemäß dargelegt.
Es ist zwar richtig, dass das Streitpatent in einer erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten beschränkten Fassung aufrechterhalten wurde. Das begründet für sich allein aber nicht ohne Weiteres einen Gehörsverstoß, [X.] könnte einen Verstoß gegen Verfahrensgrundrechte der Einsprechen-den
zu
2
allenfalls dann begründen, wenn das Beschwerdegericht ihr verwehrt hätte, ihre Angriffe der modifizierten Verteidigung anzupassen. Das ist indes nicht der Fall. Der mit der Terminsladung erteilte Hinweis, ihre Beitrittsberechti-gung könnte nach vorläufiger Bewertung zu verneinen sein, ändert nichts [X.], dass die Einsprechende zu
2 ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen worden ist, die Sach-
und Rechtslage dort ausweislich des [X.] mit den Beteiligten erörtert wurde und dass über ihre prozessuale Stellung und in der Sache erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung ent-schieden wurde. Die Einsprechende zu
2 hatte dementsprechend nicht nur Ge-33
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-
legenheit, ihren Standpunkt in der mündlichen Verhandlung vor dem
Beschwer-degericht darzulegen, sondern auch
sonst, dort alle Verfahrenshandlungen vor-zunehmen, die der Herbeiführung einer ihr günstigen Beschwerdeentscheidung förderlich sein konnten.
4.
Soweit das Patentgericht die beschränkte Verteidigung des [X.] mit dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchssatz für zulässig
und seinen Gegenstand für schutzfähig erachtet hat, unterliegt seine Entscheidung aus den dargelegten Gründen nicht der Überprüfung in der [X.].
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 [X.].
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Eine mündliche Verhandlung hat der [X.] nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1, 2.
Halbs. [X.]).
Meier-Beck
[X.]
Grabinski

Hoffmann
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 10.11.2014 -
11 W(pat) 12/10 -

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