Bundespatentgericht, Beschluss vom 01.10.2013, Az. 27 W (pat) 558/12

Die Widersprechende hat gegen die am 18. Juli 2008 veröffentlichte Eintragung der am 21. Januar 2008 für die Waren

„18: Geldbörsen, Rucksäcke, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Handtaschen, Leder, roh oder teilweise bearbeitet, Lederbezüge für Möbel, Schulterriemen, Tierhäute; [X.];

25: Bekleidungsstücke, Schuhe, Stiefel, Sandalen, Fußballschuhe, Handschuhe (Bekleidung), Hüftgürtel, Krawatten, [X.] (Bekleidung), Kopfbedeckungen“

angemeldete Wortmarke 30 2008 003 533

[X.][X.]

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 23. Dezember 2005 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 35 und 44, in den Klassen 18 und 25 für die Waren

„Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Ledergurte, Lederbezüge, Reisenecessaires (Lederwaren), Taschen, Riemen, Schnüre, Möbelbezüge aus Leder; Babytragetücher; Badetaschen, Bekleidungsstücke für Tiere; Bergstöcke; Brieftaschen; Campingtaschen; Dokumentenmappen, [X.]; Dosen aus Leder oder Lederpappe; Einkaufstaschen, -netze; Felldecken (Pelz); Felle (Pelze); Gehstöcke; Geldbörsen (Geldbeutel); Reise- und Handkoffer, Handtaschen, Handkoffergriffe, Aktentaschen, Kosmetikkoffer und/oder -taschen; Schminkkoffer, Beauty Cases; Kompact Timer; Schlüsseletuis (Lederwaren), Rucksäcke, Schultaschen, Schulranzen, Sporttaschen; Portmonee; Kleidersäcke für die Reise; Häute und Felle; Pelze; Regenschirme, Regenschirmgriffe; [X.], Schirmringe, [X.] und [X.]; Stockgriffe; Kleidersäcke für die Reise;

Klasse 25: Babywäsche, Babywindelhosen (Bekleidungsstücke), Babywindeln aus textilem Material; Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, [X.], [X.], Badeschuhe; Bandanas (Tücher für [X.]); Bekleidung aus Leder und/oder Lederimitat; Bekleidung für Autofahrer; Bekleidungsstücke für [X.], Herren, Kinder, Babys und Jugendliche; [X.] (Teddies, Bodies); [X.]; Einstecktücher; Faschings-, Karnevalskostüme; Fausthandschuhe; Fischerwesten (Anglerwesten); Fußsäcke (nicht elektrisch beheizt); Galoschen; Gamaschen; Geldgürtel (Bekleidung); Gleitschutz für Schuhe; Gürtel (Bekleidung); Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe; Halstücher; Handschuhe (Bekleidung); Hemdblusen, Hemdeinsätze, [X.] (lose), Hemden; Hemd-Höschenkombinationen (Unterbekleidung); Hosen, [X.], Hosenträger; Hüftgürtel; Hutunterformen; Anzüge, Jacken, Kleider, Röcke; Kleidereinlagen (konfektioniert); Kleidertaschen (vorgefertigt); Konfektionskleidung; Kopfbedeckungen, einschließlich Kappen, Mützen, [X.], Mützenschirme, Hüte, Kapuzen, Kopftücher; Krawatten, Krawattentücher; Lätzchen, nicht aus Papier; Livreen; Manschetten (Bekleidung); Mäntel; Mieder (Kleidungsstücke); Ohrenschützer (Bekleidung); Overalls; [X.] (Bekleidung); Pelze (Bekleidung); Radfahrerbekleidung; Schuhe (Halbschuhe), einschließlich Lederschuhe, Sandalen, Stoffschuhe (Espadrillos), Hausschuhe, Holzschuhe, Strandschuhe, Sportschuhe; Schuhwaren, einschließlich Absätze (für Schuhe), Absatzstoßplatten für Schuhe, Einlegesohlen, Schuhsohlen; Schals, Schärpen; Schlafanzüge, Schlafmasken; Schleier (Bekleidung); Stiefel, Halbstiefel (Stiefeletten); Schürzen (Bekleidung); Unterwäsche, einschließlich Unterhemden, Unterhosen, Corsagen, Schlüpfer, Slips, Büstenhalter, Unterröcke; Korsettleibchen, Korsetts, Leibwäsche (schweißaufsaugend); Skischuhe; Socken, Sockenhalter; Sportbekleidung und -unterwäsche; Stirnbänder (Bekleidung); Strumpfbänder, Strümpfe, Strumpfhalter, Strumpfhosen, Wadenstrümpfe; Wasserskianzüge; Westen; [X.] (Bekleidung)“

eingetragenen Wortmarke 305 53 383

[X.]

Der Widerspruch wird auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.

Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren mit Schriftsätzen vom 10. Februar 2009 und vom 27. Dezember 2010 die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

Mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2010 hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für Lederwaren, Bekleidung, Schmuck und Parfümwaren diverse Unterlagen vorgelegt, bei denen es sich meist um undatierte [X.] handelt. Mit Schriftsatz vom 22. März 2011 hat sie weitere umfangreiche Unterlagen vorgelegt, u.a. Prospekte, Kataloge und Webseiten aus den Jahren 2005 bis 2011, die eine rechtserhaltende Benutzung für die Waren der Klassen 18 und 25 belegen sollen.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25 des [X.] hat den Widerspruch mit Beschluss vom 24. Juli 2012 wegen fehlender [X.] zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, im Hinblick auf die zu vergleichenden Waren lasse sich Identität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit feststellen. Für die Widerspruchsmarke sei von einem durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen.

Den danach erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke wegen des [X.] „[X.]“ in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ein. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden werde die jüngere Marke nicht von dem Markenbestandteil „[X.]“ geprägt. Auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede müsse wegen der fehlenden [X.] nicht mehr eingegangen werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für verwechselbar, da die jüngere Marke von dem in [X.] seltenen Nachnamen [X.] geprägt werde. Dem Vornamen „[X.]“ komme dagegen keine besondere Bedeutung zu, da es sich hierbei um einen in [X.] besonders geläufigen, weitverbreiteten Vornamen handele.

Eine [X.] sei zwischen den streitgegenständlichen Marken auch in einer Entscheidung des [X.] vom 6. März 2012 angenommen worden.

Zwischen den Marken bestehe zumindest eine assoziative [X.].

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 24. Juli 2012 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Eine [X.] scheitere an dem Bestandteil „[X.]“. Die jüngere Marke werde nicht von dem Bestandteil „[X.]“ geprägt, da dieser Bestandteil mit dem Bestandteil „[X.]“ gleichgewichtig sei.

1. Da die Widersprechende keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der [X.] diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

2. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen zurückgewiesen. Inwieweit die Widersprechende durch die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat, kann daher dahingestellt bleiben.

3. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. [X.]; 235 - [X.]; GRUR 2010, 883 - [X.]; [X.] [X.], 1042 - [X.] Life).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Herkunftsfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. [X.] GRUR 2007, 318 - [X.]/Autec).

Bei dieser umfassenden Beurteilung der [X.] ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen (vgl. [X.] GRUR 2008, 343 - [X.]; [X.], 1042 - [X.] Life; [X.], 1055 - airdsl). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelteile achtet (vgl. [X.] GRUR 2007, 700 - Limoncello; [X.], 295 - Goldhase).

4. Nach diesen Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken vorliegend zu verneinen.

a) Die zugunsten der angegriffenen Marke in den Klassen 18 und 25 eingetragenen Waren sind mit den für die Widerspruchsmarke in diesen Klassen eingetragenen Waren identisch.

b) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Eine Kennzeichnungsschwäche ist bei Namensmarken, wie [X.], nicht von vornherein anzunehmen, zumal es sich bei „[X.]“ um keinen Allerweltsnamen handelt ([X.], [X.], S. 91 ff.).

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken mit dem Bestandteil „[X.]“ kommt entgegen der von der Markeninhaberin im Amtsverfahren vertretenen Auffassung hier nicht in Betracht, da es sich nicht um eine Vielzahl von Marken, sondern nur um acht Marken handelt, über deren Benutzung nichts bekannt ist.

c) Den danach erforderlichen deutlichen Abstand halten die Marken in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht aufgrund des in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteils „[X.]“ ein.

Eine den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägende oder selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „[X.]“ in dem angegriffenen Zeichen vermag der [X.] nicht festzustellen.

Eine (unmittelbare) [X.] kann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke durch den mit der [X.] übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (vgl. zur sog. Prägetheorie [X.], 598, 599 - Kleiner Feigling; [X.] [X.], 1042 - [X.] Life). In Fällen, in denen einzelne Bestandteile der einander gegenüberstehenden Zeichen übereinstimmen, ist dabei jeweils vom Gesamteindruck der Zeichen auszugehen, um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist, wenn der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. [X.], 775 – [X.]; GRUR 1998, 942 - Alka-Seltzer; [X.], 233 -  Rausch/[X.]; GRUR 2003, 830 - City Plus). Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder - wie im Streitfall - das angegriffene Zeichen den zusätzlichen Bestandteil aufweist ([X.], 198 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 406 - [X.]; [X.], 233 - Rausch/[X.]).

Nach diesen Grundsätzen kann eine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „[X.]“ vorliegend nicht bejaht werden, zumal das angegriffene Zeichen aus einem zusammengeschriebenen Wort besteht.

In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren der Klassen 18 und 25 ist ein beschreibender Sinngehalt des Bestandteils „[X.]“ nicht ersichtlich, weshalb dieser weder [X.] ist noch hinter dem weiteren Bestandteil zurücktritt und demnach für den Gesamteindruck der jüngeren Marke von Bedeutung ist.

„[X.]“ ist vorliegend auch nicht als Nachname neben dem auch in der gegebenen Schreibweise als Vorname verständlichen „[X.]“ selbständig kollisionsbegründend. Das Verständnis von Zeichen, die aus Personennamen bestehen, ist in den verschiedenen [X.] der [X.] unterschiedlich (vgl. [X.]. 2005, 846, Rn. 97 - [X.]/Murua; [X.]. 2005, 499 - [X.]/[X.]). Es gibt auch keinen allgemeinen Erfahrungsschatz, wonach sich der [X.] Verbraucher bei einer erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marke allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert, sofern nicht spezielle Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren- bzw. Dienstleistungssektor einen speziellen Erfahrungssatz ergeben (vgl. BGH [X.], 233 - Rausch/[X.]; BGH [X.], 1031 - [X.]; Zur Entwicklung der Rechtsprechung, siehe [X.], a.a.[X.] ff.; 132 ff., 155 f.). In der Modebranche lässt sich keine eindeutige Gewohnheit, Nachnamen besondere Bedeutung beizumessen, feststellen.

Da die Annahme, dass sich die Verbraucher in aller Regel an dem aus Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientieren, weil zur Individualisierung auch der Vorname wesentlich beiträgt, wie der Rechtsprechung ([X.], 241 - Lions; [X.], 233 - Rausch/[X.]; [X.], 1031 - [X.]) entnommen werden kann,  zu kaum hinnehmbaren Problemen bei der Durchsetzung von Rechten aus „Namensmarken“ ([X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 Rn. 384) führt, erfahren jedenfalls Nachnamen, die besonders auffällig sind oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt haben, Schutz gegen jüngere Gesamtnamensmarken mit identischem oder ähnlichem Nachnamensbestandteil (BPatGE 47, 198 - [X.]; nachgehend BGH [X.], 513 [X.]/[X.]; [X.] (pat) 173/03 - [X.]/BALDESSARINI).

Gegen eine solche prägende oder selbständig kollisionsbegründende Stellung von „[X.]“ spricht, dass es sich dabei nicht um einen bekannten Namen handelt (BGH [X.], 233 - Rausch/[X.]; [X.] (pat) 319/03 – [X.]/[X.]). Ferner spricht dagegen, dass „[X.]“ als Vorname allein nicht zur Identifizierung einer bestimmten Person  genügt ([X.], 1027 - [X.]/[X.] Becker). „[X.]“ ist auch kein beschreibender Begriff ([X.] (pat) 257/03 – [X.]/[X.]) und wirkt nicht als Bezeichnung einer bestimmen Linie der Marke „[X.]“, zumal „[X.]“ ein Pendant (wie [X.], [X.] etc.) fehlt, das eine andere Linie (etwa Frauenmode) bezeichnen kann.

Obwohl die Verbraucher „[X.]“ auch in der vorliegenden Schreibweise als männlichen Vornamen verstehen werden, ist damit nicht zu erwarten, dass sie ihre Aufmerksamkeit nur auf den sich anschließenden Nachnamen „[X.]“ richten werden und dieser Bestandteil dann das dominierende Element wird.

Eine [X.] kann zwar auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen Bestandteilen einen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne den Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung hat ([X.] [X.], 1 042, Nr. 32 ff.) - [X.] Life; [X.], 859, Nr. 21 - Malteserkreuz). Dies bedeutet aber nicht, dass jede Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres [X.] zwangsläufig zur Annahme einer [X.] führt. Es bedarf vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der betreffende Teil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt ([X.], [X.], 2. Aufl., Rn. 469, 470). Dies kann etwa der Fall sein, wenn der älteren Marke in der jüngeren lediglich ein Handelsname oder ein bekannter Name hinzugefügt wird. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.

Sonstige Anhaltspunkte, die den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „[X.]“ in der angegriffenen Marke als selbständig kennzeichnend erscheinen lassen, liegen nicht vor. Vielmehr wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch ihre Gesamtheit bestimmt.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz [X.] gedanklich miteinander in Verbindung bringen. Dies wäre der Fall, wenn der Verbraucher, der die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder prägenden Einzelteilen Anlass hätte, das jüngere Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder aufgrund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar behindernde, rufausbeutende oder verwässernde Wirkung haben, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, erfasst § 9 Abs. 1 Nr. 2 § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 [X.] nicht ([X.] GRUR 1998, 387, Nr. 18 - Sabél/[X.]; [X.], 544 - Bank 24).

Eine derartige [X.] wird regelmäßig nur dann bejaht, wenn die Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten und das Publikum trotz abweichender Bestandteile das jüngere Zeichen mit der Widerspruchsmarke als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung bringt (vgl. z.B. [X.], 200 – Innovadiclophlont; [X.], 886 - [X.]/BayChem).

Dies ist hier nicht der Fall. Der zusätzliche Bestandteil „[X.]“ des angegriffenen Zeichens fügt sich nicht in eine serienmäßige Bezeichnungspraxis der Widersprechenden ein.

Der Annahme, die Verbraucher würden die beiden Marken als unterschiedliche Bezeichnung einer Person sehen, was [X.] begründen könnte ([X.], a.a.[X.] 144 f.), folgt der [X.] nicht, zumal „[X.]“ in dem angegriffenen Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung aufweist (aA [X.], a.a.[X.] 204 f.).

Insgesamt besteht zwischen den Vergleichsmarken somit kein solcher Ähnlichkeitsgrad, dass selbst bei Identität der Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine [X.] gegeben wäre.

5. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 [X.]).

6. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 [X.] zugelassen, weil der Fall die bisher nicht entschiedene Frage aufwirft, inwieweit bei einem aus Vor- und Nachnamen erkannten jüngeren Zeichen der übereinstimmende Bestandteil der Widerspruchsmarke, der in Alleinstellung als Nachname mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft verstanden wird, in einem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung besitzt.