Bundespatentgericht, Urteil vom 20.10.2015, Az. 4 Ni 6/14

Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist das [X.] Patent [X.] 103 33 802 (Streitpatent), das am 24. Juli 2003 angemeldet worden ist und ein „Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen von Reifen“ betrifft. Die Priorität des [X.] nimmt wiederum das am 24. Februar 2010 veröffentlichte, rechtsbeständige [X.] Patent 1 500 917 in Anspruch, das mit Wirkung für die [X.] erteilt worden ist. Das Streitpatent umfasst 21 Patentansprüche und ist vollumfänglich angegriffen.

Die Patentansprüche 1 bis 21 des [X.] in der erteilten Fassung lauten:

(1, 2, 3, 4, 5, 6) des Reifens (7) gespeichert sind, und mindestens einem Messkopf (8) zur Prüfung der Oberfläche des Reifens (7), wobei der oder die Messköpfe (8) unter Berücksichtigung der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prüfung der Oberfläche des Reifens (7) positioniert werden.

(7) den Außendurchmesser (1) und/oder den Innendurchmesser (2) und/oder die Breite (3) umfassen.

(7) den Innendurchmesser (4) der Lauffläche des Reifens (7) umfassen.

(7) die Maulweite (5) des Reifens (7) umfassen.

(7) die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) umfassen.

(1-6) des Reifens (7) in einen Speicher eingegeben oder eingelesen werden.

(1-6) des Reifens (7) gemessen werden.

(1-6) des Reifens durch einen Sensor (H, V, 16, 21) gemessen werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor relativ zum Reifen bewegbar ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein horizontales Profil des Reifens gemessen wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein vertikales Profil des Reifens gemessen wird.

(7) interferometrisch geprüft wird.

(7) durch Projizieren von strukturiertem Licht geprüft wird.

(7) durch Photogrammetrie geprüft wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Reifens durch denselben Sensor geprüft wird, durch den die Geometriedaten des Reifens gemessen werden.

(1-6) des Reifens (7) und mindestens einen Messkopf (8) zur Prüfung der Oberfläche des Reifens (7) umfasst.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, gekennzeichnet durch eine Messeinrichtung zum Messen der Geometriedaten des Reifens.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung einen Sensor umfasst.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung und/oder der Sensor relativ zum Reifen bewegbar ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 19 dadurch gekennzeichnet, dass das Prüfsystem einen interferometrischen Messkopf umfasst.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor des [X.] derselbe Sensor ist wie der Sensor der Messeinrichtung.

Wegen des Wortlauts des Anspruchs 2a, den die Beklagte in der mündlichen Verhandlung am 20. Oktober 2015 nicht mehr verteidigt hat, wird auf die Anlage zum Schriftsatz vom 25. Juni 2015 ([X.]. 237 ff. d. A.) Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin zunächst die fehlende Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.] geltend sowie die mangelnde Patentfähigkeit gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 [X.], da das Streitpatent weder neu gemäß § 3 Abs. 1 [X.] sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit gemäß § 4 [X.] beruhe.

Die Klägerin beruft sich auf folgende Schriften:

D1 [X.] 199 11 913 A1

D2 [X.] 100 36 010 A1

D3 [X.] 42 32 201 A1

D4 [X.] 695 16 196 T2

D4´ EP 0 669 203 B1

[X.] EP 1 284 409 A1

[X.] 05-264 407 A

[X.]´ Maschinenübersetzung zu [X.] ins Englische

D7 EP 1 043 578 A2

D8 EP 1 099 947 A2

D9 [X.] 6 006 599 A

[X.] [X.] 6 386 025 B2

[X.] Auszug “RETREADING B[X.]INESS”

D12 Handbuch „[X.] 1200 Bead to Bead“

[X.] Handbuch „[X.] 1600 AC“

[X.] Infobroschüre „HTCI“.

Die Klägerin führt aus, die beanspruchte Lehre sei wenigstens im Umfang des Patentanspruchs 6 nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann sie ausführen könne. Zudem werde der Gegenstand des [X.] von der [X.] sowie von der [X.] bis [X.] neuheitsschädlich getroffen. Zudem sei der Patentgegenstand durch die Lehre der der [X.] sowie der [X.] insbesondere i. V. m. der [X.] oder dem Fachwissen nahegelegt. Sie beruft sich ferner auf eine Vorbenutzung eines Reifenprüfgeräts [X.]. Soweit die Beklagte das Streitpatent hilfsweise mit neuen nebengeordneten [X.] verteidige, sei dies eine unzulässige Änderung des [X.] (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 3 [X.]). Es sei in diesem Zusammenhang insbesondere auch die Frage der Einheitlichkeit zu beachten, da durch die Regel 43.2 im EPÜ strengere Anforderungen an die Voraussetzung von Nebenordnungen bestünden. Auch habe der 5. Senat des B[X.] in der Entscheidung 5 Ni 8/13 vom 11.02.2015 zu Recht eine Begründung bezüglich der Veranlassung für eine derartige Anspruchsfassung gefordert. Im Übrigen führten auch die insoweit verteidigten Patentansprüche zu keiner anderen Beurteilung im Hinblick auf die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit, die jeweils zu verneinen seien.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent [X.] 103 33 802 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise, die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das [X.] Patent 103 33 802 mit dem mit Schriftsatz vom 25. Juni 2015 eingereichten Hilfsantrag ([X.]. 246 bis 251 d. A.), ohne den Anspruch 2a verteidigt wird.

Der Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin uneingeschränkt entgegen. Die Nichtigkeitsklage sei nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Klägerin sei die Erfindung in dem Streitpatent so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann sie ausführen könne. Sämtliche Patentansprüche seien sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung des [X.] patentfähig. Insbesondere gründe sich die Lehre des [X.] auf eine erfinderische Tätigkeit, die nicht in der Auswahl der Geometriedaten liege, sondern in dem kennzeichnenden Merkmal, woher diese stammten und wie sie zugeführt würden. Der Unterschied zu der von der Klägerin für die mangelnde Neuheit und die mangelnde erfinderische Tätigkeit in erster Linie genannten [X.] bestehe darin, dass die Geometriedaten bei der [X.] gemessen würden, während sie nach der Lehre des [X.] in die Datenbank eingelesen würden. Soweit das Streitpatent hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 14 verteidigt werde, seien sämtliche geänderten Patentansprüche zulässig. Der Grundsatz der Einheitlichkeit stehe der Zulässigkeit nicht entgegen; darüber hinaus dienten die Änderungen zur weiteren Abgrenzung zum Stand der Technik, sodass insoweit auch eine Veranlassung für die Abfassung dieser Ansprüche bestehe.

Der Senat hat den Parteien am 9. Februar 2015 einen frühen qualifizierten Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird ([X.]. 184 ff. d. A.).

Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2015 Bezug genommen.

Die zulässige Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe mangelnder Ausführbarkeit (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.]) und mangelnder Patentfähigkeit (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 [X.]) geltend gemacht werden, ist begründet, da sich der Gegenstand des Streitpatents sowohl in der geltenden Fassung als auch in der mit [X.]ilfsantrag vom 25. Juni 2015 hilfsweise verteidigten Fassung als nicht patentfähig erweist, so dass das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären ist.

Der Senat bejaht die – zwischen den Parteien außer Streit stehende - Zulässigkeit der Klage auch insoweit, als eine Doppelidentität mit dem Patent EP 1 500 917 besteht und sich wegen der nach § 8 Abs. 1 [X.] hieraus resultierenden Wirkungslosigkeit des nationalen Patents die Frage, nach einem grundsätzlich erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis stellt (siehe [X.]. v. 20.7.2010, [X.]). Ein solches liegt für die Klägerin unzweifelhaft bereits deshalb vor, weil die [X.] zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert worden ist.

1. Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Prüfen von Reifen und eine Vorrichtung zum Durchführen eines derartigen Verfahrens (vgl. Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Prüfgeräte für Reifen sind bereits bekannt. Dabei kann die Oberfläche des Reifens auf Fehlstellen untersucht werden. Dies kann insbesondere durch Bestrahlung mit kohärentem Licht, insbesondere Laserlicht, geschehen (vgl. Absatz [0002] der Streitpatentschrift).

2. Die Streitpatentschrift verweist zum Stand der Technik auf die Schriften der [X.], [X.] und [X.], [X.] und die dort gelehrten Verfahren und bezeichnet es vor diesem [X.]intergrund als Aufgabe, ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu verbessern (vgl. Absatz [0007] der Streitpatenschrift).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlagen Patentanspruch 1 der geltenden Fassung des Streitpatents ein Verfahren der eingangs genannten Art sowie Patentanspruch 16 eine Vorrichtung vor:

Patentanspruch 1 (mit Gliederungspunkten versehen):

M1.1 Verfahren zum Prüfen von Reifen mittels eines Prüfsystems

[X.] mit einem Speicher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des Reifens (7) gespeichert sind,

M1.3 und mindestens einem Messkopf (8) zur Prüfung der Oberfläche des Reifens (7),

M1.4 wobei der oder die Messköpfe (8) unter Berücksichtigung der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prüfung der Oberfläche des Reifens (7) positioniert werden.

Patentanspruch 16 (mit Gliederungspunkten versehen):

M16.1 Vorrichtung zum Prüfen von Reifen, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

M16.2 mit einem Prüfsystem,

M16.2.1 das einen Speicher zum Speichern von Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) und

M16.2.2 mindestens einen Messkopf (8) zur Prüfung der Oberfläche des Reifens (7) umfasst.

Patentanspruch 1 gemäß [X.]ilfsantrag lautet (Änderungen gegenüber dem [X.]auptantrag unterstrichen):

M1.1 Verfahren zum Prüfen von Reifen mittels eines Prüfsystems

[X.] mit einem Speicher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des Reifens (7) gespeichert sind,

M1.3 und mindestens einem Messkopf (8) zur Prüfung der Oberfläche des Reifens (7),

[X.] wobei der oder die Messköpfe (8) unter Berücksichtigung  der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prüfung der Oberfläche  des Reifens (7) automatisch positioniert werden,

dadurch gekennzeichnet,

[X.] dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) den Außendurchmesser (1) und/oder den Innendurchmesser (2) und/oder die Breite (3) und/oder den Innendurchmesser (4) der Lauffläche des Reifens (7) und/oder die Maulweite (5) des Reifens (7) und/oder die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) umfassen

[X.] und dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) aus einer Datenbank in einen Speicher eingelesen werden.

Patentanspruch 2 gemäß [X.]ilfsantrag lautet (Änderungen gegenüber dem [X.]auptantrag unterstrichen):

M1.1 Verfahren zum Prüfen von Reifen mittels eines Prüfsystems

[X.] mit einem Speicher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des  Reifens (7) gespeichert sind,

M1.3 und mindestens einem Messkopf (8) zur Prüfung der Oberfläche  des Reifens (7),

[X.] wobei der oder die Messköpfe (8) unter Berücksichtigung der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prüfung der Oberfläche  des Reifens (7) automatisch positioniert werden,

dadurch gekennzeichnet,

[X.] dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) den Außendurchmesser (1) und/oder den Innendurchmesser (2) und/oder die Breite (3) und/oder den Innendurchmesser (4) der Lauffläche des Reifens (7) und/oder die Maulweite (5) des Reifens (7) und/oder die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) umfassen

[X.] und dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) mit [X.]ilfe eines Barcodes in einen Speicher eingelesen werden.

Patentanspruch 4 gemäß [X.]ilfsantrag lautet (Änderungen gegenüber dem [X.]auptantrag unterstrichen):

M1.1 Verfahren zum Prüfen von Reifen mittels eines Prüfsystems

[X.] mit einem Speicher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des  Reifens (7) gespeichert sind,

M1.3 und mindestens einem Messkopf (8) zur Prüfung der Oberfläche  des Reifens (7),

[X.] wobei der oder die Messköpfe (8) unter Berücksichtigung der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prüfung der Oberfläche  des Reifens (7) automatisch positioniert werden,

dadurch gekennzeichnet,

[X.] dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) den Außendurchmesser (1) und/oder den Innendurchmesser (2) und/oder die Breite (3) und/oder den Innendurchmesser (4) der Lauffläche des Reifens (7) und/oder die Maulweite (5) des Reifens (7) und/oder die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) umfassen

[X.] und dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens durch einen vertikal ausgerichteten, weggebenden Sensor ([X.]) und durch einen horizontal ausgerichteten, weggebenden Sensor (V) gemessen werden.

Patentanspruch 7 gemäß [X.]ilfsantrag lautet (Änderungen gegenüber dem [X.]auptantrag unterstrichen):

[X.] Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der  vorhergehenden Ansprüche

M16.2 mit einem Prüfsystem,

M16.2.1 das einen Speicher zum Speichern von Geometriedaten (1-6)  des Reifens (7) und

M16.2.2 mindestens einen Messkopf (8) zur Prüfung der Oberfläche  des Reifens (7) umfasst,

[X.] der oder die unter Berücksichtigung der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prüfung der Oberfläche des Reifens (7) automatisch positionierbar sind.

4. Als zur objektiven Problemlösung berufenen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Prüfanlagen auf Basis optischer Messverfahren an.

Der Lehre des erteilten Streitpatents nach Anspruch 1 stellt darauf ab, dass das erfindungsgemäße Verfahren mittels in einem Speicher abgelegter Geometriedaten des Reifens durchgeführt wird, wobei diese Daten zuvor in unterschiedlicher Weise abgespeichert worden sein können und zur Positionierung des Messkopfs für die Prüfung eines Reifen verwendet werden, also nicht erst durch eine Messung des konkret zu prüfenden Reifens ermittelt werden müssen. So wird auch in der Beschreibung ausgeführt, dass der oder die [X.] unter Berücksichtigung der Geometriedaten, wie Außen-, Innendurchmesser, Breite, Lauffläche, Maulweite des Reifens, Kontur der Seitenwand des Reifens (Absätze [0010]-[0011] des Streitpatents), zur Prüfung der Oberfläche des Reifens positioniert werden. Die so im Speicher des [X.] abgelegten Geometriedaten ermöglichen es, den oder die [X.], die zur Prüfung der Oberfläche des Reifens dienen, automatisch zu positionieren. [X.]ierdurch kann das Verfahren zum Prüfen von Reifen automatisiert werden (Abs. [0008]).

[X.]ierbei können die Geometriedaten in den Speicher eingegeben werden, was insbesondere manuell geschehen kann, oder stattdessen bzw. zusätzlich können die Daten in den Speicher eingelesen werden, beispielsweise aus einer Datenbank, insbesondere auch über das [X.] (Abs. [0012]).

[X.]ur 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Reifen in einer schematischen Ansicht

Das Streitpatent bezeichnet es ferner als vorteilhaft, wenn die Geometriedaten des Reifens stattdessen oder zusätzlich gemessen werden, vorzugsweise automatisch bzw. selbsttätig, was durch einen Sensor geschehen kann (Absätze [0013]-[0014]), der relativ zum Reifen bewegbar ist bzw. bewegt wird und ein horizontales Profil und/oder zusätzlich auch ein vertikales Profil des Reifens misst (Absätze [0015]-[0016]), wobei insbesondere Triangulationssensoren, Laser-Triangulationssensoren oder Ultraschallsensoren, aber auch andere Sensoren bzw. weggebende Sensoren geeignet sind (Abs. [0014]).

[X.]) und deren Verwendung zur automatischen Positionierung des oder der Messköpfe (Patentansprüche 1, 2, 4 Merkmal [X.]), wobei einerseits die auf unterschiedliche Art erfolgende Zuführung der spezifischen Geometriedaten des Reifens in den Speicher beansprucht wird (Patentansprüche 1, 2 Merkmale [X.], [X.]), während andererseits diese Daten nicht aus einem Speicher abgerufen werden, sondern durch einen Sensor vom zu untersuchenden Reifen selbst ermittelt werden, um den oder die Messköpfe zu posi-tionieren (Patentanspruch 4 Merkmal [X.]).

[X.]ur 3 zeigt einen möglichen Messaufbau, der sowohl für die Prüfung der Oberfläche des Reifens als auch für die Messung der Geometriedaten des Reifens verwendet werden kann (Abs. [0045]).

Soweit der Patentanspruch die im Verfahren verwendeten Gegenstände ergänzend hinsichtlich ihrer Funktion umschreibt, wie nach M1.3 den Messkopf „zur Prüfung der Oberfläche des Reifens“, bilden diese Angaben ebenso wie in den [X.] die „Vorrichtung zum Prüfen von Reifen“ lediglich Geeignetheitskriterien. Sie legen insbesondere die Funktion der Gegenstände nicht auf den angegebenen Zweck fest (BG[X.] GRUR 2010, 1081 - Bildunterstützung bei Katheternavigation; B[X.] Urteil v. 6.12.2011 - 1 Ni 9/10 (EP)), sondern bilden eine Abgrenzung nur insofern, als diese Gegenstände jedenfalls die Eignung aufweisen müssen, der weiteren funktionalen Umschreibung zu genügen.

Gemäß den Merkmalen M1.1 und M1.3 soll die Oberfläche eines Reifens mittels eines [X.], das einen Messkopf enthält, geprüft werden. Dabei bleibt offen, welche Eigenschaften der Oberfläche des Reifens gemessen werden sollen und welche Art von Messkopf dazu verwendet wird (genannt sind als Beispiele: interferometrisch, strukturiertes Licht, Photogrammetrie; Abs. [0017], [0019]).

Außendurchmesser (1) und/oder der Innendurchmesser (2) und/oder die Breite (3) und/oder den Innendurchmesser (4) der Lauffläche des Reifens (7) und/oder die Maulweite (5) des Reifens (7) und/oder die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) genannt (siehe auch Merkmal 1.5 nach Anspruch 1 in der Fassung des [X.]ilfsantrags).

Gemäß Merkmal M1.3 enthält das Prüfsystem einen Messkopf, der zur Prüfung der Oberfläche des Reifens geeignet sein muss.

Gemäß Merkmal [X.] werden der Messkopf oder die [X.] unter Berücksichtigung der Geometriedaten des Reifens zur Prüfung der Oberfläche des Reifens automatisch positioniert. Es werden also die Geometriedaten des Reifens bei der Positionierung der [X.] berücksichtigt; sie können danach bereits im Speicher vorhanden sein oder auch vor der Prüfung erhoben worden sein. Dies versteht der Fachmann dahingehend, dass die [X.] zur Prüfung des Reifens automatisch derart positioniert werden, dass eine ordnungsgemäße Messung stattfinden kann, ihr Abstand zum Reifen also automatisch entsprechend eingestellt wird.

Im Merkmal [X.] ist angegeben, dass die Geometriedaten des Reifens aus einer Datenbank in einen Speicher eingelesen werden. Es ist also eine Datenbank vorhanden, in der die Geometriedaten abgespeichert sind. Über die konkrete Ausbildung der Datenbank ist nichts ausgesagt. Ein Barcode muss dabei nicht verwendet werden.

Im Merkmal [X.] ist angegeben, das die Geometriedaten des Reifens mit [X.]ilfe eines Barcodes in einen Speicher eingelesen werden. Ob dabei zusätzlich noch eine Datenbank verwendet wird, in der die Geometriedaten abgespeichert sind, oder ob bereits im Barcode entsprechende Daten abgespeichert sind, bleibt dabei offen. Über den konkreten Aufbau des Barcodes ist nichts ausgesagt.

Die im Merkmal [X.] genannten vertikal oder horizontal ausgerichteten Sensoren sind so zu verstehen, dass sie in die genannte vertikale oder horizontale Richtung ihre Messstrahlung aussenden und in dieser Richtung den Abstand zum Reifen messen. [X.]ur 2 zeigt eine derartige Vorrichtung zum Prüfen von Reifen mit einem zu prüfenden Reifen in einem Querschnitt und einem vertikal ausgerichteten Triangulationssensor [X.] und einen horizontal ausgerichteten [X.].

Während der Reifen 7 in horizontaler x-Richtung verfahren wird, nimmt der vertikal ausgerichtete Triangulationssensor [X.] ein horizontales Profil auf. Ein zweites, vertikales Profil wird dadurch erhalten, dass der horizontal ausgerichtete [X.] mittels einer Positioniervorrichtung A in vertikaler Richtung z verfahren wird. (Abs. [0039]).

Unter den im Anspruch 6 beanspruchten „vertikalen“ und „horizontalen“ Profilen im Zusammenhang mit horizontal und vertikal ausgerichteten weggebenden Sensoren versteht danach die Lehre des Streitpatents, wie insbesondere auch [X.]. 2 und die zugehörige Beschreibung Absatz [0039] verdeutlichen, die Profile, die sich bei entsprechender vertikaler oder horizontaler Ausrichtung des oder der Sensoren bezogen auf das Messobjekt ergeben, wenn der oder die Sensoren verschoben werden; so entsteht nach Abs. [0039] ein vertikales Profil bei horizontaler Ausrichtung des Sensors und Verschiebung in vertikaler Richtung, während ein horizontales Profil entsteht bei vertikal ausgerichtetem Sensor und horizontaler Verschiebung in x-Richtung. Insofern bildet die Anmeldung ihr eigenes Lexikon.

I. Patentanspruch 1 nach [X.]auptantrag

Der [X.] gegen Patentanspruch 1 erteilter Fassung, welcher nach [X.]auptantrag verteidigt wird, erweist sich hinsichtlich des Angriffs wegen fehlender Ausführbarkeit nach §§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 22 Abs. 1 [X.] als unbegründet, der weitere Angriff wegen fehlender Patentfähigkeit nach §§ 21 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1 [X.] erweist sich jedoch als erfolgreich.

1. Fehlende Ausführbarkeit

Der Senat sieht die durch Patentanspruch 1 geschützte Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach ständiger Rechtsprechung des [X.] ist eine Lehre ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein allgemeines Lösungsschema an die [X.]and gegeben wird. Insbesondere muss auch der Patentanspruch nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (BG[X.] GRUR 2011, 707 Dentalgerätesatz; GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät). Beim erteilten Patent ist hierbei auch nicht notwendig, dass die Lehre des Patents über die gesamte [X.] ausführbar ist (BG[X.] GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung).

Das diesbezüglich bemängelte Merkmal M1.4, wonach der oder die [X.] unter Berücksichtigung der Geometriedaten des Reifens zur Prüfung der Oberfläche des Reifens positioniert werden, ist hinreichend bestimmt. Dabei versteht der Fachmann dieses Merkmal dahingehend, dass die Geometriedaten des Reifens, d. h. dessen Abmessungen, so zur Positionierung des [X.] verwendet werden sollen, dass dieser Messkopf eine korrekte Messung durchführen kann, er also im richtigen Abstand zum Reifen positioniert wird und demnach nicht zu weit weg und auch nicht zu nahe am Reifen mit eventueller Kollisionsgefahr positioniert wird.

Auch hinsichtlich des Merkmals [X.], welches nur einen Barcode und keine Datenbank erwähnt, die die Geometriedaten aufweist, besteht bei der gebotenen Auslegung keine unvollständige Information hinsichtlich der einzusetzenden Mittel, aus welcher ein Mangel an Ausführbarkeit folgt. Denn die Anspruchsformulierung „mit [X.]ilfe eines Barcodes“ schließt weder die Einbeziehung einer gesonderten Datenbank in die technische Anweisung zur Ausgestaltung der Lehre aus noch wird die Ausgestaltung des Barcodes konkret bestimmt, so dass dieser bereits selbst auch Daten enthalten kann, welche eine „Datenbank“ bilden, so wenn die Barcodedaten bereits selbst Geometriedaten des Reifens enthalten. Dies erschließt sich dem Fachmann unter Einsatz seines Fachwissens ohne weiteres und kann eine fehlende Ausführbarkeit deshalb nicht begründen.

2. Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 und 16 nach [X.]auptantrag

Die Lehre nach den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 16 erweist sich gegenüber der [X.] bereits nicht als neu.

2.1 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist nicht neu gegenüber dem aus der [X.] bekannten Stand der Technik.

M1.1].

[X.] beansprucht ist.

M1.3].

den Abstand des [X.] zum Prüfobjekt, sowie die notwendige Anzahl von Messabschnitten, die zur vollständigen Erfassung der zu untersuchenden Oberfläche benötigt werden, festzulegen. Diese Festlegungen führen dann zu Prüfmaschinenparametern, wie z. B. den Schrittmotor- und Achspositionen, der Anzahl der Sektoren usw. Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird das Konturmeßsystem zusätzlich dazu verwendet, um auch diese Parameter zu bestimmen. Die vom Konturmeßsystem gelieferten Daten können dabei entweder vom Bediener einen Soll/[X.] ermöglichen, oder zur vollautomatischen Positionierung des [X.] dienen.“, wobei die gelieferten Daten den Geometriedaten des Reifens entsprechen) [= Merkmal M1.4].

Damit sind jedoch bereits alle Merkmale des Gegenstandes gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 aus der [X.] bekannt. Die [X.] hat dieser Auffassung im Übrigen auch nicht wi[X.]prochen.

2.2 Der auf eine Vorrichtung zum Prüfen von Reifen gerichtete Gegenstand des erteilten [X.] 16 ist ebenfalls nicht neu gegenüber dem aus der [X.] bekannten Stand der Technik, da er in den Merkmalen M16.1 bis M16.2.2 lediglich die Teile der Vorrichtung zur Durchführung der Verfahrensmerkmale M1.1 bis M1.3 gemäß Patentanspruch 1 benennt und damit inhaltlich nicht über Anspruch 1 hinausgeht.

2.3 Die weiteren erteilten Unteransprüche bedürfen bereits deshalb keiner weiteren Erörterung, weil die Patentinhaberin eine weitere isolierte Verteidigung für die Fassung nach [X.]auptantrag im [X.]inblick auf den geltend gemachten [X.]ilfsantrag ausdrücklich nicht geltend gemacht hat ([X.], 46-50, Ionenaustauschverfahren). Auf die Frage, ob diese als lediglich vorteilhafte Weiterbildungen bereits für nichtig zu erklären sind, weil weder geltend gemacht wird noch sonst ersichtlich ist, dass die zusätzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen (BG[X.] GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung), es sich also nicht nur um bloße „echte“ Unteransprüche handelt (hierzu [X.]/Busse [X.] § 82 Rn. 52; [X.] Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl. Rn. 263) kommt es deshalb wegen des vorrangigen Willen des [X.] nicht an (hierzu B[X.] Urt. v. 12.3.2013 - 4 Ni 13/11 – Dichtungsring).

I. Zulässigkeit der geänderten Patentansprüche

Der Senat sieht die nach [X.]ilfsantrag aufgestellten Patentansprüche sämtlich als zulässig an, da sie inhaltlich eine zulässige Beschränkung des [X.] darstellen und auch die Aufstellung der neuen nebengeordneten Ansprüche 2, 4 und 7 sowie der hierauf ausgerichteten [X.] 3, 5 und 6 sowie 8-14 jedenfalls deshalb als zulässig anzusehen ist, weil die so gewählte Beschränkung des erteilten Patents durch den [X.] fehlender Patentfähigkeit veranlasst ist.

1. Zulässigkeit von [X.] und hierauf ausgerichteter Unteransprüche

Nach einhelliger Auffassung ist die auch im [X.] mögliche Beschränkung des Streitpatents auf ihre Zulässigkeit zu prüfen, wobei diese Prüfung nicht auf die Nichtigkeitsgründe nach §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 [X.] reduziert ist, sondern erweitert auch diejenigen Voraussetzungen für die Erteilung von Patentansprüchen umfasst (BG[X.] GRUR 1998, 901 – Polymermasse; B[X.] [X.], 609 - [X.]; [X.] Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl. Rn. 278), soweit diese Anwendung finden können. Insoweit kommt mangels einer der Vorschrift des Art. 101 Abs. 3 EPÜ entsprechenden Bestimmung allerdings nur eine analoge Anwendung in Betracht, d. h. insbesondere solcher Vorschriften des [X.] und der [X.], deren Grundgedanke auch bei Beschränkung eines Patents im [X.] gerechtfertigt erscheinen (zur Analogie im Verfahrensrecht [X.] ZPO, 30. Aufl. [X.]. Rn. 93 ff.; zum Patentverfahren BG[X.] GRUR 1997, 890 - [X.]). Andernfalls würden der Normzweck der auch im [X.] möglichen Selbstbeschränkung erteilter Patente sowie die Grenzen zulässiger Analogiebildung missachtet.

1.1 Wesentlich ist insoweit, dass die beschränkte Verteidigung von einer unzulässigen Neugestaltung des Patents zu unterscheiden ist und sich die Selbstbeschränkung sachlich immer in dem durch das Beschränkungsverfahren, wie es in § 64 [X.] für die isolierte Beschränkung geregelt ist, vorgegebenen Rahmen halten muss. Eine Neugestaltung des Patents ist dagegen im Einspruchs- oder [X.] nicht mehr möglich und dem Anmeldeverfahren vorbehalten und zwar losgelöst von der Frage, ob die neu gestaltete Lehre eine andere Lehre - ein aliud - begründet oder nicht (BG[X.] GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul). Insoweit steht vorliegend außer Streit, dass sich die nach den geänderten Patentansprüchen verteidigte Lehre inhaltlich nicht als aliud darstellt.

Die Klägerin macht jedoch geltend, dass die Aufstellung erstmaliger nebengeordneter Patentansprüche bereits deshalb unzulässig sei, weil dies eine Neugestaltung des Patents darstelle, dem Gebot der Einheitlichkeit wi[X.]preche und die [X.] eine erforderliche Veranlassung nicht dargelegt habe.

Diese Auffassung teilt der Senat nicht. Die erstmalige Aufstellung oder die [X.]inzufügung weiterer nebengeordneter Patentansprüche kann, wie der Anspruchssatz nach [X.]ilfsantrag belegt und von der Klägerin auch nicht in Abrede gestellt wird, ohne weiteres eine inhaltliche Beschränkung der geltenden Lehre darstellen. Auch begründet insbesondere der Umstand, dass sich die Anzahl der Ansprüche oder ihre Darstellung in Form der [X.] von der erteilten Fassung des Streitpatents unterscheidet, nicht als solcher bereits eine unzulässige Neugestaltung des Patents. Dies gilt auch dann, wenn man zutreffender Weise für die Bewertung einer zulässigen Änderung und Frage der Abgrenzung der Beschränkung von der Neugestaltung nicht nur auf den Inhalt abstellt, sondern auch formale Aspekte einbezieht, wie sie in § 34 Abs. 5 [X.] i. V. m. § 9 Abs. 5 [X.] für die Einheitlichkeit gefordert sind, oder aber die weiteren in der [X.] zur Fassung von Patentansprüchen und Beschreibung enthaltenen weiteren Ordnungsvorschriften einbezieht.

Denn die Anwendung derartiger Vorschriften muss dort ihre Grenze finden und kann nicht als Argument einer Neugestaltung herangezogen werden, wo die Vorschriften ihren Zweck mit der Erteilung des Patents erfüllt haben und sich bereits deshalb eine analoge Anwendung verbietet. Es ist deshalb anerkannt, dass das im Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahren geltende Gebot der Einheitlichkeit im Einspruchs- und [X.] entgegen der Auffassung der Klägerin keine Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Beschränkung eines erteilten Patents bildet und die im Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahren geltenden Ordnungsvorschriften nach § 34 Abs. 5 [X.] i. V. m. § 9 Abs. 5 [X.] für das Gebot der Einheitlichkeit bzw. nach Art. 82 EPÜ i. V. m. Regel 43 Abs. 2 [X.] für das [X.] deshalb für die erweiterte Zulässigkeitsprüfung der Beschränkung eines erteilten Patents unbeachtlich sind ([X.]/[X.] [X.] 9. Aufl., § 34 Rn. 248; [X.]/Schwarz/Benkard [X.] 11. Aufl., § 34 Rn. 94 f., 95; a. A. B[X.] Urt. v. 11.2.2015, 5 Ni 8/13 (EP); [X.] [X.]. [X.] 1992/253 - Einheitlichkeit/[X.]). Der Senat teilt diese Auffassung. Denn diese Ordnungsvorschriften haben ihren Ordnungszweck mit der Erteilung des Patents erfüllt, zumal auch beim erteilten Patent dem Patentinhaber, an[X.] als im Anmeldeverfahren keine Möglichkeit mehr bleibt, durch eine Teilung auf einen derartigen Zulässigkeitseinwand zu reagieren (siehe auch [X.] T 263/05 ABl. 2008, 329).

Insoweit ist bei der Grenzziehung analoger Anwendung von Vorschriften, welche das Anmeldeverfahren betreffen, und insbesondere auch für die Beurteilung der Zulässigkeit von beschränkenden Änderungen und deren Abgrenzung zur Neugestaltung einzubeziehen, der Sinn und Zweck dieser Bestimmungen unter Berücksichtigung der für Verfahrensnormen geltenden Auslegungsgrundsätze, wie dem Verbot übertriebener Formstrenge, eines prozessökonomischen Verfahrens und einer materiellrechtsfreundlichen Auslegung (vgl. [X.] ZPO, 30. Aufl. [X.]. Rn. 93 ff.; [X.]/Busse [X.] 7. Aufl. vor § 73 Rn. 46 ff.) sowie die berechtigten Interessen des [X.]. Deshalb darf auch nicht vernachlässigt werden, dass im Gegensatz zur Situation im Prüfungsverfahren erst der Angriff auf das erteilte Patent die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer bestimmten Anspruchsfassung für den Patentinhaber erkennbar macht. Das gilt insbesondere auch im [X.]inblick darauf, dass die dem Patentinhaber im Rahmen zulässiger Selbstbeschränkung zugebilligte Gestaltungsrecht ein bereits erteiltes Patent betrifft und deshalb in besonderem Maße die Möglichkeit einer effektiven und auf größtmöglichen Rechtserhalt gerichteten Verteidigung des Patents zu beachten ist, mithin übertriebene Kleinlichkeit zu vermeiden ist ([X.] [X.], 248; [X.] Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl. Rn. 278; [X.]. [X.], 571, 574, Augenmaß fordernd).

1.2 Nichts anderes muss auch für die weiteren, das Anmeldeverfahren betreffenden Vorschriften gelten, soweit deren Anwendung mit der Erteilung des Patents nicht mehr gerechtfertigt erscheint, so insbesondere auch Formvorschriften für die Aufstellung von Patentansprüchen. Auch diese können deshalb insoweit nicht das Argument einer unzulässigen Neugestaltung des Patents begründen. Dies gilt auch für die Frage, ob und in welchem Umfang die Bildung nebengeordneter Ansprüche zulässig ist. Insofern enthält § 9 [X.] bereits keine Aussage über Begrenzungen bzw. Fallgruppen zulässiger [X.], an[X.] als Regel 43 Abs. 2 AOEPÜ zum europäischen Einspruchsverfahren, z. B. nebengeordnete Ansprüche für Alternativlösungen, sofern eine Formulierung innerhalb eines Anspruchs nicht zweckmäßig erscheint. Bereits deshalb kann allein in der beschränkenden Umformulierung eines Patentanspruchs als nebengeordneter Anspruch keine unzulässige Neugestaltung gesehen werden. Darüber hinaus hat sich für derartige, auf die Erteilung des Patents abzielende Ordnungsvorschriften mit Erteilung des Patents ihr Zweck, das Prüfungsverfahren sinnvoll zu strukturieren und den Prüfungsaufwand durch Begrenzung von [X.] vertretbar zu halten, relativiert oder erledigt. Beachtlich können sie jedoch nur sein, soweit auch die Neuformulierung erteilter Patentansprüche mit dem Sinn und Zweck dieser Bestimmungen in Konflikt gerät (ebenso, aber auch weitergehend B[X.]E 52, 195 = [X.] 2011, 380 – Bearbeitungsstation; zur Beschreibung B[X.] 26.3.1997 7 W (pat) 64/95; vgl. auch [X.] Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl. Rn. 278).

Der Senat sieht deshalb auch für die vorliegend in Rede stehende Frage der Bildung nebengeordneter Patentansprüche beim Angriff wegen fehlender Patentfähigkeit keinen Anlass, von der bereits zum Angriff fehlender Ausführbarkeit bestätigten Zulässigkeit der Bildung von nebengeordneten Ansprüchen und hierauf ausgerichteter [X.] abzuweichen ([X.], 487 - Fixationssystem; ebenso für die Zulässigkeit nebengeordneter Ansprüche [X.] [X.], 248, 250; [X.] Patentnichtigkeitsverfahren Rn. 285, 306, die Aufstellung weiterer abhängiger Ansprüche jedoch mangels Rechtsschutzbedürfnis im [X.] verneinend; zum EPÜ [X.] T 263/05 ABl. 2008, 329, Singer/[X.] EPÜ Art. 101 Rn. 106 m. w. N.). Denn ebenso wie in der Entscheidung „Fixationssystem“, welche jeweils unterschiedliche und von dem Patentanspruch 1 erteilter Fassung umfasste Ausführungsformen betraf, liegt auch vorliegend eine inhaltlich ausschließlich beschränkende Verteidigung des Streitpatents vor (a. A. B[X.] Urt. v. 11.2.2015, 5 Ni 8/13 (EP)).

So enthält die Fassung der neuen nebengeordneten [X.] und 4 gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 eingeschränkte alternative Ausführungsformen mit den hierauf ausgerichteten [X.]n 3, 5 und 6, während der Vorrichtungsanspruch 7 bereits in der geltenden Fassung als abhängig formulierter Nebenanspruch vorhanden war, inhaltlich aber durch Aufnahme weiterer Merkmale und die Bezugnahme auf die neugefassten [X.] beschränkt ist. Dies gilt auch für die weiteren, auf Anspruch 7 rückbezogenen [X.] 8-14, welche übernommene Formulierungen der erteilten Fassung (ursprüngliche Ansprüche 17 bis 21) bzw. eine Präzisierung des geltenden Anspruchs 8 darstellen, die in der Beschreibung in den Absätzen [0039] und [0040] erläutert sind. Trotz der somit im Ergebnis vollständigen Neufassung des [X.] liegt danach keine unzulässige Neugestaltung des Patents vor. Im Übrigen entspricht die mit den Ansprüchen 1, 2 und 4 gewählte Form als nebengeordneten Ansprüchen, welche theoretisch auch in einem Anspruch hätte formuliert werden können, der für [X.] Patente mit Regel 43 Abs. 2 [X.] ausdrücklich für das Erteilungsverfahren anerkannten Fallgruppe, da nur so die jeweils abhängigen [X.] entsprechend angepasst formuliert werden konnten. Eine unzulässige Neugestaltung kann deshalb hierin nicht gesehen werden.

1.3. Der Senat bejaht auch die von der Klägerin aufgeworfene weitere Frage der von der [X.]n in Abrede gestellten Veranlassung für eine derartige Verteidigung und beschränkende Fassung durch den gegenständlichen [X.] wegen fehlender Patentfähigkeit. Insoweit wird die Auffassung vertreten, ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse für eine Beschränkung des angegriffenen Patents durch Aufstellung neuer bzw. nebengeordneter Ansprüche müsse nicht durch den [X.] veranlasst sein, sondern finde seine Rechtfertigung bereits in einem allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis, wie z. B. darin, durch die angestrebte Neuformulierung eine bessere Durchsetzungsmöglichkeit des beschränkten Patents zu erzielen (so [X.] [X.], 248, 251; so auch zur Aufstellung neuer Unteransprüche bereits B[X.]E 44, 240 = GRUR 2002, 327, 330 - Erstes Impulssignal).

Wie der Senat bereits in der Entscheidung „Fixationssystem“ angesprochen hat, kann dieser Auffassung zwar den Gedanken der [X.] und der Vermeidung des isolierten Beschränkungsverfahrens nach § 64 [X.] für sich reklamieren (vgl. B[X.] [X.], 487 - Fixationssystem); andererseits erscheint die Forderung nach einer durch den Angriff „veranlassten“ Beschränkung nicht unberechtigt (so auch B[X.] Beschl. v. 28.7.2008 - 9 W (pat) 405/05; B[X.]E 49, 84 = [X.] 2006, 212 - Sektionaltorblatt, grundsätzlich die Zulässigkeit für nebengeordnete Ausführungsformen verneinend, aber Ausnahmen aus [X.] nicht ausschließend; zu [X.]n B[X.]E 43, 230 = [X.] 2001, 223 - Spülgut), die letztlich Ausdruck der Forderung nach einem qualifizierten Rechtsschutzinteresse ist und insbesondere auch nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des [X.] und von Regel 43 [X.] aufgestellt wird (vgl. [X.] in Singer/[X.] EPÜ 6. Aufl. Art. 101 Rn. 106 m. w. N. zur [X.] mit eingehender Begründung [X.] T 263/05 ABl. 2008, 329). Diese Frage kann vorliegend jedoch letztlich unbeantwortet bleiben.

[X.] „automatisch“ und [X.] „aus einer Datenbank“) eine weitergehende überschießende Beschränkung der bisherigen Ausführungsformen und alternativen Lösungen nur durch die Bildung der nebengeordneten Ansprüche 2 und 4 möglich war, nämlich mit dem zu [X.] alternativen Merkmal [X.] „mithilfe eines Barcodes) bzgl. Anspruch 2 und mit Merkmal [X.] bzgl. des Anspruchs 4, der unter Wegfall der Merkmale [X.], [X.] nicht die Generierung der Geometriedaten aus einem Speicher fokussiert, sondern deren konkrete Messung, wie sie in den erteilten Ansprüchen 7 und 8 ff. für den unbeschränkten [X.]auptanspruch 1 erteilter Fassung geschützt war.

2. Zulässigkeit im Übrigen

Auch sieht der Senat die Zulässigkeit der Anspruchsfassung nach [X.]ilfsantrag als zulässig an, da die Gegenstände sämtlicher geänderter Patentansprüche in Einklang mit §§ 21 Abs. 1 Nr. 2-4, 22 Abs. 1 [X.] und ursprünglich offenbart wie auch den Schutzumfang der geltenden Patentensprüche nicht erweitert an. Insbesondere teilt der Senat auch nicht die von der Klägerin geltend gemachten Bedenken hinsichtlich der Ausführbarkeit der Lehre nach dem geänderten Unteranspruch 6.

2.1 Insoweit sieht der Senat sich hinsichtlich einer möglichen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung zu folgenden Bemerkungen veranlasst:

[X.] und [X.] beanspruchte automatische Positionierung der Messköpfe unter Berücksichtigung der Geometriedaten des Reifens ist in den Abschnitten [0008] („Wenn die Geometriedaten des Reifens bekannt sind, also in dem Speicher des Prüfsystems abgelegt sind, ist es möglich, den oder die Messköpfe, die zur Prüfung der Oberfläche des Reifens dienen, automatisch zu positionieren. [X.]ierdurch kann das Verfahren zum Prüfen des Reifens automatisiert werden.“), [0032] („Für die vollautomatische Prüfung […]“) und [0051] („Durch die Erfindung wird ein vollautomatisches Prüfgerät geschaffen.“) ursprünglich offenbart.

[X.]ier ist keine konkrete Ausführungsform der automatischen Prüfung dargelegt, sondern diese ist nur allgemein erwähnt. Dies steht der ursprünglichen Offenbarung jedoch nicht entgegen, da auch in den geltenden Ansprüchen 1, 2, 2a, 4 und 7 nur allgemein eine automatische Prüfung beansprucht wird.

[X.] beanspruchten speziellen Geometriedaten des Reifens sind in den erteilten Unteransprüchen 2 bis 5 offenbart (betrifft die geltenden Ansprüche 1, 2 und 4).

[X.], wonach die Geometriedaten des Reifens aus einer Datenbank in einen Speicher eingelesen werden (Anspruch 1), und [X.], wonach die Geometriedaten des Reifens mit [X.]ilfe eines Barcodes in einen Speicher eingelesen werden (Anspruch 2), sind in den Abschnitten [0012] („Die Geometriedaten des Reifens können in den Speicher eingegeben werden, was insbesondere manuell geschehen kann. Stattdessen oder zusätzlich können die Geometriedaten des Reifens in den Speicher eingelesen werden, beispielsweise aus einer Datenbank, was insbesondere auch über das [X.] geschehen kann.“) und [0037] („Die erwähnten Geometriedaten…können manuell eingegeben und/oder eingelesen werden, insbesondere aus einer Datenbank und/oder mit [X.]ilfe eines Barcodes.“) ursprünglich offenbart.

[X.] ist in den Absätzen [0039] und [0040] ursprünglich offenbart.

2.2 Ausführbarkeit der Lehre nach Patentanspruch 6

Den Angriff der Klägerin auf fehlende Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents teilt der Senat nicht. Was unter den im Anspruch 6 beanspruchten vertikalen und horizontalen Profilen im Zusammenhang mit horizontal und vertikal ausgerichteten weggebenden Sensoren zu verstehen ist, ergibt sich für den Fachmann in eindeutiger Weise anhand der [X.]ur 2 und der zugehörigen Beschreibung Absatz [0039]. Insofern bildet die Anmeldung ihr eigenes Lexikon.

II. Patentfähigkeit der Patentansprüche 1, 2, und 4 gemäß [X.]ilfsantrag

Der Senat sieht den [X.] wegen fehlender Patentfähigkeit als begründet an, da sich die jeweilige Lehre der nunmehr nebengeordneten Ansprüche 1, 2, 4 und 7 durch die [X.] als nahegelegt und deshalb als nicht erfinderisch erweist und die Beklage das Streitpatent nicht weitergehend, insbesondere nicht im Sinne einer isolierten Verteidigung der [X.] verteidigt hat.

1. Patentfähigkeit von Patentanspruch 1:

[X.] in den Patentansprüchen 1, 2 und 4, wonach die Messköpfe unter Berücksichtigung der Geometriedaten des Reifens zur Prüfung der Oberfläche des Reifens automatisch positioniert werden, ist ebenfalls bereits aus der [X.] bekannt (vgl. den Absatz [0009]: „Die vom Konturmesssystem gelieferten Daten [d. h. Geometriedaten des Reifens] können dabei […] zur vollautomatischen Positionierung des [X.] dienen.“).

[X.] betrifft die konkret genannten Geometriedaten des Reifens, nämlich den Außendurchmesser und/oder den Innendurchmesser und/oder die Breite und/oder den Innendurchmesser der Lauffläche des Reifens und/oder die Maulweite des Reifens und/oder die Kontur der Seitenwand des Reifens. Sie stellen dabei auch nach Meinung der [X.]n lediglich dem Fachmann allgemein bekannte Geometriedaten dar.

Da bei der [X.] sowohl die gesamte innere wie äußere Oberfläche und auch die Kontur des Reifens (vgl. die Abschnitte [0005] bis [0007] in denen die Oberflächenmessung und die Konturmessung des Reifens beschrieben ist) erfasst werden, umfassen die ermittelten Geometriedaten zwangsläufig auch die oben konkret genannten beanspruchten Geometriedaten des Reifens.

[X.] beansprucht, dass die Geometriedaten des Reifens aus einer Datenbank in einen Speicher eingelesen werden.

Die Geometriedaten werden bei der [X.] (vgl. die Abschnitte [0009], [0013] und [0014] während der Konturmessung durch ein Bildverarbeitungssystem ermittelt und in einem Speicher gespeichert. Sie werden somit bei der [X.] gemessen und nicht aus einer Datenbank in den Speicher eingelesen.

Da Reifen jedoch üblicherweise standardisiert sind und ihre Geometriedaten damit bereits bekannt sind, ist eine individuelle Messung jedes einzelnen Reifens überflüssig und der Fachmann wird einfach auf die bekannten (und evtl. bereits früher ermittelten) Geometriedaten des Reifens zurückgreifen. Dabei ist es für den Fachmann nahegelegt, diese bekannten Geometriedaten in der allgemein bekannten Form einer (auch im Streitpatent nicht näher charakterisierten) Datenbank abzulegen und die Geometriedaten bei Bedarf zur Benutzung bei der Positionierung der [X.] in den Speicher zu übertragen bzw. einzulesen.

2. Patentfähigkeit von Patentanspruch 2:

[X.] beansprucht, dass die Geometriedaten des Reifens mit [X.]ilfe eines Barcodes in einen Speicher eingelesen werden.

Auch die Verwendung eines Barcodes ist für den Fachmann bei den oben genannten standardisierten Reifen nahegelegt, da Barcodes allgemein bekannt sind und als Kennzeichnung für standardisierte Produkte dienen, mit deren [X.]ilfe das Produkt betreffende Daten, die auch aus einer Datenbank stammen können oder direkt in dem Barcode gespeichert sein können, in einen Speicher eingelesen werden (vgl. z. B. die üblichen Registrierkassen). Dabei die Geometriedaten des Reifens, die diesen charakterisieren, zu übertragen und in einen Speicher einzulesen ist für den Fachmann nahegelegt.

3. Patentfähigkeit von Patentanspruch 4

[X.] beansprucht, dass die Geometriedaten des Reifens durch einen vertikal ausgerichteten, weggebenden Sensor ([X.]) und durch einen horizontal ausgerichteten, weggebenden Sensor (V) gemessen werden.

Bei der [X.] sind zur Messung der Geometriedaten des Reifens bei der Konturmessung weggebende Sensoren vorgesehen. So zeigt die [X.]ur 1b mit Beschreibung (insbesondere die Abschnitte [0006], [0007], [0013] und [0014]) einen Sensor (Kamera 3) der horizontal ausgerichtet ist und eine Triangulationsmessung mit [X.]ilfe linienförmiger [X.] durchführt und damit die Geometriedaten des Reifens misst.

Da bei der Bestimmung der Geometriedaten auch die Fläche des Reifens eine Rolle spielt und deshalb gemessen werden soll, sind sowohl Messungen der horizontalen wie auch der vertikalen Geometriedaten des Reifens nötig. Deshalb ist es für den Fachmann nahegelegt, dafür zusätzlich zur horizontalen Ausrichtung auch noch die vertikale Ausrichtung zu bestimmen und dafür zusätzlich zum horizontal ausgerichteten weggebenden Sensor auch noch einen vertikal ausgerichteten weggebenden Sensor vorzusehen. [X.]inweise gibt ihm die [X.] dabei in der [X.]ur 5, bei der zur Messung der Strukturdefekte des Reifens zwei senkrecht zueinander angeordnete Sensoren (Messkopf 14) vorgesehen sind. Da die Messsensoren zur Messung der Strukturdefekte und die Konturmesssensoren des Reifens identisch sein können (vgl. Spalte 4, letzter Absatz: „Die Kamera zur Erfassung der [X.] und die Kamera des interferometrischen [X.] sind ferner vorzugsweise identisch, […]“) ist es für den Fachmann nahegelegt, diese senkrecht zueinander stehende Anordnung der Sensoren auch bei der Messung der Geometriedaten zu verwenden. Dabei können diese Richtungen auch die vertikale und horizontale Richtung sein, da diese ebenfalls senkrecht aufeinander stehen.

4. Patentfähigkeit von Patentanspruch 7:

M16.2 bis M16.2.2 und [X.] inhaltlich den Merkmalen M1.1 bis M1.3 und [X.] entsprechen und somit, wie bereits oben ausgeführt, bereits aus der Druckschrift [X.] bekannt sind, ist auch der gemäß Merkmal [X.] auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche gerichtete Nebenanspruch 7 aus den gleichen Gründen, wie die Ansprüche auf die er sich rückbezieht, für den Fachmann nahegelegt.

5. Unteransprüche 3, 5, 6 8-14:

Da der Vertreter der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich auf eine gesonderte Verteidigung auch der [X.] nach [X.]ilfsantrag verzichtet hat, bedurfte es aus den genannten Gründen bereits aufgrund der fehlenden Verteidigung dieser Ansprüche keine weiteren Sachprüfung und das Streitpatent war vollumfänglich für nichtig zu erklären.