Bundespatentgericht: 26 W (pat) 503/18 vom 20.11.2019

26. Senat

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Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 220 187.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. November 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe

I.

1

Die Wortfolge

2

Lignin Welding

3

ist am 30. Juni 2017 unter der Nummer 30 2017 220 187.4 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der Klassen 6, 7 und 20.

4

Mit Beschluss vom 8. November 2017 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren

5

Klasse 7: Befestigungs- und Verbindungsmaschinen, -geräte und -apparate; Elektrisch betätigte Werkzeuge; Elektrische Heftgeräte; Hydraulisch angetriebene Werkzeuge [Maschinenteile]; Mechanisch betätigte Werkzeuge; Motorbetriebene Werkzeuge; Pneumatische Werkzeuge;

6

Klasse 20: Befestigungsmaterial; Befestigungsmaterial, nicht aus Metall; Befestigungsnägel, nicht aus Metall; Halteklammern, nicht aus Metall, zur Befestigung von Platten; Nägel, nicht aus Metall; Schrauben, nicht aus Metall.

7

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Marke aus den Begriffen „Lignin“ für „Holzstoff, Lignin; Verholzung bewirkender farbloser, fester Stoff, der neben der Zellulose wichtigster Bestandteil des Holzes ist“ und „Welding“, das mit „Schweißen, Schweißung, Verschweißung“ übersetzt werde, zusammengesetzt sei. In ihrer Gesamtheit, die keine ungewöhnliche Struktur aufweise, vermittle sie einen Sachhinweis im Sinne von Holzstoff-/Lignin-Schweißen, der von einem erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise verstanden werde. Eine Internetrecherche belege, dass im einschlägigen Warensektor Schweißverfahren nachweisbar seien, die Holz miteinander verbänden, wobei das Verschweißen auf einer thermoplastischen Veränderung des Lignins beruhe. Bei der Beschreibung solcher Schweißverfahren fänden die dem Verkehr geläufigen Einzelbestandteile des angemeldeten Zeichens in Wortverbindungen wie „Eco-Welding“ oder in Alleinstellung wie „Lignin“ Verwendung. Mit diesem Bedeutungsgehalt weise das Wortzeichen lediglich auf die Art und Bestimmung der zurückgewiesenen Waren der Klassen 7 und 20 hin. Alle Werkzeuge, Maschinen und Befestigungsmaterialien könnten für das Zusammenfügen und Verbinden von Holz durch thermoplastische Veränderung des Lignins bestimmt und geeignet sein oder im Rahmen eines solchen Schweißverfahrens zur Anwendung gelangen bzw. eingesetzt werden.

8

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, der chemische Fachterminus „Lignin“, der eine Gruppe phenolischer Makromoleküle bezeichne, die sich aus verschiedenen Monomerbausteinen zusammensetzten, als feste Biopolymere in die pflanzliche Zellwand eingelagert würden und dadurch eine Verholzung der Zelle bewirkten, sei für den deutschen Verbraucher völlig unverständlich und weise insbesondere mit der Bezeichnung „Welding“ keinen beschreibenden Inhalt auf. Die beanspruchten Befestigungsmaschinen, Werkzeuge und Befestigungsmaterialien hätten weder zu „Lignin“ noch zu „Welding“ irgendeine Verbindung. Sie, die Anmelderin, verwende die beanspruchte Wortfolge seit langem zur Bezeichnung ihrer hitzegehärteten bzw. geschweißten Holznägel. Im Hinblick auf ein Unterlassungsbegehren eines Wettbewerbers, der eine Verwechslung mit dem Begriff „Woodwelding“ behaupte, bestehe ein Bedürfnis nach Klärung der Schutzfähigkeit.

9

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 8. November 2017 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 23. September 2019 ist die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 3, Bl. 18 – 38R GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Lignin Welding“ als Marke steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher insoweit zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

Lignin Welding“ nicht. Zumindest der Fachverkehr hat ihm schon zum Anmeldezeitpunkt, am 30. Juni 2017, ohne besonderen gedanklichen Aufwand eine Sachaussage über die Art und Bestimmung der zurückgewiesenen Waren der Klassen 7 und 20 entnommen, es aber nicht als betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst.

aa) Von den beschwerdegegenständlichen Produkten werden vorwiegend Fachverkehrskreise aus dem holzverarbeitenden Gewerbe, dem Möbelbau und insbesondere dem Baugewerbe angesprochen. Soweit sich die Waren auch an Heimwerker richten können, kommen ergänzend auch breite Endverbraucherkreise in Betracht, wobei insoweit auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Wörtern „Lignin“ und „Welding“ zusammen.

, Anlagenkonvolut 1a zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Das englische Nomen „welding“ steht im Deutschen für „Schweißen, Schweißung, Verschweißung“ (https://www.dict.cc/?s=welding), „Schweißarbeit“ oder „Schweißtechnik“ (https://dict.leo.org/englisch-deutsch/welding, jeweils Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis). Das substantivierte Verb „Schweißen“ bedeutet „Teile, Gegenstände aus Metall oder Kunststoff unter Anwendung von Wärme, Druck fest zusammenfügen, miteinander verbinden“ (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/schweißen), Metallteile mittels großer Hitze zusammenfügen (PONS Wörterbuch, https://de.pons.com/...) oder Bauteile unter Anwendung von Wärme und Druck unlösbar verbinden (https://www.wortbedeutung.info/schweißen/). Es bezeichnet auch eine Gruppe von Fügeverfahren zum dauerhaften Verbinden von zwei oder mehr Werkstücken (https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Fen, jeweils Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) Die Verbindung der Begriffe „Lignin“ und „Welding“ zu dem Gesamtbegriff „Lignin Welding“ ist sprachüblich und grammatikalisch regelgerecht gebildet, wie die Wortkombinationen „arc welding“, „electrofusion welding“ und „gas welding“ zeigen (www.dict.cc, Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis). Ferner sind Wortzusammensetzungen, die aus einer vorangestellten Materialbezeichnung und dem nachgestellten Wort „schweißen“ bzw. „welding“ bestehen, bereits bekannt, wie z. B. im Deutschen „Metallschweißen“ oder „Kunststoffschweißen“ (vgl. fischer-st.de/schweissverfahren/metallschweissen/; wiki.induux.de/Kunststoff-schwei%C3%9Fen) und im Englischen „metal welding“, „iron welding“, „aluminium welding“, „resin welding“ usw. (jeweils Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis).

dd) Die sprachüblich nach dem Muster eines typischen Fachbegriffs aus Standardbegriffen der Holzmaterialkunde und der Befestigungstechnik gebildete Wortkombination „Lignin Welding“ mit der Bedeutung „Holzschweißen“ ist daher in ihrer Gesamtheit zum Anmeldezeitpunkt zumindest von den angesprochenen Fachkreisen, deren Verständnis allein ausschlaggebend sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 507/17 – SMART SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 18/13 – CID; 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido), verstanden worden als Bezeichnung eines Verfahrens zur Verbindung von Holzteilen ohne den Einsatz von Zusatzstoffen unter Anwendung sehr schneller Reibung und hohen Drucks mit der Folge, dass die durch die Reibung erzeugte Hitze die Molekülketten der Zellulose und des Lignins zu einer dickflüssigen, leimartigen Masse verwandelt, die bei Beendigung der Reibbewegung als Schweißfuge augenblicklich abkühlt und aushärtet (vgl. z. B. www.holzkurier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschweißen..., Anlagenkonvolut 6 zum gerichtlichen Hinweis; https://www.wohnnet.at/bauen/bauvorbereitung/holz-schweissen-21590375).

ee) Eine Internetrecherche des Senats hat sowohl im vorliegenden als auch im Parallelverfahren BPatG 26 W (pat) 502/18 über die Belege des DPMA hinaus ergeben, dass entsprechende Verfahren bereits vor über zehn Jahren vor allem in schweizerischen Forschungseinrichtungen entwickelt worden sind und zeitnah darüber in der deutschsprachigen Fachpresse berichtet worden ist, so dass zumindest der Fachverkehr bereits seit etwa 2005 den Fachbegriff „Holzschweißen“ und damit auch den gleich bedeutenden englischen Fachterminus „Lignin Welding“ kannte:

- „Holz schweißen … Holzschweißen ermöglicht sehr feste Materialverbindungen bei kurzen Abbindezeiten. ...“ (Veröffentlichung der WoodWelding SA vom 1. März 2000;

- „… Daher nennt man die Methode auch „wood welding technology“ (Holz-Schweißen). Das Verfahren wurde vom Inhaber des Patents ... entwickelt. Vorgestellt worden war dieses Verfahren ca. im Jahre 2005“. (https://wtp.hoechsmann.com/de/lexikon/23203/mpk_300).

- „HSB: Europas wichtigste Auszeichnung für Innovation im Holzbereich erhalten – Erfolg für ein Forscherteam der Hochschule für Architektur, Bau und Holz HSB Biel: Das Projekt „Holzschweissen ohne Einsatz von Klebstoff“ ist mit dem österreichischen Schweighofer Prize für Innovation im Bereich Holztechnologie ausgezeichnet worden. … Mittlerweile gelingt das Holzschweissen … auch ohne Verbindungsmittel. … Im Rahmen einer Galaveranstaltung wurde der Preis am 13. Juni 2005 im Wiener Rathaus offiziell überreicht …“ (das-holzportal.com, Die zentrale Plattform der Holzbranche, www.woodcoop.de/news.php; Meldung vom 14. Juni 2005 auf https://www.holzbranche.com/Aktuelle/News und Presseinform...);

„Holz kann schmelzen und lässt sich zusammenschweißen wie Metall - … Es handelt sich dabei um ein Friktionsverfahren, bei dem zwei Holzstücke ohne Verwendung von Klebstoff miteinander verbunden werden können …“ (innovations report – Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft vom 4. Juli 2005);

- „Reibschweissen von Holz – Die Anwendung des Reibschweissverfahrens zur Herstellung von kraftschlüssigen Verbindungen zwischen Holzteilen wird seit dem Jahr 2000 am Lehrstuhl für Holzkonstruktionen (IBOIS) der EPF Lausanne wissenschaftlich untersucht …“ (Artikel der Autoren Stamm und Weinand in der Schweizerischen Bauzeitung tec21, Heft 35, 2006, S. 34 – 36);

- „Holz schweißen - … An der Bieler Hochschule für Architektur, Bau und Holz wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem man Hölzer miteinander verschweißen kann (vgl. DIE WELT vom 21. April 2006);

- „Feine Innovationen am Rande der „Hannover-Messe“ – Get new technology now!

– Und was gibt es neues für die Holzindustrie? … Das sogenannte „WoodWelding“, zu übersetzen mit „Holzschweißen“, war besonders für den unbedarften Laien eine kleine Sensation. Die Bieler Hochschule für Architektur, Bau und Holz präsentierte dieses Verfahren zum Klebstofffreien Verbinden von Massivholz. ...“ (Holz-Zentralblatt vom 12. Mai 2006);

- „Heiße Bretter … Schweizer Forscher können auch Holz schweißen. … Beim „linearen Reibschweißen“ werden die zu verbindenden Holzteile in eine Maschine eingespannt und so lange gegeneinandergerieben, bis die erzeugte Hitze das Lignin an der Holzoberfläche in eine dickflüssige Masse verwandelt. Dann wird die Vibration abrupt gestoppt, das Lignin erkaltet, und die beiden Holzteile sind fest miteinander verschweißt. … hat auch er ein Holzschweißverfahren entwickelt. ...“ (ZEIT ONLINE vom 7. Juni 2007, Anlagenkonvolut 6 zum gerichtlichen Hinweis);

- Holz schweissen : Herstellung leim- und verbindungsmittelfreier Holzbauteile (Artikel der Autoren Weinand, Stamm und Hahn in der Schweizerischen Zeitschrift „Werk, Bauen + Wohnen, Band 99, 2012, S. 46 – 47);

- „Holz zu verschweißen, ist keine Zukunftsmusik … Holzschweißen ist ein Verfahren, um Holzteile miteinander zu verbinden, ohne Einsatz von Zusatzstoffen, wie ... Die Molekülketten der Zellulose und des Lignis werden thermisch zersetzt. Wird die Reibbewegung gestoppt, kühlt die Schweißfuge wieder ab und das Molekülgemisch härtet aus. …“ (Holzkurier vom 10. Juli 2013, www.holzkurier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschweißen..., Anlagenkonvolut 6 zum gerichtlichen Hinweis);

- „HOLZ KANN MAN AUCH SCHWEISSEN – Forscher der Berner Fachhochschule entwickelten ein Verfahren, mit dem man Holz auch ohne Klebstoff, Nagel oder Schraube miteinander verbinden kann – das Holzscheißen bzw. Eco-Welding. Dabei werden zwei Holzoberflächen mit Druck aneinandergepresst und in Vibration gebracht. Die Reibung erzeugt in kurzer Zeit sehr hohe Temperaturen, die vor allem das im Holz enthaltene Lignin plastizieren, wobei das Holz eine dickflüssige Konsistenz bekommt. …“ (Schweizer materialBLOG vom 14. April 2016, Anlage 3 zum Beanstandungsbescheid des DPMA);

- „Holzschweißen – eine Grundlagentechnologie“ – ... Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die viskose Masse, die aus den Holzkomponenten (Lignin, Zellulose, Hernicellulosen) gebildet wird, in der Lage ist, wie eine Klebeschicht zu fungieren. …“ (Mitteilung auf der Webseite der Fischer Kunststoff-Schweißtechnik GmbH am 5. Dezember 2016, web.archive.org/web/20161205044127/https://www.fischer ...).

Selbst die Anmelderin verwendet den Begriff „lignin welding“ auf ihren englischsprachigen Webseiten in beschreibender Weise:

, Anlagenkonvolut 5a zum gerichtlichen

Hinweis);

- „... This effect – referred to as lignin welding – has been tested and confirmed by scientists at the University of Hamburg. …“ (www.…

…..., Anlagenkonvolut 5a zum gerichtlichen Hin-

weis);

- „This effect known as lignin welding was tested and confirmed by scientists from the University of Hamburg. ...

Dieser Effekt des sogenannten Holzschweißens wurde von Wissenschaftlern der Universität Hamburg geprüft und bestätigt.“ (https://docplayer.org/141144528-Holzbearbeitungsmaschinen-woodworking-machinery-metaltechnology-austria.html, Anlagenkonvolut 5b zum gerichtlichen Hinweis);

- „… to form an inseparable bond with the timber due to lignin welding.”

„… und verbinden sich durch Holzschweißen unlösbar mit diesem.“ (www.md-mag.com/produkte/nachhaltigkeit-produkte/lignoloc-magazinierte-naegel-aus-holz/, Anlagenkonvolut 5b zum gerichtlichen Hinweis).

ff) Das angemeldete Wortzeichen „Lignin Welding“ ist daher schon lange vor dem Anmeldetag, dem 30. Juni 2017, zumindest vom Fachverkehr nur als beschreibender Sachhinweis darauf verstanden worden, dass die zurückgewiesenen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Befestigungsmaterialien der Klassen 7 und 20 für das Holzschweißen bestimmt und geeignet sein bzw. im Rahmen eines solchen Verfahrens zur Anwendung gelangen können.

aaa) Die beschwerdegegenständlichen Produkte „

bbb) Die versagten Waren „

gg) Da die angemeldete Wortfolge sprachregelgerecht gebildet ist, fehlt es ihr auch an Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen lassen und hinreichend weit von der Sachangabe wegführen (EuGH a. a. O. Rdnr. 98 - 100 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rdnr. 39 - 41 – BIOMILD; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 – My World). Die beanspruchte Kombination beschränkt sich auf die bloße Summenwirkung beschreibender Bestandteile.

2. Da es dem Anmeldezeichen bereits an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob ihm auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

3. Soweit die Anmelderin mit ihrer Behauptung, sie verwende die Bezeichnung „Lignin Welding“ seit langem zur Bezeichnung ihrer hitzegehärteten bzw. geschweißten Holznägel, geltend machen will, dass ein etwaiges Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden sei, hat sie die notwendigen Voraussetzungen dafür weder schlüssig vorgetragen noch belegt.

a) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rdnr. 40 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 24 – Sparkassen-Rot). Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 54 – Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2014, 776 Rdnr. 40 f. – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Zu berücksichtigen sind dabei der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH a. a. O. Rdnr. 51 – Windsurfing Chiemsee; a. a. O. Rdnr. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, kann die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung geklärt werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 53 – Windsurfing Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot; BGH GRUR 2014, 483 Rdnr. 32 – test).

b) Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Die Anmelderin hat ihre pauschale Behauptung weder konkretisiert noch durch Vorlage entsprechender Unterlagen glaubhaft gemacht.

Meta

26 W (pat) 503/18

20.11.2019

Bundespatentgericht 26. Senat

Beschluss

Referenzen
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Zitiert

26 W (pat) 502/18

26 W (pat) 550/10

24 W (pat) 18/13

26 W (pat) 507/17

§ 37 MarkenG


(1) Ist die Marke nach § 3, 8 oder 10 von der Eintragung ausgeschlossen, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

(2) Ergibt die Prüfung, daß die Marke zwar am Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 entsprach, daß das Schutzhindernis aber nach dem Anmeldetag weggefallen ist, so kann die Anmeldung nicht zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder sich damit einverstanden erklärt, daß ungeachtet des ursprünglichen Anmeldetages und einer etwa nach § 34 oder § 35 in Anspruch genommenen Priorität der Tag, an dem das Schutzhindernis weggefallen ist, als Anmeldetag gilt und für die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs. 2 maßgeblich ist.

(3) Eine Anmeldung wird nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 oder Nummer 14 nur zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung oder die Bösgläubigkeit ersichtlich ist.

(4) Eine Anmeldung wird nach § 10 nur zurückgewiesen, wenn die Notorietät der älteren Marke amtsbekannt ist und wenn die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gegeben sind.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist.

(6) 1Natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher können vor der Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte. 2Die Personen und Verbände können beim Deutschen Patent- und Markenamt auch schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke zurückzuweisen ist. 3Die Personen und Verbände sind an dem Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht beteiligt.

§ 64 MarkenG


(1) 1Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen, die von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, findet die Erinnerung statt. 2Die Erinnerung hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Erinnerung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen.

(3) 1Erachtet der Beamte oder Angestellte, dessen Beschluß angefochten wird, die Erinnerung für begründet, so hat er ihr abzuhelfen. 2Dies gilt nicht, wenn dem Erinnerungsführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht.

(4) Über die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss.

(5) Die Markenstelle oder die Markenabteilung kann anordnen, dass die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die Erinnerung ganz oder teilweise zurückgezahlt wird.

(6) 1Anstelle der Erinnerung kann die Beschwerde nach § 66 eingelegt werden. 2Ist in einem Verfahren, an dem mehrere Personen beteiligt sind, gegen einen Beschluss von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden, so kann der Erinnerungsführer ebenfalls Beschwerde einlegen. 3Wird die Beschwerde des Erinnerungsführers nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung der Beschwerde des anderen Beteiligten gemäß § 66 Abs. 4 Satz 2 eingelegt, so gilt seine Erinnerung als zurückgenommen.

(7) 1Nach Einlegung einer Beschwerde nach Absatz 6 Satz 2 oder nach § 66 Abs. 3 kann über eine Erinnerung nicht mehr entschieden werden. 2Eine gleichwohl danach erlassene Erinnerungsentscheidung ist gegenstandslos.

§ 8 MarkenG


(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) 1Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. 2Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. 3Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. 4Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

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