Bundespatentgericht, Beschluss vom 29.07.2015, Az. 26 W (pat) 57/14

Die Wort-/Bildmarke

ist am 31. Juli 2010 angemeldet und am 23. November 2010 unter der Nummer 30 2010 045 988 als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, [X.], Tapioka, Sago, [X.]; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; [X.];

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; [X.] und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 24. Dezember 2010 veröffentlicht worden ist, hat der Inhaber der Gemeinschaftswort-/bildmarke

die am 5. Juni 2009 beim [X.] unter der Nummer 007028111 eingetragen wurde für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3: Kosmetische Badezusätze, Seifen, Parfüm, ätherische Öle, [X.]el zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Schönheitsmasken, Kosmetiknecessaires, Duftwässer, Blumenextrakte, Öle für kosmetische Zwecke, Parfümerieöle, Waschmittel, Duftstoffe für Wäsche, Shampoos, Toilettepräparate;

Klasse 4: Kerzen, parfümierte Kerzen, Brennholz, Dochte für Beleuchtungszwecke, Wachslichte, Kerzen, Anstrichöle;

Klasse 21: nicht elektrische Geräte und Behälter für den Haushalt oder die Küche, Porzellan und Steingut, Kunstgegenstände aus Porzellan, Terrakotta oder Glas, Statuen oder Figurinen aus Porzellan, Terrakotta oder aus Glas, Trinkgläser, Teegläser und Geschirr; Teebüchsen, [X.], [X.], Teekannen, Geräte für den Tee, Teefilter, Teesiebe;

Klasse 29: Kandierte Früchte, Konfitüren, Marmeladen, Gelees, Schalen von Früchten, Schalen von Früchten;

Klasse 30: Tee, Kaffee, Kakao, Zucker, Backwaren, Süßwaren, Honig, Gewürze, Kekse, Kuchen, Zwieback, Süßigkeiten, Schokolade, Getränke auf der Grundlage von Kakao, Kaffee, Schokolade oder Tee, nicht medizinische Kräutertees, Aromastoffe für Kuchen, Vanille, Eistees;

Klasse 32: Erfrischungsgetränke, [X.] und Fruchtsäfte, Sirupe für Getränke, Limonaden, alkoholfreie Fruchtextrakte, Essenzen für die Zubereitung von Getränken und Mineralwässern;

Klasse 35: Import-Export-Agentur, Verkaufsförderung für Dritte, Hilfe bei der Geschäftsführung, Beratung bei der Geschäftsorganisation und Geschäftsführung, Schaufensterdekoration, Verteilen von Waren zu Werbezwecken, Erstellung von [X.], Herausgabe von Werbetexten, Vermietung von Werbematerial;

Klasse 43: Auslieferung von Speisen und Getränken (Verpflegung), Catering, Betrieb von Teestuben

Widerspruch erhoben.

Mit dem beim [X.] am 1. Juli 2011 eingegangenen Schriftsatz vom 30. Juni 2011 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die [X.] erhoben und die kostenpflichtige Zurückweisung des Widerspruchs beantragt.

Mit Beschlüssen vom 10. April 2012 und 13. Juni 2014, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 32 die angegriffene Marke wegen unmittelbarer Verwechslungsgefahr teilweise, nämlich für alle Waren mit Ausnahme von „[X.], Tapioka, Sago; [X.]“ in Klasse 30, gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, für die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit sei die [X.] maßgebend, weil die am 5. Juni 2009 beginnende [X.] im Zeitpunkt der Erhebung der [X.] noch nicht abgelaufen gewesen sei. Hinsichtlich der in Klasse 30 gelöschten Waren der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren derselben Klasse bestehe Identität bis hochgradige Ähnlichkeit. Die Ware „Speiseeis“ sei als konkurrierendes Produkt zu Eistee durchschnittlich ähnlich. Hinsichtlich der Waren in den Klassen 32 und 33 sei ebenfalls von einer an Identität grenzenden Ähnlichkeit auszugehen, da sich alle diese Getränke miteinander mischen ließen und zum großen Teil schon als fertige Mixgetränke auf alkoholischer sowie antialkoholischer Basis auf dem Markt angeboten würden. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Vergleichsmarken wiesen zwar ein deutlich voneinander abweichendes Schriftbild auf, aber eine phonetische Verwechslung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Wortfolge „maison fondée à Paris“ in der [X.] werde nur als qualitätsbeschreibender Hinweis auf den ursprünglichen Gründungsort des Betriebs in der [X.] Paris verstanden, so dass sich „[X.]“ und „[X.]“ gegenüber stünden. Die Verdoppelung in der Widerspruchsmarke wirke sich nicht auf das Klangbild aus, weil durch sie kein neuer Begriffsinhalt entstehe. In der grafisch aufgelockerten Wiederholung werde auch kein Hinweis auf „Tee aus/von Gold“ erkannt, weil das „thé d'or“ geschrieben würde. Zudem seien dem [X.] Durchschnittsverbraucher aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse solche phonetischen Wortspiele nicht bekannt. Die verbleibenden Waren „[X.], Tapioka, Sago; [X.]“ der prioritätsjüngeren Marke verwiesen auf grundsätzlich andere Produktions- und Absatzwege und seien daher unähnlich. Zu der von der Inhaberin der jüngeren Marke beantragten Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bestehe kein Anlass.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie vertritt die Auffassung, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Auch auf den gerichtlichen Hinweis mit Schreiben vom 27. Februar 2015, in dem der Senat seine vorläufige, die Entscheidungen des Amtes bestätigende Rechtsauffassung mitgeteilt hat, hat sie im Beschwerdeverfahren keine weiteren Ausführungen gemacht. Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, der aus dem [X.] stammende Vorname [X.] sei seit 2000 Jahren in allen [X.] Sprach- und Kulturräumen gebräuchlich, freihaltebedürftig und daher [X.]. In der Widerspruchsmarke prägend seien deshalb nur die wappenähnliche Grafik und der Name in der konkret eingetragenen Form, so dass sich die ältere Marke deutlich von der angegriffenen Marke unterscheide. Letztere gebe mit ihren dominierenden kreisförmigen Kringeln die Fassung der Brille von [X.] Fontane wieder. Der Widersprechende vertreibe schwerpunktmäßig Teesorten über das [X.] im französischsprachigen Raum. Deshalb solle das Publikum an den phonetischen Anklang „thé au d'or“ = Tee von/aus Gold erinnert werden. Die vornehmlich in [X.] und [X.] angesprochenen Kunden der Inhaberin der angegriffenen Marke würden an den bekannten Dichter und Schriftsteller „[X.] Fontane“ erinnert.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 32 vom 10. April 2012 und 13. Juni 2014 aufzuheben.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert, den [X.] aber im Amtsverfahren verteidigt.

Nachdem die Markeninhaberin auch nach dem Hinweis des Senats mit Schreiben vom 27. Februar 2015 davon abgesehen hat, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, und auch der Senat eine solche nicht für erforderlich erachtet, kann über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 [X.]).

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil die Markenstelle zu Recht und mit überwiegend zutreffender Begründung im Umfang der Löschung eine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bejaht hat.

Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: [X.] [X.] 2010, 933 [X.]. 32 f. - [X.]; [X.] 2015, 176 f. [X.]. 9 u. 10 - ZOOM m. w. N.).

ausdrücklich aufrechterhält, in dem die Voraussetzungen des §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] erfüllt sind. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die [X.] nach Ablauf der Schonfrist aber weder ausdrücklich aufrechterhalten noch neu erhoben.

2. Die Vergleichsmarken werden zur Kennzeichnung identischer sowie hochgradig oder durchschnittlich ähnlicher Produkte verwendet.

Eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen ([X.] [X.]-RR 2009, 356 [X.]. 65 – [X.]/[X.] [[X.]/[X.]]; [X.] 2015, 176, 177 [X.]. 16 - ZOOM).

a) Die Waren „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, (feine) Backwaren, Honig, Gewürze“ der Klasse 30 sowie „[X.] und Fruchtsäfte; Sirupe und Präparate bzw. Essenzen für die Zubereitung von Getränken“ der Klasse 32 sind in beiden Verzeichnissen identisch enthalten. Die im Verzeichnis der jüngeren Marke enthaltenen Waren „Brot, Konditorwaren“ gehören zu den „Backwaren“. „Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel)“ können unter den im Verzeichnis der älteren Marke verwendeten Oberbegriff „Gewürze“ subsumiert werden. Identität ist auch anzunehmen zwischen den in Klasse 32 angegriffenen Produkten „kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke“ und den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren „Erfrischungsgetränke, Limonaden“.

b) „Hefe, Backpulver“ sowie „Mehle und Getreidepräparate“ zählen zu den Grundstoffen für die Zubereitung von Backwaren, Keksen und Kuchen, so dass diese Produkte zu den genannten Widerspruchswaren hochgradig ähnlich sind. Die hochgradige Ähnlichkeit von „[X.]“ zu „Kaffee“ folgt aus ihrem nahezu identischen Verwendungszweck. Die in Klasse 30 von der jüngeren Marke beanspruchte Ware „Melassesirup“, ein honigartiger dunkelbrauner Zuckersirup, weist einen lakritzartigen Geschmack auf und wird als Brotaufstrich, zum Backen oder für die Getränkezubereitung verwendet (https://de.wikipedia.org/wiki/Melasse), so dass sie im Verhältnis zu den Widerspruchswaren „Backwaren“ oder „Essenzen für die Zubereitung von Getränken“ eng ähnlich ist. Eine hochgradige Ähnlichkeit ist auch zwischen den in Klasse 32 angegriffenen Produkten „Mineralwässer“ und den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren „Erfrischungsgetränke, [X.], Limonaden“ gegeben, weil sie häufig Mineralwasser enthalten.

c) Die angegriffene Ware „Speiseeis“ ist zur Widerspruchsware „Eistees“ durchschnittlich ähnlich.

Eistees enthalten vornehmlich Wasser, Zucker, Zitronensäure, Tee-Extrakt und Aromen. Eistee unterscheidet sich daher nicht oder nur geringfügig von sogenanntem Wassereis wie Sorbets und Fruchteis. Auch wenn sich Eistee und Speiseeis hinsichtlich der Konsistenz unterscheiden, so bedarf es nur eines geringen Aufwandes wie das Kühlen im Gefrierfach eines herkömmlichen Kühlschranks, um Eistee in Wassereis zu verwandeln. Eistee und Speiseeis dienen beide der Erfrischung. Sie treten als konkurrierende Produkte in Lebensmittelgeschäften, Tankstellen und an Kiosken auf ([X.] W (pat) 28/01 – [X.]/[X.], bestätigt vom [X.] in [X.] 2003, 88).

d) [X.]elgradige Ähnlichkeit besteht auch zwischen den angegriffenen alkoholischen Getränken in Klasse 32 („Biere“) und 33 und den Widerspruchswaren in Klasse 32 „Erfrischungsgetränke, [X.] und Fruchtsäfte, Limonaden“. Denn sie können gemeinsame Produktions- und Vertriebsstätten haben, gemeinsam beworben werden, bei [X.] in der stofflichen Beschaffenheit und im Verwendungszweck übereinstimmen, sich durch Vermischung ergänzen, gemeinsam konsumiert werden und sich in der die Darreichungsform ähneln ([X.] 2001, 507, 508 – [X.]/R[X.]). Es gibt fertige Mischgetränke, z. B. in Form von sog. Alcopops, bei denen Fruchtsäfte oder Fruchtsaftgetränke mit in der Regel hochprozentigen alkoholischen Getränken gemischt werden (32 W (pat) 76/05 – [X.] VITAL/[X.]), aber auch Bieren werden Fruchtextrakte zugesetzt oder sie werden mit Limonaden vermischt.

3. Mit den identischen oder hochgradig bzw. mittelgradig ähnlichen Waren werden über den Lebensmittel- und Getränkefachhandel hinaus breite Verkehrskreise, insbesondere auch der Endverbraucher, angesprochen. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke wird, auch unter Berücksichtigung der Altersbegrenzung für hochprozentigen Alkohol, abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen [X.] gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden.

4. Die Widerspruchsmarke verfügt in ihrer gesamten Gestaltung über eine originäre durchschnittliche Kennzeichnungskraft und dadurch über einen normalen Schutzumfang.

a) Entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke bewirkt die Verwendung des alten, im Inland geläufigen männlichen Vornamens „[X.]“ mit der Bedeutung „Geschenk Gottes“, abgeleitet von den beiden Wörtern theos (θεός) für Gott und dōron ([X.]) für Geschenk (https://de.wikipedia.org/wiki/[X.]), keine Kennzeichnungsschwäche. Die Namen von Menschen sind im Gegenteil schon von ihrer Zweckbestimmung her grundsätzlich von Haus aus schutzfähig (vgl. zu Nachnamen: [X.] [X.] 2004, 946, 947 [X.]. 30 ff. – [X.]; [X.] 2008, 801 [X.]. 13 – Hansen-Bau).

b) Der Vorname „[X.]“ enthält zudem keine unmittelbare oder im Vordergrund stehende Aussage über Eigenschaften der geschützten Waren und Dienstleistungen. Gerade weil dieser Vorname im Inland weit verbreitet ist, werden die angesprochenen Verkehrskreise ihn nicht ohne den Zusatz des Nachnamens mit dem berühmten [X.] Schriftsteller „[X.] Fontane“ in Verbindung bringen.

c) Eine Kennzeichnungsschwäche kann sich auch nicht aufgrund der unterhalb des [X.] vorgenommenen Wiederholung des Vornamens in verkleinerter und grafisch aufgelockerter Form „[X.]“ ergeben. Denn entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird diese Gestaltung nicht als [X.] Hinweis auf die Widerspruchsware „Tee“ im Sinne von „Tee aus/von Gold“ verstanden, weil dies korrekt mit „thé d'or“ zu übersetzen wäre. Das „O“ in der [X.]e verhindert somit ein entsprechendes Verständnis. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise aber die Wiederholung im Sinne von „Tee aus/von Gold“ verstünden, machte dies keinen Sinn, weil es einen Tee, der ausschließlich aus Gold besteht, weder gibt, noch wäre er genießbar.

5. Unter Berücksichtigung identischer sowie hochgradig und mittelgradig ähnlicher Waren, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und eines normalen Aufmerksamkeitsgrades der angesprochenen Verkehrskreise hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand nicht mehr ein.

Die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im ([X.] und im Bedeutungsgehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können ([X.] [X.] Int 1999, 734 [X.]. 27f. – [X.]; [X.], [X.], 903 [X.]. 17 – [X.]). Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ([X.] 2009, 1055 [X.]. 26 – airdsl; [X.]Z 139, 340, 347 - Lions; [X.] MarkenR 2008, 393, [X.]. 21 - HEITEC).

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer eingetragenen Form an. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können ([X.] [X.] 2010, 1098 [X.]. 56 – [X.]/[X.] [[X.] CREACIONES KENNYA]; [X.], [X.], 484 [X.]. 32 – [X.]). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen ([X.] 2012, 64, 65 [X.]. 15 - [X.]/Maalox).

Die Vergleichsmarken weisen zwar aufgrund ihrer jeweiligen Bildbestandteile deutliche Unterschiede auf, aber sie sind in klanglicher Hinsicht identisch, so dass eine erhebliche Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.

a) Die schon wegen ihrer geringen Größe optisch kaum wahrnehmbare und nur schwer lesbare Wortfolge „maison fondée à Paris“ in der [X.] tritt auch deshalb weitgehend in den Hintergrund, weil sie nur einen beschreibenden Hinweis auf den Gründungsort des Unternehmens darstellt. Das Gleiche gilt für den unterhalb des kleinen [X.] angebrachten, ebenfalls in verkleinerter Schriftgröße wiedergegebenen Wortbestandteil „[X.]“.

b) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke daher durch den grafisch in den [X.]elpunkt gestellten Wortbestandteil „[X.]“ geprägt, der mit dem Markenwort der angegriffenen Marke identisch ist. Gerade im Rahmen mündlicher Wiedergabe der Widerspruchsmarke wird das Publikum von einer vollständigen Benennung aller Wortelemente und der Beschreibung des Grafikbestandteils absehen und nur den grafisch deutlich hervorgehobenen Wortbestandteil „[X.]“ benennen. Grundlage dafür ist der Erfahrungssatz, dass das Publikum dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Dieser einzelfallbezogene Ansatz entspricht auch der Rechtsprechung des [X.] ([X.], 719 [X.]. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft; [X.] 2002, 626 [X.]. 38 – [X.]; [X.] 2002, 1067 [X.]. 28 – [X.]/OKV).

c) Selbst wenn die Verdoppelung des [X.] „[X.]“ in der älteren Marke trotz der geringen Schriftgröße und der grafischen Auflockerung erkannt werden sollte, ändert sich nichts an der klanglichen Ähnlichkeit, da die wiederholte Wiedergabe einer Marke das Publikum nicht veranlasst, darin etwas Neues zu sehen, zumindest wenn - wie hier - dadurch kein neuer Begriffsinhalt entsteht ([X.] W (pat) 54/04 – digit digit).

Die Entscheidung des [X.] in den angefochtenen Beschlüssen, von einer Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens aus Billigkeitsgründen abzusehen, ist ebenfalls nicht zu beanstanden.

Grundsätzlich hat jeder Verfahrensbeteiligte des patentamtlichen Verfahrens seine Kosten selbst zu tragen (§ 63 Abs. 1 Satz 3 [X.]). Eine Kostenauferlegung zu Lasten eines Beteiligten kommt nur in Betracht, wenn dies aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls der Billigkeit entspricht (§ 63 Abs. 1 Satz 1 [X.]). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist ([X.] 1972, 600, 601 – [X.]; [X.] 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (st. Rspr.: [X.] 1966, 493 - [X.]; [X.] W (pat) 97/03; 33 W (pat) 42/10; 28 W (pat) 7/12). Ein solcher Fall lag hier schon deshalb nicht vor, weil der Widerspruch des Beschwerdegegners überwiegend erfolgreich war.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeit besteht ebenfalls kein Anlass (§ 71 Abs. 1 Satz 1 [X.]). Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke durch die Einlegung der Beschwerde gegen ihr obliegende Sorgfaltspflichten verstoßen hat, kann nicht festgestellt werden. Insbesondere kann nicht von einer nach anerkannten [X.] insgesamt aussichtslosen Beschwerde ausgegangen werden.