Bundespatentgericht, Beschluss vom 25.06.2019, Az. 28 W (pat) 511/18

Der Anmelder hat am 5. Mai 2017 beim [X.] beantragt, die Wortfolge

[X.]

als Wortmarke für die nachgenannten Waren und Dienstleistungen in das dort geführte Markenregister einzutragen:

[X.]:

Farben, Firnisse, Lacke; [X.], Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Grundierung, [X.], [X.] im Rohzustand;

Klasse 6:

[X.] Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall, insbesondere Zink, Aluminium, Kupfer, Blei, Zinn, Stahl, [X.], Eisen und Gusseisen; transportable Bauten aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

[X.]:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

[X.]:

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate); Waren aus Acryl; Dichtungs-, Packungs-, und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall);

[X.]:

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für [X.]; Asphalt, [X.] und Bitumen; Dämmmaterial, insbesondere Glaswolle, Steinwolle, Holzwolle, Zellulose, Polyethylenschaum, [X.], Schaumglas, Polystyrol; Abdichtungsmaterial, insbesondere Bitumen, Bitumen-Kautschuk, PVC-Kunststoffe, [X.], [X.], Polyurethan-Beschichtungen, Polymerbeton; Eindeckungen, insbesondere [X.], Tondachziegel, [X.], Faserzement, Betonplatten, Feinsteinzeug-Fliesen; Holzmaterial, insbesondere Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Bauholz, Bankirai, Lärche, Teak, Bambus, Douglasie, Eiche, Fichte, Tanne und Holz-Kunststoff Verbundwerkstoffe; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall);

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; [X.];

Klasse 37:

Bauwesen; [X.]; Installationsarbeiten.

Das [X.], Markenstelle für [X.], hat die Anmeldung nach vorausgegangener Beanstandung vom 7. Juni 2017 durch Beschluss vom 28. November 2017 wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zurückgewiesen. Die Wortfolge „[X.]“ erschöpfe sich in einem beschreibenden Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu dienen könnten, Altwaren, Restposten oder Überschussmengen monetär zu verwerten. Die erforderliche Unterscheidungskraft sei ferner deswegen zu verneinen, weil der angemeldete Slogan lediglich darauf abziele, das Kaufinteresse des Publikums zu wecken. Aufgrund des rein beschreibenden [X.] sei das Anmeldezeichen weiterhin für die Wettbewerber gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] freizuhalten.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Er führt aus, das [X.] sei mit einer pauschalen Begründung unzutreffend von einer schutzunfähigen Angabe ausgegangen. Das angesprochene Publikum messe dem angemeldeten Slogan „[X.]“ keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt bei. Er lasse verschiedene Auslegungen zu und erschöpfe sich nicht in einer reinen werblichen Aussage. Dem Anmeldezeichen könne eine Schutz begründende Originalität und Prägnanz nicht abgesprochen werden. Vielmehr assoziiere das Publikum die ungewöhnliche Wortfolge „[X.]“ gerade mit dem Unternehmen des Anmelders.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss des [X.]es, Markenstelle für [X.], vom 28. November 2017 aufzuheben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde führt zur teilweisen Aufhebung des angegriffenen Beschlusses des [X.]s vom 28. November 2017.

1. Im Ergebnis zu Recht ist die Anmeldung des gegenständlichen Zeichens für die Waren der Klassen 2, 6, 11, 17 und 19 sowie für die Dienstleistungen der Klasse 36 wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zurückgewiesen worden.

a) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. [X.] [X.], 610, Rdnr. 42 - [X.]; [X.] 2013, 731, Rdnr. 11 ff. - [X.]; [X.], 270, Rdnr. 8 - Link economy; [X.], 569, Rdnr. 10 - HOT).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. [X.] 2010, 640, Rdnr. 13 - hey!; [X.], 731, Rdnr. 13 - [X.]; [X.], 934, Rdnr. 12, 23 - OUI).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (vgl. [X.] GRUR Int. 2012, 914, Rdnr. 25 - Smart/[X.] [[X.] DAS [X.]]; GRUR 2004, 1027, Rdnr. 33, 34 - [X.] [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; [X.] 2014, 872, Rdnr. 14 - [X.]; [X.], 565, Rdnr. 14 -  smartbook ). Nicht gerechtfertigt ist es daher, zusätzliche Anforderungen zu stellen, etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (vgl. [X.], a. a. [X.], Rdnr. 31, 32 - [X.] [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; [X.] 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Indessen werden Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie andere Wortzeichen (vgl. [X.], a. a. [X.], Rdnr. 35 - [X.] [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; [X.] 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; [X.] 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; [X.], 333 -  ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES [X.] [ schutzfähig u. a. für Zahnputzmittel]).

b) Nach diesen Maßstäben kommt dem Anmeldezeichen die erforderliche Hinweisfunktion in Verbindung mit allen angemeldeten Waren und den Dienstleistungen der Klasse 36 nicht zu.

Wie auch der Anmelder nicht in Frage stellt, handelt es sich bei dem Slogan „[X.]“ um eine einfache Aufforderung, etwas Altes („aus Alt“) wirtschaftlich zu verwerten („mach Geld“). Konkret bringt er damit zum Ausdruck, dass gebrauchte oder aus anderen Gründen nicht neuwertige Sachen veräußert und damit zu Geld gemacht werden sollen.

Hierbei benennen die Begriffe „Alt“ und „Geld“ die maßgeblichen Gegenstände des auszuführenden Geschäfts. Diese Bedeutung des beanspruchten Zeichens wird sich dem Verkehr ohne Weiteres erschließen. Zum einen lehnt es sich an die geläufige Redewendung „Aus Alt mach Neu“ an. Im Gegensatz zu ihr ruft die Wortfolge „[X.]“ aber nicht dazu auf, einen alten Gegenstand zu reparieren oder umzugestalten, sondern entgeltlich zu verwerten. Zum anderen ist die gegenständliche Wortfolge aus einfachen Begriffen zusammengesetzt und verständlich formuliert. Schließlich wird sie ausweislich der Recherchebelege des [X.]s, Markenstelle für [X.], die dem Beanstandungsbescheid vom 7. Juni 2017 beigefügt waren, bereits mehrfach im Verkehr verwendet. Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass das Publikum an neue Wortbildungen mit ungewöhnlichen Aussagen in der Werbung gewöhnt ist.

Der im Imperativ gehaltene Slogan „[X.]“ stellt somit eine Handlungsanweisung dar, die in Verbindung mit Waren und Dienstleistungen keinen Herkunftshinweis vermitteln kann, die gegen Geld weiter verwertet werden können oder sich mit einem solchen Geschäftsmodell beschäftigen. Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen werden durch das Anmeldezeichen zwar nicht unmittelbar benannt. Für die Verneinung der Unterscheidungskraft reicht es jedoch aus, wenn sich ein Zeichen – wie vorliegend – auf Umstände bezieht, die die Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar beschreiben oder auch nur betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. [X.] 2006, 850, Rdnr. 19, 28 - [X.]; [X.], 186, Rdnr. 32 - [X.]). Einen solch mit den Waren der Klassen 2, 6, 11, 17 und 19 sowie den Dienstleistungen der Klasse 36 in engem Zusammenhang stehender Bezug wird durch das Anmeldezeichen - unabhängig von seiner konkreten Verwendung durch den Beschwerdeführer - zum Ausdruck gebracht.

c) Im Einzelnen:

(1) Waren der [X.]

„Farben, Firnisse, Lacke; [X.], Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Grundierung, [X.], [X.] im Rohzustand“ können auch dann verkauft werden, wenn sie bereits längere [X.] gelagert worden sind oder ihr Behältnis angebrochen ist. Auf diese Weise müssen sie nicht (eventuell kostenpflichtig) entsorgt werden, wenn der Eigentümer keine Verwendung mehr für sie hat. Vielmehr werden die genannten chemischen Produkte dann von einem Dritten aufgebraucht, der keine neuen Waren erwerben muss und damit nur einen geringeren Preis zu entrichten hat. Nimmt der Verkehr den Slogan „[X.]“ somit in Verbindung mit den Waren der [X.] wahr, wird er ihm keinen Hinweis auf ihre Herkunft, sondern vielmehr auf die Möglichkeit ihrer Verwertung entnehmen. Hierbei wird er den [X.] „Alt“ als umfassende Bezeichnung aller Waren ansehen, die auch noch in gebrauchtem oder nicht mehr neuwertigem Zustand zu Geld gemacht werden können.

(2) Waren der Klasse 6

„[X.] Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall, insbesondere Zink, Aluminium, Kupfer, Blei, Zinn, Stahl, [X.], Eisen und Gusseisen; transportable Bauten aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ können einer Zweitverwertung zugeführt werden, indem sie als Altmetall beispielsweise an Schrotthändler veräußert werden. Durch Umformen oder Einschmelzen lassen sich dann neue Metallteile mit anderen Einsatzmöglichkeiten herstellen. Auch hier vermittelt das Anmeldezeichen somit nur die Aufforderung, die Waren aus (Alt-)Metall nicht wegzuwerfen, sondern zu verkaufen.

(3) Waren der [X.]

Ebenso werden „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“ auf Second-Hand-Märkten angeboten und zu Geld gemacht. So werden dort beispielsweise noch funktionsfähige und nicht zu verschmutzte oder beschädigte Herde oder Kühlschränke vertrieben. Auch wenn der Verfügungsberechtigte keine Verwendung mehr für die Waren der [X.] hat, kann er aus ihnen durch Verkauf Nutzen ziehen. Demzufolge fordert die gegenständliche Wortfolge „[X.]“ ihn dazu auf, die (gebrauchten) Waren der [X.] Dritten gegen Geld zukommen zu lassen.

(4) Waren der [X.]

Entsprechendes gilt für „Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate); Waren aus Acryl; Dichtungs-, Packungs-, und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall)“. Auch in diesem Zusammenhang kommt dem Gedanken einer Zweitverwertung, insbesondere vor dem Hintergrund der Verknappung von Rohstoffen, eine immer größere Bedeutung zu. So kann beispielsweise Kunststoff recycelt und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Die von dem Anmeldezeichen geforderte entgeltliche Weitergabe der (alten) Waren der [X.] kann folglich dazu führen, dass diese von einem Dritten entweder weiter benutzt oder recycelt werden. In jedem Fall benennt es auch in Verbindung mit den Waren der [X.] nur den Gegenstand („Alt“), der zu Geld gemacht werden soll.

(5) Waren der [X.]

Auch „Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für [X.]; Asphalt, [X.] und Bitumen; Dämmmaterial, insbesondere Glaswolle, Steinwolle, Holzwolle, Zellulose, Polyethylenschaum, [X.], Schaumglas, Polystyrol; Abdichtungsmaterial, insbesondere Bitumen, Bitumen-Kautschuk, PVC-Kunststoffe, [X.], [X.], Polyurethan-Beschichtungen, Polymerbeton; Eindeckungen, insbesondere [X.], Tondachziegel, [X.], Faserzement, Betonplatten, Feinsteinzeug-Fliesen; Holzmaterial, insbesondere Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Bauholz, Bankirai, Lärche, Teak, Bambus, Douglasie, Eiche, Fichte, Tanne und Holz-Kunststoff Verbundwerkstoffe; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall)“ können in Anbetracht des Nachhaltigkeitsgedankens zu schade sein, um sie wegzuwerfen. Bei den Waren der [X.] handelt es sich vorwiegend um Baumaterialien, Bauten und Denkmäler. Sie können für den Besitzer ihren Zweck verloren haben und nutzlos geworden sein. So kann Bauholz übrig geblieben sein oder ein alter Grabstein wegen Auflassung des Grabes nicht mehr benötigt werden. Für Dritte können die Waren der [X.] jedoch noch einen Wert haben, indem beispielsweise das Denkmal umgearbeitet wird. Insofern macht der Wahlspruch „[X.]“ nur deutlich, dass auch durch den Verkauf der Waren der [X.] noch ein Erlös erzielt werden kann.

(6) Dienstleistungen der Klasse 36

Die Dienstleistungen „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; [X.]“ umfassen nach ihrem Begriffsgehalt solche Transaktionen, die den Auftraggeber in die Lage versetzen, „alte“ Vermögenswerte „zu Geld machen“. Leistungen, die in diesem Zusammenhang naheliegend durch das Anmeldezeichen umschrieben werden, sind etwa der Ankauf bereits seit geraumer [X.] bestehender - also „alter“ - Vermögenswerte, wie Versicherungsanwartschaften („Versicherungswesen“), Wertpapiere („Finanzwesen“), Geldforderungen („Geldgeschäfte“) oder Immobilien („[X.]"). Eine vom Anmelder vorgesehene Benutzung des Zeichens für bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen muss unberücksichtigt bleiben, sofern sie nicht in dem für den Umfang des Schutzes maßgeblichen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ihren Ausdruck findet. Das Anmeldezeichen vermittelt damit lediglich eine verständliche Aussage über den Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 36.

Der Beschwerde konnte demzufolge nicht stattgegeben werden, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die Waren der Klassen 2, 6, 11, 17 und 19 sowie für die Dienstleistungen der Klasse 36 richtet.

2. Für die weiter beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 kann dem Anmeldezeichen demgegenüber die Eintragung nicht versagt werden. Die eher formelhaften und im Ergebnis widersprüchlichen Ausführungen des [X.]s vermögen insoweit die Zurückweisung der Anmeldung nicht zu begründen.

a) Der Wortfolge „[X.]“ kommt die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 aus nachfolgenden Erwägungen zu:

(1) Es handelt sich nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe

(a) Das Anmeldezeichen „[X.]“ benennt keine Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmens-verwaltung; Büroarbeiten“ (Klasse 35). Bei ihnen handelt es sich in der Sache um werbliche, betriebswirtschaftliche oder administrative Tätigkeiten für Dritte. Sie werden vor allem durch Angabe der ihren Gegenstand ausmachenden Branche beschrieben (vgl. [X.] 2009, 949, Rdnr. 24 - My World; [X.], Beschluss vom 27. November 2013, 29 W (pat) 523/12 -  myJobs ). Es ist jedoch nicht erkennbar, dass sich die Dienstleistungen der Klasse 35 vornehmlich mit dem Verkauf alter Objekte beschäftigen können (z. B. einerseits Antiquitäten, andererseits Kraftfahrzeuge). Dazu müssten sie entsprechend homogen ausgestaltet sein und vergleichbare Anforderungen erfüllen, was seitens des Senats jedoch nicht festgestellt werden konnte. Infolgedessen kommt das Anmeldezeichen nicht als plausible Branchenbezeichnung in Betracht.

(b) In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen „Bauwesen; [X.]; Installationsarbeiten“ (Klasse 37) verfügt die Wortfolge „[X.]“ ebenfalls nicht über eine unmittelbar beschreibende Bedeutung. Sie kann zwar im Kontext der Dienstleistungen „Bauwesen“ und „[X.]“ dahingehend gedeutet werden, dass durch die Sanierung oder Instandsetzung einer alten (unbeweglichen oder beweglichen) Sache das Ziel ihrer Geld einbringenden Veräußerung unterstützt wird. Allerdings vermittelt das angemeldete Zeichen keine klaren Aussagen zum Inhalt der Dienstleistungen der Klasse 37. So hängen Bau- und Reparaturmaßnahmen bzw. Installationsarbeiten maßgeblich von den technischen und rechtlichen Gegebenheiten ab. Die Frage, ob das sanierte Gebäude oder die reparierte Sache später gewinnbringend verkauft werden kann, macht nicht den Charakter der Dienstleistungen der Klasse 37 aus. Sie ist vielmehr im Rahmen eines Verwertungskonzepts zu behandeln, das für die Auswahl, nicht jedoch für die eigentliche Ausführung der Dienstleistungen der Klasse 37 bestimmend ist. Hinzu kommt, dass die Wortfolge „[X.]“ nahelegt, die (alte) Sache, so wie sie ist, also nicht repariert oder saniert zu veräußern. Damit scheiden Bau-, Reparatur- oder Installationsarbeiten an ihr aus, so dass ein noch größerer sachlicher Abstand des [X.] zu ihnen besteht. Noch ferner liegt es, die Wortfolge „[X.]“ so zu verstehen, dass die Arbeiten unter Verwendung von Altwaren erbracht werden.

(2) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das Anmeldezeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung aufgefasst wird. Die notwendige inhaltliche Konkretisierung hat sich vor allem daran zu orientieren, ob das Allgemeininteresse an einem freien und unverfälschten Wettbewerb der Einräumung des Markenschutzes entgegensteht (vgl. [X.], 333 -  ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES [X.]  [schutzfähig u. a. für „Zahnputzmittel“]). Der Slogan „[X.]“ ist jedoch weder eine Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art, noch eine festgefügte Wendung, die Eingang in den [X.] Sprachschatz gefunden hat. Auch für das Vorliegen einer anderen Aussage, die in ihrer konkreten Form vom Verkehr zur freien Verwendung benötigt wird, bestehen keine Anhaltspunkte.

b) Auf Grund der Ausführungen unter [X.]) kommt das Anmeldezeichen in Verbindung mit den Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 auch nicht als unmittelbar beschreibende freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] in Betracht.

Weitere Schutzhindernisse sind seitens des [X.]s nicht geltend gemacht worden und auch nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 richtet.