Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.04.2000, Az. I ZR 220/97

[X.] DES VOLKESURTEILI ZR 220/97Verkündet am:13. April 2000WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z:[X.]: ja[X.]/[X.][X.] § 26 Abs. 2 und 3, § 27 Abs. 1, § 30 Abs. 1;ZPO §§ 301, 539Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach§ 4 Nr. 1 [X.] auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfaßt nichtdas Recht, Lizenzen an [X.] Zeichen [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2[X.] zu erteilen.[X.], [X.]eil vom 13. April 2000 - I ZR 220/97 - [X.] I- 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 13. April 2000 durch [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], [X.] undDr. [X.] Recht erkannt:Auf die Revision der Klägerin wird das [X.]eil des [X.] desOberlandesgerichts München vom 24. Juli 1997 aufgehoben.Auf die Berufung der Beklagten wird das Teilurteil der [X.] Handelssachen des [X.] vom 30. Juli 1996aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung- auch über die Kosten der Rechtsmittel - an das [X.] zu-rückverwiesen.Von Rechts [X.] -Die Beklagte ist Inhaberin der beim [X.] 1982 angemeldeten und am 31. Oktober 1983 eingetragenen [X.] Nr. 1 053 725 "[X.]" für "[X.] für [X.], Herrenund Kinder, insbesondere Oberbekleidungsstücke, gestrickte und gewirkte [X.], T-Shirts und Polohemden, textile Kopfbedeckungen, [X.], Schals und [X.] Klägerin stellt Bekleidungsstücke her und vertreibt sie. Sie ist [X.] der am 2. Dezember 1993 angemeldeten und am 16. Juni 1994 beimDeutschen Patentamt für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckun-gen eingetragenen Marke "[X.]". Gegen die Eintragung der Marke "[X.]" hat die Beklagte Widerspruch erhoben.Die Beklagte mahnte Abnehmer der Klägerin, unter anderem mit [X.] vom 18. Dezember 1995 die [X.] GmbH, wegen Verletzung [X.] "[X.]" durch den Vertrieb von Bekleidungsstücken der Klägerin mitderen Zeichen "[X.]" ab und verlangte die Abgabe einer strafbewehrtenUnterlassungserklärung, Auskunft, Rechnungslegung, die Herausgabe der mit"[X.]" gekennzeichneten Produkte zur Vernichtung und das Anerkenntnisvon Schadensersatz.Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe mit der [X.] Firma [X.]am 10./11. Januar 1996 eine Vereinbarung über die Benutzung [X.] "[X.]" getroffen. Die Firma [X.]ist Inhaberin der gegen-über der Marke der Beklagten prioritätsälteren für Bekleidungsstücke eingetra-genen [X.] Nr. 468 204 "[X.]".- 4 -Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr sei von der Firma [X.]eineLizenz zur Benutzung der Marke "[X.]" eingeräumt worden. Die von [X.] ausgesprochenen Abmahnungen ihrer Abnehmer seien unberechtigtgewesen.Die Klägerin hat beantragt,[X.] zu [X.] zu unterlassen, von Abnehmern der Klägerin die [X.] einer Unterlassungsverpflichtungserklärung zu fordern,die den, auch sinngemäßen, Inhalt hat,"(1) es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von10.001,-- DM für jedes Bekleidungsstück für jeden Fallder Zuwiderhandlung zu unterlassen, Bekleidungs-stücke mit dem Warenzeichen "[X.]/[X.]"herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zubewerben oder sonstwie in den Verkehr zu [X.] über Herkunft und Vertriebsweg des [X.]. 1 beschriebenen Warenzeichens zu erteilen, undzwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit der An-gabe der Namen und Anschriften der Hersteller, Liefe-ranten und anderer Vorbesitzer, der [X.] oder Auftraggeber sowie unter Angabe [X.] der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen- 5 -oder bestellten, unter Ziff. 1 beschriebenen Textilienmit dem Warenzeichen "[X.]/[X.]";(3)über den Umfang der unter Ziff. 1 beschriebenenHandlung Rechnung zu legen, und zwar unter Vorla-ge eines Verzeichnisses mit der Angabe der [X.] Lieferungen, der unterschiedlichen Motive, dereinzelnen Verkaufsstellen unter Nennunga)der Liefermengen, [X.], [X.], Lieferpreise und Namen und Anschriften derAbnehmer;b)des erzielten Gewinns und unter Angabe der [X.] Angebote und der Werbung unter [X.])der [X.], [X.], [X.], Angebotspreise und Namen und An-schriften der [X.])der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe,Verbreitungszeitraum und [X.] aus dem Verkehr gezogenen und auf [X.] Bekleidungsstücke mit dem unter Ziff. [X.] Warenzeichen "[X.]/[X.]" an die- 6 -Beklagte zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Ko-sten [X.] Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieserFirma durch die unter Ziff. 1 bezeichneten Handlun-gen entstanden ist und noch entstehen [X.] Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, von welchen Ab-nehmern der Klägerin die Beklagte die Abgabe einer Un-terlassungserklärung gemäß Ziff. [X.] verlangt hat;I[X.]festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerinallen Schaden zu erstatten, der ihr aus den vorstehend [X.]. [X.] bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig-hin entstehen wird;II[X.] zu verurteilen, an die Klägerin 10.959,50 [X.] 5 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, [X.] "[X.]" der Klägerin sei mit ihrer prioritätsälteren Marke "[X.]"verwechslungsfähig. Bei dem zwischen der Klägerin und der Firma [X.]abgeschlossenen Vertrag handele es sich nicht um eine Lizenzvergabe, [X.] um eine Abgrenzungsvereinbarung.Das [X.] hat durch Teilurteil entschieden und die Beklagte nachdem Unterlassungsantrag (Antrag zu [X.] (1)-(5)) verurteilt. Auf die [X.] -der Beklagten hat das Berufungsgericht das Teilurteil des [X.]s aufge-hoben und die Klage hinsichtlich des [X.] abgewiesen.Mit der Revision beantragt die Klägerin das Berufungsurteil [X.] die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche [X.]eil zurückzu-weisen. Die Beklagte beantragt, die Revision [X.] 8 -Entscheidungsgründe:Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-teils und zur Zurückverweisung an das Gericht erster Instanz.[X.] Das Berufungsgericht ist von der Zulässigkeit des [X.] erster In-stanz ausgegangen. Den Unterlassungsanspruch der Klägerin hat es verneint.Hierzu hat es ausgeführt, die von der Beklagten ausgesprochene [X.] Abnehmern der Klägerin sei berechtigt gewesen. Die Beklagte verfüge [X.] zur Klägerin über die prioritätsältere Marke "[X.]". [X.] Zeichen der Parteien bestehe [X.]. Die Firma [X.]habe als Inhaberin der Marke "[X.]" der Klägerin keine Lizenz ander Marke "[X.]" einräumen können, weil es sich um eine von der Marke"[X.]" abweichende Marke handele. Anderenfalls käme es zu einer unge-rechtfertigten Ausdehnung des Schutzbereichs der Marke "[X.]". [X.] vom 10./11. Januar 1996 habe die Klägerin daher nur das Rechterworben, daß die Firma [X.]nicht aus der [X.] "[X.]" gegenihr Zeichen "[X.]" vorgehe.Dem Begehren der Klägerin stehe zudem § 30 Abs. 3 [X.] entge-gen, wonach der Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Markeninhabers [X.] Verletzung der Marke erheben könne. Eine Zustimmung habe die Firma[X.]jedoch nicht erteilt.I[X.] Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung [X.] -Zu Recht rügt die Revision, das [X.] habe unter Verstoß gegen§ 301 ZPO ein Teilurteil nicht erlassen dürfen und das Berufungsgericht habedaher entweder über den in erster Instanz noch anhängigen Teil des [X.] ebenfalls entscheiden oder die Sache an das [X.] zurückverwei-sen müssen.1. Ein Teilurteil darf nach ständiger Rechtsprechung des [X.] nur erlassen werden, wenn es von der Entscheidung über den Restdes Anspruchs unabhängig ist, wenn also die Gefahr widersprechender Ent-scheidungen, auch infolge abweichender Beurteilung durch das Rechtsmittel-gericht, ausgeschlossen ist (vgl. [X.]Z 107, 236, 242; 120, 376, 380; [X.], [X.]. 5.2.1997 - [X.], NJW 1997, 2184; [X.]. v. 12.1.1999 - VI ZR 77/98,NJW 1999, 1035; [X.]. v. 1.3.1999 - [X.], NJW 1999, 1638). Im Rah-men des § 301 ZPO soll eine unterschiedliche Beurteilung von bloßen [X.]eil-selementen, die nicht in Rechtskraft erwachsen, ausgeschlossen werden. [X.] ist daher unzulässig, wenn es eine Frage entscheidet, die sich imweiteren Verfahren über die anderen Ansprüche noch einmal stellt (vgl. [X.],[X.]. v. 27.5.1992 - IV ZR 42/91, NJW-RR 1992, 1053).2. Dies ist vorliegend der [X.]) Eine Verwarnung wegen einer Schutzrechtsverletzung kann als [X.] gegen das Wettbewerbsrecht gemäß §§ 1, 3 UWG oder - je nachSachlage - als ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten [X.] oder dessen Zulieferers gemäß § 823 Abs. 1 BGB zu be-anstanden sein, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts als unbe-- 10 -gründet oder wenn sie sich ungeachtet der Frage, ob ein Eingriff in ein be-standskräftiges Schutzrecht gegeben oder zu befürchten ist, ihrem sonstigenInhalt oder ihrer Form nach als unzulässig erweist (vgl. [X.]Z 62, 29, 32 [X.] Maschenfester Strumpf; [X.], [X.]. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979,332, 333 - Brombeerleuchte; [X.]. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, [X.], 424,425 = [X.], 489 - Abnehmerverwarnung; vgl. auch [X.], [X.]. [X.] - [X.], [X.], 896, 897 - Mecki-Igel III).b) Damit kommt es sowohl für den aus § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB ab-geleiteten Unterlassungsanspruch, der Gegenstand des [X.] des Land-gerichts ist, als auch für den Auskunfts- und Schadensersatzanspruch der Klä-gerin, über den das Gericht erster Instanz und das Berufungsgericht noch nichtentschieden haben, jedenfalls auch darauf an, ob die Klägerin zum Zeitpunktder Abmahnung der Beklagten am 18. Dezember 1995 oder in der [X.] war, Bekleidungsstücke mit dem Zeichen "[X.]" herzustellenoder herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben oder sonstwie in den [X.] zu bringen und sich die an Abnehmer der Klägerin gerichteten Verlangender Beklagten auf Abgabe der geforderten Verpflichtungserklärung als unbe-rechtigt erweisen. Hierfür ist wiederum von Bedeutung, ob zwischen dem Zei-chen "[X.]" der Klägerin und der Marke "[X.]" der Beklagten Ver-wechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] besteht und welche [X.] ein prioritätsälteres Recht geltend machen kann.3. [X.] eines unzulässigen [X.] stellt einen wesentlichenVerfahrensmangel [X.] des § 539 ZPO dar. Hat das Berufungsgericht eine ansich gebotene Zurückverweisung an die erste Instanz unterlassen, so ist dieseEntscheidung grundsätzlich in der Revisionsinstanz nachzuholen, ohne daß es- 11 -vorliegend darauf ankommt, ob dies einer ausdrücklichen Rüge bedarf (vgl.hierzu [X.], [X.]. v. 22.3.1991 - [X.], NJW 1991, 2082, 2083; offenge-lassen [X.], [X.]. v. 12.1.1994 - XII ZR 167/92, NJW-RR 1994, 379, [X.] hat davon abgesehen, den Rechtsstreit an das Berufungsge-richt zurückzuverweisen. Zwar können Gründe der [X.] imEinzelfall dafür sprechen, daß der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen wird und dieses ausnahmsweise den noch im ersten Rechtszuganhängigen Teil an sich zieht. Solche Gründe der [X.] sindvorliegend aber nicht ersichtlich und ein Einverständnis der Parteien mit einerEntscheidung des gesamten Streitgegenstandes durch das Berufungsgerichtliegt ebenfalls nicht vor.II[X.] Bei dem weiteren Verfahren wird das [X.] zu berücksichtigenhaben, daß, wie bereits das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, derKlägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zusteht, weil [X.] "[X.]" der Klägerin und "[X.]" der Beklagten gemäß § 14Abs. 2 Nr. 2 [X.] in klanglicher Hinsicht verwechslungsfähig sind und [X.] über das prioritätsältere Recht im Verhältnis zur Klägerin verfügt.Denn die Klägerin hat aufgrund der Vereinbarung vom 10./11. Januar 1996keine Lizenz an den Marken "[X.]" oder "[X.]" erworben. Die Marke"[X.]" ist nicht Gegenstand der Vereinbarung zwischen der Klägerin undder Firma [X.], die Inhaberin der [X.] Nr. 468 204 "[X.]" ist.An dem Zeichen "[X.]" konnte die Klägerin keine Lizenz nach § 30Abs. 1 [X.] erwerben, weil die Firma [X.]nicht Inhaberin der [X.] "[X.]" war und aufgrund ihrer Marke "[X.]" der Klägerin keine Li-zenz für das Zeichen "[X.]" erteilen [X.] einer Lizenz nach § 30 Abs. 1 [X.] ist das durch [X.], die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke [X.] Recht. Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der [X.] Marke nach § 4 Nr. 1 [X.] auf die eingetragene Marke beschränkt.Diese umfaßt nicht das Recht, Lizenzen an [X.] Zeichen [X.] von§ 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu erteilen.Die von der Revision vertretene gegenteilige Ansicht ist bereits mit [X.] des § 30 Abs. 1 [X.] nicht zu vereinbaren. Nach dieser Bestim-mung bezieht sich die Lizenzerteilung auf das durch die Eintragung begründeteRecht. Für diese Auslegung spricht auch Art. 8 der [X.] Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die [X.]/104/[X.], der durch § 30 [X.] umgesetzt worden ist. Danach ist [X.] Gegenstand von Lizenzen, nicht aber ein der Marke ähnliches Zeichen.Nichts anderes gilt nach der Gesetzessystematik und nach Sinn [X.] der gesetzlichen Bestimmung.Die Vorschrift des § 27 Abs. 1 [X.], die die Übertragung der [X.], stimmt von dem Regelungsgegenstand - Rechtsübertragung oder Lizen-zerteilung - abgesehen, wörtlich mit § 30 Abs. 1 [X.] überein. Es kannaber nicht zweifelhaft sein, daß der Inhaber einer eingetragenen Marke nurdiese, nicht aber andere mit der Marke verwechselbare Zeichen auf [X.] übertragen kann. Die Befugnis zur Lizenzerteilung nach § 30Abs. 1 [X.] kann in Anbetracht des übereinstimmenden Gesetzeswortlauts- 13 -danach nicht weiterreichen als die Regelung zur Rechtsübertragung nach § 27Abs. 1 [X.].Entsprechendes folgt aus Sinn und Zweck des § 30 [X.], der dasmaterielle Markenlizenzrecht regelt. Durch den Lizenzvertrag überläßt der [X.]ninhaber einem Dritten das Recht zur Benutzung der Marke. Das dem Inha-ber einer Marke nach § 14 Abs. 1 [X.] zustehende ausschließliche [X.] aber aus dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 [X.] und [X.] Falle des § 4 Nr. 1 [X.] aus der Marke in der eingetragenen Form.Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 26 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1[X.]. Danach gilt als rechtserhaltende Benutzung einer [X.] auch die Benutzung der Marke durch einen Dritten in einer Form, dievon der Eintragung abweicht, ohne den kennzeichnenden Charakter der Markezu verändern. Diese für die rechtserhaltende Benutzung [X.] von § 26 [X.]maßgeblichen Regelungen sagen nichts darüber aus, was Gegenstand eineraus der eingetragenen Marke abgeleiteten Lizenz sein kann. Entgegen der [X.] der Revision läßt sich dem Inhalt der Entscheidung des [X.] vom 14. Februar 1995 - 24 W(pat) 5/93 - (BPatGE 35, 40 = [X.],588 - [X.]/[X.]) nichts Abweichendes entnehmen.Im übrigen kann auch von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke"[X.]" in abgewandelter Form [X.] des § 26 Abs. 3 [X.] durch dieKlägerin nicht ausgegangen werden. Die Benutzung des Zeichens "[X.]"genügte dazu nicht, weil die Abweichungen den kennzeichnenden Charakterder Marke "[X.]" verändert haben (vgl. [X.], [X.]. v. 16.7.1998- I ZB 5/96, [X.], 164, 165 = [X.], 1078, 1079 - [X.] -[X.]. v. 5.11.1998 - [X.], [X.], 498, 499 = [X.], 432- [X.]). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, ob der angesprocheneVerkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke erkennt, in der benutztenForm noch dieselbe Marke sieht (vgl. [X.], [X.]. [X.]/96,[X.], 54, 56 = [X.], 1081 - [X.]; [X.]. v. 30.3.2000- I ZB 41/97, [X.]. S. 8 - Kornkammer). Die Zeichen "[X.]" und"[X.]" weichen in der Schreibweise deutlich voneinander ab. Dies giltauch für ihren Bedeutungsinhalt, soweit der Verkehr ihn überhaupt erkennt. [X.] Wortmarke "[X.]" hat die Bedeutung von "[X.]" oder "Untergrundbahn", während es sich bei "[X.]" um einaus "sub" (unter) und "wear" (tragen, anhaben) zusammengesetztes ([X.] aus der [X.] handelt.Schließlich kann die Klägerin aus der von ihr geltend gemachten Lö-schungsreife des Zeichens der Beklagten auch keine Rechte ableiten. Zur Er-hebung der Klage wegen Bestehens eines älteren Rechts aufgrund der Marke"[X.]" der Firma [X.]ist die Klägerin nach § 55 Abs. 2 Nr. 2[X.] nicht befugt. Eine solche Löschungsreife kann sie daher auch nichteinredeweise geltend machen.[X.]. Ungern-SternbergRi[X.] [X.] ist infolgeUrlaubs an der [X.] verhindert.Erdmann[X.]Büscher