Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 15.12.2015, Az. X ZR 111/13

[X.]:[X.]:[X.]:2015:151215UXZR111.13.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM [X.] [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR
111/13
Verkündet am:
15. Dezember
2015
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Telekommunikationsverbindung
[X.] § 116 Abs. 2, § 117, § 83 Abs. 1; ZPO § 529 Abs. 1
a)
Die hilfsweise Verteidigung des [X.] mit geänderten Ansprüchen in der Berufungs-instanz kann regelmäßig nicht als sachdienlich im Sinne von §
116 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ange-sehen werden, wenn der [X.] dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte.
b)
Ein Anlass zur zumindest [X.] beschränkten Verteidigung in der ersten Instanz kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 [X.] erteilten [X.] mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des [X.] nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte.
c)
Macht der [X.] in der ersten Instanz keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt der auf den [X.] geltend und er-klärt er nach richterlichem Hinweis in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht, dass es bei der Verteidigung der erteilten Fassung sein Bewenden haben soll, handelt es sich um ein neues Verteidigungsmittel, wenn der [X.] in der Berufungsinstanz das Streitpatent erstmals hilfsweise beschränkt durch die Kombination des Hauptanspruchs mit [X.]n des [X.] verteidigt und sich zur Begründung auf einen eigenstän-digen erfinderischen Gehalt der [X.] beruft.
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[X.], Urteil vom 15. Dezember 2015 -
X [X.] -
[X.]

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom
15.
Dezember
2015 durch [X.],
Dr.
Grabinski
und Hoffmann sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für
Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 8.
Mai 2013 verkündete Urteil des 5.
Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der [X.]n zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Die
[X.]n sind Inhaber des unter Inanspruchnahme der Priorität zweier deutscher
Anmeldungen vom 31.
August 2001 und vom 20. November 2001
am 30.
August 2002
angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] [X.] erteilten [X.] Patents 1
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(nachfolgend: [X.]). Das Streitpatent betrifft ein
Verfahren zum Herstellen einer [X.] zwischen zwei [X.]en. Patentanspruch
1
lautet in der erteilten Fassung:
"1.
Verfahren zum Herstellen einer Telekommunikationsverbin-dung zwischen zwei [X.]en, die sich mit einem ihre Adres-se enthaltenden Datensatz über ein Telekommunikationssys-tem (4) bei einer diesem zugeordneten Datenverarbeitungs-einrichtung (2) melden, die mit einem [X.] (11) für die Speicherung derartiger Datensätze und einem [X.] (1) versehen ist, der bei weitgehender Übereinstimmung mindestens zweier Datensätze ein Übereinstimmungssignal zur Herstellung einer Verbindung zwischen den beiden Perso-nen abgibt, dadurch gekennzeichnet, dass der von einem Funktelefon (9a, 9b) übermittelte Datensatz mindestens Zeit-punkt und durch ein Standortermittlungssystem ermittelter
Aufenthaltsort einer
sich meldenden, kontaktsuchenden [X.] sowie deren Rufnummer enthält, zu dem ein passender, ebenfalls Zeitpunkt und Aufenthaltsort enthaltender Datensatz einer sich ebenfalls meldenden, kontaktbereiten [X.] im [X.] (1) ermittelt wird, wobei jede Meldung des [X.] mit Zeitpunkt und Aufenthaltsort der kontaktsuchenden [X.]
das Anlaufen eines begrenzten Zeitraums in der [X.] (2) für die Ermittlung des [X.] und dessen Abgabe bei Überlappung der beiden Zeiträume auslöst, und dass das [X.] im Telekommunikationssystem
(4) ein Rufsignal zu der kontaktbereiten [X.] zu deren Funktelefon erzeugt und damit eine Telekommunikationsverbindung zwischen den beiden Funktelefonen (9a, 9b) beider [X.]en erstellt."
Die Patentansprüche
2 bis 14
sind unmittelbar oder mittelbar auf Pa-tentanspruch 1
rückbezogen.
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Die Klägerin hat
geltend gemacht, der Gegenstand des [X.] sei nicht patentfähig.
Die
[X.]n haben
das Streitpatent verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich
die Berufung der [X.]n, mit der sie
die Abänderung des Urteils des Patentgerichts
und die Abweisung der Klage beantragen.
Außerdem verteidigen sie das Streitpatent
zuletzt in der Fassung von drei
[X.], die sie [X.] im Berufungsverfahren gestellt haben.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der [X.]n
bleibt in der Sache ohne Erfolg.
I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer [X.] zwischen zwei [X.]en.
1. Nach der Beschreibung waren derartige Verfahren im Stand der [X.] bekannt
(Abs. 2 f.).
Sie
setzen voraus, dass der kontaktsuchenden [X.] die Adresse einer kontaktbereiten [X.] über eine Datenverarbeitungseinrich-tung mitgeteilt wird, um die Verbindung herzustellen
(Abs. 4).
In
der internationalen Anmeldung 00/19344 sei
zudem ein Verfahren zur Herstellung eine Telekommunikationsverbindung zwischen [X.]en offenbart
worden, die sich bei einer [X.] jeweils
mit einem [X.] meldeten, wobei der Datensatz eine Adresse des Teilnehmers und eine Örtlichkeit enthalte, wie etwa ein Gebäude, eine Straße oder eine Stadt. Die [X.] verweist darauf, dass ein solches Verfahren für die Herstel-lung einer
Telekommunikationsverbindung zwischen einer
kontaktsuchenden und einer sich in der Nähe befindlichen kontaktbereiten [X.] ungeeignet sei, wenn es von vornherein nur darum gehe, eine Telekommunikationsverbindung nur zwischen zwei [X.]en zu erstellen (Abs. 5) und schlägt mit Patentan-3
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spruch
1 vor diesem Hintergrund folgende Lehre für eine Telekommunikations-verbindung zwischen zwei [X.]en vor:
1.
Verfahren zum Herstellen einer Telekommunikationsverbin-dung zwischen zwei [X.]en:
2.
Die zwei [X.]en melden sich mit einem ihre Adresse ent-haltenden Datensatz über ein Telekommunikationssystem (4) bei einer
diesem zugeordneten [X.] (2).
3.
Die [X.] (2) ist mit einem [X.] (11) für die Speicherung derartiger Datensätze und einem [X.] (1) versehen.
4.
Der von einem Funktelefon (9a, 9b) übermittelte Datensatz
der kontaktsuchenden [X.]
enthält mindestens
a)
den Zeitpunkt und
b)
den durch ein Standortermittlungssystem ermittelten [X.] und die Rufnummer der
kontaktsuchenden [X.].
5.
Im [X.] (1) wird zu dem Datensatz der kontaktsuchen-den [X.] ein passender, ebenfalls Zeitpunkt und Aufent-haltsort enthaltender Datensatz einer sich ebenfalls [X.], kontaktbereiten [X.] ermittelt.
6.
Der [X.] (1) gibt bei weitgehender Übereinstimmung mindestens zweier Datensätze ein Übereinstimmungssignal zur Herstellung einer Verbindung zwischen den beiden Perso-nen.
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7.
Jede Meldung des Datensatzes mit Zeitpunkt und Aufent-haltsort der kontaktsuchenden [X.] löst das Anlaufen eines begrenzten Zeitraums in der [X.] (2) für die Ermittlung des [X.] und des-sen Abgabe bei Überlappung der beiden Zeiträume aus.
8.
Das Übereinstimmungssignal erzeugt im [X.] (4) ein Funksignal zu der kontaktbereiten [X.] zu deren Funktelefon und erstellt damit eine Telekommunika-tionsverbindung zwischen den beiden
Funktelefonen (9a, 9b) beider [X.]en.
Dem Streitpatent kommt es der Beschreibung zufolge für den Ablauf des Verfahrens darauf an, dass die erste Telekommunikationsverbindung zwischen den beiden [X.]en im Interesse der Wahrung ihrer Anonymität unter vollem Schutz der beiderseitigen Adressen durch die Datenverarbeitungsanlage her-gestellt wird und keine der [X.]en aktiv die Adresse der anderen eingeben muss, um die Verbindung herzustellen (Abs. 9).
Aus Sicht des Fachmanns, der in Übereinstimmung mit den Ausführun-gen des Patentgerichts ein Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet des Verbindungsaufbaus in Telekommunikati-onsnetzen und der Ähnlichkeitsanalyse von Datensätzen in Datenbanken ist, nennen die Merkmale
5 und 6 die [X.], die die jeweiligen [X.] beinhalten müssen, um den Zweck zu erfüllen, dem das streitpatent-gemäße Verfahren dient, nämlich am Ende eine Telekommunikationsverbin-dung zwischen einer kontaktsuchenden und einer kontaktbereiten [X.] zu ermöglichen. Die Daten, die für die Verwirklichung des [X.] benötigt werden, betreffen neben der Rufnummer der kontaktsuchen-den [X.] Ort und Zeit, damit im [X.] zu diesem Datensatz ein pas-sender, ebenfalls Zeitpunkt und Aufenthaltsort (und Rufnummer) einer sich desgleichen meldenden, kontaktbereiten [X.] ermittelt werden kann. Dafür 9
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stellt das Streitpatent auf den Aufenthaltsort der [X.]en und den Zeitpunkt ab. Nach welchen Kriterien der Zeitpunkt zu bestimmen ist, überlässt das Streitpatent dem Fachmann, der ihn so definieren und festlegen wird, wie dies der Förderung des [X.] am besten entspricht.
Gemäß Merkmal 7 löst jede Meldung des Datensatzes mit Zeitpunkt und Aufenthaltsort der kontaktsuchenden [X.] in der Datenverarbeitungseinrich-tung
2 das Anlaufen eines begrenzten Zeitraums für die Ermittlung des [X.] und dessen Abgabe bei Überlappung der beiden Zeiträu-me aus. Bei dem "begrenzten Zeitraum"
handelt es sich um den Zeitraum, der dem [X.] (etwa durch Steuerung der Datenverarbeitungsvorrichtung) vorgegeben ist, um zu ermitteln, ob mindestens zwei weitgehend übereinstim-mende Datensätze vorliegen, so dass ein Übereinstimmungssignal ausgelöst werden kann, das ein Rufsignal zu der kontaktbereiten [X.] erzeugt und [X.] eine Verbindung zwischen den beiden Funktelefonen beider [X.]en er-stellt. Das setzt voraus, dass sich die von zwei [X.]en ausgelösten begrenz-ten Zeiträume überlappen, weil das Übereinstimmungssignal nur
in diesem Überlappungsbereich ein Rufsignal zum Funktelefon der kontaktbereiten [X.] erzeugen und eine Verbindung zwischen den beiden [X.]en herstellen kann (vgl. Abs. 15). Daraus folgt jedoch nicht, dass der begrenzte Zeitraum zum Zeitpunkt der Meldung des Datensatzes beginnen muss. Dafür lassen sich we-der der Wortlaut des Merkmals 7 noch die Beschreibung des [X.] [X.], in der hervorgehoben wird, dass die Bemessung des Zeitraums zweck-mäßigerweise so gestaltet wird, dass dieser von jeder der beiden [X.]en in-dividuell für sich durch Ermittlung des Zeitbefehls an die [X.] festgelegt werden kann (Abs.
16). Entsprechend den Ausführungen des Patentgerichts ist erfindungsgemäß auch nicht festgelegt, wann der [X.] Zeitraum beginnt, ob er also unmittelbar nach Eingang des Datensatzes in der [X.] oder erst verzögert ausgelöst wird.
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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet.
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des [X.] beruhe gegen-über der internationalen Anmeldung 01/15480 ([X.]) nicht auf erfinderischer Tä-tigkeit.
Aus der [X.] sei ein Verfahren zum Herstellen einer Telekommunikations-verbindung zwischen zwei [X.]en bekannt. Die [X.]en meldeten sich mit einem ihre
Adresse ("[X.]") enthaltenden Datensatz über ein Telekommu-nikationssystem ("[X.]"
bzw. [X.]) bei einer zugeordneten [X.], die mit einem [X.] und einem [X.] ausgestattet sei, der bei weitgehender Übereinstimmung mindestens zweier Datensätze ein Übereinstimmungssignal zur Herstellung einer Verbin-dung zwischen den beiden [X.]en abgebe. Zudem sei offenbart, dass der Aufenthaltsort einer sich meldenden, kontaktsuchenden [X.] über das Funk-telefon durch ein Standortermittlungssystem ermittelt werde und diese Informa-tion sowie die Rufnummer der [X.] an die [X.] übermittelt werde. Es werde ein passender Datensatz einer kontaktbereiten [X.] im [X.] ermittelt.
Aus der [X.] gehe nicht unmittelbar hervor, dass jeweils im Datensatz der kontaktbereiten und der kontaktsuchenden [X.] ein "Zeitpunkt"
enthalten sei und jede Meldung des Datensatzes der kontaktsuchenden [X.] das Anlaufen eines Zeitraums für die Ermittlung des [X.] auslöse. Der Fachmann entnehme der [X.] jedoch eine Zeitintervallangabe, die
als Grundlage für die Bestimmung eines zeitlichen Überlappungsbereichs zwischen [X.] und kontaktbereiter [X.] diene und durch entsprechende Parame-ter beschrieben werde. Aufgrund dieser und weiterer Angaben werde mittels des Auswertealgorithmus im [X.] ein Übereinstimmungssignal ermittelt und im Telekommunikationssystem ein Rufsignal zu der kontaktbereiten [X.] über deren Funktelefon erzeugt.
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Die nicht offenbarten Teilmerkmale seien bei der Prüfung erfinderischer Tätigkeit nicht zu
berücksichtigen, weil sie die Lösung des technischen Prob-lems nicht mit technischen Mitteln bestimmten oder zumindest beeinflussten, zumal der Zeitpunkt für das erfindungsgemäße Verfahren offensichtlich ohne Belang sei. Aber auch wenn diese Teilmerkmale zu berücksichtigen seien, sei kein erfinderischer Gehalt gegeben. Im [X.] werde, wie der Fachmann wisse, schon zu Übergabe-
und Abrechnungszwecken etwa das Betreten oder Verlassen einer Funkzelle durch ein Mobilfunkgerät mit einer Zeitmarke (Zeit-punkt) versehen. Bei einem Verfahren, das dem Aufbau einer Verbindung zwi-schen zwei [X.]en diene, werde der Fachmann zunächst diese bezüglich beider [X.]en ohnehin vorhandenen Zeitmarken zum Aktivieren eines ver-bindungsrelevanten Zeitraums nutzen, um den Datenbeschaffungs-
und ver-arbeitungsaufwand gering zu halten. Daher sei ein Zeitpunkt als Auslöser für das Anlaufen eines hierfür vorgesehenen Zeitraums nahegelegt, wenn dieser nicht ohnehin bereits in der [X.] mitgelesen werde. Aber auch der einfache [X.], den [X.] nicht nur mittels des Endgerätes unter [X.] getrennt festzulegender [X.] aktivieren oder deaktivieren zu können, führe den Fachmann dahin, für den Nutzer die Möglichkeit bereitzu-stellen, direkt mit seiner Meldung
einen Zeitraum bestimmen zu lassen, [X.] dessen das Matching durchgeführt werde.
[X.] Die Begründung des Patentgerichts hält der Überprüfung im [X.]sverfahren stand.
1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des [X.] in der erteil-ten Fassung wird dem Fachmann durch die [X.] nahegelegt, so dass es an einer erfinderischen Tätigkeit fehlt.
Die [X.] befasst sich mit einem Verfahren zur
Herstellung einer [X.] zwischen zwei [X.]en, wobei die Verbindung
nicht durch die
Wahl einer Telefonnummer, sondern in Abhängigkeit vom Standort der [X.]en und der Ähnlichkeit eines
Profils
("profile") mit Informationen her-16
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gestellt werden soll, das
die
[X.]en im Netzwerk gespeichert haben ([X.], S.
4, [X.] 14 ff.; [X.], [X.] 1
ff.;
"claim 1").
Nach dem Verfahren
melden sich die [X.]en mit einem Profil
([X.], S.
10, [X.] 5 ff.; [X.] 12 ff.:
"profile"), also einem Datensatz, der
auch ihre Adresse ([X.], [X.], [X.] 10 ff.; [X.], [X.] 5 ff.: "[X.]") enthält,
über ein
Telekommunika-tionssystem, bei dem es sich um das [X.] handeln kann ([X.], S.
5, [X.]
8
ff.: [X.] "cellular phone network"),
bei einem Server
([X.], S.
10, [X.]
8
ff.; S.
16, [X.]
20
ff.: "server"), also einer [X.]. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel wird das Profil einer [X.] von
dem
Server 106 empfangen und gespeichert, wenn das Funktelefon ("mobile stati-on")
das erste
Mal im Dienstbereich ("service area 103") des Servers aktiv wird, und ist
im Server solange erhältlich, wie
das Funktelefon in
dessen
Dienstbe-reich ("service area") aktiv bleibt
([X.], S.
9, [X.]
21
ff.; S.
10, [X.]
12
ff.;
vgl. auch Figur 1).
Mithin wird das Profil
bzw. der
Datensatz der kontaktsuchenden [X.] von einem Funktelefon übermittelt und enthält auch den durch ein Standor-termittlungssystem (etwa GPS, vgl. [X.], [X.], [X.] 1 ff.) ermittelten Aufenthaltsort. Handelt
es sich bei dem Telekommunikationssystem um das
[X.]werk, ist nach den von der Berufung nicht angegriffenen Feststellungen des [X.]s für den Fachmann zudem implizit offenbart, dass die Rufnummer an den Server (die [X.]) übermittelt wird. Der übermittelte Datensatz enthält schließlich einen
Zeitpunkt, wie sich aus der von der [X.] gleichfalls nicht beanstandeten Feststellung des
Patentgericht ergibt, dass
nach Kenntnis des Fachmanns im [X.]werk das Betreten einer Funkzelle durch ein Mobilfunkgerät mit einer Zeitmarke (also einem Zeitpunkt) versehen wird. Die
vom Patentgericht zudem
angesprochene Frage, ob es sich bei dem in den Merkmalen 4, 5 und 7 genannten Zeitpunkt überhaupt um ein bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigendes technisches [X.] handelt, bedarf danach keiner Entscheidung, weil die [X.] jedenfalls einen solchen Zeitpunkt offenbart.
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Der Server ist mit einem [X.] ("matching engine")
ausgestattet, der die Profile der [X.]en, die sich an einem bestimmten Ort
(etwa im Be-reich einer Basisstation, einer Zelle oder Zellgruppe oder eines Dienstbereichs) aufhalten,
auf Übereinstimmungen hin überprüft
([X.], S.
9, [X.]
18
ff.; S.
10, [X.]
16
ff.; [X.], [X.] 14 ff.; [X.] [X.] 11 ff.).
Im [X.] wird also zu dem Daten-satz der kontaktsuchenden [X.] ein passender,
den Aufenthaltsort enthal-tender Datensatz einer sich ebenfalls meldenden, kontaktbereiten [X.] ermit-telt, wobei der Datensatz der kontaktbereiten [X.] zumindest im [X.]werk neben dem Aufenthaltsort auch mit einer Zeitmarke bzw. einem Zeit-punkt versehen ist.
Der [X.] gibt aufgrund eines Auswertealgorithmus ([X.], S.
10, [X.]
16
ff.) bei weitgehender Übereinstimmung mindestens zweier Profile
ein Übereinstimmungssignal, das im Telekommunikationssystem ein Funksignal zu der kontaktbereiten [X.] zu deren Funktelefon erzeugt und damit eine Tele-kommunikationsverbindung herstellt ([X.], S.
21, [X.]
5
ff.; Ansprüche
1 und 6; Abstract). Damit sind die Merkmale 1 bis 6 und 8 durch die [X.] offenbart.
In der [X.] wird zudem ausgeführt, dass [X.] vorgesehen werden können, die es den Benutzern erlauben, den Vergleich räumlich oder zeitlich einzuschränken. Die Parameter können die Größe des Standortbereichs angeben, die der Benutzer wünscht, oder den Zeitpunkt, zu dem ein Vergleich versucht werden soll ([X.], [X.], [X.] 5 ff.). Dem Fachmann ist damit -
in teilweiser Vorwegnahme
des Merkmals 7 -
die Möglichkeit offenbart, für die Ermittlung des [X.] einen begrenzten Zeitraum und dessen Abgabe bei Überlappung der beiden Zeiträume bei mindestens zwei [X.]en vorzuse-hen. Hingegen ist zwar nicht beschrieben, dass jede Meldung des Datensatzes mit Zeitpunkt und Aufenthaltsort der kontaktsuchenden [X.] das Anlaufen des begrenzten Zeitraums für die Übermittlung des [X.] 21
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auslöst. Gleichwohl trifft es entgegen der Sichtweise der Berufung nicht zu, dass [X.] einen gänzlich anderen Ansatz als das Streitpatent verfolgte.
Nach der Lehre von [X.] sucht das Funktelefon grundsätzlich konstant und automatisch nach Vergleichsmöglichkeiten und meldet damit auch das Pro-fil (den Datensatz) mit Zeitpunkt und Aufenthaltsort beim Server (bei der [X.]), wann immer der kontaktsuchende Benutzer einen neuen Standortbereich betritt. Alternativ hat der kontaktsuchende Benutzer aber auch die Option, das Vergleichen durch einen einfachen Eingabevorgang unter Verwendung des Funktelefons zu aktivieren oder zu deaktivieren, wobei der Benutzer auch bei dieser Option sein Vergleichs-
und Anforderungsprofil nur einmal eingeben muss ([X.], [X.], [X.] 2 ff.). In dieser Variante ist die Lehre von [X.] derjenigen des [X.] stark angenähert. Das (erneute) Aktivieren nach Eintritt des deaktivierten Zustands entspricht einer Meldung mit einem die Adresse enthaltenden Datensatz bei der [X.] im [X.] von Merkmal
2 des [X.]. Der Unterschied zu [X.] besteht insoweit lediglich darin, dass das Streitpatent dieses Aktivieren nicht als erneutes, son-dern erstmaliges Melden bei der [X.] definiert. Ent-sprechend bietet es sich für den Fachmann an, das Anlaufen des begrenzten Zeitraums für die Ermittlung des [X.] entweder mit jeder Meldung des Profils (des Datensatzes) im Server (in der Datenverarbeitungs-einrichtung) auszulösen oder diesen alternativ durch Eingabe am Funktelefon zu aktivieren oder zu deaktivieren (vgl. [X.] 14 unten, Übergang 15 oben). Die erste der beiden Alternativen entspricht den Vorgaben des Merkmals 7, so dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung für den [X.] naheliegend war.
2. Die Verteidigung des
[X.] in der Fassung der zuletzt noch gel-tend gemachten Hilfsanträge 3A, 4 und 5
ist unzulässig. Weder hat die Klägerin der Verteidigung des [X.] in den geänderten Fassungen zugestimmt, 24
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noch können diese als sachdienlich angesehen werden,
§
116 Abs.
2 Nr.
1 [X.].
-
15
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Nach der Rechtsprechung des [X.] ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 [X.] zulässig, wenn der [X.] mit der
Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des [X.] Rechnung trägt und den [X.] auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab ([X.], Urteil vom 28. Mai 2013

[X.], [X.], 912 Rn. 57

[X.]). Gleiches gilt für den Fall, dass das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 [X.] erteilten Hinweis nur einzelne [X.] des [X.] aufgreift und der [X.] daher in der [X.] keinen Anlass hat, zusätzlich zu [X.], die dem erteilten Hinweis Rechnung tragen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf [X.] zu stellen, auf die das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die
es als nicht aussichtsreich eingeschätzt hat ([X.], Urteil vom 27. Mai 2014

[X.], [X.], 1026 Rn. 31

Analog-Digital-Wandler). [X.] hat das Patentgericht
im vorliegenden Fall in dem nach
§ 83 Abs. 1 [X.] erteilten Hinweis bereits mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffas-sung der Gegenstand von Patentanspruch
1 des [X.] im Hinblick auf die [X.] und das Fachwissen des Fachmanns nicht erfinderisch sein dürfte. Dies hätte der [X.]n in Anbetracht ihrer Prozessförderungspflicht Veranlassung geben müssen, das Streitpatent bereits im Verfahren vor dem auch mit techni-schen Richtern besetzten Patentgericht hilfsweise mit geänderten Anträgen zu verteidigen
(vgl.
[X.], Festschrift [X.], 2009, 273, 281; Benkard/Hall/[X.], [X.], 11. Aufl., 2015, § 116 Rn. 11), zumal nicht auszuschließen ist, dass sich der Rechtsstreit im Hinblick auf einen oder mehrere der hilfsweise verteidigten Fassungen des [X.] als nicht entscheidungsreif erweist und die Sache nach
§
119 Abs.
3 und 5 [X.] zu erneuter Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen oder [X.] vor dem Senat erhoben werden muss.
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3. Der mit den [X.] 3A, 4 und 5 hilfsweise verteidigte Gegen-stand des [X.] unterliegt auch nicht deshalb dem Prüfungsumfang des Berufungsverfahrens nach § 117 [X.], weil darin Patentanspruch 1 jeweils mit den [X.]n 10, 8 und 9 sowie 5 des [X.] in der erteilten [X.] kombiniert wird. Es handelt
sich insoweit um neue Verteidigungsmittel im Sinne des
§
117 [X.] in Verbindung mit den entsprechend anzuwendenden Vorschriften der §§ 529 Abs. 1 Nr. 2,
531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis
3 ZPO, deren Nichtgeltendmachung nach dem vom Patentgericht gemäß §
83 Abs.
1 [X.] erteilten Hinweis auf einer Nachlässigkeit der [X.]n beruht. Das [X.] hat zwar in seinem Urteil
ausgeführt, dass ein eigenständiger erfinderi-scher Gehalt der rückbezogenen [X.] des [X.] nicht er-sichtlich sei. Damit ist die Frage, ob den [X.]n des [X.] eine eigenständige erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt, jedoch nicht zu einen zulassungsfreien Gegenstand der Prüfung im Berufungsverfahren gemäß
§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO geworden.
Macht der [X.] in der
ersten Instanz keinen eigenständigen erfinde-rischen Gehalt der auf den [X.] geltend und erklärt er nach richterlichem Hinweis in der mündli-chen Verhandlung vor dem Patentgericht, dass es bei der Verteidigung der [X.] sein Bewenden haben soll, handelt es sich um ein neues Ver-teidigungsmittel, wenn der [X.] in der Berufungsinstanz das Streitpatent erstmals hilfsweise beschränkt durch die Kombination des Hauptanspruchs mit [X.]n des [X.] verteidigt und sich zur Begründung auf ei-nen eigenständigen erfinderischen Gehalt der [X.] beruft. Die [X.] haben sich vor dem Patentgericht auf die Geltendmachung eines erfin-derischen Gehalts des Patentanspruchs 1 beschränkt, indem sie einen eigen-ständigen erfinderischen Gehalt
der rückbezogenen [X.] des [X.]s nicht vorgetragen und auf Nachfrage des Vorsitzenden
im Hinblick auf die
Ankündigung, eine hilfsweise Verteidigung des Streitpatent durch die Auf-nahme von Merkmalen aus den [X.]n zu beabsichtigen, in der 27
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mündlichen Verhandlung erklärt
haben, dass es bei der Verteidigung der erteil-ten Fassung sein Bewenden haben solle.
Entsprechend
war auch der Prü-fungsumfang des Patentgerichts auf den insoweit von der [X.]n verteidig-ten Anspruchssatz beschränkt (vgl. [X.], Beschluss vom 27.
Juni 2007

[X.], [X.]Z 173, 47, 22 ff.

[X.]).
[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.], § 97
Abs. 1 ZPO.
[X.]
Grabinski
Hoffmann

Schuster
Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 08.05.2013 -
5 Ni 11/11 (EP) -

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