Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 27.10.2015, Az. X ZR 11/13

[X.]:[X.]:[X.]:2015:271015UXZR11.13.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR
11/13
Verkündet am:
27. Oktober 2015
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.]. II § 6 Abs. 3; EPÜ Art. 84 Satz 2; ZPO § 62
a)
Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtig-keitsverfahren ist eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentan-spruchs jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.
b)
Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden [X.], sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß §
62 ZPO.
[X.], Urteil vom 27. Oktober 2015 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-

Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 27.
Oktober 2015 durch [X.], die Richter [X.] und Dr.
Bacher sowie die Richterinnen
Schuster und Dr.
Kober-Dehm
für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin zu 1 wird das am 4. Oktober 2012 verkün-dete Urteil des [X.] (Juristischen
Beschwerdesenats und Nichtig-keitssenats) des [X.] unter Zurückweisung des [X.] Rechtsmittels abgeändert.
Das [X.] Patent 792 973 wird mit Wirkung für die [X.] dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die [X.], 2 und 7 folgende Fassung erhalten:
1.
Verwendung eines kalt verlegbaren Bandes bestehend aus polymervergütetem [X.], das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten [X.]schicht verbunden ist,
als [X.] im Straßenbau.
2.
Verwendung eines Bandes nach Anspruch
1, dadurch [X.], dass die [X.]schicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4
mm aufweist.
7.
Verwendung eines Bandes nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die [X.]beschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der [X.] mit einem [X.] in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmit-tel enthält.
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3
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Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits 1. Instanz werden den Klägerinnen zu 4/5, der Beklagten zu 1/5 auferlegt. Von den Kosten der Berufung tragen die Klägerin zu 1 4/5 und die Beklagte 1/5.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 25.
Januar 1997 unter Inanspruch-nahme einer [X.] Priorität vom 3. Februar 1996 angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 792
973 ([X.]), das in der im Einspruchsverfahren vor dem [X.] erhaltenen Fassung ein
kalt verarbeitbares [X.] betrifft und
sieben Patentansprüche
umfasst, von denen die Ansprüche
1, 2 und 7 [X.] sind. Die angegriffenen Ansprüche lauten:
"1.
Kalt
verlegbares [X.] zur Verwendung im Straßenbau, bestehend aus polymervergütetem [X.], das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten [X.]-schicht verbunden ist.

2.
[X.] nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet,
dass
die [X.]schicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4
mm aufweist.

7.
[X.] nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch [X.], dass die [X.]beschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwi-ckelt werden, wenn der [X.] mit einem [X.] in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält."
Die Klägerinnen
haben geltend gemacht, der Gegenstand von An-spruch
1 des [X.] gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ur-1
2
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4
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sprünglich eingereichten Fassung hinaus
und sei, ebenso wie derjenige des Anspruchs
2,
nicht patentfähig. Mit Patentanspruch
7 werde zudem ein Gegen-stand beansprucht, der nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne.

Die Beklagte hat das Streitpatent in der im Einspruchsverfahren erhalte-nen
Fassung und mit neun Hilfsanträgen verteidigt.
Das Patentgericht hat die Klagen abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin
zu
1
(nachfolgend: Klägerin), mit der sie die Nichtigkeits-gründe der mangelnden Patentfähigkeit und mangelnden Ausführbarkeit
weiter-verfolgt. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil
in erster Linie mit der Maßgabe, dass die angegriffenen Patentansprüche 1, 2 und 7 die aus dem [X.] ersichtliche
Fassung als [X.] erhalten sollen.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung hat teilweise Erfolg.

I.
Das
Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung die Verwendung eines Bandes als kalt verarbeitbares [X.] im Straßenbau.
1.
Nach der Patentbeschreibung werden
[X.] insbesondere im Straßenbau zur Herstellung von Nähten, d.h. Verbindungen
von neben-
einanderliegenden [X.]en aus [X.] mit vergleichbaren Eigenschaf-ten, und von Anschlüssen, d.h. Verbindungen von [X.]en aus [X.] mit unterschiedlichen Eigenschaften, verwendet. Die durch Nähte und [X.] entstehenden
Verbindungen, die dem Straßenverkehr und klimati-schen Einflüssen ausgesetzt
seien, müssten hohen Qualitätsanforderungen 3
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5
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genügen. Sie
sollten wasserdicht sein
und sich unter äußeren Einflüssen
nicht öffnen, damit die Deckschicht keinen Schaden nehme
([X.]. Abs. 2). Es ge-he
darum, mehr Bitumen als bisher an die [X.] zu bringen und ein weiches Gelenk einzubauen, also eine Höchstmenge an Bitumen zum Dichten, Bewegen und Haften zu platzieren (Abs.
2). Bisher
habe man zur Lösung die-ses Problems mit
vorgefertigten
Bitumenfugenbändern gearbeitet, die
nach dem Streichen der
Flanke der bestehenden alten Asphaltdeckschicht mit einer bitumenhaltigen Grundierung an die Flanke angelegt worden seien.
Um eine Haftung des [X.] an der [X.] zu bewirken, sei dieses mit einer Propanflamme angewärmt und dann an die Flanke angedrückt [X.]. Die Temperatur des [X.]es der neu einzubringenden Deckschicht, das unmittelbar an das verlegte [X.] herangebracht werde, reiche für sich genommen
nicht aus, um Mängel bei der Verlegung des [X.] auszugleichen; auch das anschließende [X.] führe nicht zu einem
dichten
Verschluss der Naht
(Abs. 3).
2.
Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Prob-lem, ein [X.] zur Verfügung zu stellen, das einfach zu verarbeiten ist und gleichwohl einen dichten Nahtverschluss ermöglicht.
3.
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der zuletzt verteidigten Fassung vor:
Patentanspruch 1:

1.
Verwendung eines Bandes als [X.] im Straßenbau.
2.
Das [X.] besteht aus polymervergütetem Straßenbaubitu-men.
3.
Es ist kalt verlegbar.
4.
Es ist wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten [X.]-schicht verbunden.

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6
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Patentanspruch 2
beinhaltet:

die Verwendung eines Bandes nach Anspruch 1, wobei die [X.]schicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist.

Patentanspruch 7
verlangt:

die Verwendung eines Bandes nach einem der Ansprüche
1 bis 6, wobei die [X.]beschichtung so eingestellt
ist, dass die Klebeigenschaften
durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der [X.] mit einem [X.] in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält.
4.
Die Parteien streiten darüber, über welche Qualifikation der
maßgeb-liche
Fachmann für die Auslegung des Patents und die Beurteilung der Patent-fähigkeit verfügen muss.
a)
Die Klägerin nimmt an, der Fachmann werde durch ein Team gebil-det, das aus einem Diplom-Bauingenieur der Fachrichtung Straßenbau mit Spezialkenntnissen in der Verwendung von bitumenhaltigen [X.]n und einem Chemiker besteht, der über Spezialkenntnisse in der Entwicklung, Kon-struktion und Fertigung bitumenhaltiger [X.] verfügt. Die Beklagte sieht mit dem Patentgericht den Fachmann als Diplom-Bauingenieur an, der auch über die notwendigen chemischen Fachkenntnisse für die Entwicklung der [X.] verfügt.
b)
Maßgeblicher Fachmann ist derjenige, der in der Praxis mit der Ent-wicklung und Herstellung von Materialien für Nähte und Anschlüsse
im Stra-ßenbau und das
Verschließen von Fugen befasst ist. Dafür sind neben
Kennt-nissen
über die (möglichen) Materialeigenschaften des Bandes Erfahrungen mit der Verlegung des [X.] erforderlich. Letztlich kann dahinstehen, ob infolgedessen als Fachmann ein
Straßenbauingenieur oder ein
Bauchemiker, der in erster Linie mit der Zusammensetzung und dem Einsatz von Baustoffen befasst ist, anzusehen ist. Das Streitpatent betrifft jedenfalls nicht die Herstel-lung eines [X.]s oder einer [X.]schicht, sondern schlägt in der zuletzt ver-10
11
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-
7
-

teidigten Fassung die Verwendung eines
Bandes als [X.] im Straßen-bau vor, das kalt verlegbar und mit einer gesonderten [X.]schicht versehen ist. Der Vortrag der Klägerin gibt keine zureichenden tatsächlichen Hinweise dahingehend, dass angesichts dessen
die
Einordnung des Fachmanns als Straßenbauingenieur
durch das Patentgericht
nicht zutrifft. Selbst
wenn man den
Schwerpunkt bei der Lösung des
technischen Problems
des [X.] in
der Materialanwendung sieht, ist als Fachmann jedenfalls kein Klebstoffspe-zialist, sondern ein
Bauchemiker angesprochen, der über Erfahrung in der Zu-sammensetzung und Anwendung von Baustoffen verfügt
und, beispielsweise,
wie die von der Beklagten beauftragten [X.], im Bereich der polyme-ren Baustoffe und der Materialprüfung tätig ist.
Es kann deshalb nicht ange-nommen werden, dass auf dem Gebiet des Straßenbaus spezielle [X.] beschäftigt würden; die Klägerin hat dies auch nicht vorgetragen. Vor diesem Hintergrund sind spezielle
Kenntnisse über die Zusammensetzung und Wirkungsweise von Klebstoffen von dem in Rede stehenden Fachmann nicht zu erwarten
(vgl. [X.], Urteil vom 22.
September 2015

X
ZR
53/13).
5.
Der Begriff
"[X.]", dessen Bedeutung zwischen den Parteien streitig ist, bedarf näherer Betrachtung.
Die Klägerin meint, die Lehre des [X.] könne nicht auf senkrecht, also in der Fuge, zu verbauende [X.] beschränkt werden. Der Begriff umfasse beispielsweise auch [X.], die zur Abdeckung einer Fuge verwendet würden.
a)
Die Bedeutung
der in einem Patentanspruch verwendeten Begriffe
ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, die nach der ständigen Rechtsprechung des [X.]
stets geboten ist und auch dann nicht unterbleiben
darf, wenn der Wortlaut des Patentanspruchs eindeutig zu sein scheint (s. nur [X.], Urteil vom 12.
Mai 2015

X
ZR
43/13, [X.], 875

Rotorelemente, mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Die [X.]eibung des Patents, deren Funktion es ist, die geschützte Erfindung zu erläutern, kann Be-13
14
-
8
-

griffe eigenständig definieren und insoweit ein patenteigenes Lexikon darstellen ([X.]

Rotorelemente,
Rn.
16; Urteil vom 2.
März 1999

X
ZR
85/96, [X.], 909

Spannschraube). Im Zweifel ist ein Verständnis des Anspruchs ge-boten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen ver-steht ([X.]

Rotorelemente,
Rn.
16).

Zweck-, Wirkungs-
oder Funktionsangaben nehmen dabei als Bestand-teile eines Patentanspruchs an dessen Aufgabe teil, den geschützten Gegen-stand vom Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so
ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann ([X.], Urteil vom 7.
Juni 2006
X
ZR
105/04, [X.], 923 Rn.
15

[X.] für Milchsam-melanlage).
b)
So liegen die Dinge hier. Der in den Patentansprüchen enthaltene Begriff [X.] gibt für sich genommen weder Eigenschaften der Fuge noch des (Fugen)Bandes an. Aus den Ausführungen in
der [X.]eibung
folgt
aber, dass
das patentgemäße [X.] ein solches sein soll, mit dem eine gegen witterungsbedingte und mechanische Einflüsse resistente und dichte
Herstel-lung von Nähten und Anschlüssen im Straßenbau erzielt werden kann. Um den Witterungs-
und Verkehrseinflüssen Stand halten zu können, soll mehr Bitumen als bisher an die [X.] gebracht werden (Abs.
1, 3). Die Verwen-dung des Begriffs "[X.]"
spricht dafür, dass das [X.] an der Seite der bereits vorhandenen [X.], also senkrecht
in der Fuge,
an-gebracht
werden soll. Diese Sichtweise wird durch die weiteren Ausführungen in der [X.]eibung bestätigt. So ist bei der Erläuterung der Erfindung ausge-führt, dass beim Verlegen an der [X.] auf die Verwendung einer Propan-flamme verzichtet werden könne. Bei entsprechender Einstellung des [X.]s 15
16
-
9
-

sei es zudem möglich, bei Temperaturen etwas oberhalb des [X.] eine Haftung zwischen [X.] und [X.] zu erreichen (Abs.
7). Auch bei der Erläuterung der Ausführungsbeispiele und insbesondere auch des Ge-genstands nach Patentanspruch
7 ist in der [X.]eibung von der Haftung des [X.] an der [X.] (Abs.
12), dem Andrücken des
Bandes an die [X.] (Abs.
15) und von einem zuverlässigen Anhaften des [X.] an der [X.] (Abs.
16) die Rede.
c)
Dieses Verständnis des Begriffs "[X.]"
wird unterstützt durch das von der
Beklagten in 2.
Instanz vorgelegte Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus Asphalt, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen-
und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Asphaltstraßen,
aus dem [X.] (Anlage
GPR 3).
(1)
Dabei handelt es sich zwar um ein neues Verteidigungsmittel, das aber entgegen der Auffassung der Klägerin gemäß §
117 [X.] i.V.m.
§
531 Abs.
2 Nr.
1 und 3 ZPO zuzulassen ist. Das
Patentgericht hat
sich, wie sich aus dem gerichtlichen Hinweis gemäß §
83 Abs.
1 [X.] und aus dem angefochte-nen Urteil ergibt, mit dem Begriff
"[X.]"
nicht in dem von der Klägerin verstandenen Sinn befasst.
Die Klägerin selbst hat auf die Auslegung erst in der Berufung besonderes Gewicht gelegt. Die Vorlage des [X.], mit der die Beklagte auf den Vortrag der Berufungsklägerin reagiert hat, beruht deshalb nicht auf
Nachlässigkeit der Beklagten.
(2)
Das
Merkblatt enthält
unter
4.2.2 Ausführungen zu Fugen mit auf-schmelzbarem [X.]. Auch hier wird die Fugenflanke erwähnt, die

wie bei dem damaligen Stand der Technik üblich

mit einem geeigneten [X.] zu versehen sei. Das [X.] sei einseitig anzuschmelzen und an die vorbereitete Fugenflanke festhaftend anzudrücken. Hieraus ergibt sich, dass ein im Straßenbau verwendetes [X.] an die Fugenflanke, also an die Seite der
Fuge und damit senkrecht stehend anzubringen ist.
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II.
Das Patentgericht hat, in diesem Punkt von der Berufung [X.],
angenommen, der [X.] der unzulässigen Erweiterung lie-ge nicht vor.
Die in
Patentanspruch
7 enthaltene Erfindung sei zudem ausführ-bar offenbart. Der Fachmann
könne die Lehre des Anspruchs
7 mit den Erläute-rungen aus der [X.]eibung unter Zuhilfenahme von geeigneten, entweder bekannten oder aus Versuchen ermittelten Ergebnissen nacharbeiten. Nach Absatz
15 der [X.]eibung könne der
[X.] beispielsweise so eingestellt
werden, dass er bei Temperaturen bis maximal 30°C noch keine oder nur [X.] Klebeigenschaften aufweise. Erst wenn das mit der [X.]schicht verse-hene [X.] durch Andrücken an die [X.] mit dem [X.] in Berüh-rung komme, träten
die Klebfähigkeit und damit die Haftung ein.
Die Gegenstände der
angegriffenen Ansprüche
seien auch patentfähig. Die zur Prüfung der
Neuheit
herangezogene
deutsche [X.] 2
225
358 ([X.]) beziehe sich auf ein vorgefertigtes bogenoder bahnförmiges Material, das mit mindestens einer
Schicht aus einer polymervergüteten bitumi-nösen Masse versehen sei, wobei die Schicht
1 (Figur
1 der [X.]) auf der einen Seite eine im Wesentlichen nicht klebende Eigenschaft aufweise, während die andere Seite aus einer selbstklebenden [X.] bestehe. Das [X.] Material werde zum Abdichten auf Betonflächen unter anderem auf [X.] verlegt, wo anschließend eine heiße Asphaltschicht aufgebracht werde. Das Material nach der [X.] betreffe somit
ausschließlich Abdichtbahnen und kein [X.].
Das [X.] nach der [X.] Patentschrift 41
26
090 ([X.]) sei reißfest und bestehe aus elastischem
Polymerkunststoff
und nicht aus polymer-vergütetem [X.], so dass Merkmal
3
nicht erfüllt sei.

Die
Gegenstände
des Patentanspruchs
1 und der angegriffenen [X.] beruhten
auch auf erfinderischer Tätigkeit. Aus dem [X.] Ge-brauchsmuster 93
13
030 ([X.]) sei ein bitumenhaltiges Dichtungsmaterial be-20
21
22
23
-
11
-

kannt, das als [X.] im Straßenbau verwendet werde. Das Dichtungsma-terial
werde durch leichte Erwärmung zu einem [X.] verpresst; es
sei selbstklebend und zu
seinem
Einbau sei keine Erwärmung mehr nötig. Die Zu-sammensetzung des [X.]materials bewirke die selbstklebende Eigen-schaft, wobei die gesamte Schicht selbstklebend sei. Das [X.] nach der [X.] sei jedoch
auf keiner
Seite mit einer gesonderten [X.]schicht verbunden. Der Fachmann erhalte aus [X.] auch keinen Hinweis, die bekannte klebrige Schicht zwecks besserer Haftung einseitig mit einer weiteren klebrigen Schicht zu versehen, weil ein Verkleben bzw. Anhaften des Bandes bereits mit einem einschichtigen [X.] erreicht werde.
In dem Aufsatz von [X.]
"Ein neues [X.], ein Abdeckband und neue Stopfen zum Verschließen von Bohrlöchern"
in: Neue Deliwa-Zeitschrift Heft
12/94
([X.]2a) werde als Lösung bei nicht ausreichender Anhaftung ein Vorwärmen der [X.] vorgeschlagen, was den Fachmann nicht zur patentgemäßen Lösung führe.
Auch das Band nach der [X.] [X.] 1
965
092 ([X.]) zeige nichts, was über das
aus [X.] und [X.]2a
Bekannte hinausgehe. Auch eine Zusammenschau der erörterten Druckschriften führe nicht zum Patentgegen-stand. Aus der [X.] erkenne der Fachmann vorrangig [X.] in un-terschiedlichen Breiten. Dort sei ein Verkleben der Bahnen mit dem [X.] mittels einer [X.]schicht, die auf die Bahnen aufgebracht sei, [X.]. Bei dem zweischichtigen Aufbau gehe es nicht um eine Verbesse-rung der Haftung der flach aufliegenden [X.] auf dem [X.], sondern um die Schaffung einer nicht klebenden Seite, die nach au-ßen freiliegen könne. Die Zweischichtigkeit der [X.] in der [X.] diene damit ganz anderen Zielen als im
Streitpatent. Beim Streitpatent stehe eine Steigerung der Klebeigenschaft bei stehend angebrachten [X.]n im Vordergrund.
24
25
-
12
-

Die [X.] Patentschriften
[X.] und DD
258
259
([X.]) zeigten zwar einen zweischichtigen Aufbau, beträfen aber Bänder, die für Straßenfertigung aus bitumengebundenen [X.] nicht geeignet seien.
Die in [X.] und auch die in [X.] offenbarten [X.] füllten

anders als beim Streitpatent

nicht die Fuge aus, sondern überbrückten sie. [X.] und [X.]
könnten daher für die im Streitpatent geschilderten Probleme keinen Lösungsansatz bieten.

III.
Diese Beurteilung
hält den Angriffen der Berufung im Wesentlichen stand.
Soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, ist es ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ([X.], Urteil vom 19.
Dezember 2006

X
ZR
236/01, [X.]Z 170, 215 Rn.
15

Carvedilol
II). In dem Umfang, in dem es verteidigt wird, erweist es sich als rechtsbeständig.
1.
Die beschränkte Verteidigung durch Änderung der [X.] in
[X.] ist zulässig.
a)
Der Übergang von einem Erzeugnis-
zu einem [X.] im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung des Senats statthaft. Der Erfinder soll für die neue und nicht naheliegende Verwen-dung eines an sich bekannten Erzeugnisses Schutz erhalten
([X.], Urteil vom 2.
November 2011

X
ZR 23/09, [X.].
2012, 119

Notablaufvorrichtung).
b)
Im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin ist der beschränkte Pa-tentanspruch nicht
im Hinblick auf Klarheit des
in Merkmal
4 enthaltenen Be-griffs
"gesondert"
zu prüfen.
(1)
Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nich-tigkeitsverfahren ist zu untersuchen,
ob die beabsichtigte Selbstbeschränkung unzulässig ist,
etwa weil der so definierte
Gegenstand
über die ursprüngliche Offenbarung hinausginge oder den Schutzbereich des Patents erweiterte.
Ein 26
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30
31
-
13
-

Prüfungskriterium für die Zulässigkeit in den
Patentanspruch
aufgenommener Merkmale und Begriffe
kann
zudem
sein, ob der Anspruch durch deren Auf-nahme hinreichend deutlich und klar gefasst
wird (vgl. [X.], Urteil vom 24.
Ja-nuar 2012

X
ZR
88/09, [X.], 475 Rn.
29

Elektronenstrahl-therapiesystem). Dies
folgt aus Art.
84 Satz
2 EPÜ; für
das nationale Recht ergibt sich dieses Erfordernis aus §
34 Abs.
3 Nr.
3 [X.] i.V.m.
§
9 Abs.
6 PatV. Eine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist jedoch weder im [X.] noch im [X.] vorgesehen. Der
Patentinhaber hat mit dem erteilten oder dem im Einspruchsverfahren geänder-ten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorgese-henen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs-
oder [X.] vorliegt, ganz oder teilweise aberkannt werden kann. Das [X.] regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs-
oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die fehlende Klarheit nicht gehört, abschließend (Art.
100, 138 EPÜ; §§
21, 22 [X.]). Daraus folgt, dass eine Prüfung der Klarheit
jedenfalls insoweit
nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten [X.] enthalten war (vgl. [X.], Entsch. vom 24.
März 2015

G
3/14).
(2)
Nach diesen Grundsätzen ist im Streitfall eine Prüfung der in [X.] geänderten Patentansprüche nicht statthaft. Das hier in Streit stehende Wort "gesondert"
ist nicht durch eine Änderung in den als [X.] umgestalteten Patentanspruch
aufgenommen worden. Es war bereits Bestandteil des Sachanspruchs in der im Einspruchsverfahren ge-änderten Fassung, der mit Ausnahme der Ausgestaltung als [X.] unverändert geblieben ist.
2.
Der Gegenstand des zuletzt verteidigten
Patentanspruchs
1 ist neu (Art.
54 Abs.
1 und 2 EPÜ).
a)
Die
patentgemäße Verwendung eines Bandes als [X.]
wird nicht durch die Entgegenhaltung [X.] vorweggenommen. [X.] betrifft ein vorgefer-32
33
34
-
14
-

tigtes bogen-
oder bahnförmiges Material, das als Abdichtungsmaterial für ver-schiedene Flächen, beispielsweise für Dächer oder Fußböden und insbesonde-re zur Aufbringung auf Betonflächen und auch als Brückenabdeckung geeignet ist
(S.
1, 7). Eine Lage des
Materials
besteht vorzugsweise aus zwei Schichten, von denen die eine eine selbstklebende
bituminöse Klebemittelmasse und die andere eine nichtklebende [X.] sein kann (S.
3, 4).
Die
klebende Seite der Lage wird auf die abzudichtende Fläche aufgebracht, wobei gegebe-nenfalls eine Mehrzahl einander überlappender Bahnen erforderlich ist, um eine kontinuierliche Membran auf der gesamten Fläche zu erhalten (S.
6). Die Breite des Materials kann schwanken und beispielsweise zwischen 2,5 und
120
cm oder darüber liegen (S.
4).
Damit
mag die
[X.] zwar einen Gegenstand vorstel-len, der objektiv als [X.] geeignet ist. Die Verwendung eines Bandes als [X.] offenbart [X.] aber, wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, nicht.

b)
Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass auch die Ent-gegenhaltung [X.] den Gegenstand des [X.] nicht vorwegnimmt. Dies trifft auch für die zuletzt verteidigten [X.] zu. Die Berufung führt
hiergegen auch keinen Angriff.

3.
Der Gegenstand der verteidigten Ansprüche
war aus Sicht des Fachmanns
nicht
durch den Stand der Technik nahegelegt (Art.
56 EPÜ).
Zu-treffend hat das Patentgericht angenommen, dass die Entgegenhaltungen [X.], [X.]2a, [X.], auch in Verbindung mit [X.],
sowie die
[X.] und [X.] nicht zu der Er-findung führen. Diese Beurteilung
trifft auch für die verteidigten [X.] zu. Die Ausführungen des Patentgerichts
zu den Entgegenhaltungen
[X.] und [X.] hat die Klägerin mit der Berufung nicht angegriffen.
a)
[X.] betrifft ein bitumenhaltiges Dichtungsmaterial, das unter anderem als [X.] zum Abdichten von Fugen im Straßenbau eingesetzt werden kann.
35
36
37
-
15
-

(1)
Das Dichtungsmaterial
soll sich in engem stofflichen Kontakt voll-ständig an die Fugenwandungen anpassen ([X.], S.
1). Nachteilig
sei, so heißt es in der [X.]eibung, dass die Bauteile, deren Fugen abzudichten seien, von vornherein mit einer speziellen Schutzschicht auf Bitumenbasis versehen sein müssten oder dass diese unmittelbar vor Einbringung des [X.] in Form eines lösungsmittelhaltigen Anstrichs ([X.]) aufgebracht werde. [X.] der Erfindung sei es,
ein selbstklebendes bitumenhaltiges Dichtungsmaterial vorzugsweise in Form von [X.]n, Platten oder Bandagen herzustellen, das es gestatte, den Aufwand für den Anstrich bzw. die Erwärmung einzuspa-ren
(S.
2). Das [X.] wird unter leichter Erwärmung verpresst (S.
3 [X.]); es ist selbstklebend und muss beim Einbau nicht mehr erwärmt werden. Von dem Band nach
Patentanspruch
1 des [X.] unterscheidet sich dieses [X.] dadurch, dass es einschichtig
und
nicht wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten [X.]schicht verbunden ist.

(2)
Hieraus
und auch in Verbindung mit
der Offenbarung der [X.]
erhält der Fachmann keine Anregung, ein Band als [X.]
zu verwenden, das
mit einer gesonderten [X.]schicht versehen
ist.
Das
bahnförmige Abdichtungs-material der [X.] dient zur
Abdichtung von Oberflächen (S.
2, 1. Abs.). [X.] enthält keinen Hinweis auf die Verwendung des offenbarten Materials als ein Fugen-band,
wie das Streitpatent es versteht. Der Inhalt der [X.] führt eher von einer solchen Verwendung weg. In der Entgegenhaltung
ist von einer "Lage", einem bahnförmigen Material, die Rede (S.
3, 4), das
liegend auf Oberflächen aufge-bracht wird, um, wie ausgeführt,
diese wasserdicht zu machen (S.
6) und
eine dauernde Verbindung zum Untergrund zur Verfügung stellen, während die nichtklebende Seite nach
außen freiliegen kann. Der
zweischichtige
Material-aufbau der [X.] dient zudem anderen Zwecken als die gesonderte Klebeschicht beim Streitpatent, bei der die Steigerung der Klebfähigkeit
im Vordergrund steht. Er bietet, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Möglichkeit, die nichtklebende Seite weiter zu behandeln, um sie vor Beschädigung zu 38
39
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16
-

schützen und die Verankerung anschließend aufzubringender Stoffe wie Beton oder Asphalt zu verbessern ([X.], S.
6, 2.
Abs.). Schließlich ermöglicht der [X.] auch, Verstärkungsmaterial innerhalb der Schichten der Lage [X.] ([X.], S.
4, 1.
Abs.).
(3)
Entgegen der Auffassung der Klägerin
kann aus dem
Hinweis in Ab-satz
4 des
[X.],
das in [X.] offenbarte Material
sei aus einer offensicht-lich nicht klebefähigen [X.] hergestellt, nicht gefolgert werden, diese Kritik deute darauf hin, dass der Fachmann Anlass gehabt
habe, eine Weiter-entwicklung des Stands der Technik außerhalb der vom Vorschlag der [X.] vor-gezeichneten Bahnen zu suchen. Denn diese Kritik stellt sich als rückschauend nach Auffindung der streitpatentgemäßen Lösung gewonnene Analyse dar (vgl. [X.], Urteil vom 31.
August 2010

X
ZR
73/08, [X.]. 2011, 26

Gleitlagerüber-wachung). Aus der Kritik, das Material sei aus einer offensichtlich nicht klebefä-higen [X.] hergestellt, wird lediglich deutlich, dass die Klebefähigkeit des Materials verbessert werden soll. Es war aber weder vorgegeben, auf [X.] Weg eine verbesserte Klebefähigkeit erreicht werden sollte,
noch
dass dies mit der Ausbildung einer gesonderten
[X.]schicht gelingen könnte.
(4)
Ebenso wenig führt der Umstand, dass das Material nach der [X.] und [X.] nach der [X.] möglicherweise im gleichen Katalog angeboten wer-den, zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit. Die technische Nähe des [X.] der [X.] und des [X.] nach [X.] hat jedenfalls bis zum Prioritäts-tag des [X.] nicht dazu geführt, Eigenschaften des einen Materials auf das andere zu übertragen.
b)
In dem Artikel [X.]2a wird darauf hingewiesen, dass das dort vorge-stellte verformbare Band einfach angedrückt werde und hafte. An kühlen Tagen könne es zweckmäßig sein, die Schnitt-
oder Fräskante vorzuwärmen
(S.
626 re. [X.],
7. Spiegelstrich). Ob der Fachmann, wie die Klägerin meint,
durch
diese Empfehlung
eine Anregung
erhielt, die Klebfähigkeit des [X.]
weiter
40
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-
17
-

zu verbessern, kann letztlich dahinstehen. [X.]2a
benennt die für
zu verschlie-ßende Fugen im Straßenbau bestehenden
Anforderungen

es solle
wenig Handarbeit anfallen, die Umweltverträglichkeit sei
sicherzustellen, um Kosten zu senken solle
der Arbeitsgang "Vorstreichen"
entfallen, das Band solle
selbst-klebend sein und
an gefrästen, rauheren Kanten die Fuge füllen und den was-serdichten Abschluss sicherstellen.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen hält der Autor
das
vorgestellte Produkt für eine sehr gelungene Lösung; er führt aus:
"Erstaunlicherweise gelang es dem Hersteller aus den neuen Bundesländern innerhalb kürzester Zeit mit einem neuen [X.] alle Forderungen zu erfül-len"
([X.]2a, S.
626 re.
[X.]). Vor diesem Hintergrund zielt
die zitierte Bemerkung über das Anwärmen aus fachmännischer Sicht nicht darauf ab, einen Mangel oder eine verbesserungswürdige Schwachstelle des vorgestellten [X.] zu bezeichnen.
Der
Hinweis auf das
Anwärmen erscheint vielmehr
als mögliche unterstützende Maßnahme beim Anbringen des Bandes unter bestimmten Wit-terungsbedingungen. Selbst wenn jedoch der Fachmann in der zitierten Passa-ge eine Anregung gesehen hätte, die Haftfähigkeit des [X.] zu ver-bessern, weist die Entgegenhaltung nicht auf die vom Streitpatent vorgeschla-gene Lösung hin, das [X.] mit einer gesonderten [X.]schicht zu ver-sehen.
c)
[X.] offenbart, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ein plastisch-elastisches, stark klebendes Verlegeband mit hoher Dehnbarkeit, das einschichtig ausgebildet ist. Vom
Gegenstand des Patentanspruchs
1 des [X.] unterscheidet sich dieses [X.] ebenso wie das in [X.] ge-zeigte dadurch, dass es nicht wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten [X.]schicht verbunden sein soll. Folglich erhält der Fachmann auch aus [X.] keine Anregung, ein [X.] mit einer gesonderten [X.]schicht zu verse-hen.
43
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18
-

4.
Die Erfindung ist in Patentanspruch
7
so deutlich und vollständig of-fenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art.
138 Abs.
1 Buchst.
b EPÜ i.V.m.
Art.
II §
6 Abs.
1 Nr.
2 IntPatÜG).
Die Klägerin macht geltend, für den Fachmann sei nicht ersichtlich, was ein geeignetes höher siedendes Lösungs-mittel sein könne. Deshalb liege keine sinnvoll nachvollziehbare technische Lehre vor. Dies trifft nicht zu.
a)
Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbin-dung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der ange-strebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein all-gemeines Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Der Patentanspruch muss nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (vgl. [X.], Urteil vom 11.
Mai 2010

X
ZR
51/06, [X.], 901, Rn.
31

Polymerisierbare Zementmischung; Urteil vom 13.
Juli 2010

Xa
ZR
126/07, [X.], 916, Rn.
17

Klammernahtgerät).
b)
Diesen Anforderungen genügen die Angaben in Patentanspruch
7 und die Erläuterungen
in Absatz
15 der [X.]eibung. Dort erhält der [X.] die Anweisung, den [X.] so einzustellen, dass er bis hin in Bereiche von maximal 30°C noch keine oder nur geringe Klebeigenschaften aufweist. Die Klebfähigkeit und damit die Haftung sollen
erst eintreten, wenn das [X.]
an die [X.] angedrückt wird und mit dem [X.] in Berührung kommt, so dass die im [X.] enthaltenen höher siedenden Lösungsmittel auf die [X.]-schicht einwirken.
Entsprechende Lösungsmittel waren, wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, dem Fachmann bekannt. Ihm
war
es somit
möglich, Un-tersuchungen zur Klebfähigkeit mit verschiedenen bekannten Lösungsmitteln anzustellen
und so zu dem im Streitpatent vorgegebenen Ergebnis zu gelan-gen. Dem steht nicht entgegen, dass in Patentanspruch
7 dem Begriff "höher 44
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19
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siedend"
kein Vergleichsbegriff gegenübersteht. Der Fachmann wird hierdurch vielmehr angewiesen,
ein Lösungsmittel
zu wählen, das keinen zu tiefen Siede-punkt hat,
und kann durch entsprechende Versuche das geeignete Lösungsmit-tel auffinden.

IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.],
§
92
Abs.
1 Satz
1, §
100 Abs.
1 ZPO.

Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern
erhoben oder sind mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben,
zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, sind die Kläger
notwendige Streitgenossen gemäß §
62 ZPO. Die Entscheidung über die Nichtigerklärung eines Patents ergeht durch Gestaltungsurteil; sie muss
einheitlich ergehen, da das klagestattgebende [X.] gegenüber jedem der Kläger entfaltet (vgl. zur aktienrechtlichen Anfech-tungsklage [X.], Urteil vom 5.
April 1993

II
ZR
238/91, [X.]Z 122, 211, 213, 240). Darüber hinaus hat
eine vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Patents gemäß Art.
68 EPÜ oder
§§
22 Abs.
2, 21 Abs.
3 [X.] Gestaltungswir-kung gegenüber jedermann dahingehend,
dass die Wirkungen des Patents in dem Umfang der Nichtigerklärung als von Anfang an nicht eingetreten gelten.
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20
-

Die
notwendige Streitgenossenschaft hat zur Folge, dass die Klägerin zu
2 weiter am Verfahren beteiligt
ist, auch wenn sie das Urteil des Patentge-richts
nicht mit der Berufung angefochten hat (vgl. [X.], Urteil vom 24.
Januar 2012

X
ZR
94/10, [X.]Z 192, 245 Rn.
22

Tintenpatrone
II). Die
geänderte
Entscheidung über die Kosten 1.
Instanz betrifft demzufolge auch die Klägerin zu
2.

Meier-Beck

[X.]

Bacher

Schuster

Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 04.10.2012 -
10 Ni 36/10 ([X.]) -

49