Bundesgerichtshof, Urteil vom 03.02.2011, Az. I ZR 26/10

Die Klägerin vertreibt neben einem traditionellen Kaffeesortiment ein regelmäßig wechselndes Angebot von Gebrauchsartikeln in den Bereichen Haushalt, Sport, Freizeit, Garten und Textilien.

Die Klägerin ist von der Markeninhaberin, der [X.] mbH & Co. KG, ermächtigt, die Rechte aus der [X.] Wortmarke 988 536 „[X.]“, der Gemeinschaftswortmarke 2 941 441 „[X.]“ sowie der [X.] Wort-/Bildmarke 305 17 604

Die Beklagte verkaufte in [X.] Kuchenbesteck-Sets, bestehend aus einem Tortenheber und einem Tortenmesser, deren Verpackung mit den [X.] gekennzeichnet war.

Die Klägerin hat vorgetragen, diese Sets stammten aus einer Produktion von insgesamt 210.619 Verkaufseinheiten, die sie bei der [X.] bestellt habe. Dieses Unternehmen habe die Sets exklusiv für die Klägerin in [X.] herstellen und deren Verpackung mit den [X.] kennzeichnen lassen. Sodann sei die Produktion von der [X.] einer Qualitätsprüfung unterzogen worden; 68.208 Verkaufseinheiten seien wegen Qualitätsmängeln abgelehnt worden. Diese beanstandeten Verkaufseinheiten seien nicht in das Eigentum und die Verfügungsgewalt der Klägerin gelangt. Der [X.] sei gestattet worden, diejenigen Bestecke, die nicht den Qualitätsanforderungen der Klägerin entsprochen hätten, ohne die mit den [X.] versehenen Originalverpackungen weiterzuverkaufen. Weiter sei es zur Bedingung gemacht worden, dass die Ware nicht in [X.] vertrieben werden oder dorthin zurückgelangen dürfe, in denen die Klägerin - wie unter anderem in [X.] - Filialen betreibe. Die [X.] habe dann vorsätzlich unter Verstoß gegen diese ausdrückliche Weisung 67.000 Verkaufseinheiten an die [X.] in [X.]       verkauft. Diese habe die Waren an die U.   Z.          Einzel- und Großhandel Import und Export GmbH weiterveräußert, von der die Beklagte sie erworben und schließlich ihrerseits in der mit den [X.] gekennzeichneten Originalverpackung an die [X.] in [X.] verkauft habe.

Die Klägerin hat die Beklagte aus den [X.] sowie gestützt auf Urheberrechte an der Verpackungsaufmachung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung in Anspruch genommen.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Prozessführungsbefugnis der Klägerin in Abrede gestellt und weiterhin bestritten, dass die Klägerin im Hinblick auf die von ihr - der Beklagten - vertriebene Ware Vertriebsbeschränkungen vereinbart habe. Im Übrigen hat sich die Beklagte auf Erschöpfung der Markenrechte berufen.

Das [X.] hat die Beklagte unter Abweisung des weitergehenden Antrags auf Rechnungslegung verurteilt,

Die Berufung der Beklagten hat zur Abweisung der Klage geführt. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage des eigenen Vorbringens der Klägerin deren Markenrechte als erschöpft angesehen. Hierzu hat es ausgeführt:

Zwar habe die Klägerin nach ihrem eigenen Vortrag die Ware nicht in Verkehr gebracht. Denn sie habe die mit ihrer Marke oder ihrem Unternehmenskennzeichen versehenen [X.] weder selbst zum Weiterverkauf ausgeliefert noch habe sie ihren Lieferanten hierzu ermächtigt. Dem Lieferanten sei nach dem Vortrag der Klägerin nur gestattet worden, die Ware ohne Verpackung, also ohne die Marke und ohne das Unternehmenskennzeichen der Klägerin in Verkehr zu bringen; zudem seien bestimmte Länder, darunter auch [X.], ausgenommen gewesen. Gleichwohl sei die Klägerin nach den Grundsätzen der [X.]sentscheidung „[X.]“ ([X.], Urteil vom 19. Januar 1984 - I ZR 194/81, [X.], 545 = [X.], 380) rechtlich so zu behandeln, also ob sie die Ware selbst in Verkehr gebracht habe. Da sich die Klägerin zur Konfektionierung der Sets eines anderen Unternehmens bedient habe, müsse sie sich so behandeln lassen, als ob die Klägerin die Kennzeichnung innerhalb des eigenen Unternehmens vorgenommen hätte und die Ware dann infolge eines innerbetrieblichen Organisationsfehlers weisungswidrig ausgeliefert worden wäre. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Herstellung und Markierung der Ware in [X.] erfolgt sei, es sich um eine Exklusivherstellung für die Klägerin gehandelt habe, die Markierung mit den [X.] für jedermann sofort ersichtlich und entsprechend gekennzeichnete Ware in [X.] nur im Rahmen eines geschlossenen Vertriebssystems der Klägerin erhältlich gewesen sei, die Ware von der [X.] nicht versehentlich, sondern vorsätzlich und unter Verstoß gegen eine ausdrückliche Weisung ausgeliefert worden und die Ware zudem mangelhaft gewesen sei. Maßgeblich sei vielmehr, dass die Ware auf Veranlassung der Klägerin gekennzeichnet worden sei und diese den Vertrieb durch ihren Lieferanten ausdrücklich gestattet habe. Die Klägerin müsse deshalb das Risiko dafür tragen, dass die Ware entgegen der Weisung, die Kennzeichnungen zu entfernen und nicht in bestimmte Länder auszuliefern, vertrieben worden sei. Dementsprechend könne die Klägerin ihren Abnehmern oder deren späteren Abkäufern den Weitervertrieb grundsätzlich nicht unter Berufung auf eigenes Fehlverhalten untersagen und ihnen etwaige Prüfungs- und Rückgabepflichten anlasten.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Wiederherstellung des der Klage stattgebenden landgerichtlichen Urteils.

1. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung und Auskunftserteilung gerichtete Klage zu Unrecht abgewiesen. Auf der Grundlage des [X.], den das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, kann eine Erschöpfung des Rechts aus den [X.] nicht angenommen werden.

a) Nach § 24 Abs. 1 [X.] hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der [X.] oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den [X.] in Verkehr gebracht worden sind. Für die Gemeinschaftsmarke trifft Art. 13 Abs. 1 [X.] eine entsprechende Regelung. Diese Voraussetzungen der Erschöpfung des Rechts aus den [X.] können mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung im Streitfall nicht bejaht werden.

aa) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Klägerin selbst die von der [X.] in [X.] vertriebenen [X.] nicht innerhalb des [X.]s in Verkehr gebracht hat. Von einem Inverkehrbringen im Sinne des § 24 Abs. 1 [X.] ist auszugehen, wenn der Markeninhaber die Verfügungsgewalt über die Markenware willentlich auf den Erwerber übertragen hat ([X.], Urteil vom 27. April 2006 - I ZR 162/03, [X.], 863 Rn. 15 = [X.], 1233 - ex works, mwN). Nach dem Klagevorbringen ist die Verfügungsgewalt jedenfalls nicht von der Klägerin übertragen worden. Etwas anderes lässt sich auch dem Vorbringen der [X.] nicht entnehmen.

bb) Indem das Berufungsgericht der Klägerin ein Inverkehrbringen ihrer Lieferantin, der [X.], nach den Grundsätzen der [X.]sentscheidung „[X.]“ ([X.], 545) zugerechnet hat, hat es die Klägerin so behandelt, als ob sie die Waren selbst in Verkehr gebracht hätte. Dies ist nicht frei von [X.]. Dabei kann dahinstehen, ob sich den Feststellungen des Berufungsgerichts überhaupt entnehmen lässt, dass die Lieferantin der Klägerin die in Rede stehenden, mit der Marke und dem Unternehmenskennzeichen versehenen Waren selbst innerhalb des [X.]s in Verkehr gebracht hat. Denn auch wenn das Inverkehrbringen durch die Lieferantin erfolgt ist, kann die Klägerin aus Rechtsgründen nicht so behandelt werden, als ob sie selbst die Ware in Verkehr gebracht hätte.

(1) § 24 Abs. 1 [X.] setzt Art. 7 Abs. 1 [X.] um und ist deshalb richtlinienkonform auszulegen ([X.], Urteil vom 11. Juli 2002 - [X.], [X.], 1063, 1065 = [X.], 1273 - Aspirin I). Durch Art. 7 [X.] erfolgt eine vollständige Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke, der Begriff des „Inverkehrbringens“ ist daher autonom anhand des Wortlauts, des Aufbaus und der Ziele der Richtlinie auszulegen ([X.], Urteil vom 30. November 2004 - [X.]/03, [X.]. 2004, [X.] = [X.], 507 Rn. 30 ff. - Peak Holding). Durch Art. 7 [X.] hat der [X.] es dem Markeninhaber ermöglicht, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware im [X.] zu kontrollieren; dagegen kann er dem Wiederverkauf eines Exemplars einer mit seiner Marke versehenen Ware grundsätzlich nicht widersprechen. Dadurch soll zum einen sichergestellt werden, dass die Marke ihrer Aufgabe entsprechend die Gewähr bieten kann, dass alle Waren, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Weiter wird dem Markeninhaber durch das Recht zum ersten Inverkehrbringen im [X.] die Möglichkeit gegeben, den wirtschaftlichen Wert der Marke zu realisieren ([X.], [X.], 507 Rn. 36 ff. - Peak Holding; [X.], [X.], 863 Rn. 15 - ex works, mwN). Beide für die Annahme eines Inverkehrbringens maßgebenden Gesichtspunkte sind im Streitfall nicht gegeben.

Ein Inverkehrbringen setzt nach den dargelegten Grundsätzen zunächst voraus, dass der Markeninhaber die Möglichkeit verliert, den weiteren Vertrieb der Markenware innerhalb dieses Wirtschaftsgebiets zu kontrollieren. Allerdings ist insoweit nicht allein auf die Person des Markeninhabers abzustellen. So liegt in Warenbewegungen zwischen verschiedenen Betrieben innerhalb eines Unternehmens oder eines Konzernverbundes noch kein Inverkehrbringen ([X.], [X.], 507 Rn. 44 - Peak Holding; [X.], [X.], 863 Rn. 15 - ex works, mwN), während auf der anderen Seite ein Inverkehrbringen im Sinne des Erschöpfungsgrundsatzes auch dann gegeben ist, wenn zwar nicht der Markeninhaber selbst, aber eine wirtschaftlich mit ihm verbundene Person die Verfügungsgewalt willentlich überträgt ([X.], Urteil vom 23. April 2009  [X.], [X.]. 2009, [X.] = [X.], 593 Rn. 43 - [X.]; Urteil vom 15. Oktober 2009 - [X.]/08, [X.]. 2009, [X.] = [X.], 1159 Rn. 24  Makro). Das nach dem Erschöpfungsgrundsatz der Markenrichtlinie maßgebende Zurechnungskriterium für ein Inverkehrbringen ist damit die wirtschaftliche Verbundenheit zwischen dem Markeninhaber und derjenigen Person, die innerhalb des [X.] die tatsächliche Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren dergestalt an Dritte überträgt, dass der Markeninhaber den weiteren Vertrieb der Ware nicht mehr kontrollieren kann. Mit dem Markeninhaber in diesem Sinne wirtschaftlich verbunden sind etwa ein Lizenznehmer, die Mutter- oder die Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber ein Alleinvertriebshändler ([X.], Urteil vom 22. Juni 1994 - [X.], [X.]. 1994, [X.] = [X.]. 1994, 615 Rn. 34 - [X.] Internationale Heiztechnik und Danzinger; [X.], [X.], 593 Rn. 43 - [X.]; [X.], 1159 Rn. 24 - Makro).

An einer solchen wirtschaftlichen Verbundenheit zwischen der Klägerin und ihrem Lieferanten fehlt es im Streitfall. Weder den Feststellungen des Berufungsgerichts noch dem Parteivorbringen lässt sich entnehmen, dass die [X.] dem Konzernverbund der Klägerin angehört. Es fehlen auch Anhaltspunkte, die die Annahme einer Vertriebslizenz, eines Alleinvertriebsrechts oder einer sonstigen wirtschaftlichen Verbundenheit nahelegen könnten. Nach Sinn und Zweck des Erschöpfungsgrundsatzes kämen insofern allein solche Verträge in Betracht, die den Vertrieb von mit der Marke der Klägerin gekennzeichneten Waren gestatteten. Denn nur in diesem Fall wäre die Garantiefunktion der Marke überhaupt betroffen. Daran fehlt es nach dem vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Sachverhalt; denn danach war die [X.] nur befugt, Waren zu vertreiben, die nicht mit den [X.] gekennzeichnet waren.

(2) Aus diesem Grund liegt auch der zweite für ein Inverkehrbringen erforderliche Gesichtspunkt nicht vor. Mit dem hier allein gestatteten Vertrieb von nicht mit den [X.] gekennzeichneten Waren wird der Markeninhaberin gerade nicht die Möglichkeit eröffnet, den wirtschaftlichen Wert der Marke zu realisieren.

b) Eine Erschöpfung kann auch nicht nach der zweiten Alternative des § 24 Abs. 1 [X.] angenommen werden, wonach es ausreicht, dass die mit der Marke versehene Ware mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden ist.

aa) Auch der Begriff der Zustimmung ist einheitlich im Sinne der Unionsrechtsordnung auszulegen ([X.], Urteil vom 20. November 2001 - [X.]/99, [X.]. 2001, [X.] = [X.]. 2002, 147 Rn. 37, 43 - [X.]). Die Zustimmung, die einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht aus Art. 5 [X.] gleichkommt, Dritten zu verbieten, mit seiner Marke versehene Waren erstmalig im [X.] in Verkehr zu bringen, stellt das entscheidende Element für das Erlöschen dieses Rechts durch die Grundsätze der Erschöpfung dar. Angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung muss die Zustimmung auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt ([X.], [X.]. 2002, 147 Rn. 41, 45 - [X.]; [X.], 593 Rn. 42 - [X.]; [X.], 1159 Rn. 22 - Makro).

Nach dem Vorbringen der Klägerin, den das Berufungsgericht seiner Prüfung der Erschöpfung der Klagekennzeichen zugrunde gelegt hat, war der [X.] der Vertrieb der Waren unter Kennzeichnung mit den [X.] nicht nur nicht erlaubt, sondern ausdrücklich verboten worden. Fehlt danach bereits die Zustimmung zum Vertrieb der gekennzeichneten Waren, kommt es nicht darauf an, was zu gelten hat, wenn mit der Zustimmung zum Inverkehrbringen Einschränkungen hinsichtlich des Weitervertriebs verbunden sind und diese Einschränkungen nicht eingehalten worden sind (dazu [X.], [X.], 507 Rn. 54 - Peak Holding; [X.], 593 Rn. 46 ff.  [X.]; [X.], [X.], 863 Rn. 16 - ex works; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 24 Rn. 35 f.).

bb) Nichts anderes folgt aus dem vom Berufungsgericht hervorgehobenen Umstand, dass die Klägerin die [X.] ursprünglich mit der Kennzeichnung der [X.] beauftragt hatte und die von der [X.] vertriebenen Sets im Rahmen dieses Auftrags mit den [X.] gekennzeichnet worden waren. Es lag in der alleinigen Entscheidungsmacht der Markeninhaberin, vor dem erstmaligen Inverkehrbringen der gekennzeichneten Waren im [X.] Wirtschaftsraum die Entscheidung zu treffen, die Kennzeichnung der Waren mit den [X.] zu genehmigen oder aber  wie hier geschehen - das Inverkehrbringen unter Verwendung der Marken zu untersagen. Dies gilt erst recht, wenn - wie die Klägerin vorgetragen und das Berufungsgericht seiner Prüfung zugrunde gelegt hat - eine ablehnende Entscheidung ausdrücklich deshalb getroffen wurde, weil die betroffenen Waren nicht den Qualitätsanforderungen der Markeninhaberin entsprachen. Denn damit ist nicht eine lediglich inter partes wirkende schuldrechtliche Verpflichtung betroffen. Es geht vielmehr um die für die Auslegung der Erschöpfungsvoraussetzungen maßgebende Funktion der Marke, Gewähr dafür zu bieten, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann ([X.], [X.], 507 Rn. 38 - Peak Holding). Untersagt der Markeninhaber den Vertrieb von Markenware wegen Qualitätsmängeln, geht es mithin um gegenüber jedermann wirkende Ansprüche aus dem Markenrecht. Dem entspricht es, dass der [X.] dem Markeninhaber gegen einen Lizenznehmer das Recht vorbehalten hat, aus der Marke vorzugehen, wenn der Lizenznehmer hinsichtlich der Qualität der von ihm hergestellten Waren gegen die Bestimmungen des [X.] verstößt (Art. 8 Abs. 2 Buchst. e [X.]/§ 30 Abs. 2 Nr. 5 [X.]; vgl. dazu [X.], [X.], 593 Rn. 51 - [X.]; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 24 [X.] Rn. 19). Weiter ist der Gesichtspunkt der Gewährleistung der Qualität der Ware ein Grund, der es dem Markeninhaber gestattet, sogar nach dem Inverkehrbringen der gekennzeichneten Ware im [X.] die weitere Benutzung zu untersagen (Art. 7 Abs. 2 [X.]/§ 24 Abs. 2 [X.]).

c) Eine Erschöpfung lässt sich schließlich auch nicht mit den Erwägungen begründen, die der [X.] seiner Entscheidung „[X.]“ ([X.], 545) zugrunde gelegt hat.

Zunächst war der dort entschiedene Einzelfall durch die im Streitfall nicht vorliegende Besonderheit geprägt, dass ein Lieferant innerhalb [X.]s versehentlich Rohre, die zwar außen mit seinem eigenen Zeichen versehen waren, die aber zusätzlich und an unauffälliger, im Rahmen von Liefer- und Lagervorgängen nicht ersichtlicher Stelle in der [X.] mit dem Zeichen des Auftraggebers gekennzeichnet waren, nicht an den Auftraggeber, sondern an einen anderen Kunden auslieferte. Weiter hat sich der [X.] maßgeblich auf § 24 [X.] gestützt, der den Unterlassungsanspruch des Inhabers eines Warenzeichens abweichend von der heute geltenden Rechtslage daran knüpfte, dass bereits die Kennzeichnung selbst widerrechtlich war, woran es nach den maßgebenden Feststellungen im damaligen Fall fehlte ([X.], [X.], 545, 547 - [X.]).

Im Übrigen betraf die Entscheidung „[X.]“ den Erschöpfungsgrundsatz vor Inkrafttreten der [X.] und des Markengesetzes. Jedenfalls nach Inkrafttreten des aktuellen, autonom unionsrechtlich auszulegenden Rechts gelten dagegen die oben dargelegten Grundsätze (vgl. auch Sack, WRP 1999, 1088, 1094). Soweit sich aus der Entscheidung „[X.]“ für den Streitfall abweichende Gesichtspunkte ergeben sollten, hält der [X.] daran nicht fest.

2. Der [X.] kann abschließend entscheiden, weil die Sache zur Endentscheidung reif ist.

a) Der Unterlassungsanspruch ergibt sich aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 [X.], Art. 9 Abs. 1 Buchst. a [X.]. Das Berufungsgericht hat die Prozessführungsbefugnis der Klägerin zutreffend und von der Revision unbeanstandet bejaht. Die Beklagte hat die [X.] in identischer Form für identische Waren benutzt. Wie dargelegt, kann sich die Beklagte auf der Grundlage des Vortrags der Klägerin nicht auf eine Erschöpfung der Markenrechte berufen. Für die Voraussetzungen der Erschöpfung ist im Streitfall - bei dem es nicht um die Abschottung von nationalen Märkten mit dem Zweck der Begünstigung von Preisunterschieden zwischen den Mitgliedsstaaten geht - die Beklagte darlegungs- und beweisbelastet (vgl. [X.], [X.]. 2002, 147 Rn. 54 - [X.]; [X.], Urteil vom 8. April 2003 - [X.]/00, [X.]. 2003, [X.] = [X.], 512 Rn. 41 - [X.]; [X.], Urteil vom 23. Oktober 2003  I ZR 193/97, [X.], 156, 157 = [X.], 243 - stüssy II; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 24 Rn. 37 f.; [X.]/[X.] aaO § 24 Rn. 88, 90). Das [X.] hat zutreffend angenommen, dass die Beklagte ihrer Darlegungslast nicht hinreichend nachgekommen ist. Die Beklagte hat keinen Geschehensablauf dargelegt, aus dem sich eine Erschöpfung ergibt. Sie hat sich vielmehr auf ein Bestreiten der Darstellung der Klägerin sowie auf eine Verteidigung mit rechtlichen Argumenten beschränkt. Weitere tatsächliche Feststellungen sind für den Fall einer Zurückverweisung an das Berufungsgericht nicht zu erwarten. Gegenteiliges hat auch die Revisionserwiderung nicht geltend gemacht.

b) Zu Recht hat das [X.] die Beklagte weiter zur Auskunft verurteilt. Der geltend gemachte Auskunftsanspruch rechtfertigt sich aus § 19 Abs. 1 und 3 [X.]. Die Klägerin ist im Wege der Prozessstandschaft auch zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen ermächtigt worden und war daher befugt, Auskunft an sich zu verlangen ([X.], Urteil vom 15. Dezember 1994 - I ZR 121/92, [X.], 216, 219 f. = WRP 1995, 320 - [X.]; [X.]/[X.] aaO § 19 Rn. 7).

III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben. Die Berufung der [X.] gegen das Urteil des [X.]s ist zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.