Bundespatentgericht, Beschluss vom 08.10.2019, Az. 25 W (pat) 540/18

Die Wortkombination

[X.] [X.]

ist am 30. November 2016 als Marke für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen international registriert worden:

[X.]: [X.]; bleaching preparations and other substances for laundry use; soaps; [X.]; dentifrices;

Klasse 5: Food supplements, in particular antioxidants, [X.]; dietetic preparations and food supplements for medical use; dietetic preparations for the preparation of beverages for medical use; dietetic preparations for specific medical purposes (balanced diets); food for babies, in particular milk powder for babies; food supplements and dietetic nutritional supplements for sports and enhancing performance for medical purposes; mineral food supplements; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; food supplements, mainly consisting of vitamins, [X.], minerals and trace elements for medical purposes; herbal teas for medicinal purposes; pharmaceutical and veterinary preparations, dietetic preparations for medical purposes; infant formula, [X.]; vitamin preparations; medical preparations for weight loosing purposes; appetite suppressants for medical purposes; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary use; biological preparations for medical purposes; dietetic substances [X.]; [X.] [X.]; enzyme preparations for medical purposes; capsules for medical purposes; bouillons and nutritive substances for bacteriological cultures; digestives for pharmaceutical purposes; products relating to health care;

[X.]: Licensing of industrial property rights and copyright.

Die Markenstelle für Klasse 5 Internationale Markenregistrierung des [X.] hat dieser [X.] mit Beschluss vom 6. April 2018 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes den Schutz in der [X.] verweigert. Der [X.] fehlt nach Ansicht der Markenstelle die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. Die schutzsuchende Marke sei eine Kombination aus den beiden Begriffen „[X.]“ und „[X.]“. Dabei sei der [X.] „[X.]“ ein geläufiges Fremdwort der [X.] und bedeute: „voller Lebenskraft“. Der [X.] könne daher vom Verkehr als dahingehender Hinweis verstanden werden, dass die so bezeichneten Produkte zur physischen und psychischen Lebenskraft beitragen bzw. zu mehr Vitalität führen könnten. Der [X.] „[X.]“ stamme aus der [X.] bzw. aus der [X.] und bedeute ursprünglich „Kennwort, Geheimschrift, [X.]“. Mittlerweile habe sich der Begriff auch im [X.] Sprachgebrauch etabliert und vermittle unter anderem in [X.] die Bedeutung „neues, geheimes Lösungskonzept“. Dabei werde der Begriff „Code“ insbesondere im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Produkten in diesem Sinne benutzt, etwa in werblich-beschreibenden Wortkombinationen wie „[X.]“, „[X.]“ oder „Code für die ewige Jugend“. Die Wortkombination „[X.] [X.]“ werde daher auch in ihrer Gesamtheit vom angesprochenen Verkehr ohne weiteres als werbliche Anpreisung in dem Sinne verstanden, dass die so bezeichneten Produkte ein „Geheimrezept“ für neue Vitalität seien. Der Umstand, dass die Wortkombination keine Informationen dazu enthalte, in welcher Art und Weise sich die Wirkung dieses „Geheimrezepts“ bzw. „Codes“ entfalten solle, führe nicht zu deren Schutzfähigkeit. Insoweit entspreche es dem Charakter einer schlagwortartigen Werbeaussage, durch eine gewisse inhaltliche Unbestimmtheit einen möglichst weiten Bereich an positiven Eigenschaften der so bezeichneten Produkte zu erfassen. Soweit die schutzsuchende Marke durch das Voranstellen des [X.]s „[X.]“ in einem gewissem Maße ungewöhnlich erscheine, reiche auch dies nicht für eine Bejahung der Unterscheidungskraft aus. Der Verkehr erkenne regelmäßig nicht nur übliche, sondern auch neuartige und ungewohnte Angaben, die sich nicht an geläufigen Formen, grammatikalischen Regeln oder einem korrektem Sprachstil orientierten, als werbliche Anpreisungen.

Gegen die Zurückweisung des Antrags auf Schutzrechtserstreckung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Die Markenstelle stelle zur Begründung ihres Zurückweisungsbeschlusses eine unzulässige, weil zergliedernde Betrachtung der schutzsuchenden Marke an. Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des Zeichens sei jedoch auf den [X.] abzustellen und nicht auf die einzelnen [X.]e. Dabei zeigten schon die vielfältigen Bedeutungen des Wortelements „[X.]“ im Sinne von „[X.]“, „Fachbegriff der EDV“ oder „mathematisches Zahlensystem“, dass die schutzsuchende Marke keine werbliche Anpreisung sei. Weiterhin müsse die vom Amt zugestandene Unbestimmtheit der schutzsuchenden Marke, welche durch das Voranstellen des [X.]s „[X.]“ entstehe, zu dem erforderlichen Minimum an Unterscheidungskraft führen. Die Marke „[X.] [X.]“ sei in ihrer Gesamtheit eine neue, nicht geläufige Wortzusammenstellung, die insbesondere nicht zur Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen üblich sei. Der gedankliche Zusammenhang zwischen der schutzsuchenden Marke und den beanspruchten Produkten sei zu unbestimmt, um von einer sachbeschreibenden Eigenschaft auszugehen. Es könne insoweit allenfalls von einem mittelbaren beschreibenden Charakter ausgegangen werden, der aber zu seinem Verständnis weitere gedankliche Schritte erfordere, so dass im Ergebnis kein Eintragungshindernis bestehe. Im Übrigen seien Wortneubildungen, die als Fantasiewörter wirkten, grundsätzlich eintragungsfähig. Weiterhin sei bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche, um ein mögliches Schutzhindernis zu überwinden.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 Internationale Markenregistrierung des [X.] vom 6. April 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den der Markeninhaberin am 25. Juli 2019 erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen, die Schriftsätze der Markeninhaberin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthafte Beschwerde bleibt in der Sache überwiegend ohne Erfolg. Der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke [X.] [X.] ([X.] 1 354 267) auf das Gebiet der [X.] steht für die beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, §§ 119, 124, 113 [X.] i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. Insoweit hat die Markenstelle den Antrag auf Schutzrechtserstreckung zu Recht zurückgewiesen. Lediglich für die beanspruchten Dienstleistungen der [X.] lassen sich Schutzhindernisse nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen. Insoweit war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. [X.], 569 Rn. 10 – [X.]; [X.], 731 Rn. 11 – [X.]; [X.], 1143 Rn. 7 – [X.]; [X.], 270 Rn. 8 – Link economy; [X.], 1100 Rn. 10 – [X.]!; [X.], 825 Rn. 13 – [X.]; [X.], 850 Rn. 18 – [X.]; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – [X.]). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. [X.] [X.], 604 Rn. 60 – [X.]; [X.], 565 Rn. 17 – [X.]). Bei der Beurteilung von [X.] ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. [X.] [X.], 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/[X.]; [X.], 943, 944 Rn. 24 – [X.] 2; [X.], 428 Rn. 30 f. – [X.]; [X.] [X.], 850 – [X.]) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. [X.] [X.], 1143, 1144 Rn. 15 – [X.] werden Fakten; [X.], 872 Rn. 10 – [X.]; [X.], 482 Rn. 22 – test; [X.], [X.] 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. [X.] [X.], 850 Rn. 19 – [X.]; [X.] [X.], 674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonstige gebräuchliche Wörter der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. [X.] a. a. O. – Link economy; [X.], 778 Rn. 11 – [X.]; [X.], 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird ([X.] a. a. O. – [X.]).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der Schutz suchenden Marke [X.] 1 354 267 „[X.] [X.]“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 jegliche Unterscheidungskraft. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, besteht die Schutz suchende Wortfolge aus zwei Wörtern, die sowohl in der [X.] als auch in der [X.] gebräuchlich sind. Das Wort „Code“ ist mittlerweile in den [X.] Sprachschatz eingegangen und kann verschiedene Bedeutungen haben. Unter anderem wird der Begriff auch im Sinne von „geheime Formel“ gebraucht. Das [X.] Wort „vital“, das mit dem gleichbedeutenden Wort der [X.] „vital“ identisch ist, bedeutet „voller Lebenskraft“ und ist allgemein geläufig. Der Umstand, dass nach den Regeln der [X.] Adjektive den Substantiven vorangestellt werden, so dass insoweit die Wortkombination „vital Code“ dem [X.] Sprachgefühl eher entsprechen würde, führt nicht dazu, dass die Schutz suchende Marke so ungewöhnlich erscheint, dass ihr im konkreten [X.] Unterscheidungskraft zukommen könnte. Denn die Wortstellung mit dem nachgestellten Adjektiv „vital“ wird naheliegend als französischsprachige Wortfolge aufgefasst werden, da dies der üblichen Wortstellung von Subjektiv und Adjektiv in der [X.] (und anderen [X.]) Sprache(n) entspricht. Eine entsprechende Wahrnehmung wird auch durch den Umstand nahegelegt, dass der Begriff „Code“ (zumindest unter anderem) aus der [X.] stammt. Im Hinblick auf die in der [X.] ohne weiteres verständlichen Begriffe „Code“ und „vital“ wird der angesprochene Verkehr die Wortfolge daher unmittelbar und ohne analysierende Betrachtung im Sinne von „Vitalcode“, „vitaler Code“ bzw. „[X.]“ verstehen.

Nach Auffassung des Senats handelt es sich bei der Schutz suchenden Marke nicht um eine ungewöhnliche oder auch nur wenig geläufige Wortkombination. Die Wortfolge entspricht vielmehr nach der Art ihrer Zusammensetzung und ihrer Wortbedeutung einer Vielzahl ähnlich gebildeter Ausdrücke oder Schlagwörter, die in der Werbesprache insbesondere im Bereich der Mittel der Körper- und Schönheitspflege verwendet werden. Insoweit hat bereits die Markenstelle zutreffend auf die Benutzung ähnlicher Wortkombinationen wie „[X.]“, „[X.]“, „Schönheitscode“ oder „Code für die ewige Jugend“ verwiesen. Die Schutz suchende Marke reiht sich in diese werbeüblichen Begrifflichkeiten ohne weiteres ein. Der Senat hat die Markeninhaberin im schriftlichen Hinweis vom 25. Juli 2019 auf weitere [X.] hingewiesen. Auch die in Bezug auf den Sinngehalt identische Bezeichnung „[X.]“ wird im Bereich der Werbung für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und für Nahrungsergänzungsmittel nicht selten verwendet (auf die Anlagen zum Hinweis des Senats vom 25. Juli 2019 wird Bezug genommen). Im Übrigen hat das [X.] zahlreiche Wortkombinationen mit den Wortbestandteilen „[X.]“ oder „[X.]“ als nicht unterscheidungskräftig angesehen (zuletzt in der Entscheidung vom 11. April 2019, [X.]. 30 W (pat) 31/17 – Vitalfarben; die Entscheidung ist über die Homepage des [X.]s öffentlich zugänglich).

Zur Auffassung der Anmelderin, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des [X.] anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenanmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. [X.], [X.]/18 Rn. 28 – #darferdas; [X.], 604 Rn. 57, 60 – [X.]; [X.], [X.], 565 Rn. 17 – smartbook; [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179).

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der [X.] kann sich der werblich-beschreibende Sinngehalt der Schutz suchenden Marke in dem Sinne auf Kosmetik beziehen, dass diese geeignet sein soll, dem Verwender Lebenskraft bzw. Vitalität zu vermitteln. Die entsprechend gekennzeichneten bzw. beworbenen Produkte sollen nach dem Verständnis des angesprochenen Verkehrs ein „Geheimrezept“ für mehr Vitalität enthalten. Dieser werblich anpreisende Sinngehalt der Wortkombination „Code Vital“ kann sich dabei nicht nur auf kosmetische Produkte wie Seifen, Haarlotionen, Zahnpasten und ähnliches beziehen, die unmittelbar am menschlichen Körper zu verwenden sind, sondern auch auf die weiteren Waren der [X.], nämlich „Wasch- und Bleichmittel für die Wäsche“. Denn auch bei solchen Mitteln kann ein „Vitalcode“ bzw. eine „[X.]“ für die Bewahrung „frischer, lebendiger“ Farben (der Wäsche) von Bedeutung sein. Darüber hinaus werden Wasch- oder Bleichmitteln häufig Duftstoffe beigegeben, so dass eine „Formel für (mehr) Vitalität“ auch auf einen „belebenden Duft“ und damit auf entsprechende positive Eigenschaften der Produkte hinweisen kann. Die in Klasse 5 beanspruchten Waren werden sehr häufig ganz spezifisch zu dem Zweck angeboten, die Vitalität des Verwenders zu erhalten oder zu verbessern, wobei entsprechende Produkte häufig werbeüblich versprechen, über eine besonders erfolgversprechende, neue oder „geheime“ Rezeptur zu verfügen.

Anderes gilt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der [X.]. Insoweit ist kein ausreichend enger beschreibender Zusammenhang mit der Schutz suchenden Bezeichnung gegeben. Der Senat hat bei seiner Recherche insbesondere nicht feststellen können, dass im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Lizensierung von gewerblichen Schutzrechten“ [X.] benutzt werden, die der Schutz suchenden Bezeichnung entsprechen.

2. Nachdem der Bezeichnung [X.] [X.] im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] fehlt, kann die Frage, ob das schutzsuchende Zeichen insoweit auch eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] darstellt, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der [X.] steht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] einer Schutzrechtserstreckung nicht entgegen. Nachdem die Wortkombination [X.] [X.] keinen engen beschreibenden Zusammenhang zu den genannten Dienstleistungen herstellt, ist insoweit eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe erst recht zu verneinen.

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Die Anmelderin hat keinen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt. Eine mündliche Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 3 [X.].