Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.03.2018, Az. X ZR 128/15

[X.]:[X.]:[X.]:2018:220318UXZR128.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF

IM NAMEN [X.]S VOLKES

URTEIL
X ZR 128/15
Verkündet am:

22. März 2018

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche
Verhandlung vom 22.
März 2018
durch die
Richter
Dr.
[X.], Dr.
Grabinski
und Dr.
Deichfuß
sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und
Dr.
Marx
für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats ([X.]) des [X.] vom 30. Juni 2015 wird auf Kosten der Kläge-rin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
-
3
-
Tatbestand:
Die
Beklagten
sind Inhaber
des am 11.
September 2008 unter Inanspruch-nahme einer [X.] Priorität angemeldeten und mit Wirkung für die Bun-desrepublik [X.] erteilten [X.] Patents 2
205
778 (Streitpatents), das ein
Verfahren zur Herstellung eines [X.] aus gelber Goldlegierung durch Galvanisieren und eine elektrolytische Ablagerung in Form einer Goldlegierung be-trifft. Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 16 lauten
in der Verfahrensspra-che:
"1.
Procédé de dépôt [X.], des [X.], [X.], un
complexant, du cyanure libre
caracterisé en ce que

ant.
16.
Dépôo-cedé

est comprise entre 1 et 800 microns et qui comporte du cuivre
caracterisé en ce que
il comprend de l

prinicipal permettant ise entre les domains [X.] et 3N."
Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen mangelnder Ausführbarkeit und fehlender Patentfähigkeit
angegriffen. Die
Beklagten haben
das Streitpatent wie erteilt und mit neun Hilfsanträgen in geänderten
Fassungen
verteidigt.
Das Patentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen.
Die Klägerin verfolgt mit der Berufung ihr Begehren weiter. Die [X.] der Berufung entgegen.

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4
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Entscheidungsgründe:
I.
Das Streitpatent
befasst sich mit einem Verfahren zur elektrolytischen Ablagerung einer Goldlegierung und einer Ablagerung einer bestimmten Dicke, die durch ein solches Verfahren erhalten wird.
1.
Die Streitpatentschrift führt hierzu aus, Verfahren zum Erzeugen elekt-rolytischer Ablagerungen einer Goldlegierung seien bekannt und würden etwa zur dekorativen Verblendung genutzt. Die Abscheidung werde durch Elektrolyse in ei-nem alkalischen galvanischen Bad erhalten.
Im Stand der Technik sei es bekannt, dass das Bad neben Gold und Kupfer auch [X.]
enthalte. [X.]
sei jedoch giftig und in manchen Ländern verbo-ten. Bekannt seien ferner Goldlegierungen, bei denen statt [X.] Zink verwendet werde.
Die so gewonnenen Abscheidungen wiesen jedoch einen zu hohen Kupferan-teil auf, was zu einem stark rosafarbenen Farbton führe;
zudem sei die [X.] nicht befriedigend.
2.
Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, ein Ver-fahren bereitzustellen, mit dem unter Verzicht auf toxische Legierungsmetalle eine Goldlegierung gelber Farbe und hinreichender Korrosionsbeständigkeit erlangt wer-den
kann.
Die Auffassung der Klägerin, das technische Problem sei lediglich darin zu sehen, ein alternatives Verfahren zur Ablagerung einer Goldlegierung in der [X.] gelben Farbe bereitzustellen, trifft nicht zu. In der Beschreibung des Streitpatents wird es als Nachteil der bislang bekannten elektrolytisch gewonnenen Abscheidungen gelber Farbe dargestellt, dass diese vielfach [X.] und damit ein toxisches Metall enthalten, und es als wünschenswert bezeichnet, eine Abscheidung zu erhalten, die im Wesentlichen frei von toxischen Metallen ist. Diese Aufgabe wird

wie unten noch näher auszuführen sein wird

dadurch gelöst, dass als Legie-5
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rungsmetalle allein Kupfer und Indium vorgesehen sind, während andere Metalle nur in vernachlässigbaren
Mengen
enthalten sind.
3.
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1.
Verfahren zur galvanoplastischen Ablagerung einer Goldlegierung auf einer Elek-trode;
2.
die Elektrode ist in ein Bad eingetaucht, das enthält
2.1
Goldmetall in Form von alkalischem [X.],
2.2
organometallische
Verbindungen,
2.3
ein [X.],
2.4
einen Komplexbildner,
2.5
freies Cyanid;
3.
die Legierungsmetalle sind
3.1
Kupfer in Form von Kupfer-
und Kalium-Doppelcyanid und
3.2
Indium in komplexierter Form;
4.
diese Legierungsmetalle ermöglichen die Ablagerung einer Legierung aus Gold des gelben, spiegelnden Brillanttyps auf der Elektrode.

4.
Der Anspruch bedarf der Erläuterung:
a)
Das Verfahren betrifft nach Merkmal 1 die Gewinnung einer Goldlegie-rung durch Elektrolyse. Dabei werden zwei Elektroden

Anode und Kathode

in ein Bad getaucht, das verschiedene Inhaltsstoffe, insbesondere die Metalle enthält, de-ren Ablagerung auf der Elektrode gewünscht wird. Wird Strom angelegt, werden an der Kathode Elektronen an die Metallionen abgegeben, die sich dann als reduziertes Material ablagern. Eine solche Reduktion setzt voraus, dass die an der Kathode an-liegende [X.]annung das Reduktionspotenzial des Elements übersteigt. Enthält das Bad Ionen verschiedener Metalle, hängt die Zusammensetzung der Ablagerung [X.] von den Reduktionspotenzialen dieser Metalle ab, die wiederum von weiteren Umständen, etwa dem pH-Wert der Zusammensetzung, der Konzentration der Me-10
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tallionen und der weiteren Bestandteile sowie von der Temperatur
beeinflusst wer-den.
b)
Nach Merkmal 2.1 enthält das Bad Goldmetall in Form von alkalischem [X.]. Daraus ergibt sich, dass es sich nicht um ein sulfidisches
System han-delt, bei dem die [X.] in der Form von Au(SO3)2
bereitgestellt werden (vgl. [X.]). Die [X.] stammen vielmehr aus [X.] und das Bad ist alkalisch.
c)
Nach [X.] 3 sind die Legierungsmetalle der Abscheidung Kupfer und Indium.
Der Anspruch schreibt damit fest, dass die Legierung, die sich galvanisch ab-lagert, neben Gold Kupfer und Indium
enthalten muss. Diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Nach der Beschreibung kann das Bad auch andere Metalle, etwa Silber oder [X.] enthalten. Diese sollen aber, wie Absatz 17 erläutert, nur in vernachlässigbarer Menge vorhanden sein. Daraus ist zu entnehmen, dass sich [X.] Metalle auch in der Legierung nur mit einem nicht nennenswerten Anteil anlagern. Dieses Verständnis von [X.] 3 entspricht dem mit dem Streitpatent ver-folgten Zweck, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem
eine Abscheidung gewonnen werden kann, die im Wesentlichen frei von [X.] und Zink ist. [X.] wird dieses Verständnis durch die in Ausführungsbeispiel 2 angegebenen Werte, nach denen das Bad 6 g Gold, 60 g Kupfer und 2 g Indium pro Liter enthält, jedoch nur 10 mg Silber.
[X.] 3 bestimmt zugleich, in welcher Form die Metallionen für das Bad zur Verfügung gestellt werden. Die [X.] werden nach Merkmal 3.1 durch Kupfer-
und Kalium-Doppelcyanid bereitgestellt. Indium dagegen liegt nach Merkmal 3.2 in komplexierter Form, also in der Form einer Verbindung
vor, bei der
das [X.] in einen Komplex von einem oder mehreren Liganden eingebunden ist.
Dies hat nach der Darstellung der Beklagten, der die Klägerin nicht entgegengetreten ist, ge-genüber dem Einsatz eines Indiumsalzes den Vorteil, dass eine hohe Konzentration 13
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von Indium und eine damit einhergehende Verringerung des [X.] vermieden werden. Stattdessen kann die Konzentration an freiem Indium im Bad konstant gehalten werden.
In den beiden Ausführungsbeispielen werden als [X.] Iminodiessigsäure und Ethylendiamin bzw. Nitrilotriessigsäure und
Diethylentriamin eingesetzt. Diese führen zur Entstehung von [X.]n, d.h. Verbindungen, bei denen Metallion und Ligand über mindestens zwei Bindungsstellen verknüpft sind.
d)
Nach Merkmal 2.2 wird die Elektrode in ein Bad eingetaucht, das orga-nometallische Verbindungen enthält.
Unter [X.] oder organometallischen Verbindungen werden
im [X.]rachgebrauch der Chemie
zum Teil nur solche Verbindungen gefasst, in denen ein Metallion direkt an ein Kohlenstoffatom einer organischen Gruppe gebunden ist.
Zu Recht hat das Patentgericht demgegenüber angenommen, dass der ein-schlägige Fachmann, ein Chemiker mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der elektrochemischen Abscheidung von Metallen oder ein erfahrener Galvanotechniker, diesen Begriff im Zusammenhang des Streitpatents weiter
versteht. Danach sind mit organometallischen Verbindungen auch [X.] gemeint, also [X.], bei denen ein [X.] Ligand mindestens zwei Bindungsstellen eines Metallions einnimmt, ohne dass notwendigerweise eine direkte Verbindung zwischen dem Metallion und einem Kohlenstoffatom besteht.

Für dieses Verständnis
spricht entscheidend, dass nach dem übereinstim-menden Vortrag der Parteien eine metallorganische Verbindung im oben erläuterten engen Sinn in der wässrigen Lösung eines galvanischen Bades nicht stabil ist und die Ausführungsbeispiele solche Verbindungen nicht enthalten. Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Streitpatentschrift ge-schilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die [X.] zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend 17
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ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche [X.] dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht ([X.], Urteil vom 14. Oktober 2014

[X.], [X.], 159

Zugriffsrechte).
Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.
Für ein weites Verständnis von Merkmal 2.2 spricht auch der Inhalt des Streit-patents
im Übrigen. Die
Goldlegierung soll als Legierungsmetalle Kupfer und Indium enthalten. Die elektrolytische Lösung muss danach Gold-, Kupfer-
und Indiumionen enthalten. Die [X.] werden nach Merkmal 2.1 in der Form von alkalischem
[X.] bereitgestellt, die [X.] nach Merkmal 3.1 in der Form von Kupfer-
und Kalium-Doppelcyanid ([X.][[X.]). Indium soll nach Merkmal 3.2 in komplexierter Form vorliegen. Damit liegt aus fachlicher Sicht ein Verständnis nahe, wonach der Begriff der organometallischen Verbindungen sowohl die [X.] als auch das Indium in komplexierter Form umfasst. Merkmal 3.2, wonach das [X.] in kom-plexierter Form enthält, stellt danach eine Konkretisierung der im Oberbegriff in den Merkmalen 2.2 und 2.4 enthaltenen allgemeineren Angaben dar, wonach das Bad organometallische Verbindungen und einen Komplexbildner enthält. In einem sol-chen Verständnis wird sich der Fachmann auch dadurch bestätigt sehen, dass sich aus der Beschreibung keinerlei Anhalt dafür ergibt, welche anderen Verbindungen mit diesem Begriff sonst gemeint sein könnten.

Bei einem solchen Verständnis des Merkmals 2.2 können

anders als bei Zu-grundelegung des von der Klägerin in den Vordergrund gestellten engen Verständ-nisses

die Ausführungsbeispiele als Erläuterungen von Patentanspruch 1 verstan-den werden. Diese führen als Bestandteile des elektrolytischen Bades jeweils Indium sowie bekannte Komplexbildner
auf. Sind solche Komplexbildner und Indiumionen gleichzeitig im Bad vorhanden, bilden sich [X.], so dass Indium in kom-plexierter Form vorliegt.
Auf die Frage, ob der
Klägerin Gelegenheit
hätte
gegeben werden müssen, zu dem Inhalt des vom Patentgericht
ergänzend
für seinen Standpunkt angeführten 21
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Lehrbuchs "Organische Chemie"
von [X.] und [X.] Stellung zu nehmen,
kommt es danach nicht an, zumal die Klägerin in zweiter Instanz dazu Stellung [X.] konnte und Stellung genommen hat.
Eine andere Beurteilung ist auch durch die von der Klägerin vorgelegte gut-achtliche
Stellungnahme ([X.]) nicht veranlasst. Dieser ist bereits nicht zu ent[X.], ob der Sachverständige
seiner Beurteilung die Sicht des vom Patentgericht zu-treffend bestimmten Fachmanns zugrunde legt.
Im Übrigen belegen die vorgelegten
Auszüge
aus einem Lehrbuch
für Organische Chemie ([X.] und [X.], 5. Auf-lage 2005,
S. 590 = [X.]1 und
[X.]15 = [X.]), dass Vertreter dieses Faches den Begriff der [X.] Verbindungen zum Teil weiter fassen.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Die Klage, die sich gegen die beiden im Register als Mitinhaber bezeichneten Unternehmen richte, sei nicht begründet.
Entgegen der Auffassung der Klägerin fehle es nicht an einer ausführbaren [X.]. Bei einem zutreffenden Verständnis von Patentanspruch 1, wonach zu den organometallischen Verbindungen auch [X.] zählten, seien
dem Fachmann durch die Patentansprüche und die Beschreibung konkret Verbin-dungen genannt, die unter diesen Begriff zu fassen seien.
Auch Anspruch 11 sei ausführbar. Es gehöre zum Grundlagenwissen des Fachmanns, was mit dem Begriff des [X.] gemeint sei und welche Substanzen üblicherweise hierfür Verwendung fänden.
Zudem sei mit den Beispielen 1 und 2 jeweils ein nacharbeitbarer Weg offen-bart, um das der Erfindung zu Grunde liegende Problem tatsächlich zu lösen.
Die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass es dem Fachmann nicht möglich sei, das beanspruchte Verfahren unter Einsatz seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszufüllen.
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Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit.
Die US-Patentschrift 3
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589 ([X.]) betreffe ein elektrolytisches Bad, das
neben Gold
zwingend auch Silber enthalte. Soweit das Bad
weitere Metalle, darunter Kupfer und Indium, enthalten könne, lasse dies keine Rückschlüsse auf eine speziel-le Kombination zu. Zudem sei [X.] nicht zu entnehmen, dass Gold in Form von alka-lischem [X.], Kupfer in Form von Kupfer-
und Kalium-Doppelcyanid und [X.] in komplexierter Form vorliege.
Ein Verfahren, bei dem eine Goldlegierung durch galvanische Ablagerung ge-wonnen werde und bei der Indium als dritter Hauptbestandteil der Legierung neben Gold und Kupfer an die Stelle von [X.] oder Zink trete, sei durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Dafür reiche es nicht aus, dass keine Gründe ersichtlich seien, die den Fachmann hinderten, zu einer solchen Legierung zu gelangen. Eine Anregung zu einer solchen Vorgehensweise habe sich aus dem Stand der Technik nicht ergeben.
Die [X.] [X.] 28
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979 ([X.]) betreffe ein [X.] Bad zur Abscheidung einer Legierung aus Gold, Kupfer und [X.], Hin-weise darauf, dass [X.] aus Gründen der Toxizität ein Problem darstelle, habe [X.] dem Fachmann jedoch nicht vermittelt. Somit habe er aus diesem Dokument keine Anregung erhalten, ein Bad zu verwenden, das Indium anstelle von [X.] enthalte. Eine Anregung hierzu habe sich auch aus dem weiteren von der Klägerin angeführten Stand der Technik nicht ergeben. Zum Teil

etwa in dem Aufsatz "[X.] Gold Solders Exist"
(Humpston/[X.], [X.] 1994, 27 (4), [X.] ff. = [X.]0), der [X.] Patentanmeldung 2001-198693 ([X.]) und
dem US-Patent 2
596
454 ([X.])

gehe es in diesen Dokumenten um Legierungen, die nicht durch elektrolytische Ablagerung, sondern durch herkömmliche Schmelzverfahren gewonnen würden. Solche ziehe der Fachmann nicht heran, wenn es um die Zu-sammensetzung eines elektrolytischen Bades gehe. Das US-Patent 3
475
292 ([X.]) betreffe zwar ein elektrolytisches Bad, das neben [X.] auch Zink, Kupfer und 30
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Indium enthalten könne. Diesem Dokument seien aber keine Hinweise darauf zu [X.], einzelne dort genannte Elemente beliebig zu kombinieren. Indium
werde dort nicht als Legierungsmetall, sondern nur als Glanzmittel genannt. Ähnliches gelte für die [X.] [X.] 23
55
581 ([X.]1) und die [X.] Patent-anmeldung 2003-319794 ([X.]).
Nichts anderes ergebe sich, wenn als Ausgangspunkt die [X.] Offenle-gungsschrift 2
221
159 ([X.]), das US-Patent 4
687
557 ([X.]) oder 5
085
744 ([X.]) oder die [X.] [X.] 30
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370 ([X.]) zugrunde gelegt würden.
Aus den entsprechenden Gründen sei auch der Gegenstand des nebengeord-neten Patentanspruchs 16
patentfähig. Er sei weder durch den Aufsatz "Gold in [X.], [X.], Uses and Performances"
(Knops/Holliday/Corti, [X.] 2003, 93
ff. = [X.]) noch durch die [X.] Patentanmeldung 2001-198693 ([X.]) vorweggenommen. Soweit sich [X.] mit elektrolytisch gewonnenen Abscheidungen befasse, handele es sich nur um solche
aus reinem Gold. [X.] behandele zwar Le-gierungen aus Gold, Kupfer und Indium, doch seien diese in üblichen Schmelzver-fahren, nicht durch elektrolytische Abscheidung gewonnen.
III.
Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand.
1.
Das Patentgericht hat die Klage dahin ausgelegt, dass sie sich nur ge-gen die im [X.] und in der Patentschrift als Mitinhaber des Patents genann-ten Personen richtet. Es hat damit die Erläuterung der Klägerin, die Klage richte sich nicht auch gegen eine weitere Person, nicht als Klageänderung angesehen. Diese Entscheidung ist nach § 268 ZPO nicht anfechtbar ([X.], Urteil vom 20. Januar 1987

X
ZR 70/84, [X.], 351

Mauerkasten II).
2.
Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass Patentanspruch 1 dem Erfordernis genügt, die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art.
138 Abs.
1 Buchst. b EPÜ, Art.
II §
6 Abs.
1 Nr. 2 [X.]). Eine für die Ausführbarkeit hinreichende [X.] ist 34
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gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Ge-samtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde-
oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird ([X.], Urteil vom 11. Mai 2010

X
ZR 51/06, [X.], 901 Rn. 31

Polymerisierbare Zementmischung). Diesen Anforderungen genügen Pa-tentanspruch 1 und 11.
a)
Soweit die Klägerin die Ausführbarkeit von Patentanspruch 1 in Zweifel zieht, legt sie ein unzutreffendes Verständnis von Merkmal 2.2 zugrunde. Wie oben ausgeführt, sind als organmetallische Verbindungen im Sinne von Patentanspruch 1 auch [X.] anzusehen. Solche bilden sich, wie dem Fachmann bekannt ist, zwangsläufig, wenn das [X.], etwa in Form der in [X.] genannten Aminocarboxylsäuren, und Metallionen enthält.
Das Patentgericht hat zudem festgestellt, dass mit den Beispielen 1 und 2 aus der Beschreibung des Streitpatents ein nacharbeitbarer Weg offenbart worden ist.
Soweit die Klägerin erstmals in der [X.] vorgetragen hat, die Nacharbeitung der erfindungsgemäßen Beispiele führe nicht zu einer erfindungsge-mäßen Legierung aus Gold des gelben, spiegelnden Brillanttyps, sondern zu [X.], die nach der maßgeblichen Klassifikation
([X.] [X.] 8654)
nicht bei [X.] bis 3N lägen, sondern bei >5N, handelt es sich um neues tatsächliches, von den Beklagten [X.] Vorbringen. Dieses ist im [X.] nicht zu berücksichtigen (§
99 Abs.
1 [X.] i.V. mit §
531 Abs.
2
Nr. 3
ZPO).
Die Beweislast dafür, dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre auszuführen, liegt im Nichtigkeitsprozess bei der Klägerin ([X.], [X.], 90 Rn. 31

Polymerisierbare Zementmischung). Nachdem die Klägerin bereits mit der Klageer-hebung fehlende Ausführbarkeit geltend gemacht hat, hätte sie entsprechende [X.] bereits im ersten Rechtszug vortragen können und müssen, und zwar spä-39
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testens nachdem das Patentgericht in seinem Hinweis nach §
83 [X.] mitgeteilt [X.], dass die Ausführbarkeit gegeben sein dürfte und das Patent dahin auszulegen sei, dass andere Metalle nur in vernachlässigbarer Menge enthalten sein dürften. Dies gab der Klägerin Anlass, ihren Vortrag zur Frage der hinreichenden Offenba-rung zu ergänzen. Gründe, weshalb ihr dies erst im [X.] möglich ge-wesen sein könnte, zeigt sie nicht auf.
Im Übrigen ist das Vorbringen der Klägerin hierzu auch in der Sache nicht überzeugend. Abgesehen davon, dass den von ihr vorgelegten Unterlagen ([X.] bis 51) nicht zu entnehmen
ist, dass bei der Nacharbeitung, wie in Anspruch 1 vorge-sehen, Kupfer-
und Kalium-Doppelcyanid verwendet wurde, ergibt sich aus den von ihr vorgelegten Unterlagen nicht, dass sie alle aus fachmännischer Sicht naheliegen-den Maßnahmen getroffen hat, um
das vom Patent angestrebte Ergebnis zu erzielen. Die Streitpatentschrift enthält insoweit keine umfassenden Angaben zur [X.] der Ausführungsbeispiele. Dass es Vorgehensweisen geben mag, die alle Merkmale von Patentanspruch 1 aufweisen und dennoch nicht zum angestrebten Erfolg führen, schließt für sich genommen eine hinreichende [X.] nicht aus. Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann innerhalb des vorgegebenen Rahmens keine Bedingungen auffinden kann, die zum gewünschten Erfolg führen, zeigt die Klägerin nicht auf. Unter diesen Umständen liefe der ergänzend gestellte Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens auf einen Ausforschungsbeweis hin-aus.
b)
Zu Recht hat das Patentgericht auch Anspruch 11 als ausführbar ange-sehen.
Zwar trifft es zu, dass der dort verwendete Begriff eines [X.] (dépolarisant) weder im Anspruch noch in der Beschreibung des Streitpatents erläu-tert wird. Das Patentgericht hat jedoch festgestellt, es gehöre zum Grundlagenwissen des Fachmanns,
dass es sich dabei um Substanzen handelt, die [X.] zugesetzt werden, um Polarisationen von Elektrodenreaktionen
abzubauen, die wäh-rend der elektrochemischen Vorgänge auftreten. Es hat ferner festgestellt, dass dem 43
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Fachmann die Substanzen
bekannt sind, die üblicherweise in diesen Fällen Verwen-dung finden können.
Diese Feststellungen sind der Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu le-gen, da
die Klägerin keine konkreten Anhaltspunkte aufzeigt, die Zweifel an ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit begründen (§
99 Abs.
1 [X.] i.V. mit §
529 Abs.
1 Nr. 1 ZPO). Vielmehr werden diese Feststellungen nicht nur durch die [X.] 315 ([X.]) bestätigt, in der sowohl die Funktion von [X.] als auch Beispiele hierfür genannt werden ([X.], [X.] 32-42), sondern auch durch den Inhalt des US-Patents
4 980 035 ([X.], dort [X.]. 3, [X.] 29-38).
Der bereits in erster Instanz erhobene und vom Patentgericht berücksichtigte Einwand, die als [X.] geeignete Substanz Thioapfelsäure (acide thiomalique) werde in Ausführungsbeispiel 2 des Streitpatents in einer höheren als der in Patentanspruch 11 vorgegebenen Konzentration und zu einem anderen Zweck

nämlich als Glanzmittel

eingesetzt, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, hat der Fachmann bei dem genann-ten Ausführungsbeispiel die Möglichkeit, ein anderes [X.] einzuset-zen. Darüber hinaus kommt der Einsatz von Thioapfelsäure mit der in [X.] genannten Konzentration jedenfalls im ersten Ausführungsbeispiel in Be-tracht.
3.
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist, wie das Patentgericht weiter zutreffend angenommen hat, neu.
[X.] beschäftigt sich mit einem Elektrolysebad zur Gewinnung einer Goldle-gierung, wobei die Legierung Silber enthalten muss und weitere Metalle enthalten kann ([X.]. 1, [X.] 4/5).
Danach ist es schon länger bekannt, eine Goldlegierung durch Abscheiden aus wässriger Lösung zu gewinnen. Dabei enthält die Lösung Gold in der Form von löslichem Goldcyanid ([X.]. 1, [X.] 6 ff.). Nach der Schilderung der bei bekannten [X.] auftretenden Probleme schlägt [X.] vor, in das Bad ein lösliches polymeres 46
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Kondensat eines Epihalohydrins, vorzugsweise Epichlorhydrin oder Epibromhydrin, oder eines Alkylenpolyamins oder Quaternären hiervon zu geben ([X.]. 1, [X.] 60 ff.). Zudem habe sich gezeigt, dass es vorteilhaft sei, dem [X.], be-vorzugt
Kalium-
und Natriumcyanid
beizugeben ([X.]. 2,
[X.] 45 ff.). Gold soll in Form von Goldcyanid, Silber in der Form eines löslichen Silbersalzes verwendet werden ([X.]. 2, [X.] 51 ff.).
Als weitere
mögliche Zusätze werden Mittel zur Einstellung des pH-Werts, Glanzmittel und [X.] aufgeführt ([X.]. 3).
Danach fehlt es jedenfalls an einer Vorwegnahme der [X.] 3. [X.] sieht als Legierungsmetalle nur Gold und Silber vor. Kupfer und Indium werden zwar erwähnt. [X.] offenbart jedoch nur, dass diese
Metalle
in der Lösung vorkom-men können. Anders als nach Patentanspruch 1 müssen also weder Kupfer noch Indium im Bad enthalten sein. Sie sind damit auch nicht notwendig Bestandteil, schon gar nicht Hauptbestandteil, der Legierung, also nicht Legierungsmetall im [X.] von [X.] 3. Erst recht offenbart
[X.] keine Legierung, die neben Gold als Hauptbestandteile nur Kupfer und Indium, Silber jedoch allenfalls in zu [X.] Menge enthält.
4.
Auch der Gegenstand von Patentanspruch 16 ist durch den Stand der Technik nicht vorweggenommen.
a)
Die in [X.] beschriebene Abscheidung wird nicht durch ein Verfahren nach Patentanspruch 1 des Streitpatents gewonnen. Sie enthält als [X.] neben Gold nicht Kupfer und Indium, sondern Silber.
b)
Die [X.] Patentanmeldung 2000-319794 ([X.]) beschreibt Be-schichtungsfilme, die aus Gold und Kupfer zusammengesetzt sind. Optional können ein oder mehrere weitere Metalle als Glanzmittel eingesetzt werden. Dabei ist Indium als eines von insgesamt elf Metallen, die hierfür in Betracht kommen, aufgeführt.

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-
[X.] ist bereits nicht zweifelsfrei zu entnehmen, dass der Beschichtungsfilm elektrolytisch gewonnen wird. Die Entgegenhaltung beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Nachbehandlung eines solchen Beschichtungsfilms durch Erhitzen in einer nichtoxidierenden Atmosphäre, die
der Verbesserung der Farbstabilität dienen soll.
Nicht offenbart ist darüber hinaus eine Beschichtung, die im Wesentlichen nur aus Gold, Kupfer und Indium besteht. Indium ist dort nur als möglicher Bestandteil des Beschichtungsfilms aufgeführt.
[X.] ist schließlich nicht zu entnehmen, dass der Beschichtungsfilm die in Patentanspruch 16 definierte gelbliche Färbung aufweist, vielmehr ist dort von einem rotgoldenen Farbton die Rede. Hinweise darauf, dass durch die Zugabe der als Glanzmittel aufgeführten Metalle ein gelber Farbton erzielt werden kann, finden sich in der Entgegenhaltung nicht.
5.
Zu Recht hat das Patentgericht ferner angenommen, dass der Gegen-stand von Patentanspruch 1 durch den Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt nicht nahegelegt wurde.
a)
Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, waren Ausgangspunkt für den Fachmann diejenigen Dokumente, die sich mit elektrolytischen Bädern befass-ten, aus denen eine Goldlegierung erzielt
werden konnte, die neben Gold und Kupfer als dritten Hauptbestandteil entweder [X.] und/oder Zink
enthielt. Um solche Dokumente handelt es sich etwa bei
der
US-Patentschrift
4
980
035 ([X.]), den
[X.]n [X.]en 28
29
979 ([X.]), 2
221
159 ([X.]) und 30
22
370 ([X.])
sowie den
US-Patentschriften 4
687
557 ([X.]) und 5
085
744 ([X.]).
Der Einsatz einer Kombination, die im Wesentlichen nur aus Gold, Kupfer und Indium besteht, ist in keiner dieser Entgegenhaltungen offenbart.
b)
Entgegen der Annahme des Patentgerichts gab es im Stand der [X.] zum Prioritätszeitpunkt auch bereits Hinweise darauf, dass die Verwendung von [X.] als drittes Legierungsmetall bedenklich sei, weil [X.] giftig ist (etwa [X.] [X.]. 1, [X.] 13-15, [X.], [X.]. 1, [X.] 19
f., siehe ferner [X.], Abs.
2).
Daher be-56
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stand
für
den Fachmann Anlass, nach einer
Alternative zu [X.] zu suchen.
Ein solcher Anlass
ergab sich im Übrigen bereits daraus, dass [X.], wie in Abs.
2 der Streitpatentschrift festgehalten ist, in einigen Ländern verboten ist.
c)
Zu Recht hat das Patentgericht jedoch angenommen, dass sich aus dem Stand der Technik keine Anregung ergab, dem elektrolytischen Bad anstelle von [X.] oder Zink als drittes Legierungsmetall Indium in komplexierter Form beizugeben.
aa)
Aus den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten, die sich mit [X.] befassen, die nicht durch elektrolytische Abscheidung gewonnen wer-den, sondern durch herkömmliche Schmelzverfahren,
und etwa für die Herstellung von Schmuck oder Zahnersatz verwendet werden, ergab sich eine solche Anregung nicht.
Die Beklagten haben ausführlich, auch unter Bezugnahme auf die von ihr vor-gelegten Gutachten von Prof. Dr. M.

([X.] und [X.]) erläutert, dass die
Zusammensetzung einer elektrolytisch gewonnenen Legierung von zahlreichen [X.] abhängt. Weder ist gesichert, dass alle in dem Bad vorhandenen Metalle auf der Kathode abgeschieden
werden, noch entsprechen die Anteile der im [X.] Metalle notwendigerweise den Anteilen der Metalle in der abgeschiedenen Legierung. Entscheidenden
Einfluss darauf, welche Metalle in welchem Umfang ab-geschieden werden, hat das jeweilige Reduktionspotenzial, das
wiederum von zahl-reichen Faktoren, etwa der Bindung, in der das jeweilige Metallion sich befindet, der Konzentration des Metalls,
der Stromstärke, dem pH-Wert, der Temperatur und
der Zusammensetzung des Bades im Übrigen
abhängig ist. Die elektrolytische Herstel-lung einer Legierung unterscheidet sich damit erheblich von der Herstellung einer Legierung durch herkömmliche Verfahren. Unter diesen Umständen wäre es Sache der Klägerin, darzulegen, warum gleichwohl damit zu rechnen ist, dass aus der Sicht des Fachmanns eine Kombination, die sich für ein Schmelzverfahren als vorteilhaft erwiesen hat, ohne weiteres auch für ein elektrolytisches Ablagerungsverfahren hin-62
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reichenden Erfolg verspricht. [X.] Anhaltspunkte hierfür hat die Klägerin nicht aufgezeigt.
Danach ergab sich eine Anregung für ein Verfahren nach Patentanspruch 1 nicht aus den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten, die sich mit anderen Arten der Herstellung einer Legierung befassen. Dies betrifft etwa die als [X.]0 bis [X.]3 vorgelegten Artikel aus einschlägigen Fachzeitschriften, ferner die [X.] Pa-tentanmeldung 2001-198693 ([X.]), die US-Patentschriften
2
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454 ([X.]) und 2
813
790 ([X.]).
Auch die [X.]0, die die Klägerin in der mündlichen Verhandlung hervorgeho-ben hat, enthält im Übrigen keinen Hinweis darauf, dass die Legierung so zu wählen sei, dass sie neben Gold und Kupfer im Wesentlichen nur Indium enthält.
Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus dem Hinweis der Klägerin auf das Lehrbuch von [X.] (Electrodeposition of [X.], [X.], 1963). Dort wird zwar erläutert, dass elektrolytisch abgeschiedene Legierungen in der Struktur thermisch hergestellten Legierungen ähnlich sind, da sie üblicherweise dieselben Phasen aufweisen. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die [X.] Abscheidung von zwei oder mehr Metallen an einer Kathode enthaltene Produkt nicht notwendigerweise zu einer Legierung führt, ferner werden die erhebli-chen Unterschiede beschrieben, die gerade bei [X.] zwischen durch [X.] gewonnenen und gegossenen Legierungen auftreten.
bb)
Eine Anregung zur Verwendung von Indium als weiteres Legierungsme-tall neben Gold und Kupfer ergab sich auch nicht daraus, dass dieses Metall zum Prioritätszeitpunkt in zahlreichen Dokumenten als möglicher weiterer Bestandteil ei-nes elektrolytischen Bades zur Gewinnung einer Abscheidung von Gold oder einer Goldlegierung genannt war.
Zwar trifft es zu, dass es im Stand der Technik zahlreiche Hinweise darauf gab, dass das elektrolytische Bad neben den jeweils als Legierungsmetallen aufge-führten Metallen weitere Metalle enthalten kann. Hierbei wird regelmäßig auch Indi-65
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um, insbesondere als Glanzmittel,
aufgeführt. Die Klägerin hat aber nicht aufzeigen können, dass es im Stand der Technik einen Hinweis darauf gab, Indium

und nur dieses

als Legierungsmetall neben Gold und Kupfer vorzusehen. Voraussetzung hierfür wäre, wie ausgeführt, dass das Bad zwingend Indium enthält, dass dieses Metall in gewissem Umfang im Bad enthalten ist und die Bedingungen so eingerichtet sind, dass neben Gold und Kupfer
Indium

und nur Indium

in nicht nur unerhebli-chem Umfang
an der Kathode abgeschieden und damit Bestandteil der Goldlegie-rung wird.
Zudem ist den entsprechenden Dokumenten nicht die Verwendung von Indium als Legierungsmetall in komplexierter Form zu entnehmen.
cc)
Die Klägerin meint, eine Anregung zur Verwendung von Indium als drit-tes Legierungsmetall

anstelle von [X.]

habe sich daraus ergeben, dass es wie dieses als silbrig glänzendes Metall grundsätzlich geeignet sei, die Farbe einer Goldlegierung in die gewünschte Richtung zu beeinflussen.
Dies trifft nicht zu.
Dabei kann zugunsten der Klägerin zugrunde gelegt werden, dass eine [X.] Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass Indium als helles Metall geeignet ist, den gewünschten gelben Farbton zu erzielen, wovon auch das von der Beklagten vorge-legte Privatgutachten ausgeht ([X.], [X.]). Daraus ergaben sich jedoch keine Hin-weise darauf, dass es einen erfolgversprechenden Weg gibt, eine Legierung aus Gold, Kupfer und Indium im Wege der galvanoplastischen Ablagerung zu erzielen.
(1) Wie bereits erwähnt hängt das Ergebnis einer elektrolytisch gewonnenen Legierung von zahlreichen Faktoren ab. Schon der Austausch eines Metalls in einem elektrolytischen Bad ist nicht ohne weiteres möglich, wie etwa die Ausführungen in [X.] belegen ([X.]. 1, [X.] 15 ff.), wonach sich die Bedingungen bei der Verwendung von Zink statt [X.] vollständig unterscheiden. Erst recht kann danach nicht [X.] werden, dass sich für den Fachmann aus der Verwendung von Indium zur Herstellung von Legierungen im Schmelzverfahren die Anregung ergab, dieses Metall in komplexierter Form in einem elektrolytischen Bad einzusetzen.
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(2) Auch aus dem als Anlage [X.]4 vorgelegten Band 1 des Taschenbuchs für Galvanotechnik ergab sich keine entsprechende Anregung. Dort wird zwar Indium als eines von mehreren möglichen Legierungsmetallen genannt, doch wird es zu der Gruppe der Metalle gerechnet, die bevorzugt oder ausschließlich in sauren Elektroly-ten Verwendung finden, während der Gegenstand von Patentanspruch 1, wie sich insbesondere aus Merkmal 2.1 ergibt, ein Verfahren betrifft, bei dem das [X.] ist.
Nach den auf [X.]4 gestützten Feststellungen des Patentgerichts tritt freies Cyanid nur in einem solchen Bad auf. Zwar ist in [X.]4, worauf die Berufung hin-weist, auch vermerkt, dass selbst neutrale Elektrolyte im schwach alkalischen Be-reich freie Cyanidmengen aufweisen ([X.]31, Abs. 1). Dies lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass freies Cyanid auch in sauren Elektrolyten entsteht, wie sie in [X.]4 für Indium als vorzugswürdig angegeben werden.
(3) Die Beklagten haben unter Vorlage eines Privatgutachtens ergänzend ausgeführt, vor 2007 habe es in der Literatur keine Berichte über die elektrolytische Abscheidung einer Legierung aus Gold, Kupfer und Indium gegeben
([X.], [X.]). Dies hat die
Klägerin nicht bestritten.
(4) Aus den von der Berufung angeführten anderen Entgegenhaltungen erge-ben sich keine abweichenden Hinweise.
In der [X.]n [X.] 28
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537 ([X.]4) wird in Anspruch 2 zwar ein Elektrolyt für die elektrolytische Abscheidung einer Legierung aus Gold und einem oder mehreren anderen Metallen, zu denen auch Indium gehört, mit einem pH-Wert von größer als 11,0 beansprucht. Daraus ergibt sich aber nicht, dass gerade ein Elektrolyt mit einem solchen pH-Wert auch für Indium in Betracht kommt, zumal in Anspruch 3 ein Elektrolyt mit einem pH-Wert von unter 11,0 beansprucht wird.
In der [X.]n [X.] 16
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180 ([X.]4) wird ein Elektrolyt zur Abscheidung von Goldlegierungen beansprucht, der optional Indium als Legierungs-element enthalten kann und einen ph-Wert von mehr als 8 aufweist. Angesichts der großen Zahl möglicher Inhaltsstoffe ergibt sich daraus indes nicht, dass dieser pH-74
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Wert entgegen den Ausführungen in [X.]4 gerade für die Abscheidung von Indium besonders gut geeignet ist.
Die [X.] [X.] 22
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434 ([X.]0) schließlich offenbart ein Bad, das für die Abscheidung einer Goldlegierung neben vielen anderen Metallen auch Indium als mögliches Legierungsmetall enthalten kann und einen pH-Wert von etwa 5 bis 10, vorzugsweise 6,8 bis 7,5, aufweist. Auch daraus lässt sich nicht [X.], dass eine alkalische Umgebung für die Abscheidung von Indium geeignet ist.
6.
Nachdem der nebengeordnete Anspruch 16 auf eine Legierung gerich-tet ist, die durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 erlangt wird, ist auch sein Gegen-stand patentfähig.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 Satz
2 [X.] in [X.] mit §
97 Abs.
1 ZPO.
[X.]
Grabinski
Deichfuß

Kober-Dehm
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 30.06.2015 -
3 Ni 16/14 (EP) -

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