Bundesgerichtshof, Urteil vom 25.03.2021, Az. I ZR 37/20

Die Klägerin bietet Wolle und Garne samt Zubehör sowie Häkel- und Strickanleitungen an. Sie ist Inhaberin folgender Marken:

Der Geschäftsführer der Klägerin ist Inhaber folgender Wort-Bildmarken, hinsichtlich deren er der Klägerin sämtliche Nutzungsrechte und das Recht zur Geltendmachung von Ansprüchen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung im Falle einer Rechtsverletzung eingeräumt hat:

Zwischen der Klägerin und der [X.] (im Folgenden: [X.] ) bestand ein Lizenzvertrag, der das alleinige Recht der Herstellung und des Vertriebs von "[X.]n durch die [X.] als Lizenznehmerin vorsah. Eine Unterlizenzierung war nicht gestattet.

Die Beklagte importiert als Logistikunternehmen Wolle und Garne, verkauft diese aber auch selbst an Großhändler, gewerbliche Abnehmer und Endkunden. Sie bezog "[X.] über die [X.] , die sie weiterverkaufte. Die [X.] musste die Waren gegenüber der Klägerin verprovisionieren und in monatliche Provisionsabrechnungen einstellen.

Die Klägerin macht - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - gegen die Beklagte Ansprüche wegen Markenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Garnen an eine Kundin S.    (Veräußerungsvorgang " S.    ") und ein Unternehmen der [X.] ([X.] ") sowie über den Onlineshop der Beklagten (Veräußerungsvorgang "Onlineshop") geltend.

Die Klägerin hat die Beklagte wegen des [X.] "S.    " mit Schreiben vom 9. November 2016 unter Fristsetzung bis zum 16. November 2016 gestützt auf die beiden Wortmarken "myboshi" erfolglos abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin beantragt,

Das [X.] hat in allen drei Veräußerungsvorgängen eine Verletzung der Wortmarken und hinsichtlich des [X.] "L. " außerdem eine Verletzung der [X.] angenommen und durch Teilurteil entschieden. Es hat dem Unterlassungsantrag vollumfänglich stattgegeben, den Schadensersatzfeststellungs- und den Auskunftsantrag auf die Wortmarke "myboshi" sowie den Auskunftsantrag außerdem auf gewerbliche Abnehmer beschränkt, die Abmahnkosten lediglich in Höhe einer 1,3-fachen Gebühr und die Zinsen nur in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zugesprochen. Im darüber hinausgehenden Umfang hat es die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin erklärt, sie stütze die Ansprüche aufgrund der Veräußerungsvorgänge " S.    ", "L. " und "Onlineshop" jeweils kumulativ auf alle vier Marken, wobei aus den [X.] nur ein auf das Territorium der [X.] beschränkter Anspruch geltend gemacht werde.

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag weiter, das Teilurteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche wegen einer Verletzung ihrer Markenrechte im Umfang der erstinstanzlichen Verurteilung zu. Dazu hat es ausgeführt:

Der Erlass des [X.] sei zulässig gewesen. Soweit die [X.] rüge, das [X.] habe nicht berücksichtigt, dass sich der Markenrechtsinhaber bei der Erschöpfung das Verhalten seiner Lizenznehmerin ([X.] ) zurechnen lassen müsse und es auf die Nichtentrichtung geschuldeter Provisionen oder das Verbot der Unterlizenzierungen nicht ankomme, greife diese Rüge nicht durch. Die Verurteilung zur Auskunftserteilung sei nicht unverhältnismäßig im Sinne von § 19 Abs. 4 [X.]. Hinsichtlich der Beweiswürdigung des [X.]s zeige die Berufungsbegründung keine konkreten Widersprüche oder Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze auf. Die erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegte E-Mail, aus der sich ergeben solle, dass auch der Verkaufsvorgang "[X.] " mit Zustimmung der [X.] erfolgt sei, sowie der Zeugenbeweis seien als neue Verteidigungsmittel nicht zuzulassen. Mit Blick auf den Verkaufsvorgang " S.    " sei das [X.] durch eine nicht zu beanstandende Beweiswürdigung zu der Überzeugung gelangt, dass die Lieferung der "myboshi"-Wolle Nr. 2 ohne Vereinbarung mit oder Zustimmung der [X.] erfolgt sei.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der [X.] hat Erfolg und führt zur Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsurteil leidet zwar nicht an einem von Amts wegen zu berücksichtigenden Verfahrensmangel wegen des vom [X.] erlassenen [X.] (dazu [X.]). Auch sind die Klageanträge hinreichend bestimmt (dazu [X.]I). Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Verurteilung wegen einer Verletzung der beiden Wortmarken "myboshi" im Zusammenhang mit den [X.]" und "Onlineshop" (dazu [X.]II). Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann auch keine Verletzung der streitgegenständlichen Marken aufgrund des [X.] " angenommen werden (dazu [X.]V).

I. Das angefochtene Urteil leidet nicht an einem auch in der Revisionsinstanz gemäß § 557 Abs. 3 Satz 2 ZPO von Amts wegen zu berücksichtigenden Verfahrensmangel (vgl. [X.], Urteil vom 12. März 2020 - [X.], [X.]Z 225, 59 Rn. 16 - [X.], [X.]), weil der Erlass des [X.] (§ 301 ZPO) durch das [X.] unzulässig gewesen wäre und das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil gemäß § 538 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 ZPO aufheben und die Sache an das [X.] zurückverweisen hätte müssen. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, der Erlass des [X.] im Rahmen der Stufenklage sei nicht aufgrund der Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen unzulässig. Für die Entscheidung des noch offenen Klageantrags auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (§ 259 Abs. 2 BGB; Antrag IV) bedarf es keiner (erneuten) Prüfung der Markenverletzung (vgl. [X.], Urteil vom 29. April 2010 - [X.], [X.], 623 Rn. 59 = [X.], 927 - Restwertbörse; [X.]/[X.], 40. Edition [Stand 1. März 2021], § 254 Rn. 16.1).

II. Die Klageanträge sind hinreichend bestimmt. Diese Frage ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu prüfen ([X.]Z 225, 59 Rn. 38 - [X.], [X.]).

1. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich die beklagte [X.] deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und die Entscheidung darüber, was ihr verboten ist, letztlich dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt (st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 8. November 2018 - I ZR 108/17, [X.], 627 Rn. 15 = [X.], 731 - [X.], [X.]). Diese Voraussetzungen sind erfüllt.

2. Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz klargestellt, dass sie das begehrte Verbot kumulativ auf alle vier streitgegenständlichen Marken stützt. Damit liegt keine unzulässige alternative Klagehäufung vor (vgl. [X.], Beschluss vom 24. März 2011 - [X.], [X.]Z 189, 56 Rn. 9 f. - TÜV I).

3. Der auf Unterlassung gerichtete Klageantrag und die Anträge auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, die auf den Verbotsantrag Bezug nehmen, sind auch nicht deshalb unbestimmt, weil sie keine konkrete Verletzungshandlung aufgreifen. Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz können - bei Wiederholungsgefahr - über die konkret festgestellte Verletzungshandlung hinaus für solche Handlungen gegeben sein, in denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt (vgl. [X.], Urteil vom 23. Februar 2006 - [X.], [X.]Z 166, 233 Rn. 36 - Parfümtestkäufe; Urteil vom 14. Februar 2008 - [X.], [X.], 796 Rn. 15 = [X.], 1200 - Hollister; Urteil vom 15. März 2012 - [X.], [X.], 630 Rn. 19 = [X.], 824 - [X.]; Beschluss vom 19. April 2012 - [X.], juris Rn. 24).

III. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Verurteilung wegen einer Verletzung der beiden Wortmarken "myboshi" im Zusammenhang mit den [X.]" und "Onlineshop". Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zuerkannt werden. Damit hat auch die Verurteilung der [X.] zur Erstattung von Abmahnkosten, die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunftserteilung keinen Bestand.

1. Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch, der kumulativ auf eine [X.] Marke und eine Unionsmarke gestützt ist, besteht nur, wenn die beanstandeten Handlungen sowohl nach dem zur [X.] der beanstandeten Handlung geltenden Recht als auch nach dem zur [X.] der Revisionsentscheidung geltenden Recht rechtsverletzend waren (vgl. [X.], Urteil vom 16. November 2017 - [X.], [X.], 311 Rn. 11 = [X.], 332 - [X.]). Nach dem [X.]punkt der von der Klägerin beanstandeten Handlungen ab dem 24. März 2016 ist das im Streitfall maßgebliche [X.] Recht mit Wirkung ab 14. Januar 2019 durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie ([X.]) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken novelliert worden ([X.] I 2018 S. 2357). Im [X.] ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Verordnung ([X.]) 2017/1001 ([X.]; [X.]) an die Stelle der Verordnung ([X.]) Nr. 207/2009 in der Fassung der Verordnung ([X.]) 2015/2424 (Gemeinschaftsmarkenverordnung; [X.]) getreten. Eine für den Streitfall maßgebliche Änderung ist damit nicht verbunden.

a) § 14 Abs. 2 [X.] nF enthält vor der Aufzählung der drei Verletzungstatbestände nunmehr eine Passage, aus der sich ergibt, dass die markenrechtsverletzende Benutzung "in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen" erfolgen muss. Der [X.] des § 14 Abs. 2 Nr. 1 [X.] aF ist unverändert geblieben. In der Sache hat sich durch die Ergänzung des § 14 Abs. 2 [X.] nichts geändert (vgl. [X.], Urteil vom 7. März 2019 - [X.], [X.], 522 Rn. 12 = [X.], 749 - [X.], [X.]). Der Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5 [X.] hat keine Änderung erfahren. Dasselbe gilt für die in § 24 [X.] geregelte Erschöpfung von Markenrechten.

b) Sowohl nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a [X.] als auch nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a [X.] umfasst das Markenrecht das Recht des Inhabers, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Gemeinschaftsmarke oder Unionsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Gemeinschaftsmarke oder Unionsmarke eingetragen ist. Art. 102 Abs. 1 Satz 1 [X.] und Art. 130 Abs. 1 Satz 1 [X.] regeln gleichermaßen, dass ein Unionsmarkengericht, das die Verletzung einer Unionsmarke feststellt, dem [X.] die Fortsetzung der Verletzungshandlung verbietet, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Der [X.] gemäß Art. 13 Abs. 1 [X.] ist nunmehr gleichlautend in Art. 15 Abs. 1 [X.] geregelt.

2. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht die Verurteilung der [X.] zur Unterlassung wegen einer Verletzung der beiden Wortmarken durch die Veräußerungsvorgänge " S.    " und "Onlineshop" bestätigt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 [X.] nF (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 [X.] aF) ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a [X.]/[X.] hat der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist.

b) Nach den vom Berufungsgericht gebilligten Feststellungen des [X.]s hat die [X.] das Zeichen "myboshi" beim Verkauf von Garnen an die Kundin S.    sowie über ihren Onlineshop im geschäftlichen Verkehr für Waren (Garne) benutzt, die mit den Waren identisch sind, für welche die beiden Wortmarken der Klägerin Schutz genießen (Garne und Fäden für textile Zwecke). Das von der [X.] verwendete Zeichen ist mit den Wortmarken identisch und beeinträchtigt ihre Herkunftsfunktion. Diese Beurteilung nimmt die Revision hin. Sie lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

c) Die Begründung des Berufungsgerichts, mit der es angenommen hat, für die Verwendung der mit den Wortmarken identischen Zeichen für identische Waren habe keine Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin vorgelegen, hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand.

aa) Das Berufungsgericht ist zwar mit Recht davon ausgegangen, dass die [X.] für das Vorliegen der Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin beweisbelastet ist (vgl. [X.], Beschluss vom 11. Mai 2000 - [X.], [X.], 879, 880 [juris Rn. 21] = [X.], 1280 - stüssy I; Urteil vom 15. März 2012 - [X.], [X.], 626 Rn. 20 = [X.], 819 - [X.], [X.]). Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Begründung des Berufungsgerichts, nach der nicht zu beanstandenden Beweiswürdigung des [X.]s habe die [X.] nicht beweisen können, dass sie das Wortzeichen "myboshi" bei den [X.]" und "Onlineshop" mit Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin genutzt habe.

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, es sei nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO grundsätzlich an die vom Gericht des ersten Rechtszugs festgestellten Tatsachen gebunden, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründeten und deshalb eine erneute Feststellung geböten. Dies gelte grundsätzlich auch für Tatsachenfeststellungen, die auf der Grundlage einer Beweisaufnahme getroffen worden seien. Im Rahmen der Beweiswürdigung könne die Bindung entfallen, sofern diese unvollständig oder in sich widersprüchlich sei oder gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoße. Konkrete Widersprüche oder Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze zeige die Berufungsbegründung indes nicht auf. Sie setze lediglich ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen des Erstgerichts. Hinsichtlich des Veräußerungsvorgangs " S.    " sei das [X.] durch eine nicht zu beanstandende Beweiswürdigung zu der Überzeugung gelangt, dass die Lieferung der Garne ohne Einbindung der vernommenen Zeugen und ohne Vereinbarung oder Zustimmung der [X.] erfolgt sei. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

cc) Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO hat das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung die vom Gericht des ersten Rechtszugs festgestellten Tatsachen zugrunde zu legen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten. Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der erstinstanzlichen Feststellungen können sich auch aus der Möglichkeit unterschiedlicher Wertung ergeben, insbesondere daraus, dass das Berufungsgericht das Ergebnis einer erstinstanzlichen Beweisaufnahme anders würdigt als das Gericht der Vorinstanz. Besteht aus der für das Berufungsgericht gebotenen Sicht eine gewisse - nicht notwendig überwiegende - Wahrscheinlichkeit dafür, dass im Fall der Beweiserhebung die erstinstanzliche Feststellung keinen Bestand haben wird, ist es zu einer erneuten Tatsachenfeststellung verpflichtet (vgl. [X.], Urteil vom 15. Juli 2003 - [X.], NJW 2003, 3480, 3481 [juris Rn. 6]; Urteil vom 21. Juni 2016 - [X.], NJW-RR 2017, 219 Rn. 10 f. [X.]; Beschluss vom 4. September 2019 - [X.], NJW-RR 2019, 1343 Rn. 11; [X.]/[X.], ZPO, 33. Aufl., § 529 Rn. 7). Bei der Berufungsinstanz handelt es sich um eine zweite - wenn auch eingeschränkte - Tatsacheninstanz, deren Aufgabe in der Gewinnung einer fehlerfreien und überzeugenden und damit richtigen Entscheidung des Einzelfalls besteht. Das Berufungsgericht hat deshalb die erstinstanzliche Überzeugungsbildung nicht nur auf Rechtsfehler zu überprüfen (vgl. [X.], Beschluss vom 11. Oktober 2016 - [X.], NJW-RR 2017, 75 Rn. 23; [X.], NJW-RR 2019, 1343 Rn. 11 [X.]).

dd) Das Berufungsgericht hat im Streitfall den Prüfungsmaßstab des § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO sowie seine daraus folgende Prüfungskompetenz und -pflicht verkannt und die nach dem Gesetz erforderliche eigene Beweiswürdigung unter Einbeziehung der Argumente der Berufungsbegründung unterlassen (vgl. [X.], NJW-RR 2019, 1343 Rn. 10). Es durfte die Einwendungen der [X.] gegen die erstinstanzliche Beweiswürdigung nicht mit der Begründung als unbeachtlich ansehen, sie zeige keine konkreten Widersprüche oder Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze auf, sondern setze lediglich ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen des Erstgerichts (vgl. [X.], Beschluss vom 22. Dezember 2015 - [X.], NJW 2016, 713 Rn. 7; Urteil vom 14. Februar 2017 - [X.], NJW-RR 2017, 725 Rn. 21). Damit hat das Berufungsgericht die landgerichtliche Beweiswürdigung im Ergebnis allein auf Rechtsfehler geprüft, ohne zu erwägen, ob sich Zweifel an den erstinstanzlichen Feststellungen ergeben, weil aus seiner Sicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sich diese Feststellungen im Fall der Beweiserhebung als unrichtig erweisen. Dasselbe gilt, soweit es die Beweiswürdigung des [X.]s zum Veräußerungsvorgang " S.    " nicht beanstandet hat. Aus seiner Begründung ergibt sich nicht, ob es das Vorliegen von Zweifeln im Sinne von § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO wegen der Möglichkeit einer anderen Würdigung der erstinstanzlichen Beweisaufnahme in Betracht gezogen hat.

IV. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann auch keine Verletzung der vier streitgegenständlichen Marken aufgrund des [X.] " angenommen werden.

1. Das [X.] hat angenommen, ein Unternehmen der [X.] habe bei der [X.] gemäß der Kaufbestätigung vom 16. Juni 2016 120 kg "myboshi Nr. 3" mit fixem Liefertermin in der [X.] 37 (12. bis 18. September 2016) bestellt (Anlage [X.]). Soweit die [X.] sich auf den Einwand der Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 [X.] berufe, sei ihr der entsprechende Beweis durch die Vorlage der Rechnung der [X.] vom 4. Oktober 2016 (Anlage [X.]) nicht gelungen. Die Rechnung sei nicht geeignet, eine Lieferung an die [X.] zeitlich vor der Lieferung an die Firma [X.]  im September zu beweisen. Da die Banderolen der an die Firma [X.]  gelieferten Garne auch die streitgegenständliche Wort-Bild-Marke trügen, sei aufgrund der [X.]n Wort-Bild-Marke ein Unterlassungsanspruch gegeben. Das Berufungsgericht hat diese Würdigung des [X.]s nicht beanstandet und eine in der Berufungsinstanz vorgelegte E-Mail des bei der [X.] tätigen [X.].  vom 22. April 2019, aus der sich eine Zustimmung der Lizenznehmerin zum Verkauf an [X.]  ergeben sollte, ebenso als verspätet zurückgewiesen wie den dazu angebotenen Zeugenbeweis. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

2. Die Revision hat allerdings keinen Erfolg mit ihrer Rüge, die Klägerin habe die Markenverletzung bereits nicht schlüssig dargelegt. Ein Sachvortrag zur Begründung eines Klageanspruchs ist schlüssig, wenn die klagende [X.] Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen. Die Angabe näherer Einzelheiten ist nur erforderlich, wenn die Einzelheiten für die Rechtsfolgen von Bedeutung sind (vgl. [X.], Urteil vom 23. Januar 2015 - [X.] Rn. 18; Beschluss vom 25. April 2019 - [X.], [X.] 2019, 376 Rn. 9). Danach reichte der Vortrag der Klägerin aus, der Direktverkauf sei rechtsverletzend gewesen, weil die [X.] keine Lizenznehmerin gewesen sei und die Lizenznehmerin keine Unterlizenzen habe vergeben dürfen.

3. Die Revision wendet sich auch ohne Erfolg gegen die Zurückweisung der zweitinstanzlich vorgelegten E-Mail des [X.].  von der [X.] , mit der die [X.] die von ihr geltend gemachte Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 [X.] beweisen wollte.

a) Der Umstand, dass die E-Mail erst nach der mündlichen Verhandlung vor dem [X.] verfasst worden ist, steht der Zurückweisung wegen Nachlässigkeit gemäß § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO durch das Berufungsgericht nicht entgegen. Die Nachricht dokumentiert lediglich angebliches Zeugenwissen, das bereits erstinstanzlich durch Benennung des Zeugen hätte unter Beweis gestellt werden können.

b) Die Zulässigkeit des [X.] folgt auch nicht aus § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Danach sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel zuzulassen, wenn sie infolge eines [X.] im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden. Ein solcher Verfahrensmangel liegt nicht vor.

aa) Das [X.] hat insbesondere nicht durch einen unvollständigen Hinweis den Eindruck erweckt, weiteres Vorbringen zum Veräußerungsvorgang "[X.] " sei nicht erforderlich. Es hat in der mündlichen Verhandlung vom 16. Mai 2017 im Rahmen von [X.] lediglich darauf hingewiesen, eine Unterlassungserklärung solle "jedenfalls" hinsichtlich der Wortmarken abgegeben werden, da im Fall " S.    " eine Markenverletzung vorliege. Diese Äußerung des [X.]s konnte nicht dahin verstanden werden, die weiteren behaupteten Verletzungen hätten (endgültig) keinen Erfolg.

bb) Es liegt auch keine unvollständige Beweisaufnahme vor. Der Beweisbeschluss des [X.]s hat sich allein deshalb nicht mit dem Verkaufsvorgang "[X.] " befasst, weil die [X.] dazu keinen Zeugenbeweis angeboten hatte. Die Revision macht auch nicht geltend, dass das [X.] insoweit Vortrag übergangen habe und eine darin liegende Gehörsverletzung durch das Berufungsgericht perpetuiert worden sei.

c) Soweit die Revision meint, die Klägerin habe die E-Mail vom 22. April 2019 in der [X.] nicht bestritten, jedenfalls ihr Erhalt sei mithin unstreitig und vom Berufungsgericht zu berücksichtigen gewesen, lassen sich aus dem Erhalt der E-Mail keine Folgerungen für die Richtigkeit der in ihr behaupteten Tatsachen ziehen. Der Erhalt der E-Mail reicht zum Nachweis der Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin aufgrund einer Zustimmung der Lizenznehmerin [X.] nicht aus.

4. Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, das Berufungsgericht habe entscheidungserheblichen Vortrag der [X.] im Rahmen des [X.]s nicht berücksichtigt.

a) Die Revision macht geltend, die [X.] habe den Erwerb der an [X.]  veräußerten Garne von der [X.] substantiiert dargelegt und bewiesen. Die Rechnung der [X.] vom 4. Oktober 2016 (Anlage [X.]) habe 17 Positionen enthalten, die der 17-fachen Sortierung der Wolle in der Bestätigung von [X.]  vom 16. Juni 2016 entsprächen. Der Würdigung des [X.]s, die Rechnung sei nicht geeignet, eine Lieferung an die [X.] zeitlich vor der Lieferung an [X.]  im September zu beweisen, sei die [X.] in der Berufung entgegengetreten. Sie habe als Importeurin der "[X.] auch deren Lagerung übernommen. Eine "Auslieferung" der von der [X.] erworbenen Garne an die [X.] habe somit nicht stattgefunden. Eine Zustimmung umfasse zudem sowohl Erklärungen vor als auch nach der Vornahme eines zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfts.

b) Diesen Vortrag hat das Berufungsgericht übergangen. Unter Verstoß gegen § 286 ZPO hat es den rechtlichen Einwand der [X.], die spätere Rechnung der [X.] stelle zumindest eine für den Einwand der Erschöpfung ausreichende nachträgliche Zustimmung zum Inverkehrbringen dar, weder zur Kenntnis genommen noch erwogen. Es hat allein darauf abgestellt, die Klägerin habe den Vortrag zu der Rechnung der [X.] zulässigerweise mit Nichtwissen bestreiten können, ohne dabei auf die auch von der Klägerin in diesem Zusammenhang angesprochene Frage einzugehen, ob die spätere Rechnung der [X.] für den Nachweis der Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 [X.] geeignet sei.

c) Der vom Berufungsgericht übergangene Vortrag ist entscheidungserheblich.

aa) Nach § 24 Abs. 1 [X.] hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der [X.] oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den [X.] in den Verkehr gebracht worden sind. Entsprechend sehen Art. 13 Abs. 1 [X.] und Art. 15 Abs. 1 [X.] vor, dass eine Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, die Benutzung der Marke für Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im [X.] in den Verkehr gebracht worden sind.

§ 24 Abs. 1 [X.] diente der Umsetzung von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/[X.] und setzt nunmehr Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie ([X.]) 2015/2436 um. Die Begriffe des Inverkehrbringens und der Zustimmung sind damit in § 24 Abs. 1 [X.] ebenso wie in Art. 13 Abs. 1 [X.] und Art. 15 Abs. 1 [X.] unionsrechtlich determiniert und autonom auszulegen (vgl. [X.], Urteil vom 20. November 2001 - [X.]/99 bis [X.]/99, [X.]. 2001, [X.] = [X.], 156 Rn. 43 - [X.] und [X.] [Cool Water]; zur insoweit einheitlichen Auslegung der Richtlinie 2008/95/[X.] und der [X.] vgl. [X.], Urteil vom 3. Juni 2010 - [X.]/09, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 723 Rn. 46 - [X.] Prestige [[X.]]).

bb) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] erfasst das Inverkehrbringen jede Handlung, die es dem Inhaber erlaubt, den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren (vgl. [X.], Urteil vom 30. November 2004 - [X.]/03, [X.]. 2004, [X.] = [X.], 507 Rn. 40 - Peak Holding [Peak Performance]). Die Zustimmung, die einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 2008/95/[X.] (Art. 10 der Richtlinie [[X.]] 2015/2436; Art. 9 [X.]/[X.]) gleichkommt, ist das entscheidende Element für die Erschöpfung dieses Rechts und muss daher auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in bestimmten Fällen konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb oder innerhalb des [X.]s ergeben kann, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen (vgl. [X.], [X.], 156 Rn. 41 und 45 f. - [X.] und [X.] [Cool Water]; [X.], Urteil vom 23. April 2009 - [X.], [X.]. 2009, [X.] = [X.] 2009, 593 Rn. 42 - [X.] [[X.]]; Urteil vom 15. Oktober 2009 - [X.]/08, [X.]. 2011, [X.] = [X.] 2009, 1159 Rn. 25 und 35 - Makro Zelfbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]; [X.], [X.], 723 Rn. 38 - [X.] Prestige [[X.]]).

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] geht auch hervor, dass die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers in einigen Fällen zum Tragen kommt, wenn die Waren von einer Person in den Verkehr gebracht werden, die wirtschaftlich mit dem Inhaber der Marke verbunden ist. Das gilt insbesondere für Lizenznehmer. Das Inverkehrbringen von mit der Marke versehenen Waren durch einen Lizenznehmer muss folglich grundsätzlich als mit der Zustimmung des Inhabers der Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/[X.] (Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie [[X.]] 2015/2436) erfolgt angesehen werden (vgl. [X.], [X.], 2009, 593 Rn. 43 und 46 - [X.] [[X.]]; [X.] 2009, 1159 Rn. 24 - Makro Zelfbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]).

cc) Nach der Rechtsprechung des [X.] ist das nach dem Erschöpfungsgrundsatz der Markenrichtlinie maßgebende Zurechnungskriterium für ein Inverkehrbringen die wirtschaftliche Verbundenheit zwischen dem Markeninhaber und derjenigen Person, die innerhalb des [X.] die tatsächliche Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren dergestalt an Dritte überträgt, dass der Markeninhaber den weiteren Vertrieb der Ware nicht mehr kontrollieren kann. Mit dem Markeninhaber in diesem Sinne wirtschaftlich verbunden sind etwa ein Lizenznehmer, die Mutter- oder die Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber ein Alleinvertriebshändler (vgl. [X.], Urteil vom 3. Februar 2011 - [X.], [X.] 2011, 820 Rn. 17 = [X.], 1180 - Kuchenbesteck-Set; [X.]/[X.], 24. Edition [Stand 1. Januar 2021], § 24 [X.] Rn. 31; [X.] [X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, § 25 Rn. 44).

Der [X.] hat zudem für das Urheberrecht entschieden, dass die für eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts erforderliche Zustimmung des Berechtigten zum Inverkehrbringen des Werkstücks nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilt werden kann ([X.], Urteil vom 14. Mai 2009 - [X.], [X.]Z 181, 98 Rn. 64 - Tripp-Trapp-Stuhl; zu Art. 21 der Verordnung [[X.]] 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster [[X.]] vgl. [X.] in [X.]/[X.]/[X.]/Meiser, [X.], [X.], 6. Aufl., Art. 21 [X.] Rn. 18; [X.]/[X.], 6. Edition [Stand 15. November 2020], Art. 21 [X.] Rn. 12; Stolz/Grohmann in [X.]/[X.] aaO § 19 Rn. 21).

dd) Danach ist ein (nachträglicher) Verkauf der Garne durch die Lizenznehmerin [X.] an die [X.], auf den sich die [X.] als für die Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 [X.] (Art. 13 Abs. 1 [X.], Art. 15 Abs. 1 [X.]) beweisbelastete [X.] (vgl. [X.], [X.], 156 Rn. 54 - [X.] und [X.] [Cool Water]) mit der Vorlage der Rechnung (Anlage [X.]) beruft, für die Frage der Markenverletzung entscheidungserheblich.

(1) Die mit der Marke versehenen Garne sind zwar nicht dadurch in Verkehr gebracht worden, dass die [X.] der [X.] die tatsächliche Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren übertragen hat. Eine "Auslieferung" der von der [X.] erworbenen Garne an die [X.] hat nach deren eigenem Vorbringen nicht stattgefunden, weil die [X.] die Garne für die [X.] importiert und gelagert hat. Ein Inverkehrbringen durch eine Veräußerung der Garne durch die [X.] an die [X.] kommt unter diesen Umständen aber dann in Betracht, wenn die veräußerten Garne bei der [X.] gesondert von den übrigen Garnen gelagert und entsprechend markiert worden sind (zu ähnlichen Anforderungen bei der Sicherungsübereignung einer Sachgesamtheit vgl. [X.], Urteil vom 18. April 1991 - [X.], NJW 1991, 2144, 2146 [juris Rn. 32]; Urteil vom 13. Januar 1992 - [X.], [X.], 1161 [juris Rn. 6]; jeweils [X.]). Eine solche Konkretisierung ist erforderlich, weil die Wirkungen der Erschöpfung auf die konkrete Ware beschränkt sind, für welche die Voraussetzungen der Erschöpfung vorliegen (vgl. [X.], Urteil vom 1. Juli 1999 - [X.]/98, [X.]. 1999, [X.] = [X.] Int. 1999, 870 Rn. 19 - [X.] und [X.] [[X.]/Docksides]; [X.], [X.], 723 Rn. 31 - [X.] Prestige [[X.]]; [X.], Urteil vom 18. Januar 2012 - [X.], [X.], 928 Rn. 17 = [X.], 1104 - [X.]; [X.] in [X.]/[X.]/[X.], [X.], 13. Aufl., § 24 Rn. 64; [X.]/[X.] aaO § 24 [X.] Rn. 13; Ekey in Ekey/[X.]/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 4. Aufl., § 24 [X.] Rn. 42). Sie ist mit Blick auf die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs (vgl. dazu von Schultz/Stuckel, Markenrecht, 3. Aufl., § 24 [X.] Rn. 15) bei einer Veräußerung der mit der Marke gekennzeichneten Ware an einen bereits im Besitz der Ware befindlichen Dritten aber auch ausreichend. Im Streitfall ist diese Konkretisierung spätestens mit der Lieferung der von der [X.] an die [X.] veräußerten Garne durch die [X.] an das Unternehmen der [X.] erfolgt.

(2) Nach dem vom Berufungsgericht übergangenen Vortrag der [X.], die Lizenznehmerin habe ihr die Garne (nachträglich) verkauft, sind die Garne auch mit der für eine Erschöpfung erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden. Der spätere Verkauf der Garne durch die Lizenznehmerin [X.] an die [X.] führt nachträglich zur Erschöpfung des Markenrechts. Der Markeninhaber kann seine Zustimmung nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilen. Das entspricht der Rechtsprechung des [X.] zum Urheberrecht (vgl. [X.]Z 181, 98 Rn. 64 - Tripp-Trapp-Stuhl). Diese Rechtsprechung ist unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] auf das Markenrecht zu übertragen (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 24 Rn. 36). Eine nach dem Inverkehrbringen erklärte (ausdrückliche) Zustimmung lässt den für die Erschöpfung maßgeblichen Willen zum Verzicht des Markeninhabers auf sein Recht mit Bestimmtheit erkennen (vgl. zu diesem entscheidenden Element für die Erschöpfung [X.], [X.], 156 Rn. 45 und 53 - [X.] und [X.] [Cool Water]; [X.] 2009, 593 Rn. 42 - [X.] [[X.]]; [X.] 2009, 1159 Rn. 22 - Makro Zelfbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]; [X.], 723 Rn. 38 - [X.] Prestige [[X.]]). Dem steht nicht entgegen, dass eine nachträglich erklärte Zustimmung bereits entstandenen Ansprüchen des Markeninhabers die Grundlage entzieht. Wenn der Markeninhaber nachträglich auf diese Ansprüche verzichten könnte, spricht nichts dagegen, dass auch der Lizenznehmer, der die mit der Marke versehenen Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr bringen darf, diesen Verzicht erklären kann.

5. Das Berufungsurteil ist hinsichtlich der [X.] auch deswegen aufzuheben, weil es für die insoweit vom [X.] ausgesprochene und vom Berufungsgericht bestätigte Unterlassungsverpflichtung an Feststellungen fehlt. Das [X.] hat im Zusammenhang mit dem Veräußerungsvorgang "[X.] " ausdrücklich allein eine Verletzung der [X.]n Wort-Bild-Marke, nicht aber der (farbigen) [X.] festgestellt.

C. Eine Vorlage an den Gerichtshof der [X.] nach Art. 267 Abs. 3 A[X.]V ist nicht veranlasst (vgl. [X.], Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, [X.]. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - [X.] u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - [X.]/14, [X.] Int. 2015, 1152 Rn. 43 - [X.], [X.]). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Insbesondere ist die Auslegung der unionsrechtlichen Begriffe des Inverkehrbringens und der Zustimmung im Sinne von § 24 Abs. 1 [X.] sowie Art. 13 Abs. 1 [X.] und Art. 15 Abs. 1 [X.] durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] geklärt (vgl. [X.], [X.], 156 Rn. 45 f. - [X.] und [X.] [Cool Water]; [X.], 507 Rn. 40 - Peak Holding [Peak Performance]).

D. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der [X.] aufzuheben. Der Rechtsstreit ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

E. Für die wiedereröffnete Berufungsinstanz wird auf Folgendes hingewiesen:

I. Kommt das Berufungsgericht unter Berücksichtigung des [X.] des § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO erneut zu dem Ergebnis, die [X.] habe eine Zustimmung der Klägerin für die Nutzung der beiden Wortmarken "myboshi" im Zusammenhang mit den [X.]" und "Onlineshop" nicht beweisen können, weist der Senat für den Unterlassungsanspruch und den Schadensersatzfeststellungsanspruch auf Folgendes hin:

1. Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die für den Unterlassungsanspruch erforderliche tatsächliche Vermutung für die Wiederholungsgefahr (§ 14 Abs. 5 Satz 1 [X.]) sei im Streitfall als widerlegt anzusehen, weil mögliche Markenrechtsverletzungen nur aufgrund von Missverständnissen begangen worden seien und die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen beendet sei. Die Wiederholungsgefahr kann regelmäßig nicht schon durch die Aufgabe der beanstandeten Tätigkeit, sondern nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Erwirkung eines gerichtlichen Verbotstitels in der Hauptsache oder Abschlusserklärung nach einstweiliger Verfügung beseitigt werden (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 26. Oktober 2000 - [X.], [X.] 2001, 453, 455 [juris Rn. 28] = WRP 2001, 400 - [X.]; Urteil vom 30. April 2009 - [X.], [X.]Z 181, 77 Rn. 64 - [X.]; Urteil vom 10. Dezember 2009 - [X.], [X.], 754 Rn. 24 = [X.], 869 - [X.]; Urteil vom 19. Juli 2018 - I ZR 268/14, [X.], 185 Rn. 33 = [X.], 193 - Champagner Sorbet II; [X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO § 14 Rn. 531). Daran fehlt es im Streitfall.

2. Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Feststellung einer Schadensersatzpflicht.

a) Nach § 14 Abs. 6 [X.] aF ist derjenige, der die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Über Art. 102 Abs. 1 Satz 2 [X.] in Verbindung mit § 125b Nr. 2 [X.] aF findet § 14 Abs. 6 [X.] aF auch auf die streitgegenständliche Unionswortmarke Anwendung. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer [X.] lässt (§ 276 Abs. 2 BGB). Im gewerblichen Rechtsschutz werden an die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt (vgl. [X.], Urteil vom 18. Dezember 2008 - [X.], [X.] 2009, 515 Rn. 34 = [X.], 445 - Motorradreiniger, [X.]).

b) Entgegen der Auffassung der Revision bestehen danach auch dann keine Zweifel an einem fahrlässigen Handeln der [X.], wenn es tatsächlich zu Missverständnissen über den Direktvertrieb der [X.] gekommen sein sollte. Angesichts der strengen Anforderungen oblag es der [X.] sicherzustellen, dass der Vertrieb von Ware unmittelbar an Dritte an der ausschließlichen Lizenznehmerin vorbei im Einverständnis mit der Klägerin erfolgte, sowie diesbezüglich verbindliche Abreden zu treffen.

c) Die Feststellung einer Schadensersatzpflicht ist auch nicht deswegen ausgeschlossen, weil der Unterlassungstenor und die auf ihn rückbezogene Schadensersatzfeststellung auf keine konkrete Verletzungshandlung Bezug nehmen und wegen der Vielzahl der möglichen Fallgestaltungen nicht generell von einem schuldhaften Verhalten ausgegangen werden könne. Eine Auslegung ergibt, dass die Schadensersatzpflicht gemäß dem [X.] von vornherein nur die tatsächlich festgestellten Verletzungshandlungen erfasst.

II. Hinsichtlich des [X.] " wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsverfahren die von der Klägerin geltend gemachte Verletzung der vier streitgegenständlichen Marken durch die Lieferung an ein Unternehmen der [X.] unter Berücksichtigung des von der [X.] erhobenen [X.]s erneut prüfen müssen.