Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.08.2017, Az. 3 ZA (pat) 73/16

1. Im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren streiten die Beteiligten um die Notwendigkeit von [X.] und Kosten von Privatgutachten für die [X.] des [X.] und Erinnerungsführerin.

Die [X.] war ursprünglich Lizenznehmerin der [X.]. Nach Kündigung der Lizenz hat die [X.] die Klägerin mit Schreiben vom 28. Oktober 2011 wegen Verletzung des Streitpatents abgemahnt (Anlage [X.] zum Schriftsatz der [X.]n vom 3. Juni 2016). Im Vorfeld des [X.] ist zwischen den [X.]en, beide damals jeweils von Rechtsanwälten vertreten, die Berechtigung der [X.] zur Herstellung und dem Vertrieb patentgeschützter Papierprodukte kontrovers diskutiert worden, wobei Aspekte der Wirksamkeit der Kündigung des o.g. Lizenzvertrages, der Wirksamkeit eines weiteren Lizenzvertrages zwischen der [X.]n und einem Schwesterunternehmen bzw. einer Lieferantin der Klägerin sowie etwaige kartellrechtliche Verpflichtungen zur Gewährung einer Lizenz angesprochen worden sind (vgl. Anlage [X.] zum Schriftsatz der [X.]n vom 3. Juni 2016). Hierbei hat die Klägerin der [X.]n einen von Patentanwälten ausgearbeiteten Entwurf der Nichtigkeitsklage übersandt und dabei angekündigt, im Falle einer Verletzungsklage ihrerseits die Nichtigkeitsklage einreichen zu wollen (a.a.[X.], Ziff. 3. sowie Anlage hierzu).

Die Nichtigkeitsbeklagte hat Klage wegen Verletzung des Streitpatents vor dem [X.] erhoben (2 O 21/12). Zur Person der [X.]n dieses Rechtsstreits hat sie nur (unbestritten) vorgetragen, dass es sich um eine Lieferantin der [X.] handelt, die sich auf eine Lizenz beruft (Schriftsatz der [X.]n vom 14. September 2016, Seite 3). Dieser Rechtsstreit ist durch Vergleich und Rücknahme der Klage am 5. März 2012 beendet worden. Außerdem hat die Nichtigkeitsbeklagte gegenüber einer Herstellerin von angeblich patentverletzenden Papieren, die sich auf eine strittige Unterlizenz der [X.] berufen hat, am 23. Januar 2012 beim [X.] eine einstweilige Verfügung auf der Grundlage des Streitpatents erwirkt (Az.: 327 O 27/12).

Noch während der Anhängigkeit des [X.] vor dem [X.] hat die [X.] am 22. Februar 2012 eine Nichtigkeitsklage eingereicht. Die Klage ist den damals noch im Register als Vertreter der Patentinhaberin eingetragenen Anwälten am 9. März 2012 zugestellt worden, die hierauf der Klage widersprochen und später – mit Schriftsatz vom 11. April 2012 – die Vertretung niedergelegt haben. Mit Schriftsatz vom 30. März 2012 haben sich die aktuellen rechtsanwaltlichen Vertreter für die Nichtigkeitsbeklagte bestellt und mit weiterem Schriftsatz vom 08. August 2012 einen Fristverlängerungsantrag für die Begründung des Widerspruchs beantragt. Mit der [X.] vom 16. August 2012 ist (erstmals) die Mitwirkung eines Patentanwalts auf Seiten der [X.]n angezeigt worden.

Der erkennende [X.] hat das Streitpatent mit Urteil vom 28. Mai 2013 für nichtig erklärt. Im Verfahren der hiergegen gerichteten Berufung hat die [X.] und Berufungsklägerin drei Privatgutachten vorgelegt.

Der [X.] hat mit Urteil vom 16. Juni 2015 unter Abänderung der Entscheidung des [X.] die Nichtigkeitsklage abgewiesen und der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

2. Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 18. Juni 2015, modifiziert mit Anträgen vom 24. Juli 2015 und vom 3. Juni 2016, hat die [X.] als Kosten für die 1. Instanz u.a. sowohl Kosten ihrer rechtsanwaltlichen Vertreter als auch für den mitwirkenden Patentanwalt geltend gemacht (jeweils 1,3 Verfahrensgebühr und 1,2 Terminsgebühr nach § 13 RVG, Nr. 3100 u. 3104 VV RVG sowie Pauschalen und Reisekosten). Hierbei hat sie für den mitwirkenden Patentanwalt zuletzt (Anlage zum Schriftsatz vom 3. Juni 2016) Kosten in Höhe von insgesamt 8.971,- [X.] verlangt. Zudem hat sie Gutachterkosten in Höhe von insgesamt 15.600 € geltend gemacht.

Mit Beschluss vom 12. August 2016 hat die Rechtspflegerin des [X.]s die von der Klägerin an die [X.] zu erstattenden Kosten auf insgesamt 46.128,78 [X.] festgesetzt. Dabei hat sie für die erste Instanz nur Kosten des Rechtsanwalts berücksichtigt. Die weiter geltend gemachten Kosten des mitwirkenden Patentanwalts hat sie als nicht erstattungsfähig angesehen. Da kein paralleles Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei, das einstweilige Verfügungsverfahren und die Verletzungsklage vielmehr bereits vor Zustellung der Nichtigkeitsklage beendet gewesen seien, habe nach den Grundsätzen der Rechtsprechung keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung bestanden.

Nicht notwendig seien auch die Kosten für die von der [X.]n im Berufungsverfahren eingereichten Privatgutachten gewesen. Die [X.] habe ihrer Darlegungspflicht angesichts der sachkundigen Vertretung auch ohne Privatgutachten genügen können. Zudem hätte sie zunächst schriftsätzlich ein Privatgutachten anbieten und hierzu einen verfahrensleitenden Hinweis anregen oder die Erhebung des [X.] durch das Gericht beantragen müssen.

3. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der [X.]n, „sofern dort die Kosten des Patentanwalts für die Mitwirkung in der ersten Instanz und die Kosten für die Erstellung der Privatgutachten als nicht erstattungsfähig abgesetzt worden sind“.

Zur Begründung führt sie aus, dass entgegen der Auffassung der Rechtspflegerin parallel zum [X.] auch ein Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei, nämlich das Klageverfahren 2 O 21/12 vor dem [X.]. Da die Anhängigkeit einer Klage nur den Zugang der Klageschrift bei Gericht voraussetze, sei die Nichtigkeitsklage gleichzeitig mit diesem Verletzungsverfahren anhängig gewesen. Zudem sei es in der Rechtsprechung des [X.] anerkannt, dass eine Erstattungsfähigkeit von [X.] auch dann in Betracht kommen könne, wenn kein Verletzungsverfahren anhängig sei, jedoch eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliege. Dies sei hier der Fall. Durch die Abmahnung der [X.]n vom 28. Oktober 2011 sei eine Situation geschaffen worden, in der die Klägerin den Entwurf einer Nichtigkeitsklage vorgelegt und die [X.] eine Verletzungsklage gegen eine Lieferantin der Klägerin erhoben habe, wobei sich die Lieferantin – ebenso wie die Klägerin – auf eine angebliche Lizenz der Patentinhaberin gestützt habe. Diese Situation sei bei Einreichung der Nichtigkeitsklage noch nicht beendet gewesen. Vielmehr sei die Verletzung zwischen den [X.]en weiterhin im Streit gewesen. Ein Erfolg der Nichtigkeitsklage hätte direkte Auswirkungen auf die Verletzungsverfahren gehabt. In diesem Fall hätten die einstweilige Verfügung und der Vergleich aufgrund geänderter Umstände aufgehoben werden können. Daher sei eine Abstimmung zwischen den Erwägungen in den Verletzungsverfahren und -verhandlungen und dem [X.] erforderlich gewesen.

Auch die Kosten für die drei Privatgutachten seien für die Rechtsverteidigung aus objektiver [X.] notwendig gewesen. Die Sachkunde der anwaltlichen Vertreter habe für die Darstellung der besonderen technischen Fragen auf dem vorliegenden Gebiet des [X.]s und der dabei verwendeten Tinten, Materialien und Techniken nicht ausgereicht. Die Veranlassung für die Inauftraggabe der Gutachten sei erst nach der gegenüber dem vorterminlichen Hinweis überraschenden Entscheidung des [X.]s entstanden, in der der [X.] abweichend vom Hinweis und ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens das Streitpatent ausgehend von den [X.] und [X.] als nicht patentfähig angesehen habe. Es habe die Gefahr bestanden, dass der [X.] ebenfalls kein Sachverständigengutachten einholen und dem sachverständig besetzten [X.] des [X.] folgen werde. Um dies zu verhindern und ihrem Vortrag das erforderliche Gewicht und die weitere Sachkunde externer Fachleute mit gesteigerter Fachkunde und erhöhtem Renommee auf dem relevanten Gebiet zu verleihen, habe die [X.] die Gutachten in Auftrag gegeben.

Die [X.] hätte auch nicht zunächst ein Privatgutachten anbieten und einen verfahrensleitenden Hinweis hierzu anregen oder die Erhebung des [X.] durch den [X.] beantragen müssen, da sich der Gerichtshof der sachverständig besetzten Vorinstanz aus nicht zutreffenden Erwägungen heraus hätte anschließen und dabei der Auffassung sein können, dass er keinen Sachverständigen benötige. Der Umstand, dass der [X.] der [X.]n eine Frist gewährt habe, die mit Hinweis auf die Einholung von Sachverständigengutachten beantragt worden sei, zeige, dass er Gelegenheit geben wollte, die Gutachten einzuholen und einzureichen, so dass die [X.] auch von ihrer Erforderlichkeit ausgehen durfte.

Die [X.] und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. August 2016 zu abzuändern und weitere Kosten in Höhe von 24.295,- [X.] festzusetzen.

Die Klägerin und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung ist eine Doppelvertretung in der ersten Instanz für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig gewesen. Sie verweist auf die Entscheidung [X.], 427 – Doppelvertretung im [X.], wonach eine Doppelvertretung selbst im Fall eines gleichzeitig anhängigen [X.] nicht schlechthin als notwendig angesehen werden dürfe. Zum Zeitpunkt der Zustellung der Nichtigkeitsklage am 9. März 2012 sei die - nicht gegen die [X.] gerichtete - Verletzungsklage beim [X.] bereits seit mehreren Tagen zurückgenommen worden. Seit diesem Zeitpunkt sei eine Abstimmung zwischen [X.] und [X.] nicht mehr erforderlich gewesen. Im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin liege hier auch keine Situation vor, die mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbar sei. Die Abmahnung vom 28. Oktober 2011 stelle lediglich eine vorprozessuale Maßnahme dar, durch die nicht unmittelbar ein Verletzungsverfahren drohe. Die [X.] selbst sei dann auch nicht verklagt worden, was zeige, dass im [X.] an eine Abmahnung ein Verletzungsverfahren nicht unmittelbar drohe.

Zu Recht habe die Rechtspflegerin auch die Festsetzung von Kosten für die Privatgutachten abgelehnt. Ein Ausnahmefall, in dem die [X.] mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe von Privatgutachten ihrer Darlegungs- und Beweisführungspflicht genügen könne, habe nicht vorgelegen. Die [X.] habe sich u.a. durch einen Patentanwalt vertreten lassen, wobei dieser aufgrund seiner Ausbildung in der Lage gewesen sein musste, technische Zusammenhänge zu verstehen und verständlich darzulegen. Dies habe sich auch darin gezeigt, dass in der ersten Instanz keine Gutachten vorgelegt worden seien. [X.] sei auch das Argument der [X.]n, es hätte die Gefahr bestanden, dass der [X.] der Auffassung des sachkundig besetzten [X.]s des [X.] folge, denn die Grundsätze der Erstattungsfähigkeit von Kosten für Privatgutachten seien für alle [X.]sbesetzungen, damit auch für den nur mit Juristen besetzten [X.] des [X.]s, gleich. Auch die der [X.]n vom [X.] gewährte Fristgewährung impliziere nicht, dass er Privatgutachten für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung als notwendig betrachtet habe. Zudem sei nicht nachvollziehbar, warum es erforderlich gewesen sein sollte, gleich drei Privatgutachten mit im Wesentlichen übereinstimmenden Aussagen einzuholen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem [X.] zur Entscheidung vorgelegt.

1. Die auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte Erinnerung ist zulässig (§ 23 Abs. 2 RPflG i.V.m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 [X.]).

2. Sie ist jedoch nicht begründet.

a) Die in Ansatz gebrachten Kosten des mitwirkenden Patentanwalts waren nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.

aa) Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich nach § 84 Abs. 2 [X.] i.V.m. §§ 91 ff. ZP[X.] Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende [X.] die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen eines Rechts- bzw. Patentanwalts der obsiegenden [X.]. Sie gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten (hier) des zusätzlich zum Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalts kommt es daher gemäß nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i.V.m. § 84 Abs. 2 [X.] darauf an, ob diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige [X.] die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als sachdienlich ansehen durfte, wobei die [X.] ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. [X.], [X.] III- m. w. N.). Es muss sich mithin um Kosten handeln, die für solche Handlungen entstanden sind, die zum Zeitpunkt ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das streitige Recht zu verfolgen oder zu verteidigen ([X.], [X.], 4. Aufl. 2011, § 84 [X.] Rn. 44). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten. Jede [X.] ist verpflichtet, die Kosten ihrer Prozessführung, die sie im Falle ihres Sieges vom Gegner erstattet verlangen will, so niedrig zu halten, wie sich dies mit der Wahrung ihrer berechtigten Belange vereinbaren lässt ([X.], 2257; 2007, 3723).

bb) Bei der Prüfung der Notwendigkeit der Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. [X.], 427, Rn 23 f. – Doppelvertretung in [X.]; [X.], 430, Rn 23 f. – Rechtsanwalt im [X.]; Benkard, [X.], 11. Aufl., § 84 Rn. 66; [X.], [X.], 10. Aufl., § 80 Rn. 40; Busse, [X.], 8. Aufl., § 84 Rn. 93). Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall Streit darüber besteht, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht ([X.] 2011, 754, Rn. 27 – Kosten des Patentanwalts II; [X.], a.a.O, 429, Rn. 24 – Doppelvertretung in [X.]). Die Auffassung der Mehrheit der [X.]e des [X.], dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist, ist im Grundsatz vom [X.] dahin bestätigt worden, dass es ausreicht, wenn die [X.] oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter daran beteiligt ist (Busse, a.a.[X.], mit Hinweis u.a. auf [X.], a.a.[X.], Rn. 26, 35 f. – Doppelvertretung in [X.]).

cc) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts nebeneinander im vorliegenden Fall über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige [X.] als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.

Nach neuerer Rechtsprechung wird die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt (und umgekehrt) typischerweise als notwendig i.S.v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit dem [X.] ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende [X.] oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. [X.], a.a.[X.], § 80 Rn. 40 m.w.N., insb. [X.], a.a.[X.], Rn 18 f, -Doppelvertretung in [X.]-, [X.], a.a.[X.], Rn 26, -Rechtsanwalt im [X.]-. Maßgebend hierfür ist vor allem der Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der [X.] in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien, die ein möglichst konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren ermöglichen soll. Dies erfordert u.a. detaillierte Kenntnis der konkreten Verfahrenssituation im jeweils anderen Rechtsstreit und der für den weiteren Verlauf in Betracht kommenden Handlungsalternativen.

Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zuerst bzw. in erster Linie ein Rechts- oder Patentanwalt bestellt worden ist und welcher von beiden als Prozessbevollmächtigter und welcher als mitwirkender Anwalt auftritt. Vielmehr geht es allein um die Frage, ob die Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts nebeneinander als notwendig angesehen werden kann, zumal beide Anwaltsarten als gleichgestellte Organe der Rechtspflege zur selbständigen und alleinigen Vertretung in [X.] berechtigt und aufgrund ihrer Ausbildung befähigt sind (vgl. z.B. [X.] v. 25.01.2012 (3 ZA (pat) 39/09), unter Ziff. [X.] 3.2; B[X.], [X.]. v. 24.10.2013 (4 ZA (pat) 35/13)).

Im vorliegenden Fall ist von den [X.]en jedoch kein paralleler Verletzungsstreit geführt worden, der nach den o.g. Grundsätzen eine Mitwirkung eines weiteren Vertreters erfordert hätte. Dies gilt auch dann, wenn man zugunsten der [X.] davon ausgeht, dass das vor dem [X.] im [X.] 2 O 21/12 verklagte Unternehmen mit der [X.] wirtschaftlich verbunden ist. In den beiden weitgehend gleich lautenden Leitentscheidungen [X.], a.a.[X.], Rn. 34 – Doppelvertretung in [X.] und [X.], a.a.[X.], Rn. 32 – Rechtsanwalt im [X.] hat der [X.] betont, dass eine Doppelvertretung selbst im Falle eines gleichzeitig anhängigen [X.] nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig angesehen werden darf. So gebe es eine nicht unerhebliche Anzahl von [X.], mit denen kein paralleler Verletzungsrechtsstreit einhergehe und in denen auch [X.]e des [X.] die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig verneinten, wobei er unter Billigung von [X.]. 2012, 371 (= B[X.]E 53, 173) und B[X.], [X.]. v. 5. April 2011 (2 ZA (pat) 68/09) den Fall einer nur kurzzeitigen Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und - bezogen auf die Terminsgebühr – den Fall des rechtkräftigen Abschlusses des [X.] vor der mündlichen Verhandlung im [X.] genannt hat ([X.], a.a.[X.], Rn. 34; - Doppelvertretung im [X.]-, [X.]a.a.[X.], Rn. 32, - Rechtsanwalt im [X.]-, vgl. a. [X.], a.a.[X.] § 80 Rn. 40 unter a) und b)).

Ein vergleichbarer Fall liegt auch hier vor. Bei Einreichung der Nichtigkeitsklage am 22. Februar 2012 war das einstweilige Verfügungsverfahren nach übereinstimmenden Vortrag der [X.]en durch Erlass einer einstweiligen Verfügung bereits beendet. Das Verletzungsklageverfahren beim [X.] war zu diesem Zeitpunkt zwar noch anhängig, es ist jedoch noch vor Zustellung der Nichtigkeitsklage durch Vergleich am 5. März 2012 beendet worden. Bereits zum Zeitpunkt der Zustellung der Nichtigkeitsklage, aus der Sicht der [X.] also von Anfang an, war damit für diese klar, dass sie nicht mehr gleichzeitig ein Verletzungsklageverfahren und ein Nichtigkeitsklageverfahren parallel nebeneinander zu führen hatte. Auf die kurze Phase zwischen der Einreichung der Nichtigkeitsklage und der Beendigung des Verletzungsverfahrens, in der beide Verfahren formal gleichzeitig anhängig waren, kann es für die Beurteilung der Notwendigkeit von [X.] hingegen nicht ankommen. Denn bereits bei Zustellung der Nichtigkeitsklage an die [X.] musste ihr klar sein, dass es keine Situation mehr geben kann, in der ein Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der [X.] in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien bestehen könnte. Vielmehr war ein konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren infolge der zwischenzeitlichen Beendigung des Verletzungsverfahrens nicht mehr möglich.

Nichts anderes würde daraus folgen, dass – wie die [X.] meint – ein etwaiger Erfolg der Nichtigkeitsklage Auswirkungen auf die Verletzungsverfahren haben könnte, etwa die Aufhebung der einstweiligen Verfügung und/oder des Vergleichs aufgrund veränderter Umstände. Auch unter diesem Gesichtspunkt kann sich kein Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der [X.] in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien mehr ergeben. Dies gilt für das bzw. die Verletzungsverfahren schon deshalb, weil die Verletzungsklägerin nach Abschluss dieser Verfahren hierauf keinen Einfluss mehr hat, sie insoweit also keine (richtige oder falsche) Prozessstrategie mehr verwirklichen kann. Vielmehr kann sie nur noch das [X.] als [X.] führen. Sofern sie dabei Gefahr läuft, dass eine mögliche Nichtigerklärung des Streitpatents ungünstige Auswirkungen auf ihre in den Verletzungsverfahren erworbene Rechtsposition hat, wird sie naheliegend auf die Abweisung der Nichtigkeitsklage hinarbeiten. Hierbei kann sie gegebenenfalls eigenes Vorbringen aus den Verletzungsverfahren berücksichtigen, etwa Vorbringen zur Auslegung des Streitpatents. Eine Abstimmung mit den bereits beendeten Verletzungsverfahren ist jedoch weder nötig noch möglich.

Schließlich ist auch nicht erkennbar, dass trotz mangelnder Parallelität von Verletzungs- und [X.] eine damit vergleichbare Situation vorliegt. Dazu zitiert die Klägerin in ihrer Erinnerungsbegründung vom 14. September 2016, Seite 2, Ziff. [X.], die Entscheidung des 5. [X.]s vom 1. Dezember 2015 (5 ZA (pat) 103/14 = [X.] 2016, 150 – Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte). Darin vertritt der 5. [X.] die Auffassung, dass es nach den auf die Umstände des Einzelfalls abstellenden Ausführungen des [X.]s in seinem Urteil v. 8. (richtig muss es heißen: 18.) Dezember 2012 - Az. [X.] ([X.] a.a.[X.],  Doppelvertretung im [X.]) nicht auszuschließen sei, dass eine Erstattungsfähigkeit im Grundsatz auch in Betracht kommen könne, wenn kein Verletzungsverfahren anhängig sei. Allerdings sei dies auf die Fälle zu beschränken, in denen eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliege (5. Sen., a.a.[X.], [X.] B. 1. e) bb)).

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass es sich bei dieser Passage des Beschlusses des 5. [X.]s nicht um ein direktes oder [X.] Zitat der Entscheidung [X.], a.a.[X.], sondern um (eigene) Erwägungen bzw. Schlussfolgerungen des 5. [X.]s handelt. Der erkennende [X.] hat Bedenken, ob sich diese Schlussfolgerungen tatsächlich aus der Entscheidung [X.], a.a.[X.], ziehen lassen, jedenfalls in dem Sinne, wie es hier die Nichtigkeitsbeklagte verstanden wissen will. Ginge man mit dem 5. [X.] davon aus, dass ohne parallele Verletzungsklage eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation die Kosten einer Doppelvertretung notwendig machen kann, etwa wenn sich die [X.]en noch im Vorfeld einer Verletzungsklage befinden und bereits über dieselben Fragen streiten, die sich später sowohl im Verletzungs- als auch im [X.] stellen werden oder stellen würden (vgl. 5. Sen., a.a.[X.]), so dürfte auch fast jede typische Vorgeschichte von [X.] als derartige, die [X.] rechtfertigende „vergleichbare Situation“ angesehen werden. Auf eine solche - nicht ungewöhnliche -  Vorgeschichte stellt vorliegend auch die [X.] ab, wenn sie ausführt, dass durch ihre Abmahnung vom 28. Oktober 2011 eine Situation geschaffen worden sei, in der die Klägerin den Entwurf einer Nichtigkeitsklage vorgelegt und die [X.] eine Verletzungsklage gegen eine Lieferantin der Klägerin erhoben habe.

Würde man ein solches Vorfeld einer Nichtigkeitsklage bereits als „vergleichbare Situation“ im Sinne der Entscheidung des 5. [X.]s, a.a.[X.] ansehen, so wäre dies kaum mit den o.g. Erwägungen des [X.]s (a.a.[X.], Rn. 34 – Doppelvertretung in [X.]; Rn. 32 – Rechtsanwalt im [X.]) vereinbar, wonach die Beauftragung eines Rechtsanwalts und zugleich eines Patentanwalts im [X.] nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig angesehen werden darf, wobei der [X.] billigend Entscheidungen des [X.] zitiert hat, in denen die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung („regelmäßig“) verneint worden ist und hierbei ausdrücklich die Fälle einer nur kurzzeitigen Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oder - bezogen auf die Terminsgebühr – den Fall des rechtkräftigen Abschlusses des [X.] vor der mündlichen Verhandlung genannt hat. Gerade bei der letztgenannten Fallgestaltung werden sich die [X.]en und ihre Vertreter bereits im Vorfeld des [X.] intensiv sowohl mit Fragen der Verletzung als auch der Bestandskraft des Streitpatents befasst haben, so dass die Erwägungen des [X.]s weitgehend ins Leere gingen, wollte man dies bereits als „vergleichbare Situation“ im Sinne der Entscheidung des 5. [X.]s des [X.], a.a.[X.] ansehen.

Im Lichte der Erwägungen des [X.]s, a.a.[X.], wird die vom 5. [X.] des [X.] genannte „vergleichbare“, die Kosten einer Doppelvertretung rechtfertigende Situation daher allenfalls in Fällen in Betracht kommen, in denen ein paralleles Verletzungsverfahren – wie im Fall 5. Sen., a.a.[X.] – nie anhängig gewesen ist, besondere Umstände des Einzelfalls aber eine Doppelvertretung ausnahmsweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig erscheinen lassen. Aus einer weitgehend typischen Vorgeschichte eines sich nur kurzfristig überschneidenden Verletzungs- und [X.] kann die [X.] hingegen keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung herleiten.

b) Auch die weiter in Ansatz gebrachten Kosten für die drei im Berufungsverfahren vorgelegten Privatgutachten waren nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig (§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i.V.m. § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.]). Wie bereits im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt, sind Privatgutachten Bestandteil des [X.]vortrags und deren Kosten daher wie die im Zusammenhang mit dem übrigen [X.]vortrag entstandenen Kosten grundsätzlich mit den Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abgegolten. Ausnahmsweise erstattungsfähig sind Kosten für Privatgutachten allerdings dann, wenn die [X.] mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe des Privatgutachters ihrer Darlegungspflicht oder Beweisführungslast genügen kann oder wenn die Sachkunde aus sonstigen Gründen nicht gewährleistet ist (vgl. dazu [X.], [X.], 10. Aufl., § 80 Rn. 78; [X.] NJW 2012, 1370, 1372; [X.], Kommentar zur Zivilprozessordnung, 22. Aufl., § 91 Rn. 79, 81; [X.]/[X.], ZPO, 37. Aufl., § 91 Rn. 49). Dieser strenge Maßstab gilt ebenso im [X.] (B[X.]E 53, 190; [X.], a.a.[X.]).

Ein solcher Ausnahmefall liegt hier entsprechend der ständigen Rechtsprechung des [X.]s nicht vor. Die [X.] hat nicht dargelegt, dass und warum sie mangels eigener Sachkunde bzw. eigener Sachkunde ihrer anwaltlichen Vertreter im Hinblick auf welche besonderen technischen Schwierigkeiten außerstande gewesen sei, ohne Hilfe von (sogar drei) Privatgutachtern den Stand der Technik unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit zu bewerten. Dass es vorliegend um Fragen des Verständnisses der Entgegenhaltungen und ihrer Offenbarungsgehalte und hierbei um Entwicklungen im [X.] sowie Besonderheiten der dabei verwendeten Tinten, Materialien und Techniken samt deren Verfügbarkeit und ihrer Anwendungsbereiche ging, wie die [X.] im [X.] vom 14. September 2016, Seite 4, pauschal ausgeführt hat, lässt nicht erkennen, inwieweit hier eine spezielle Thematik vorliegt, die über den im [X.] üblichen Rahmen der Erfassbarkeit und Darstellbarkeit technischer Zusammenhänge hinausgeht und die auch nicht durch Rücksprache mit Experten der Mandantin geklärt, sondern allein mit Hilfe externer Gutachter dargelegt werden kann (z.B. experimentelle Versuchsreihen oder in neutralen Labors vorzunehmende Nacharbeitungen). Der Aufbau der Gutachten mit weitgehend gleichen Fragestellungen und die Art und der Inhalt ihrer Beantwortung durch die Experten zeigen auch, dass der Rahmen technischer Zusammenhänge, wie er in der Praxis des [X.]s üblicherweise durch sachkundige berufliche Vertreter (beider Anwaltsarten) dargestellt wird, nicht verlassen worden ist.

Im [X.] geht die [X.] von einer solchen Sachlage auch gar nicht aus. Vielmehr hat sie sich schwerpunktmäßig und ausführlich darauf berufen, dass der erkennende [X.] in erster Instanz abweichend vom vorterminlichen Hinweis und ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens das Streitpatent überraschend als nicht patentfähig angesehen habe, so dass sie die Gefahr gesehen habe, dass der [X.] ebenfalls kein Sachverständigengutachten einholen und dem sachverständig besetzten [X.] des [X.] folgen werde. Um dies zu verhindern und ihrem Vortrag das erforderliche Gewicht und die weitere Sachkunde externer Fachleute mit gesteigerter Fachkunde auf dem relevanten Gebiet zu verleihen, habe sie die Gutachten in Auftrag gegeben. Gerade um dem Einwand zu begegnen, ein Privatgutachten habe wenig Gewicht, habe die [X.] mehrere voneinander unabhängige Gutachter beauftragt und so auch gezeigt, dass ihre inhaltlich im wesentlichen übereinstimmende Aussage das Verständnis und Wissen des Fachmann wieder gäben (vgl. insb. Schriftsatz vom 22. September 2015, [X.] ff.; [X.] vom 14. September 2016, S. 5).

Motivation der [X.]n für die Einholung von Privatgutachten war damit nicht die Ermöglichung des eigenen [X.]vortrags. Vielmehr ging es ihr um die Präsentation und Vermittlung von möglichst umfangreicher Fachkompetenz in Form der vorgelegten Gutachten und dem Renommee der sie verfassenden Wissenschaftler bzw. Institute zwecks Erreichung einer damit verbundenen Höhergewichtung des eigenen Vortrags. Dies zeigt sich auch darin, dass die [X.] mit der Berufungsbegründung gleich drei Gutachten mit – wie sie angibt - im Wesentlichen übereinstimmenden Inhalten vorgelegt hat. Auch hierzu hat sie vorgetragen, dem Einwand begegnen zu wollen ein Privatgutachten habe „wenig Gewicht“.

Diese umgangssprachlich mit „Klotzen statt Kleckern“ umschreibbare Verursachung von Kosten entspricht weder dem Maßstab, wonach eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende [X.] im Zeitpunkt ihrer Veranlassung die die Kosten auslösende Maßnahme als sachdienlich ansehen durfte (vgl. [X.] NJW 2003, 1398; 2006, 2415) noch den strengen Grundsätzen, die hierbei an die ausnahmsweise Erstattung der Kosten für Privatgutachten entwickelt worden sind (s.o.). Zudem würde die Erstattbarkeit solcher Kosten auf eine uferlose Beschaffung von möglichst vielen Gutachten möglichst renommierter Experten und damit auf eine mit dem Grundsatz der sparsamen Prozessführung (vgl. [X.] MDR 2010, 1286; NJW 2012, 2734; [X.]/[X.], ZPO, 37. Aufl.) nicht mehr zu vereinbarende Kostenexplosion in den regelmäßig ohnehin schon mit hohen Kosten verbundenen [X.] hinauslaufen. Weiter würde dies auch der im [X.] Prozessrecht nicht vorgesehenen und von den Gerichten als unerwünscht angesehenen (vgl. z.B. B[X.]E 30, 263, 266, 1. Abs. a.E.) Ersetzung von schriftsätzlichen [X.]vorbringen durch Privatgutachten Vorschub leisten. Unabhängig von der Frage, ob eine derartige Prozesstaktik aus der Sicht der [X.]n verständlich erscheint und möglicherweise zum Erfolg beigetragen hat, wäre auch nicht einzusehen, dem unterlegenen Gegner die Erstattung derart kostenintensiver Maßnahmen aufzuerlegen.

3. [X.] beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

4. Der Gegenstandswert ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag (vgl. [X.] vom 14. September 2017, [X.]).