Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.04.2011, Az. X ZR 1/09

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 1/09 Verkündet am: 5. April 2011 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.]Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja [X.]EPÜ Art. 54 Abs. 1, 2 Für die Annahme mangelnder Neuheit eines Gerätesatzes, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks [X.]abgestimmt sind, reicht es nicht aus, dass im Stand der Technik eine Mehrzahl von Einzelteilen eines solchen Satzes ohne funktionale Abstimmung bekannt ist. BGH, Urteil vom 5. April 2011 - X ZR 1/09 - [X.] - 2 - [X.]hat auf die mündliche Verhand-lung vom 5. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher, [X.]und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen. Auf die Anschlussberufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des [X.]vom 16. September 2008 abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das [X.]Patent 892 625 wird mit Wirkung für das [X.]im Umfang der [X.]bis 13 für nichtig erklärt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 2/3 und die Beklagte 1/3.
Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.]erteilten [X.]Patents 892 625 (Streitpa-tents), das am 8. April 1997 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 10. April 1996 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Bestimmen der [X.]eines Zahnzwischenraums. Es um-fasst 13 Patentansprüche, wobei die verteidigten Ansprüche 1 bis 7 einen Gerä-tesatz betreffen. Patentanspruch 1 lautet wie folgt: "[X.]umfassend eine Anzahl von unterschiedlichen Interden-talbürstentypen sowie mindestens ein [X.]mit mehreren flexiblen Sondierelementen (4.1, –, 4.6; 12.1, –, 12.3) mit unter-schiedlichen Parametern zur Messung der [X.]von Zahnzwischenräumen, wobei die Sondierelemente (4.1, –, 4.6; 12.1, –, 12.3) mit den unterschiedlichen Parametern auf die [X.]abgestimmt sind, so dass durch Einführen des Sondiergeräts in einen [X.]unmittelbar die richtige Interdentalbürste ermittelt werden kann." Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent im vollen Umfang für nichtig zu erklären. Sie hat geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht auf eine tech-nische Lehre gerichtet, da sich der erfindungsgemäße Erfolg erst nach Zwi-schenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit zeige. Der Lösungsbeitrag des Streitpatents bestehe in der Zuordnung der Kennzeichnungen von [X.]und Bürste, die für sich kein technisches Merkmal darstellten. Darüber hinaus sei [X.]der Erfindung eine verfahrensmäßige Lehre, nämlich die Zahn-pflege, die als therapeutisches Verfahren von der Patentierung ausgenommen sei. Im Übrigen beruhe der Gegenstand des Streitpatents insbesondere im [X.]auf die [X.]Patentschrift 277 156 (Anlage Ni3) sowie die [X.]- 4 - Patentschriften 4 959 014 (Anlage Ni4), 5 178 537 (Anlage Ni5) und 5 044 951 (Anlage Ni7) nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 3 Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise mit mehreren [X.]verteidigt. 4 Das Patentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Klage das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die Patentansprüche 1 bis 6 in der Fassung des in erster Instanz geltend gemachten [X.]hinausgeht. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die weiterhin Nichtiger-klärung in vollem Umfang begehrt. Sie beruft sich als weiteren Stand der [X.]auf die [X.]Patentanmeldung 584 489 (Anlage Ni9), die internatio-nale Anmeldung [X.]88/01153 (Anlage Ni10) und einen Auszug aus dem [X.](Anlage Ni11). Mit der Anschlussberufung verteidigt die Beklagte zuletzt die erteilte Fassung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den [X.]1 bis 3 vom 5. April 2011. 5 Im Auftrag des Senats hat Univ.-Prof. Dr. S. Z. , Abteilung für Zahnerhaltung und präventive Zahnmedizin der [X.]

, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung er-läutert und ergänzt hat. 6 Unter Berufung auf das schriftliche Gutachten hat die Klägerin mangeln-de Ausführbarkeit der patentgemäßen Lehre geltend gemacht und sich zur [X.]auf den vom Sachverständigen genannten Aufsatz von Dörfer, Spiry, Staehle, [X.]in vitro, [X.]Zahnärztliche Zeitschrift, Januar 1997, Seiten 427 bis 430 (An-lage Ni12), bezogen. 7 - 5 - Entscheidungsgründe: 8 Die Berufung der Klägerin bleibt ohne Erfolg. Die Anschlussberufung der Beklagten führt zur Abänderung des erstinstanzlichen Urteils und zur Abwei-sung der Klage, soweit sie die Patentansprüche 1 bis 7 in der erteilten Fassung des Streitpatents betrifft (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und b, Art. 52, 53, 54, 56 EPÜ). Hinsichtlich der nicht mehr verteidig-ten Patentansprüche 8 bis 13 ist das Streitpatent ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01, [X.]170, 215 - Carvedilol II; Urteil vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94, GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe; insoweit nicht in [X.]133, 57 abgedruckt). I. Das Streitpatent betrifft das Gebiet der Zahnpflege, insbesondere die Reinigung der Zahnzwischenräume, deren Größe auch innerhalb eines Gebis-ses variieren kann. Die Patentbeschreibung führt aus, für die Reinigung seien Interdentalbürsten entwickelt worden, die im Wesentlichen aus einem feinen Drahtstiel mit radial nach außen ragenden Borsten bestünden, so dass sie in die Zahnzwischenräume eingeführt werden könnten. Zum Messen der [X.]gebe es im Stand der Technik ein Sondiergerät, welches bei der Durchführung von Zahnstellungskorrekturen verwendet werde. Dieses Gerät weise mehrere zylindrische Abschnitte mit unterschiedlichen Durchmessern auf. Weiter sei ein Gerät zum Messen der Tiefe der periodontischen Tasche be-kannt. Die Sondierspitze dieses Geräts, ein Wegwerfprodukt, sei mit Farbringen versehen, um das Ablesen der Tiefe der Tasche zu ermöglichen. 9 Für eine optimale Zahnpflege sei wichtig, dass die am besten angepasste Zahnbürste verwendet werde. Die Auswahl der geeigneten Bürste sei für den Benutzer bisher eher eine Frage des Zufalls oder der mühsamen Erprobung 10 - 6 - verschiedener Bürsten als eine Frage der zielstrebigen Bestimmung gewesen. Aufgabe der Erfindung sei es daher, Mittel zur Verfügung zu stellen, die es er-möglichten, das für die Reinigung der Zahnzwischenräume hinsichtlich Größe und erforderlichenfalls Flexibilität etc. optimale Zahnreinigungsgerät zu bestim-men (Abs. 6 der Streitpatentschrift). Die Bestimmung der geeigneten Bürste war jedoch auch vorher schon möglich, und das Streitpatent lässt offen, wie man sie optimiert. Richtigerweise kommt es darauf an, eine möglichst einfache und kos-tengünstige Möglichkeit bereitzustellen, zuverlässig eine für den Patienten ge-eignete Interdentalbürste zu bestimmen. Zur Lösung dieses Problems schlägt Patentanspruch 1 vor (in der Fassung des angefochtenen Urteils hinzugefügtes Merkmal 2.2.3 kursiv) 11 1. einen Gerätesatz, umfassend 1.1 eine Anzahl von unterschiedlichen [X.]und 1.2 mindestens ein Sondiergerät. 2. Das [X.]hat mehrere Sondierelemente, die 2.1 flexibel sind, 2.2 unterschiedliche Parameter zur Messung der [X.]von Zahnzwischenräumen haben, 2.2.1 die auf die unterschiedlichen [X.]abgestimmt sind, 2.2.2 so dass durch Einführen des Sondiergeräts in einen [X.]unmittelbar die [X.]ermittelt werden kann, 2.2.3 wobei sich zur Schaffung unterschiedlicher [X.]der Durchmesser (des Sondierge-räts) in [X.]kontinuierlich än-dert. - 7 - [X.]geht es darum, die Zahnzwischenräume auszumessen und dabei deren [X.]für eine Interdentalbürste zu bestimmen. Das Wort "approximal" hat für das Verständnis von Ansprüchen und Beschreibung keine eigenständige Bedeutung, da es lediglich verdeutlicht, dass es um die Gängig-keit des Raums zwischen zwei (unmittelbar) benachbarten Zähnen geht. Auch der gerichtliche Sachverständige hat "approximal" in dem hier verwendeten [X.]als tautologisch bezeichnet. Die Messung und Bestimmung der [X.]soll durch dasjenige Sondierelement geschehen, das gerade noch durch den [X.]durchgeführt werden kann (Abs. 8 und 25). Durch Einführen des Sondiergeräts in den [X.]soll unmittelbar eine zu dem so erhaltenen Messwert der Größe nach passende Interdental-bürste ermittelt werden können (Merkmal 2.2.2); ein Ausprobieren verschiede-ner Bürstengrößen am Patienten wird damit entbehrlich. Dies setzt eine - im Patentanspruch 1 nicht ausdrücklich geforderte - für den Anwender erkennbare Zuordnung des ermittelten Parameters zu einem bestimmten Interdentalbürs-tentyp (z.B. durch eine Farbkodierung, Patentanspruch 7) voraus. Das [X.]kann (muss aber nach Patentanspruch 1 nicht) sterilisierbar und damit, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, im Gegensatz zu den zum Ausprobieren benutzten Bürsten wieder verwendbar sein. 12 Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 des Streitpatents zeigen ein [X.]mit kontinuierlich in Längsrichtung variierendem Durchmesser (Figur 1) bzw. ein Instrument mit zwei Sondiergeräten (Figur 2). 13 - 8 - [X.]Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit mit Blick auf die beschränkte Verteidigung des Streitpatents noch von Interesse - wie folgt be-gründet: 14 Der durch das Streitpatent beanspruchte Gegenstand enthalte techni-sche Mittel und weise als Ganzes technischen Charakter auf. Es handle sich dabei auch nicht um ein therapeutisches Verfahren, da die Patentansprüche auf Vorrichtungen gerichtet seien. Die in der erteilten Fassung sowie in den Fas-sungen der in erster Instanz geltend gemachten Hilfsanträge 1, 2 und 3 bean-spruchten Geräte beruhten im Hinblick auf die Druckschriften [X.]und [X.]nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Aus der [X.]seien zu Sets mit diversen Größen zu-sammengestellte Interdentalbürsten zur Reinigung der Zahnzwischenräume bekannt. Um die für den jeweiligen [X.]passende Bürste aus-zuwählen, müsse der Benutzer unterschiedliche Bürsten ausprobieren. Eine gezielte Bestimmung der richtigen Bürste sei damit nicht möglich. Um die pas-sende Bürste einfacher bestimmen zu können, werde sich der Fachmann - ein mit der Entwicklung von Geräten für die Dentalhygiene befasster berufserfahre-ner Zahntechniker oder Zahnarzt - nach Messgeräten für den Zahnzwischen-raum umsehen und die Entgegenhaltung [X.]heranziehen, aus der ein [X.]mit mehreren flexiblen Sondierelementen zur Messung der [X.]von Zahnzwischenräumen bekannt sei. Die durch das Einführen des Sondiergeräts in einen [X.]ermittelten Messwerte der Weite der Zahnzwischenräume sollten dabei als Grundlage für eine optimale [X.]- 9 - handlung dienen. Dazu zähle der Fachmann auch das Reinigen der Zahnzwi-schenräume. Für ihn liege es somit nahe, das aus [X.]bekannte Messgerät bei der Bestimmung der passenden Interdentalbürste aus dem Bürstenset der [X.]zu verwenden. Dabei werde er zwangsläufig die Sondierelemente mit den un-terschiedlichen Parametern auf die unterschiedlichen Interdentalbürsten ab-stimmen, um ein optimales Zusammenspiel der Messwerte des Sondiergeräts mit den unterschiedlichen Interdentalbürsten zu erreichen, so dass damit durch Einführen des Sondiergeräts in einen [X.]unmittelbar die [X.]ermittelt werden könne. Wegen des vorteilhaften Zusam-menwirkens von [X.]und Interdentalbürsten liege es für den [X.]ebenfalls nahe, diese in einem [X.]zusammenzufassen. Demgegenüber sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß [X.]5 mit dem hinzugefügten Merkmal 2.2.3 durch den Stand der Technik weder bekannt noch nahegelegt. Dieses Merkmal ergebe sich weder aus der [X.]noch aus der US-Patentschrift 5 044 951 (Anlage Ni7), denn bei den dort gezeigten Sondiergeräten ändere sich der Durchmesser in Sondenlängsrich-tung nicht kontinuierlich, sondern stufenweise. Eine kontinuierliche Änderung in [X.]ergebe sich lediglich aus der US-Patentschrift 5 178 537 (Anlage Ni5). Mit dem dort vorgestellten [X.]würden jedoch keine Zahnzwischenräume, sondern die Tiefe von Zahntaschen gemessen. Somit sei auch eine Abstimmung der Sondierelemente des Sondiergeräts mit unter-schiedlichen Interdentalbürstentypen, die für unterschiedliche Zahnzwischen-räume ausgebildet sind, nicht möglich. 16 I[X.]Dies hält den Angriffen der Berufung, nicht aber der [X.]stand. 17 - 10 - 1. Zurecht hat das Patentgericht angenommen, dass die patentgemäße Lehre auf technischem Gebiet liegt (Art. 52 Abs. 1 EPÜ). Die Klägerin meint, es fehle an der Technizität, da das Wesen der Lehre nach dem Streitpatent in dem Auswahlverfahren eines an sich bekannten Interdentalbürstentyps liege, wozu das Messergebnis des bekannten Sondiergeräts diene. Dies trifft nicht zu. Nach gefestigter Rechtsprechung des [X.]ist es für das Technizität-serfordernis unerheblich, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben techni-schen Merkmalen auch nichttechnische aufweist. Ob solche Kombinationen von technischen und nichttechnischen Merkmalen vom Patentschutz ausgeschlos-sen sind, hängt allein davon ab, ob sie neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 288 - Steuerungseinrichtungen für Untersuchungsmodalitäten; Beschluss vom 22. April 2010 - Xa ZB 20/08, [X.]185, 214 = GRUR 2010, 613 - Dynamische Dokumentengenerierung; Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen). Danach kann dem beanspruchten Gegenstand [X.]nicht abgesprochen werden. Mit dem Streitpatent wird ein [X.]unter Schutz gestellt, der [X.]technische Merkmale aufweist. Er umfasst mehrere Interdentalbürsten und mindestens ein Sondiergerät. Dieses wiederum weist mehrere Sondierele-mente auf, die ihrerseits flexibel sind und unterschiedliche Parameter zur Mes-sung der Zahnzwischenräume haben (Merkmale 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2). Der Umstand, dass aufgrund einer Abstimmung zwischen den Sondierelementen und den Bürsten deren Auswahl erleichtert oder erst ermöglicht wird, steht dem technischen Charakter des Patentgegenstandes nicht entgegen. 18 2. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch nicht nach Art. 53 Buchst. c Satz 1 EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift, die der Regelung in § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG (der inhaltlich mit Ausnahme der [X.]in die gewerbliche Anwendbarkeit an der vor dem 13. Dezember 2007 19 - 11 - geltenden Rechtslage (§ 5 Abs. 2 PatG aF) nichts geändert hat) entspricht, sind bestimmte medizinische Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen. Die Regelung schützt die Freiheit der ärztlichen Therapie. Ihr Zweck ist es, Verfah-ren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers vom Patentschutz auszunehmen, um die [X.]bei der Auswahl von Maßnahmen zur Beseitigung von Krankhei-ten oder von Untersuchungsmethoden zu deren Erkennung zu erhalten (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01, [X.]170, 215 = GRUR 2007, 404 - Carvedilol II; Beschluss vom 28. November 2000 - X ZB 20/99, GRUR 2001, 321 - Endoprotheseeinsatz; zur Schutzfähigkeit eines im Zusammenhang mit der Durchführung eines chirurgischen Verfahrens verwendeten Verfahrens vgl. auch BGH, Beschluss vom 31. August 2010 - X ZB 9/09, GRUR 2010, 1081 - Bildunterstützung bei Katheternavigation). Nach dem Gesetzeswortlaut und dem erläuterten Zweck der Regelung betrifft der [X.]aber nur zur Patentierung vorgesehene Verfahren. Erzeugnisse zur Anwendung in einem solchen Verfahren unterfallen nach Art. 53 Buchst. c Satz 2 EPÜ aus-drücklich nicht dem Patentierungsausschluss. Als Erzeugnisse sind in der [X.]beispielhaft Stoffe und Stoffgemische benannt. Dazu gehören aber auch Vorrichtungen oder Geräte, die in einem solchen Verfahren verwendet werden sollen. Das hier in Frage stehende Verfahren ist die Reinigung der Zahnzwi-schenräume mit einer Interdentalbürste, bei der der beanspruchte [X.]nicht unmittelbar mitwirkt. Erst die Abstimmung des Sondiergeräts mit der [X.]ermöglicht die Durchführung der Zahnreinigung, eines Verfahrens, dessen therapeutischer Charakter fraglich ist, das aber jedenfalls nicht beansprucht ist. 3. Der Angriff der Klägerin gegen die ausführbare [X.](Art. 138 Abs. 1 b EPÜ) ist als sachdienliche Klageän-derung zulässig, greift aber nicht durch. Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten 20 - 12 - in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenba-rung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein allgemeines Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Der Patentanspruch muss nicht alle zur Ausführung der Erfindung erfor-derlichen Angaben enthalten (vgl. BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05, GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung; Ur-teil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät). Diesen Anforderungen genügen die Angaben im Streitpatent. Es erläu-tert, dass die [X.]der Zahnzwischenräume durch dasjenige Sondierele-ment bestimmt wird, das gerade noch durch den Zwischenraum durchgeführt werden kann (Beschreibung Abs. 8). Das Streitpatent verlangt lediglich, dass diesem Sondierelement ein bestimmter Interdentalbürstentyp zugewiesen wird. Bestimmte Vorgaben, wie diese Zuordnung zu treffen ist, macht das Streitpa-tent nicht. Dem Fachmann wird es dennoch durch Versuche gelingen, eine ge-eignete, nicht zwingend die optimale, Bürste zu ermitteln. Dies hat der gerichtli-che Sachverständige nachvollziehbar bestätigt. Er hat zur Abstimmung zwi-schen [X.]und Bürste erklärt, die Abstimmung zwischen dem gemes-senen [X.]und der geeigneten Bürste erfolge durch Ausprobie-ren, indem man den [X.]messe und eine Bürste finde, die ein wenig dicker als der gemessene [X.]sei. Eine Berechnung der in Abhängigkeit von der Breite des [X.]jeweils passenden [X.]sei zwar theoretisch möglich, in der Praxis aber zu kompliziert; der Fachmann werde deshalb die Abstimmung durch Ausprobieren vornehmen. 21 Auch der auf den (nach dem [X.]des Streitpatents veröffentlich-ten) Aufsatz von Dörfer, [X.]und [X.](Anlage Ni12) gestützte weitere [X.]der Klägerin, bei der Messung von Zahnzwischenräumen und der [X.]- nung von Bürsten bestünden zu große Spielräume, so dass keine vernünftige Korrelation zwischen dem Messergebnis und der erforderlichen [X.]möglich sei, steht der Ausführbarkeit der patentgemäßen Lehre nicht entgegen. [X.]geht es nicht darum, abstrakt anzugeben, welche Korrelation, also Wechselbeziehung, zwischen der Größe eines [X.]und der am besten passenden Interdentalbürste besteht. Es soll vielmehr ein Gerä-tesatz zusammengestellt werden, dessen Komponenten - Interdentalbürsten und Sondiergeräte - durch bestimmte Parameter aufeinander abgestimmt sind, wobei diese Abstimmung ablesbar und damit nach außen sofort erkennbar ist und die auf diese Weise ausgewählte Bürste typischerweise zu einem praktisch brauchbaren Reinigungsergebnis führt. 4. Der Gegenstand des Streitpatents im verteidigten Umfang ist gegen-über den vorgelegten [X.]aus dem Stand der Technik neu (Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ). 23 a) Die [X.]Patentschrift 277 156 (Ni3) beschreibt einen Zahn-reiniger, der insbesondere auch zur Reinigung der Zahnzwischenräume geeig-net ist. Er ist mit feinen Kunststoffborsten versehen (beflockt) und durch seine dünne Gestaltung geeignet, auch die engsten Zahnzwischenräume reinigen zu können. Von einer Messung der Zahnzwischenräume ist in dieser Veröffentli-chung nicht die Rede. 24 b) Die US-Patentschrift 4 959 014 (Ni4) zeigt ein Instrument zum Mes-sen der Breite von Zahnzwischenräumen als Grundlage für eine kieferorthopä-dische Behandlung. Das Instrument hat einen mittig angeordneten Griff, der mit abgestuften Zylindern ausgestattet ist, die sich nach außen erstrecken. Sie [X.]verlängerte kalibrierte Spitzen zum Einführen in die Zahnzwischenräu-me; die Spitzen können sich in gerader Linie vom Griff erstrecken, die Zylinder 25 - 14 - können angewinkelt sein und der Durchmesser eines jeden Zylinders ist zum Identifizieren der Größe auf dem Griff angegeben. Durch diese Entgegenhal-tung ist der [X.]nach Patentanspruch 1 nicht vorweggenommen. In der [X.]ist kein [X.]mit einer Anzahl von unterschiedlichen [X.]gezeigt. Sie offenbart zwar wie das Streitpatent ein Instrument zur Messung des Zahnzwischenraums. Die Möglichkeit der unmittelbaren Ermitt-lung einer Interdentalbürste infolge der Messung und der Zuordnung des Mess-ergebnisses zu einer bestimmten [X.]wird jedoch nicht erwähnt. Bei der [X.]geht es um die Messung der Zahnzwischenräume zur Vorbereitung ei-ner kieferorthopädischen Behandlung. Weiter geht der Sinngehalt dieser Ent-gegenhaltung nicht. Sie bietet, wie auch der gerichtliche Sachverständige an-genommen hat, keinen Anhalt für die Annahme, aus fachmännischer Sicht [X.]das Problem und die Möglichkeit der Bestimmung von Interdentalbürsten "mitgelesen" (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, [X.]179, 168 Rn. 26 - Olanzapin). c) Die US-Patentschrift 5 178 537 (Ni5) offenbart eine Parodontalsonde. Es geht dabei, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat, um eine Messung parallel zur Zahnachse zur Bestimmung der Tiefe von [X.]bei Zahnfleischerkrankungen. Mit diesem Instrument werden jedoch [X.]Zahnzwischenräume gemessen. Eine Abstimmung der Sondierelemente des Instruments mit unterschiedlichen Interdentalbürstentypen ist somit nicht vorge-sehen und nicht möglich. 26 d) Die US-Patentschrift 5 044 951 (Ni7), die auf denselben Erfinder wie die [X.]zurückgeht, betrifft ein Instrument zur Messung des [X.]und des [X.]zum Zwecke der kieferorthopädischen Behandlung. Eine Abstimmung mit Interdentalbürsten, die aufgrund bestimmter Parameter an dem vorgestellten Instrument unmittelbar erfolgt, ist nicht erwähnt. 27 - 15 - e) Die [X.]der [X.]Patentanmeldung 584 489 (Ni9), die ein chirurgisches Gerät zur Bestimmung des Innendurchmessers ei-nes Hohlorgans, insbesondere des menschlichen Darms betrifft, nimmt den Gegenstand des Streitpatents ebenfalls nicht vorweg. Dies gilt auch für die [X.]der internationalen Anmeldung [X.]88/01153 (Ni10), die sich auf Zahnstocher bezieht. Interdentalbürsten und die Messung von Zahnzwischen-räumen sind nicht erwähnt. 28 f) Die Neuheit der patentgemäßen Lehre kann auch nicht mit der Er-wägung in Frage gestellt werden, dass vor dem Anmeldetag die beanspruchten Elemente - nämlich die Interdentalbürsten und ein Instrument zum Messen des [X.]bzw. eine Sonde zum Vermessen von Körperöffnungen - im Stand der Technik bekannt gewesen und im Streitpatent beide Elemente oder eine bestimmte Anzahl eines jeden Elements lediglich zu einem Geräte-satz zusammengefasst seien. Der [X.]hat bereits entschieden, dass unter "Satz" aus fachmännischer Sicht in der Regel nicht eine Mehrheit von Einzelge-genständen, die in beliebiger Weise zu einem Gebinde zusammengestellt sind, zu verstehen ist. Es handelt sich vielmehr um eine Zusammenstellung unter technischen Gesichtspunkten, bei der gleichartige Gegenstände unterschiedli-chen, aufeinander abgestimmten Ausmaßes zu einem Zweck funktionsbe-stimmt zusammengefügt werden (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 12. November 2002 - X ZR 118/99, juris; Gegenstand des dortigen Streitpatents war ein Satz zylindrischer Körper für Osteosynthesearbeiten). Daran wird festgehalten. Für die Annahme mangelnder Neuheit eines Gerätesatzes, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks [X.]abgestimmt sind, reicht es nicht aus, dass im Stand der Technik eine Mehrzahl von Einzelteilen eines solchen Satzes oder ein Sortiment, etwa nach verkaufsorientierten Gesichtspunkten, aber ohne funktionale Abstimmung, [X.]sind. Im Streitfall besteht der beanspruchte [X.]aus einer Anzahl 29 - 16 - von unterschiedlichen Interdentalbürstentypen, also mehreren gleichartigen Gegenständen und mindestens einem Sondiergerät, wobei der Sinn der [X.]in einem [X.]gerade in der funktionsbestimmten Zusammenfü-gung der Bestandteile liegt. Eine solche funktionsbestimmte Zusammenfügung war im Stand der Technik mit der voneinander unabhängigen [X.]nicht bekannt. Mit Blick hierauf kann auch das Argument der Klägerin, ein Zahnarzt, der beide Elemente benutzt hätte, hätte damit die unter Schutz gestellte Lehre ver-wirklicht, nicht durchdringen. Die Klägerin hat eine derartige Benutzung weder mit Zeit-, Personen- und Ortsangaben konkret behauptet noch sie unter Beweis gestellt. Im Übrigen spricht - wie der gerichtliche Sachverständige nachvollzieh-bar ausgeführt hat - gegen eine Anwendung der Lehre des Streitpatents vor dem [X.]der Umstand, dass mit der Einführung der im Streitpatent be-schriebenen Lehre das damals in der Praxis bestehende Problem der Auswahl der passenden Interdentalbürste beseitigt worden ist. 30 5. Der verteidigte [X.]gemäß den erteilten Patentansprüchen 1 bis 7 ist durch den Stand der Technik nicht nahegelegt (Art. 56 EPÜ). 31 Die [X.]beschreibt - wie ausgeführt - einen mit feinen Kunststoffborsten versehenen Zahnreiniger, der insbesondere auch zur Reinigung der Zahnzwi-schenräume geeignet ist. Es handelt sich damit um eine Interdentalbürste zur Reinigung von Zahnzwischenräumen; die Bürsten können in unterschiedlichen Größen zusammengestellt und zu einem Set verpackt sein (vgl. Ni3, Sp. 2 Z. 54 ff.; Merkmal 1.1). Eine zielstrebige Bestimmung der richtigen Bürstengrö-ße ist nach dieser Entgegenhaltung nicht möglich. Aus fachmännischer Sicht - Fachmann ist hier wie vom Patentgericht festgestellt und vom gerichtlichen Sachverständigen bestätigt ein berufserfahrener Zahnarzt, der mit der Entwick-32 - 17 - lung von Geräten für die Dentalhygiene befasst ist - kommt es somit für das Einführen der richtigen [X.]auf die Erfassung von Größe und Form der Zahnzwischenräume an. 33 Wenn diese zuverlässig bestimmt werden sollen, mag der Fachmann das im Stand der Technik, nämlich in der Ni4, vorgestellte Messgerät zum Messen des [X.]für die kieferorthopädische Behandlung in Betracht ziehen. Der gerichtliche Sachverständige hat allerdings bezweifelt, ob das [X.]der [X.]aus fachmännischer Sicht zum Messen der Zahnzwischenräume heranzuziehen sei. Die [X.]stehe in einem anderen Zusammenhang: Nach der kieferorthopädischen Behandlung müssten die Zahnzwischenräume vermessen werden, damit die Zähne einen strammen Kontaktpunkt zueinander haben könnten. Dadurch solle vorgebeugt werden, dass sich Nahrungsmittel zwischen den Zähnen einklemmten; mit der Reinigung von Zähnen oder Zahnzwischen-räumen bestehe kein Zusammenhang. Jedoch kann dies dahinstehen. Selbst wenn man trotz dieser bedenkenswerten Überlegungen des Sach-verständigen das in der [X.]vorgestellte Instrument als auch für [X.]verwendbares Gerät auf dem Gebiet der Zahnheilkunde zur Messung von Zahnzwischenräumen betrachtet und seine Gestaltung zur Messung des Zwischenraums heranzieht, spricht dies nicht gegen das Vorliegen erfinderi-scher Tätigkeit. Durch eine derartige Messung erhält man bestimmte Werte, die erfasst und ausgewertet werden müssen. Damit ist aber noch nicht der Gegens-tand des Streitpatents erreicht. Eine Abstimmung des Messgeräts durch be-stimmte Parameter mit Zielrichtung auf die Auswahl der passenden Interdental-bürste ist jedenfalls in den [X.]nicht vorgesehen und auch nicht angedeutet. Es mag sich zwar die Möglichkeit einer Kombination von [X.]und Interdentalbürsten ergeben haben, wie der [X.]mit Hilfsmitteln zur Patienteninformation (Auszug aus dem [X.]- 18 - Katalog (Ni11), dessen Vorveröffentlichung unterstellt) mit verschiedenen Inter-dentalbürsten und Sondierinstrumenten zeigt. Allein aus der gemeinsamen [X.]in einem Schaukasten folgt aber nicht eine Anregung für den Fachmann, die einzelnen Sondierelemente des Sondiergeräts jeweils einer bestimmten Interdentalbürste zuzuordnen (Merkmal 2.2.1; zu der erforderlichen Anregung beim Vorliegen erfinderischer Tätigkeit vgl. BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, [X.]182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - einteilige Öse). Im Stand der Technik musste man bis zur [X.]der patentge-mäßen Lehre mit jeder Bürste neu den Abstand der Zahnzwischenräume mes-sen und unter Berücksichtigung mehrerer Parameter der Bürste (z.B. Weichheit und Länge der Borsten) ihre [X.]ausprobieren. Ein sich dem Fachmann aufdrängender Zusammenhang zwischen bestimmten Abmessungen des [X.]und einer bestimmten [X.]bestand nicht, wie der ge-richtliche Sachverständige ausgeführt hat und nicht zuletzt durch die [X.]in der Anlage [X.]deutlich wird, die Reinigungseffizienz von [X.]bei verschieden großen und unterschiedlich geformten Zahnzwi-schenräumen zu untersuchen und in Relation zu dem beim Einführen der Inter-dentalraumbürste zu überwindenden Widerstand zu setzen, um auf diese [X.]die Auswahlentscheidung zu erleichtern und zu verbessern. Mit dem [X.]wird diese immer wieder notwendige Einzelfallentscheidung durch das Treffen einer [X.]vereinfacht, die die bisherige Vielzahl von Parametern nach erfolgter, zweckmäßigerweise durch eine Kodierung erkennbar gemachte Abstimmung zwischen [X.]und Bürsten auf einen Parameter, nämlich das noch gängige Sondierelement reduziert. Für diese Zuordnung der Bürsten zu den Sondierelementen findet sich weder in der [X.]noch in der [X.]eine An-regung. Im Übrigen spricht für das Vorliegen einer erfinderischen Leistung, dass die erfindungsgemäße Lehre einen zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht erwar-teten Fortschritt dahingehend erbracht hat, dass mit ihrer [X.]die - 19 - Größe geeigneter Interdentalbürsten standardisiert und reproduzierbar ermittelt werden konnte. 35 Entsprechendes gilt für die Bewertung der übrigen Entgegenhaltungen, die wie [X.]und [X.]Messgeräte für den zahnärztlichen Bereich betreffen, in denen sich ebenfalls keine Anregung für die patentgemäße Gestaltung findet. 36 Die Klägerin kann auch nicht mit dem unter Berufung auf das Urteil "Dreinahtschlauchfolienbeutel" des [X.](Urteil vom 30. Juli 2009 - Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44) vorgetragenen Argument durchdringen, die Erfordernisse einer optimalen Zahnreinigung stellten kein technisches, son-dern ein zahnmedizinisches Problem dar, aufgrund dessen der Zahnarzt eine Vorgabe formuliere, die der Hersteller und Entwickler von Interdentalbürsten zu berücksichtigen habe (und das folglich bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sei). Der zahnmedizinische Hintergrund der Erfindung ändert nichts daran, dass der Zahnarzt nach dem Stand der Technik nur die Anforderung formulieren kann, eine möglichst einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der geeigneten Interdentalbürste(n) zur Verfügung zu stellen. Diese Methode bzw. hierzu geeignete Gerätschaften zu schaffen, ist ein technisches Problem, und es wird durch den erfindungsgemäßen [X.]mit den aufeinander abgestimmten Bestandteilen [X.]und [X.]gelöst. Dass die hierdurch erreichbaren Vorteile (schnellere Bestimmung der geeigneten Bürste, Wiederverwendbarkeit des Sondiergeräts) zahnmedizini-scher bzw. ökonomischer Natur sind, ist unerheblich. 6. Die [X.]bis 7 haben mit Anspruch 1 Bestand. 37 - 20 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 92 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO. 38 [X.]am Berufungsgericht [X.] kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben.
[X.] [X.]Schuster Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.09.2008 - 4 Ni 66/06 (EU) -