Bundespatentgericht, Beschluss vom 24.02.2011, Az. 3 ZA (pat) 29/10

Mit Urteil vom 28. Oktober 2008 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 2) das [X.] Patent … mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] teilweise im Umfang des Patentanspruchs 4 für nichtig erklärt und der [X.] die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem [X.] wurde mit Beschluss vom 17. August 2009 auf 10 Millionen Euro festgesetzt. Während des [X.] war zwischen den [X.]en ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig, in dem für die [X.] zu 2) ebenfalls der vorliegend mitwirkende Rechtsanwalt aufgetreten ist.

Die Klägerin zu 2) hat [X.] beantragt und dabei auch die Kosten für den am [X.] mitwirkenden Rechtsanwalt geltend gemacht. Hierzu hat sie vorgetragen, die Abstimmung zwischen dem Nichtigkeits- und dem parallel anhängigen Verletzungsverfahren sowie die Komplexität des [X.] habe die Mitwirkung des Rechtsanwalts erforderlich gemacht.

Die Beklagte hat dem [X.]santrag der Klägerin zu 2) hinsichtlich der Kosten der Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt widersprochen und hierzu ausgeführt, dass diese nicht notwendig gewesen seien.

Mit [X.]sbeschluss vom 25. März 2010 wurden die von der [X.] an die Klägerin zu 2) zu erstattenden Kosten - ohne Berücksichtigung der geltend gemachten Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 78.760 Euro - auf 99.084,48 Euro festgesetzt und der weitergehende Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde im [X.]sbeschluss ausgeführt, dass die mangels analoger Anwendbarkeit des § 143 Abs. 3 [X.] nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO von der unterliegenden [X.] zu erstattenden Kosten nur solche Aufwendungen umfassten, die erstens den Kosten des [X.] zuzurechnen und zweitens zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig seien. Vorliegend fehle es bereits an der ersten der kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen, da hierzu nur die Aufwendungen zählen, die im Prozess selbst entstehen, also in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Prozess selbst stehen. Hierzu zähle aber nicht die Mitwirkung des Rechtsanwalts, um die Auswirkungen der Anträge im [X.] auf einen parallelen [X.] zu prüfen, z. B. im Hinblick auf die Tragweite einer beschränkten Verteidigung des Patents und Auswirkungen auf Schadenersatzansprüche. Die hierdurch veranlassten Kosten seien nicht der Erlangung des [X.] oder der Verteidigung im [X.], sondern dem [X.] zuzuordnen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der Klägerin zu 2). Sie trägt zur Begründung vor, dass die Kosten aufgrund der engen Verzahnung zwischen [X.] und dem parallelem Verletzungsstreit erstattungsfähig seien. Die direkten Auswirkungen des [X.] auf den parallel geführten Verletzungsstreit habe eine ausführliche Erörterung und Abstimmung zwischen dem federführenden Rechtsanwalt im Verletzungsverfahren und dem bevollmächtigten Patentanwalt im [X.] erforderlich gemacht. So seien die rechtlichen Probleme und entscheidungserheblichen grundsätzlichen Rechtsfragen zur Auslegung des Patentanspruchs, dessen Anspruchskategorie sowie Ausgestaltung als product-by-process-Anspruch im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren gleichermaßen relevant und bereits im Vorfeld der Nichtigkeitsklage wie auch der Klageerwiderung im Verletzungsverfahren durch Mitwirkung eines Rechtsanwalts zu klären und abzustimmen gewesen. Die geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung des Rechtsanwalts seien deshalb selbstverständlich solche des vorliegenden [X.] und beträfen auch eine notwendige Mitwirkung im Hinblick auf die maßgeblichen zentralen Rechtsfragen, wie den Anforderungen der [X.] eines neuheitsschädlichen Stands der Technik, hier eines Racemats im Hinblick auf darin enthaltene Enantiomere sowie die weiteren Erfordernisse der möglichen Bereitstellung, die erst im Nachhinein durch den [X.] mit seinen Entscheidungen „Olanzapin“ und „Escitalopram“ geklärt worden seien. Dies alles verdeutliche die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwaltes.

Die Erinnerungsführerin und [X.] zu 2) beantragt sinngemäß,

den [X.]sbeschluss des [X.]s vom 25. März 2010 abzuändern und weitere Kosten in Höhe von 78.760,- € zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basissatz seit dem 2. November 2009 festzusetzen.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Beklagte trägt hierzu vor, dass ausgehend von einer ex ante Betrachtung, nach der lediglich der Stand der Technik für die Neuheitsprüfung zu untersuchen gewesen sei, weder eine Verzahnung des [X.] mit dem Verletzungsverfahren bestanden habe noch schwierige Rechtsfragen zu beantworten gewesen seien, zumal für die angesprochenen Rechtsfragen des [X.]sgehalts oder der Anspruchskategorie sowie der Einordnung und Auslegung eines auf Reinheit gerichteten product-by-process-Anspruchs technische Fragestellungen im Vordergrund ständen, die problemlos von den das Verfahren führenden Patentanwälten zu bearbeiten gewesen seien. Derartige Fragen würden auch vor dem [X.] regelmäßig von - auch in Verfahrens- und Rechtsfragen ausgebildeten - Patentanwälten ohne mitwirkende Rechtsanwälte erörtert. Gerade aus damaliger Sicht habe auch keine offene Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung bestanden.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. Soweit die Mitwirkung des Rechtsanwalts im Hinblick auf eine Abstimmung der Schriftsätze des [X.] auf den parallelen [X.] erfolgt sei, begründe dies für sich genommen noch nicht die Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten. Dass außergewöhnlich schwierige Rechtsfragen die Mitwirkung des Rechtsanwalts im vorliegenden Fall notwendig gemacht hätten, könne ebenfalls nicht bejaht werden, zumal sich ein Patentanwalt gegebenenfalls auch in schwierige Rechtsfragen einarbeiten könne und müsse.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPflG zulässige Erinnerung hat in der Sache Erfolg.

Die der Erinnerungsführerin und [X.] zu 2) von der [X.] zu erstattenden Kosten werden auf insgesamt 177.844,48 Euro festgesetzt. Mithin sind ihr noch 78.760 Euro zu erstatten, nämlich die geltend gemachten Kosten des Rechtsanwalts.

Ob die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem [X.] zu erstatten sind, ist nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO in Verbindung mit § 84 Abs. 2 S. 2 [X.] zu beurteilen. Die analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 [X.] scheidet aus, da keine planwidrige gesetzliche Regelungslücke vorliegt (B[X.]E 51, 225, 229 [X.]).

Gemäß § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterlegene [X.] die Kosten des Rechtsstreits zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Insoweit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde [X.] die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte ([X.]/[X.]/[X.], ZPO, 31. Auflage, § 91, Rdn. 9). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall entgegen der Meinung der [X.] auch im Hinblick auf die von der Klägerin zu 2) geltend gemachten Rechtsanwaltskosten erfüllt.

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme ist trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung eine typisierende Betrachtungsweise geboten ([X.], 271 - [X.], [X.]). Diese darf zwar nicht zur pauschalen Anerkennung von [X.] ohne den Nachweis ihrer Notwendigkeit führen, es ist aber zu beachten, dass eine übermäßig differenzierende Betrachtungsweise regelmäßig in einen aufwändigen Kostenstreit würde. Selbst wenn mit einer solchen Prüfungsweise ein gewisser Gerechtigkeitsgewinn verbunden sein könnte, stünde dieser in keinem Verhältnis zu den sich zwangsläufig einstellenden Nachteilen. Wenn etwa nach der Entscheidung in der Hauptsache in fast jedem Einzelfall noch über die Frage zu streiten wäre, ob die jeweils verfahrensrelevanten Rechtsfragen (noch) von einem Patentanwalt bewältigt werden konnten oder nicht, hätte dies regelmäßig umfangreiche Kostenstreitigkeiten und damit einen Verlust an Rechtssicherheit zur Folge. Letztlich könnte diese Frage auch kaum noch durch den in erster Linie berufenen Rechtspfleger, sondern wegen der genauen Kenntnis [X.] erst durch den Senat entschieden werden. Dadurch würde aber die primäre Kompetenz des [X.] im Bereich der [X.] unnötig ausgehöhlt werden.

Nachdem dem Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig eine entscheidende Bedeutung für den Ausgang eines parallel geführten [X.]es zukommt (vgl. [X.], 757, 760 f. - Düngerstreuer), ist es in solchen Fallgestaltungen zwingend erforderlich ist, das Vorgehen in beiden Verfahren im Hinblick auf eine wirkungsvolle Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung aufeinander abzustimmen. Zudem ist das Patentnichtigkeitsverfahren in der Regel durch die komplexe Verknüpfung von technisch-naturwissenschaftlichen und juristischen Problemstellungen geprägt - im vorliegenden Fall etwa zu Fragen der [X.], zu den Anforderungen der [X.] eines neuheitsschädlichen Stands der Technik oder zur Auslegung und Ausgestaltung von als product-by-process-Ansprüchen. Dies lässt die zusätzliche Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt als geboten erscheinen. Eine solche Vertretung in [X.] sowohl durch einen Patent- als auch einen Rechtsanwalt kann auch nicht mit einer „doppelten“ rechtsanwaltlichen Vertretung in normalen Zivilverfahren verglichen werden. Vielmehr ist insoweit maßgeblich zu berücksichtigen, dass es sich bei Patent- und Rechtsanwälten nicht um „zwei Anwälte“ im Sinne des § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO handelt, sondern um zwei verschiedene Berufsgruppen, deren Zusammenwirken aufgrund ihrer speziellen Qualifikation für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung regelmäßig erforderlich sein wird. Dies gilt umso mehr, als hinter den Verfahren - wie auch im vorliegenden Fall - häufig Rechtspositionen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung stehen, was sich regelmäßig in den entsprechend hohen Streitwerten von [X.] widerspiegelt. Dass die wirtschaftliche Bedeutung eines Nichtigkeitsfalles für die Beurteilung der Notwendigkeit der Rechtsverfolgungskosten relevant sein kann, hat der [X.] schon früh bestätigt ([X.] GRUR 1958, 305 - Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten in einer Patentnichtigkeitssache).

Aufgrund der engen Verzahnung von Verletzungs- und [X.] ist eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt deshalb bei der gebotenen Anlegung einer typisierenden Betrachtungsweise regelmäßig dann als sachdienlich und notwendig anzusehen, wenn zeitgleich mit dem [X.] ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist (vgl. hierzu auch B[X.]E 51, 225 ff., abweichend B[X.]E 51, 76). Denn die erforderliche Abstimmung zwischen beiden Verfahren kann de facto nur dann effektiv gewährleistet werden, wenn der im [X.] auftretende Rechtsanwalt auch im [X.] mitwirkt. Bei einem deutlichen Abweichen vom Regelfall kann die Erstattung von [X.] allerdings auch ausgeschlossen sein (vgl. hierzu etwa B[X.] GRUR 2008, 735). Dagegen erscheint eine Abgrenzung danach, ob eine verfahrensrelevante Rechtsfrage von einem Patentanwalt bewältigt werden kann bzw. wann es hierzu der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bedarf, als wenig geeignet, um die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im [X.] zu beurteilen. Denn ob ein Patentanwalt kraft seiner Ausbildung zur Lösung der im konkreten Verfahrensverlauf aufgetretenen Rechtsprobleme und damit zur alleinigen Führung eines [X.] befähigt war oder nicht, bleibt von vornherein eine im Grunde rein hypothetische Frage, die sich nicht mit der erforderlichen Rechtssicherheit beantworten lässt, sondern nahezu zwangsläufig eine uneinheitliche Einzelfallrechtsprechung zur Folge hätte.

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze ist die Hinzuziehung des mitwirkenden Rechtsanwalts im vorliegenden Fall als notwendig i. S. v. §§ 84 Abs. 2 S. 2 [X.], 91 Abs. 1 S. 1 ZPO anzusehen. Aufgrund der zeitgleich anhängigen Verletzungsklage war hier eine umfassende Abstimmung zwischen Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren geboten. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die typischerweise zwischen den beiden Verfahren bestehenden Berührungspunkte hier entfallen wären und deshalb eine vom Regelfall abweichende Bewertung geboten wäre.

Somit sind die Kosten des auf Seiten der Klägerin zu 2) im vorliegenden [X.] mitwirkenden Rechtsanwalts von der [X.] zu erstatten. Die Verzinsung des festgesetzten Betrages ab dem 2. November 2009, dem Tag des Eingangs des Festsetzungsgesuchs beim [X.], ergibt sich aus § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. §§ 104 Abs. 1 Satz 2, 103 Abs. 1 ZPO.

Die Kosten des [X.] waren der Erinnerungsgegnerin und [X.] aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war (§ 84 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO). Der Wert des [X.] ergibt sich aus dem von der [X.] zu 2) geltend gemachten Betrag.