Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 09.11.2017, Az. I ZB 45/16

[X.]:[X.]:[X.]:2017:091117BIZB45.16.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I [X.]
vom
9. November 2017
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]/[X.]
Verordnung ([X.]) Nr. 40/94 Art. 7 Abs. 3; [X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2
a)
Eine originär schutzunfähige [X.]smarke, deren Eintragung im Register erfolgt ist, weil sie gemäß Art.
7 Abs.
3 der Verordnung ([X.]) Nr. 40/94 in-folge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, verfügt im Inland grund-sätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenn im Eintragungs-verfahren der Nachweis geführt worden ist, dass das Schutzhindernis im [X.] überwunden worden ist.
b)
Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke, auch wenn sie originär schutzunfähig ist, im Inland Schutz zugebilligt werden. Macht der Widersprechende geltend, die [X.] verfüge mindestens über durchschnittliche Kennzeichnungs-kraft, muss er Umstände vortragen, die eine entsprechende Annahme rechtfertigen.
[X.], Beschluss vom 9. November 2017 -
I [X.] -
[X.]

-
2
-
Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 9.
November 2017 durch [X.]
Dr.
Büscher, die Richter Prof.
Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff, Dr.
Löffler und die Richterin Dr.
Schwonke

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 29.
Senats ([X.]) des [X.] vom 1.
März 2016 wird auf Kosten der Widersprechenden zurück-gewiesen.

Gründe:
[X.] Für die
Markeninhaberin ist die am 22.
Dezember 2003 angemeldete Wortmarke "[X.]" Nr. 30367334 für folgende [X.] und Dienstleistun-gen seit dem 30.
November 2009 eingetragen:
Klasse 16: [X.], insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen und sonstige Publika-tionen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;
Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen aller Art in Bild und Ton im [X.] zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;
Klasse
41: kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Veröf-fentlichung und Herausgabe von [X.]n auf Ton-, Bild-
und Da-tenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Bü-chern, Loseblattwerken, sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaft-liche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse-
und For-schungsdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank, sämtliche der vor-stehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft.
1
-
3
-
Die Eintragung wurde am 31.
Dezember 2009 veröffentlicht.
Die Widersprechende hat am 30.
März 2010 Widerspruch aus ihrer am 11.
April 2000
infolge erlangter
Unterscheidungskraft eingetragenen
[X.]s-wortmarke 000504589 "[X.]" erhoben, deren Schutzbereich folgende Wa-ren umfasst:
Klasse 16:
Bücher, [X.], alles Veröffentlichungen; Journale;
Zeitschrif-ten; gedruckte Partituren; [X.]; religiöse Gesangbücher; Magazine, Poster und [X.] sowie Karten.
Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat mit Beschluss vom 4.
Oktober 2012 den Widerspruch und mit Beschluss vom 8.
März 2013 die dagegen ein-gelegte Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben ([X.], [X.], 100).

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der vom Bundespatent-gericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
I[X.] Das [X.] hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine [X.]
im Sinne von §
125b Nr.
1, §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.]. Dazu hat es ausgeführt:
Die [X.] und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen seien,
seien teilweise identisch, teilweise einander
ähnlich
und teilweise einander un-ähnlich. Teilweise könne die Frage der Ähnlichkeit der beanspruchten [X.] oder Dienstleistungen
offen bleiben. Selbst im Bereich der festgestellten Wa-renidentität sei eine markenrechtlich relevante [X.] nicht zu besorgen. Die Widerspruchsmarke sei originär schutzunfähig und lediglich in-folge durch
Benutzung erlangter Unterscheidungskraft in das Register eingetra-gen worden. Sie verfüge in [X.] nur über geringe Kennzeichnungskraft. 2
3
4
5
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7
-
4
-
Der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sei trotz der Übernahme des [X.] "[X.]" in der angegriffenen Marke zu gering, um eine markenrechtlich relevante [X.] zu bejahen.
II[X.] Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist nicht [X.]. Das [X.] hat zu Recht eine [X.] ge-mäß §
125b
Nr.
1 in Verbindung mit §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] zwischen der [X.]smarke, auf die der Widerspruch
gestützt wird, und der angegriffenen [X.] Marke verneint.
1. Die Frage, ob [X.] im Sinne von §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] vorliegt, ist -
ebenso wie bei §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] -
unter [X.] aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der [X.] oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der [X.] oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gestei-gerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur [X.], Urteil vom 18. Dezember 2008 -
C-16/06, [X.]. 2008, [X.] = [X.], 356 Rn. 45 f. -
Éditions Albert René/
[X.] [[X.]/[X.]]; [X.], Beschluss vom 3. Juli 2014 -
I [X.], [X.], 176 Rn. 9 = [X.], 193 -
[X.]/[X.]; Urteil vom 5.
März 2015 -
I
ZR 161/13, [X.], 1008 Rn. 18 = [X.], 1219 -
IPS/ISP; Beschluss vom 9. Juli 2015 -
I
ZB 16/14, [X.], 283 Rn.
7 = [X.], 210 -
BSA/[X.] [X.]UTSCHE SPORTMANAGEMENTAKA[X.]MIE; Beschluss vom 14.
Januar 2016 -
I [X.], [X.], 382 Rn.
19 = [X.], 336
-
BioGourmet).
2.
Die Erwägungen des [X.] zur [X.]-
und Dienstleis-tungsähnlichkeit sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
8
9
10
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5
-
a) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der [X.] oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den [X.] oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören die Art der [X.] oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende [X.] oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die [X.] oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kon-trolle
hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungs-punkte aufweisen (vgl. [X.], Urteil vom 29.
September 1998 -
C-39/97, [X.]. 1998, [X.] = GRUR 1998, 922 Rn. 23 -
Canon; Urteil vom 11. Mai 2006
-
C-416/04, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 582 Rn. 85 -
VITAFRUIT; [X.], Beschluss vom 13. Dezember 2007 -
I [X.], [X.], 719 Rn. 29 = [X.], 1098 -
idw Informationsdienst Wissenschaft; Urteil vom 31.
Oktober 2013 -
I
ZR 49/12, [X.], 378 Rn. 38 = [X.], 445 -
OTTO [X.]). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind
für die Beur-teilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeb-lich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden ([X.], Urteil vom 21.
September 2000 -
I
ZR 143/98, [X.], 164, 165 = [X.], 165 -
Wintergarten; Urteil vom 24.
Januar 2002 -
I
ZR 156/99, [X.], 544, 546 = [X.], 537 -
BANK 24; Fezer, Markenrecht, 4.
Aufl., §
14 [X.] Rn.
730; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11.
Aufl., §
9 Rn.
111; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3.
Aufl., §
14 [X.] Rn. 223). Von einer Unähn-lichkeit der [X.] oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsge-fahr wegen des Abstands der [X.] oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. [X.], [X.], 719 Rn. 29 -
idw Informationsdienst Wissenschaft; [X.], 378 Rn. 38 -
OTTO [X.]).
11
-
6
-
b) Das [X.] ist zutreffend davon ausgegangen, dass teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit der [X.] und Dienstleistungen besteht, für die die einander gegenüberstehenden Zeichen Geltung [X.]. Es hat außerdem zu Recht angenommen, dass ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen zu den [X.] absolut unähnlich ist.
[X.]) Nach den Feststellungen des [X.] besteht zwi-schen den [X.] der Klasse 16, für die die einander gegenüberstehenden [X.] Geltung beanspruchen, Identität. Dies ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.
[X.]) Das [X.] ist weiter rechtsfehlerfrei davon ausgegan-gen, dass die Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Veröffentlichung und Herausgabe von [X.]n auf Ton-, Bild-
und Datenträgern, ins-besondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, [X.], sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft" im durchschnittlichen Ähnlich-keitsbereich zu den [X.] der Widerspruchsmarke
liegen.
[X.]) Die Annahme des [X.], die in der Klasse 42 ge-nannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke "industrielle Analyse-
und Forschungsdienstleistungen, vorstehend genannte
Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft" seien den [X.] unähnlich, lässt Rechtsfehler ebenfalls nicht erkennen. Die Rechtsbeschwerde erinnert hiergegen auch nichts.
c) Im Übrigen hat das [X.] keine weiteren Feststellun-gen dazu getroffen, ob und in welchem Umfang zwischen den [X.] der [X.]
und den weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus den Klassen 38, 41 und 42 Ähnlichkeit besteht. Das [X.] 12
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7
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konnte hiervon absehen, weil selbst bei [X.] eine Verwechslungsge-fahr ausgeschlossen ist
(dazu unten [X.] 4).
3. Die Annahme des [X.], die Widerspruchsmarke ver-füge über eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg gel-tend, der verkehrsdurchgesetzten [X.]smarke "[X.]" sei mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen.
a) Das [X.] hat angenommen, die Widerspruchsmarke sei für die beanspruchten [X.] originär nicht unterscheidungskräftig und habe ausweislich der [X.] nur infolge von Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Es sei nicht von durchschnittlicher, sondern von verminderter [X.] der Widerspruchsmarke auszugehen. [X.] sei dem normal informierten [X.] Durchschnittsverbraucher als eine große [X.] Uni-versitätsstadt bekannt. Nach [X.] sei [X.] die [X.] mit den meisten Ver-lagshäusern in [X.]. Eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft folge allerdings nicht bereits daraus, dass im nationalen Markenregister und im [X.] zahlreiche weitere Marken mit dem Bestandteil "[X.]" für [X.] der Klasse 16 eingetragen seien, weil über deren Benutzungslage nichts bekannt sei. Es bestünden jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die [X.] bei Anmeldung ihrer Marke dem [X.] Nachweise dafür vorgelegt habe, dass die Marke in sämtli-chen Mitgliedst[X.]ten Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art.
7 Abs.
3 der Verordnung ([X.]) Nr.
40/94 erlangt habe. Da die [X.] nicht vorgetragen habe, aufgrund welcher Umstände die Eintragung erfolgt sei, könne nicht von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der [X.] ausgegangen werden. Es sei außerdem weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung durchschnittlich oder erheblich gesteigert sei. Dabei kom-17
18
-
8
-
me es auf die Benutzung in [X.] und nicht im Gebiet der [X.] an. Zwar seien
dem Gericht das Wörterbuch "[X.] English Dictionary" und die [X.] [X.] bekannt. Es lägen jedoch keine Erkenntnisse über [X.], Marktanteile, Umfragen beim Publikum oder Fachleuten vor, dass die Widerspruchsmarke "[X.]" als
Hinweis auf die betriebliche
Herkunft über eine erhöhte Bekanntheit in [X.] verfüge. Eine sehr lange Präsenz am Markt reiche als Beleg nicht aus. Der Vortrag der Widersprechenden [X.] sich auf die Marken "[X.]" und "[X.] University Press" und betreffe zu-dem neben [X.] auch [X.], für die die [X.] keinen Schutz beanspruche. Zudem seien nur weltweite Zahlen und solche für [X.] angegeben. Die von der Widersprechenden vorgelegte Er-klärung ihrer juristischen Konzernleiterin sei weder eine schriftliche Zeugenaus-sage noch eine eidesstattliche Versicherung. Die Erklärung beziehe sich zudem nicht auf das vorliegende Verfahren. Dagegen wendet sich die Rechtsbe-schwerde ohne Erfolg.
b) Der Widerspruchsmarke ist in dem beim [X.] geführten Register infolge von Benutzung erlangter Un-terscheidungskraft eingetragen worden. Ihr kann deshalb nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei originär nicht unterscheidungskräf-tig.
Eine Schutzversagung mit dieser Begründung ist sowohl im Verletzungsver-fahren (vgl. [X.], Urteil vom 24. November 2011 -
I [X.], [X.], 618 Rn. 15 = [X.], 813 -
Medusa) als auch im Widerspruchsverfahren (vgl. [X.], Urteil vom 24. Mai 2012 -
C-196/11, [X.], 825 Rn. 38 f.
-
Formula One Licensing/[X.]; [X.], [X.], 382 Rn.
38 -
BioGourmet) unzulässig. Hiervon ist das [X.] ausgegangen.
c) Die Widerspruchsmarke hat als [X.]smarke ausweislich des [X.] infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Derartige
Zeichen haben üblicherweise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft ([X.], Urteil 19
20
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9
-
vom 25.
Januar 2007 -
I
ZR 22/04, [X.]Z 171, 89 Rn. 35 -
Pralinenform
I; Urteil vom 18.
September 2014 -
I
ZR
228/12, [X.], 1101 Rn.
44 = [X.], 1314 -
Gelbe Wörterbücher; Urteil vom 21.
Oktober 2015 -
I
ZR 23/14, [X.], 197 Rn.
29 = [X.], 199 -
Bounty). Eine [X.] kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen ([X.], Urteil vom 28.
August 2003

I
ZR
257/00, [X.]Z
156, 112, 122 -
Kinder I).
d) Das [X.] ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke
in [X.] nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.
[X.]) Zutreffend hat das [X.] angenommen, dass die Ein-tragung der Widerspruchsmarke als [X.]smarke infolge durch
Benutzung er-langter Unterscheidungskraft im Streitfall kein Grund ist, ihr in [X.] durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen.
(1) Eine Marke war
nach Art.
7 Abs.
1 Buchst.
b in Verbindung mit Abs.
2 der zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke geltenden Verord-nung ([X.]) Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie in einem Teil der [X.]
keine Unterscheidungskraft besaß. Eine Marke konnte
nach Art.
7 Abs.
3 der Verordnung ([X.]) Nr. 40/94 deshalb grundsätzlich nur zur Ein-tragung zugelassen werden, wenn der Nachweis erbracht war, dass sie durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der [X.] erworben hätte, in dem sie keine originäre Unterscheidungskraft besaß. Der in Artikel 7 Absatz 2 genannte Teil der [X.]
konnte
ein einziger Mitgliedst[X.]t sein
([X.], Urteil vom 22.
Juni 2006, [X.]/05, [X.].
2006, [X.], GRUR
2006, 1022 Rn.
83
-
Storck/[X.]).
Andererseits braucht nach der Rechtsprechung des Gerichts-hofs der [X.] der Nachweis einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft nicht für jeden Mitgliedst[X.]t einzeln erbracht zu werden
21
22
23
-
10
-
([X.],
Urteil vom 24.
Mai 2012 -
C-98/11, GRUR
2012, 925 Rn.
62 -
Lindt & Sprüngli/[X.]).
(2)
Angesichts dieser für [X.]smarken geltenden Grundsätze hätte die Widersprechende im Eintragungsverfahren grundsätzlich nachweisen müssen, dass die Widerspruchsmarke in [X.] durch ihre Benutzung Unterschei-dungskraft erlangt und das Schutzhindernis des Art. 7 Abs.
1 Buchst. [X.] ([X.]) Nr. 40/94
überwunden hat.
Ist ein solcher Nachweis geführt, kann im Widerspruchsverfahren grundsätzlich von durchschnittlicher [X.] des Zeichens ausgegangen werden. Es ist nach der Recht-sprechung des Gerichtshofs der [X.] allerdings möglich, dass die Eintragung der Widerspruchsmarke ohne einen solchen Nachweis erfolgt ist, weil die Widersprechende den Nachweis, dass die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, für eine hinreichende Anzahl anderer
Mit-gliedst[X.]ten geführt hat.

(3) Die Rechtsbeschwerde macht nicht geltend, die Widersprechende habe im Eintragungsverfahren nachgewiesen, die Widerspruchsmarke habe in [X.] infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke, auch wenn sie originär schutzunfähig ist,
im Inland Schutz zugebilligt werden. Im Widerspruchsverfahren ist deshalb davon auszugehen, dass die [X.] jedenfalls
geringe Kennzeichnungskraft besitzt. Wie das [X.] zutreffend angenommen hat, muss die widersprechende [X.]ninhaberin jedoch Umstände vortragen, die die Annahme rechtfertigen, dass die an sich nicht unterscheidungskräftige Widerspruchsmarke in [X.] nicht nur über eine geringe, sondern über eine durchschnittliche Kennzeich-nungskraft
verfügt.
[X.] Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, derartige Anforde-rungen stünden mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 24
25
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-
11
-
[X.] im Urteil vom 3.
September 2015 ([X.]/14, [X.], 1002 -
Iron & [X.]/[X.] [be impulsive/Impulse]) nicht in Einklang. Der Gerichtshof der [X.] hat in jenem
Urteil entschieden, dass, sofern die Bekannt-heit einer [X.]smarke in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europäi-schen [X.] erwiesen ist, das gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen Mitgliedst[X.]ts zusammenfallen kann, davon auszugehen ist, dass diese Marke in der [X.] gemäß Art.
4 Abs.
3 der Richtlinie 2008/95/[X.] zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedst[X.]ten über die Marken [X.] ist ([X.], [X.], 1002 Rn. 20 -
Iron & [X.]/[X.] [be impulsi-ve/Impulse]).
Aus diesem Urteil zum Bekanntheitsschutz folgt nicht, dass einer Marke, die Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, ohne weiteres durch-schnittliche Kennzeichnungskraft im Inland zugebilligt werden muss. Es ist auch nicht zu entscheiden, ob die Eintragung der Widerspruchsmarke in das Register gemäß Art.
7 Abs.
1 Buchst. b in Verbindung mit Absatz 2 der Verordnung ([X.]) Nr.
40/94 zu Recht erfolgt ist, obwohl sie in [X.] als einem Teil der [X.] keine originäre Unterscheidungskraft besitzt
und die Widersprechende mög-licherweise im Eintragungsverfahren den Nachweis nicht geführt hat, dass sie in [X.] infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.
Diese [X.] ist einem [X.] wegen absoluter Nichtigkeitsgründe vorbe-halten (vgl. [X.], Urteil vom 8.
November 2016

43/15, [X.] 2016, 592 Rn.
65
[X.]/[X.])
Im vorliegenden Widerspruchsverfahren ist vielmehr aufgrund der Eintragung im Register davon auszugehen, dass die [X.] infolge Benutzung in der [X.] Unterscheidungskraft erwor-ben hat. Daran schließt sich die im Streitfall maßgebliche Frage an, welche Kennzeichnungskraft einer [X.]smarke, die infolge Benutzung Unterschei-dungskraft erlangt hat,
im
Inland zukommt.
27
-
12
-
(5) Diese Frage ist abhängig von der Benutzungslage im Kollisionsge-biet, also in [X.], zu beantworten
(vgl. [X.], Urteil vom 2.
Juni 2016
-
I
ZR 75/15, [X.], 75 Rn.
42 = [X.], 74 -
Wunderbaum II). [X.] der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann die Widersprechende den Nachweis einer wenigstens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der [X.] in [X.] deshalb nicht durch eine intensive
Benutzung im Vereinigten Königreich führen.
[X.]) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, die [X.] habe zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der [X.] in [X.] im vorliegenden Verfahren ausreichend vorgetra-gen.

(1) Das [X.] hat bei der Annahme, die Kennzeichnungs-kraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich, im Ergebnis zu Recht den Umstand nicht berücksichtigt, dass im nationalen Markenregister und im [X.]smarkenregister zahlreiche Drittmarken mit dem Bestandteil "[X.]" ein-getragen sind. Der Umstand, dass für gleiche und benachbarte [X.]gebiete eine Reihe ähnlicher Zeichen eingetragen ist, ohne dass der Markeninhaber dagegen eingeschritten ist, kann im Einzelfall darauf hindeuten, es handele sich um naheliegende Markenbildungen mit geringer Kennzeichnungskraft ([X.], Urteil vom 2.
Februar 2012 -
I
ZR 50/11, [X.], 930 Rn.
31 = [X.], 1234 -
Bogner B/[X.]). Insoweit kommt es allerdings entgegen der Annah-me des [X.] nicht auf die Benutzungslage an (Büscher in
Büscher/[X.]/[X.] [X.]O §
14 [X.] Rn.
256), sondern darauf, ob die Drittmarken der Widerspruchsmarke so nahekommen, dass der [X.] einen Rückschluss auf deren Kennzeichnungsschwäche erlaubt. Da das [X.] Feststellungen hierzu nicht getroffen
hat, ist im [X.] zugunsten der Widersprechenden davon auszugehen, dass dies nicht der Fall ist.
28
29
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13
-
(2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundespa-tentgericht habe bei der Annahme einer Kennzeichnungsschwäche der [X.] unberücksichtigt gelassen, dass "[X.]" in erster Linie als Na-me der Widersprechenden im Inland bekannt sei. Es sei unklar, ob das [X.] erkannt habe, dass die Widersprechende die [X.] von [X.] sei. Dem kann nicht zugestimmt werden. Bereits aus dem Rubrum der Entscheidung des [X.] folgt mit hinreichender Deutlichkeit die Identität der Widersprechenden. Das [X.] hat sie zudem in den Gründen der angefochtenen Entscheidung zutreffend wiedergegeben; auf die Identität
wird außerdem in der Stellungnahme der juristischen Konzernleiterin der Widersprechenden hingewiesen, die das [X.] gewürdigt hat. Nichts anderes ergibt sich aus dem Umstand, dass das Bundespatentge-richt in anderem Zusammenhang die Angabe "[X.] University Press" als Fir-menbezeichnung der Widersprechenden angeführt
hat. Es hat damit ersichtlich gemeint, dass die Widersprechende unter dieser Firma im geschäftlichen [X.] tätig wird. Dass diese Beurteilung zutrifft, ergibt sich aus dem Rubrum, in dem es heißt, dass die Widersprechende als "[X.] University Press" handelt.
(3) Die Rechtsbeschwerde verweist ohne Erfolg auf die Erklärung der ju-ristischen Konzernleiterin der Widersprechenden vom 7.
Juli 2010. Das [X.] hat diese Stellungnahme gewürdigt und sie nicht als geeigne-ten Nachweis für eine mehr als unterdurchschnittliche
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in [X.] angesehen. Dabei hat es beanstandet, dass diese Stellungnahme eine Zuordnung der dort genannten Angaben zu den konkreten [X.] nicht zulasse. Es hat dieser Stellungnahme zudem entgegen-gehalten, dass die Umsatzangaben
sowie
die Verkaufs-
und Marketingkosten sich auf die Marken "[X.]" und "[X.] University Press"
zusammen
be-ziehen und zudem neben [X.] auch [X.], für die die [X.] keinen Schutz beansprucht, betreffen. Dagegen erinnert die Rechtsbeschwerde nichts. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. Auf 31
32
-
14
-
den Umstand, dass die Stellungnahme der juristischen Konzernleiterin der [X.] formal nicht zur Glaubhaftmachung geeignet war, und die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob das [X.] der Widersprechenden hätte Gelegenheit geben müssen, eine der Stellungnahme inhaltlich entsprechende eidesstattliche Versicherung nachzureichen, kommt es danach nicht mehr an.
[X.] Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, [X.] sei nicht nur ein neutraler Städtename, sondern eine schlagwortartige Bezeichnung der [X.]n, die Angabe "[X.]" auf einem Buch werde zudem als Hinweis auf die Widersprechende als Herausgeberin verstanden
und
es sei unüblich, den Erscheinungsort in prominenter Weise auf Büchern anzubringen, begibt sie sich auf das ihr verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung. Die Beurtei-lung der Kennzeichnungskraft obliegt im
Wesentlichen dem Tatrichter. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutref-fenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denk-gesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. [X.], Urteil vom 27. November 2003 -
I [X.], [X.], 514, 515 = [X.], 758 -
Telekom; Urteil vom 22.
Januar 2014 -
I
ZR 71/12, [X.], 382 Rn.
20 = [X.], 452 -
REAL-Chips; [X.], [X.], 382 Rn.
34 -
BioGourmet). Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde
mit ihren Rügen
nicht auf.
4. Das [X.] hat zwar den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken nicht ausdrücklich
bestimmt. Es hat aber ange-nommen, die kollidierenden Marken unterschieden sich in
schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ausreichend deutlich und in begrifflicher Hinsicht führe der Bestandteil "Club" von der Widerspruchsmarke weg. Das [X.] ist danach ersichtlich von geringer Zeichenähnlichkeit ausgegangen und hat zu
33
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-
15
-
Recht eine unmittelbare [X.] und eine [X.] im weiteren Sinne verneint.
a) Eine unmittelbare [X.] besteht trotz
[X.]-
oder [X.] aufgrund der
geringen
Kennzeichnungskraft und der geringen Zeichenähnlichkeit der älteren Marke nicht.
[X.]) Das [X.] hat angenommen, der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke trotz Übernah-me des [X.] "[X.]" in der angegriffenen Marke sei zu gering,
um eine markenrechtlich relevante [X.] zu bejahen. Die [X.] unterschieden sich durch den zusätzlichen Wortbestandteil "Club" am Ende der jüngeren Marke in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht wegen der verschiedenen Wortlänge sowie der Abweichung in der [X.], [X.] und dem Sprech-
und Betonungsrhythmus ausreichend deutlich voneinander. In begrifflicher Hinsicht führe der Bestandteil "Club" aus dem Ähn-lichkeitsbereich der Widerspruchsmarke heraus. Bei dem Wortbestandteil "[X.]" handele es sich um eine beschreibende Angabe. Dies gelte auch für den Wortbestandteil "Club", der so viel wie "Klub" oder "Verein" bedeute. Beide Wortbestandteile der jüngeren Marke verfügten damit über eine gleich zu beur-teilende Kennzeichnungskraft, so dass keiner von ihnen deren Gesamteindruck präge. Es stünden sich daher die Bezeichnungen "[X.]" und "[X.]" gegenüber, die weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich miteinander ver-wechselt werden könnten. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
[X.]) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich [X.] Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamt-eindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Um-ständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis 35
36
37
-
16
-
der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. [X.], Urteil vom 6.
Okto-ber 2005 -
C-120/04, [X.].
2005, [X.] = [X.], 1042 Rn. 28 f. -
THOM-SON LIFE; Urteil vom 12.
Juni 2007 -
C-334/05, [X.]. 2007, [X.] = GRUR 2007, 700 Rn.
41 -
Limoncello/[X.]; [X.], Urteil vom 28.
Juni 2007

-
I
ZR 132/04, [X.], 258 Rn.
28 = [X.], 232 -
INTERCONNECT/
T-InterConnect; [X.], [X.], 382 Rn.
14
-
REAL-Chips).
Weiter
ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte [X.] oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält,
ohne dass es das Erscheinungsbild der zu-sammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt ([X.], Urteil vom 5.
Dezember 2012 -
I
ZR 85/11, [X.], 833 Rn.
45 = [X.], 1038 -
Culinaria/[X.]). Auch ein unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens kann eine selbständig kennzeichnende Stellung haben (vgl. [X.], [X.], 258 Rn. 35 -
INTERCONNECT/T-InterConnect). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestim-men, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müs-sen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammen-gesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kenn-zeichnend anzusehen ([X.], [X.], 833 Rn.
45 -
Culinaria/Villa Culina-ria).
[X.]) Das [X.] ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Verkehr in der jüngeren Marke keinen der Wortbestandteile als prägend auffasst. Nach den
von ihm getroffenen Feststellungen tritt der [X.]" der Marke "[X.]" nicht in den Hintergrund
mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil "[X.]" zu 38
-
17
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einer unmittelbaren [X.] führen könnte. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im [X.] nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein zu-treffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt ([X.], Beschluss vom 3.
April 2008 -
I
ZB 61/07, [X.], 903 Rn.
21 = [X.], 1342 -
SIERRA ANTIGUO, mwN). Solche Rechtsfehler sind nicht ersicht-lich.
dd) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, der Wortbestandteil "[X.]"
sei nicht beschreibend, sondern müsse -
weil die Widerspruchsmarke "[X.]" ein verkehrsdurchgesetztes Zeichen sei -
als durchschnittlich [X.] und deshalb als für die jüngere Marke prägend angesehen werden, kann sie damit schon deshalb keinen Erfolg haben, weil das Bundes-patentgericht die Kennzeichnungskraft der Klagemarke im Inland ohne Rechts-fehler als unterdurchschnittlich angesehen hat.
ee) Die Rechtsbeschwerde stellt nicht in Abrede, dass begrifflich die jün-gere
Marke mit "Club mit Bezug zu [X.]" beschrieben werden kann. Damit unterscheidet sich die angegriffene Marke -
außer im Schriftbild und im Klang -
von der Widerspruchsmarke "[X.]" auch in begrifflicher Hinsicht. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, dass
erhebliche Teile des inländischen Verkehrs mit "[X.]" die weltberühmte [X.] und damit die [X.] bezeichneten, und daraus ein Verständnis des Verkehrs von der
jünge-ren Marke im Sinne von "Club der [X.] [X.]" oder "Buchclub"
folgert, versucht sie, die tatrichterliche Beurteilung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch ihre eigene zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Bundespa-tentgerichts aufzuzeigen.
39
40
-
18
-
b) Die Übereinstimmung des Wortes "[X.]" in den einander gegen-überstehenden Zeichen führt nicht zu einer [X.] im weiteren Sinne.

[X.]) Das [X.] hat angenommen, es bestehe keine Ge-fahr, dass die einander gegenüberstehenden Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht würden. Eine [X.] unter dem Aspekt eines Serienzeichens
scheide vorliegend aus. Die Widersprechende habe nicht vorgetragen, dass sie über eine am Markt präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil "[X.]" verfüge, der auf sie als Markeninhaberin hinweise. Eine [X.] im weiteren Sinn
durch die Übernahme der älteren Marke in die jüngere Marke, in der der übernommene Bestandteil eine [X.] kennzeichnende Stellung behalte,
scheide ebenfalls aus. Zwar werde die ältere Marke "[X.]" in die jüngere Marke übernommen. Dort komme ihr jedoch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Durch das Hinzufügen der Angabe "Club" zu dem Wort "[X.]" ergebe sich eine einheitliche
Aussa-ge, in der das Wort "[X.]" in beschreibender Weise als geografische Angabe verwendet
werde. Eine [X.] im weiteren Sinne liege auch deshalb nicht vor, weil die Widersprechende nicht nachgewiesen habe, dass die Angabe "[X.]" als Firmenschlagwort
ihrer Unternehmensbezeichnung "[X.] University Press"
aufgefasst werde.

[X.]) Eine [X.] im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Über-einstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän-gen zwischen den [X.] ausgeht. Eine solche [X.] kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden ([X.], [X.], 903 Rn. 31 -
SIERRA ANTIGUO; [X.], Urteil vom 11.
April 2013
-
I
ZR 214/11, [X.], 1239 Rn.
45 = [X.], 601 -
VOLKSWAGEN/
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42
43
-
19
-
Volks.Inspektion). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht (vgl. [X.], Urteil vom 19.
November 2009 -
I
ZR 142/07, GRUR
2010, 729 Rn. 43 = [X.], 1046 -
MIXI). [X.] im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-kennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älte-ren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgeru-fen wird, dass die fraglichen [X.] oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen ([X.],
[X.], 1042 Rn. 30 ff. -
THOMSON LIFE). Ist die Kennzeichnungskraft der [X.] unterdurchschnittlich, sind strenge Anforderungen an das Vorliegen einer [X.] im weiteren Sinne zu stellen ([X.], Urteil vom 6.
Dezember 1990 -
I
ZR 249/88, [X.], 317, 318 = [X.], 231
-
MEDICE).
[X.]) Gegen die Annahme des [X.], es liege keine Ver-wechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens vor, wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
dd) Die Ansicht des [X.],
eine [X.] im weiteren Sinne unter dem Aspekt eines gedanklichen Inverbindungbringens liege nicht vor, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der [X.] tatrichterlichen Beurteilung des [X.] wird das Wort "[X.]" in dem angegriffenen Zeichen von den inländischen Verkehrskreisen nicht als Unternehmenskennzeichen erkannt, sondern als auf die [X.] [X.] [X.] hinweisende
geografische Angabe verstanden. Soweit die Rechts-beschwerde geltend macht, "[X.]" weise auf einen Club der [X.] [X.]
und deshalb
einen Club der Widersprechenden hin, ersetzt sie damit in 44
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20
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unzulässiger Weise die tatrichterliche Beurteilung des Verkehrsverständnisses des angegriffenen Zeichens durch ihre eigene.
Die Rechtsbeschwerde legt im Übrigen nicht dar, dass die Widersprechende vor dem [X.] ein entsprechendes Verkehrsverständnis der angegriffenen Marke geltend gemacht hat.
[X.] Eine Vorlage an den Gerichtshof der [X.] nach Art.
267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. [X.], Urteil vom 6. Oktober 1982 -
C-283/81, [X.]. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 -
C.[X.]L.F.[X.]T.). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des [X.]srechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des [X.] ist oder die nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.
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21
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V.
Danach
ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus §
90 Abs. 2 Satz 1 [X.] zurückzuweisen.
Büscher
Schaffert
Kirchhoff

Löffler
Schwonke
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 01.03.2016 -
29 W(pat) 33/13 -

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