Bundespatentgericht, Beschluss vom 28.11.2016, Az. 26 W (pat) 59/16

Die am 10. Oktober 2011 unter der Nummer 1 104 884 international registrierte Wortmarke

[X.]

beansprucht Schutz in der [X.] für Dienstleistungen der Klassen 39, 41 und 43.

Mit Beschlüssen vom 20. März 2014 und 25. Februar 2016, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 39 Internationale Markenregistrierung des [X.] dieser international registrierten Marke den Schutz in [X.] wegen Freihaltebedürftigkeit und fehlender Unterscheidungskraft teilweise verweigert, nämlich für die Dienstleistungen der

Klasse 41: Education; providing of training;

Klasse 43: Services for providing food and drink; temporary accommodation; provision of temporary accommodation; café, cafeteria and restaurant services.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die [X.] setze sich aus dem Wort „Color“, das aus dem [X.] stamme und mit „Farbe“ übersetzt werde, und dem ursprünglich [X.], inzwischen eingedeutschten und allgemein verständlichen Substantiv „Hotel“ zusammen. In ihrer Gesamtheit werde die Marke vom angesprochenen Verkehr als „Farbhotel“ verstanden. Solche Hotels würben mit besonderer farblicher Ausgestaltung ihrer Räume sowie mit der Veranstaltung von Farbseminaren. Farben hätten einen sehr großen Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden, so dass viele Hotels Farben bewusst einsetzten, um positive Stimmungen zu erzeugen. Zumindest der [X.] werde diesen neuen Trend kennen und damit den beschreibenden Gehalt der Marke wahrnehmen, zumal sie analog zu Bezeichnungen wie „[X.]“, „Design- und Themenhotel“, „Tagungshotel“ oder „Wellnesshotel“ gebildet sei, wobei das jeweilige Präfix die schwerpunktmäßige Ausrichtung des Hotels bezeichne. Die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 43 könnten in einem „[X.]“ angeboten und erbracht werden. Ferner könnten Schulungen und Seminare zum neuen Trend der Farbhotels abgehalten werden, weshalb die Marke auch für die versagten Dienstleistungen der Klasse 41 beschreibend sei. Die Markeninhaberin könne sich auch nicht auf die [X.] in [X.] berufen, weil diese für das Inland nicht maßgebend sei und nicht einmal eine Indizwirkung entfalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der um Schutz im Inland suchenden Marke, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 Internationale Markenregistrierung des [X.] vom 20. März 2014 und 25. Februar 2016 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, die Marke habe keine lexikalisch nachweisbare Bedeutung, sondern stelle eine phantasievolle Wortzusammenstellung dar. Der inländische Verkehr sei zwar an merkmals- und zielgruppenorientierte Substantivierungen unter Verwendung des Begriff „Hotel“ gewöhnt, wie z. B. Landhotel, Luxushotel, Tagungshotel, Wellnesshotel, Urlaubshotel, [X.] oder Touristenhotel. In diese Reihe füge sich die Marke mit der Bedeutung „Farbhotel“ aber nicht ein. Die Inhaberin der Schutz suchenden Marke verfüge über weitere mit Schutz für [X.] eingetragene, international registrierte Marken wie „[X.]“ ([X.] 888811) oder „[X.]“ ([X.] 901056). Deren Schutzfähigkeit entfalte wenigstens indizielle Wirkung hinsichtlich der Marke „[X.]“, die sich in diese Markenserie mit dem Stammbestandteil „[X.]“ einfüge. Insbesondere die Marke „[X.]“ sei den inländischen Verkehrskreisen infolge ihrer umfangreichen Benutzung und intensiven Bewerbung in den Jahren 2002 bis 2010 geläufig. Eine Befragung in [X.] habe für diese 2016 eine kumulierte Bekanntheit von 44 % erreicht. [X.] belegten eine markenmäßige Verwendung der Wortfolge „[X.]“ durch die Markeninhaberin, was für die Unterscheidungskraft der streitgegenständlichen Marke relevant sei. Ferner bestehe kein Freihaltebedürfnis, da der Wettbewerb nicht darauf angewiesen sei, die Wortfolge „[X.]“ für die versagten Dienstleistungen frei verwenden zu können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der verfahrensgegenständlichen [X.] kann der Schutz für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht nach §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] [X.], 1198 [X.]. 59 f. – [X.]]; [X.] 2016, 934 [X.]. 9 – [X.]; [X.], 173, 174 [X.]. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] GRUR 2010, 228 [X.]. 33 - [X.]/[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] a. a. O. – [X.]; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des [X.] ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] a. a. O. – [X.]; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen ([X.] [X.], 428 [X.]. 53 - [X.]; [X.] a. a. [X.]. 10 – [X.]; a. a. [X.]. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.] 2013, 1143 [X.]. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] GRUR 2006, 411 [X.]. 24 - Matratzen Concord/[X.]; [X.] 2014, 376 [X.]. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen ([X.] [X.], 674, [X.]. 86 - Postkantoor; [X.] 2012, 270 [X.]. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.] a. a. [X.]. 12 – [X.]; GRUR 2014, 872 [X.]. 21 - [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen ([X.] 2014, 1204 [X.]. 12 - [X.]). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann ([X.] [X.], 146 [X.]. 32 - [X.]); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer [X.] entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der [X.] wegführt ([X.] [X.] 2007, 204 [X.]. 77 f. - [X.]; [X.] a. a. [X.]. 16 - [X.]).

[X.]“, weil sie im maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 10. Oktober 2011 weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch einen engen beschreibenden Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 aufgewiesen hat.

a) Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise sind sowohl die Endverbraucher als auch Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene.

b) Die Marke setzt sich aus den beiden Wörtern „[X.]“ und „[X.]“ zusammen.

aa) Das Substantiv „[X.]“, das ursprünglich aus der [X.] stammt, findet sich in der [X.] und im [X.] wieder und wird mit „Farbe“ übersetzt (www.leo.org). Es hat als Präfix mit der Bedeutung „Farb-“ in zusammengesetzten Wörtern auch Eingang in die [X.] gefunden, wie z. B. „[X.]“, „Colornegativfilm“ oder „Colorvergrößerung“ (www.duden.de).

bb) Das Nomen „[X.]“ bezeichnet ein „(als Gewerbebetrieb geführtes) Haus mit bestimmtem Komfort, in dem Gäste übernachten bzw. für eine bestimmte Zeit [des Urlaubs] wohnen können und verpflegt werden“ (www.duden.de).

c) Der Wortfolge „[X.]“ kommt daher die Gesamtbedeutung „Farbhotel“, „[X.]“ oder „[X.] für die Übernachtung und zur Verpflegung von Gästen“ zu.

aa) Dabei handelt es sich nicht um eine, dem Verkehr geläufige merkmals- und zielgruppenorientierte Substantivierung unter Verwendung des Begriffs „Hotel“, wie z. B. „[X.]“, „Design- und Themenhotel“, „Tagungshotel“, „Wellnesshotel“; „Landhotel“, „Luxushotel“, „Urlaubshotel“, „[X.]“ oder „Touristenhotel“, sondern vielmehr um eine lexikalisch nicht nachweisbare, mangels Zusammenschreibung sprachunübliche und somit eher ungewöhnliche Bezeichnung, die grammatikalisch korrekt amerikanisch „[X.]FUL [X.]“ oder englisch „[X.] [X.]“ mit der Bedeutung „buntes Hotel“, „farbenfrohes Gästehaus“ lauten müsste.

bb) Es mag zwar zutreffen, dass sich inzwischen ein Trend entwickelt hat, wonach Hotels mit der besonderen farblichen Ausgestaltung ihrer Räume und deren positiver Wirkung auf die Stimmung ihrer Gäste oder mit der Veranstaltung von Farbseminaren werben. Abgesehen davon, dass damit noch keine beschreibende Verwendung dieses Gesamtbegriffs verbunden sein muss, konnte die Markenstelle erst seit dem [X.] und nicht schon für den hier maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 10. Oktober 2011 einen derartigen Trend feststellen. Zudem hat es sich bei den [X.] des Amtes ab dem [X.] durchgehend um eine markenmäßige, nicht aber um eine beschreibende Verwendung der Wortfolge „[X.]“ gehandelt. Die [X.] ist insoweit ebenfalls ergebnislos verlaufen.

cc) Dem Zeitpunkt der Anmeldung entspricht bei der Prüfung der inländischen Schutzerstreckung international registrierter Marken der Zeitpunkt der Registrierung gemäß Art. 3 Abs. 4, Art. 4 Abs. 1 a) PMMA. Denn dies ist der dem Anmeldetag entsprechende maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der Schutzerstreckung im Inland, wie sich aus §§ 124, 112 Abs. 1 [X.] ergibt.

d) Der [X.] „[X.]“ kann daher zum maßgeblichen Zeitpunkt im Oktober 2011 in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen kein sinnvoller Begriffsinhalt entnommen werden.

Weder konnte ein „Farbhotel“ Gegenstand der in Klasse 41 versagten Dienstleistungen „

3. Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] steht einer inländischen Schutzerstreckung der [X.] für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht entgegen.

Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die sie eingetragen werden sollen. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden ([X.] [X.], 680 [X.]. 35 f. - [X.]; [X.], 674 [X.]. 54 u. 95 - Postkantoor; [X.], 146 [X.]. 31 - [X.]).

Da die konkrete Wortkombination „[X.]“ zum maßgeblichen Zeitpunkt keine unmittelbar beschreibende Angabe für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen enthalten hat und auch ein Trend zur beschreibenden Verwendung nicht absehbar war, ist auch ein Freihaltebedürfnis zu verneinen.