Bundespatentgericht: 29 W (pat) 27/18 vom 09.12.2020

29. Senat

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Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2014 043 145

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke UM 012 086 591 wird verworfen.

2. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin ¼, die Beschwerdegegnerin ¾ zu tragen.

Entscheidungsgründe

I.

1

Die Wort-/Bildmarke

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2

ist am 3. April 2014 angemeldet und am 10. Juli 2014 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2014 043 145 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25 und 35 eingetragen worden.

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Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 14. August 2014 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionsmarke UM 012 086 591

Abbildung

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eingetragen am 15. Januar 2014 für die Waren der

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Klasse 25: Herren- und Damenbekleidung, Anzüge, Leibwäsche, Wirkwaren [Bekleidung], Kopfbedeckung, Schuhwaren, Gürtel, Krawatten.

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Mit Beschlüssen vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG teilweise bejaht und die Löschung der Marke 30 2014 043 145 für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“ und Klasse 35 „Versandhandels-, Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, im Bereich von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ angeordnet.

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Hiergegen richtet sich die am 14. August 2018 eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin.

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Am 12. September 2019 hat die Beschwerdeführerin Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke UM 012 086 591 gemäß Art. 58 Abs. 1 a UMV gestellt. Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hat keinerlei Benutzungsunterlagen vorgelegt. Mit Entscheidung vom 22. Januar 2020 hat die Löschungsabteilung des EUIPO die Unionsmarke 012 086 591 sodann für verfallen erklärt, da die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen war, nicht ernsthaft benutzt worden ist. Die hiesige Beschwerdegegnerin und Widersprechende aus dieser Unionsmarke hat gegen die Entscheidung des EUIPO kein Rechtsmittel eingelegt.

9

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018 aufzuheben.

2. Der Beschwerdegegnerin die weiteren Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Aufgrund des Wegfalls der Widerspruchsmarke sei der Widerspruch unbegründet. Die Beschwerdefrist gegen den Beschluss des EUIPO vom 22. Januar 2020 sei am 22. März 2020 abgelaufen, die Löschung der Widerspruchsmarke zu diesem Datum rechtskräftig geworden. Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin habe mehr als vier Monate Zeit gehabt, den Widerspruch zurückzunehmen. Eine Rücknahme sei geboten gewesen, da der Widerspruch nach dem Wegfall der Widerspruchsmarke erfolglos bleiben müsse. Es entspreche daher der Billigkeit, der Widersprechenden die weiteren Kosten des Verfahrens gemäß § 71 MarkenG aufzuerlegen.

Mit Hinweis vom 22. September 2020 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach eine (Teil-)Auferlegung der entstandenen Kosten auf die Beschwerdegegnerin der Billigkeit entspreche.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Sie hat insbesondere nach der Entscheidung des EUIPO vom 22. Januar 2020 keine Erklärung abgegeben bzw. den Widerspruch zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Hinweis des Senats vom 22. September 2020 und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da der Widerspruch durch die rechtskräftige Löschung der Widerspruchsmarke nachträglich unzulässig geworden ist.

Bei Erhebung des Widerspruchs am 7. November 2014 und im Zeitpunkt des Erlasses der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA am 19. Dezember 2016 und am 9. Juli 2018 war die Widerspruchsmarke UM 012 086 591 im Register des EUIPO eingetragen. Der Widerspruch war statthaft und zulässig. Nachdem die Widerspruchsmarke auf Antrag der Beschwerdeführerin gemäß Art. 58 Abs. 1 a UMV mit Wirkung vom 12. September 2019 (Art. 62 Abs. 1 UMV) für verfallen erklärt worden war, ist die Zulässigkeit des Widerspruchs (nachträglich) entfallen (BPatG, Beschluss vom 11.01.2019, 27 W (pat) 97/16 – XI/Schuh mit X-förmiger Gestaltung; BPatGE 20, 235; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 42 Rn. 69).

Auf die begründete Beschwerde sind die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018 daher aufzuheben. Der – durch die Verfallserklärung hinsichtlich der Unionsmarke – nachträglich unzulässig gewordene Widerspruch ist zu verwerfen.

2. Die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu einem Viertel auf die Beschwerdeführerin und zu drei Vierteln auf die Beschwerdegegnerin entspricht der Billigkeit, § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im Beschwerdeverfahren ist § 71 Abs. 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht bzw. – wie hier – weiterverfolgt und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.12.2013, 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 13). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Nachdem der Widerspruch aus der Unionsmarke 012 086 591 aufgrund der rechtskräftigen Verfallserklärung unzulässig geworden war, hatte der Widerspruch keinerlei Erfolgsaussichten mehr. Trotz dieser nach anerkannten Gesichtspunkten aussichtslosen Situation hat die Widersprechende ihren Widerspruch nicht zurückgenommen und sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. In diesen Fällen entspricht eine teilweise Kostenauferlegung der Billigkeit (Knoll in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 15; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 71 Rn. 17).

Der Widerspruch hätte unverzüglich nach Rechtskraft der Löschungsentscheidung zurückgenommen werden müssen, spätestens jedoch zum Zeitpunkt der Löschung der Widerspruchsmarke im Register am 19. Juni 2020. Die zweimonatige Beschwerdefrist des Art. 68 Abs. 1 UMV begann mit Zustellung der Entscheidung zu laufen. Das Datum der Zustellung an die Widersprechende ergibt sich aber weder aus dem Vortrag der Beschwerdeführerin noch aus den Akten zweifelsfrei, so dass unklar bleibt, von welchem Rechtskraftdatum auszugehen ist. Die Umsetzung der Löschungsentscheidung des EUIPO erfolgte erst mit der Eintragung der Löschung in das Register. Ab diesem Zeitpunkt stand die Aussichtslosigkeit des Widerspruchs endgültig fest.

Aus den vorgenannten Gründen entspricht es dem Grundsatz der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, die Kosten im tenorierten Umfang aufzuteilen.

Meta

29 W (pat) 27/18

09.12.2020

Bundespatentgericht 29. Senat

Beschluss

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Referenzen
Wird zitiert von

Keine Referenz gefunden.

Zitiert

27 W (pat) 40/12

27 W (pat) 97/16

§ 9 MarkenG


(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) 1Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 21981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. 3Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

§ 71 MarkenG


(1) 1Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Bundespatentgericht bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. 2Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.

(3) Das Bundespatentgericht kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Beteiligte die Beschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird.

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.

§ 66 MarkenG


(1) 1Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen findet unbeschadet der Vorschrift des § 64 die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. 2Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. 3Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich einzulegen.

(3) 1Ist über eine Erinnerung nach § 64 innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung gestellt, so ist die Beschwerde abweichend von Absatz 1 Satz 1 unmittelbar gegen den Beschluß der Markenstelle oder der Markenabteilung zulässig, wenn über die Erinnerung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags entschieden worden ist. 2Steht dem Erinnerungsführer in dem Erinnerungsverfahren ein anderer Beteiligter gegenüber, so ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der Frist von sechs Monaten nach Einlegung der Erinnerung eine Frist von zehn Monaten tritt. 3Hat der andere Beteiligte ebenfalls Erinnerung eingelegt, so bedarf die Beschwerde nach Satz 2 der Einwilligung des anderen Beteiligten. 4Die schriftliche Erklärung der Einwilligung ist der Beschwerde beizufügen. 5Legt der andere Beteiligte nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Beschwerde gemäß Absatz 4 Satz 2 ebenfalls Beschwerde ein, so gilt seine Erinnerung als zurückgenommen. 6Der Lauf der Fristen nach den Sätzen 1 und 2 wird gehemmt, wenn das Verfahren ausgesetzt oder wenn einem Beteiligten auf sein Gesuch oder auf Grund zwingender Vorschriften eine Frist gewährt wird. 7Der noch übrige Teil der Fristen nach den Sätzen 1 und 2 beginnt nach Beendigung der Aussetzung oder nach Ablauf der gewährten Frist zu laufen. 8Nach Erlaß der Erinnerungsentscheidung findet die Beschwerde nach den Sätzen 1 und 2 nicht mehr statt.

(4) 1Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 2Die Beschwerde und alle Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. 3Andere Schriftsätze sind ihnen formlos mitzuteilen, sofern nicht die Zustellung angeordnet wird.

(5) 1Erachtet die Stelle, deren Beschluß angefochten wird, die Beschwerde für begründet, so hat sie ihr abzuhelfen. 2Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht. 3Die Stelle kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird. 4Wird der Beschwerde nicht nach Satz 1 abgeholfen, so ist sie vor Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellungnahme dem Bundespatentgericht vorzulegen. 5In den Fällen des Satzes 2 ist die Beschwerde unverzüglich dem Bundespatentgericht vorzulegen. 6In den Verfahren ohne die Beteiligung Dritter im Sinne des Satzes 2 ist ein Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren dem Bundespatentgericht unverzüglich zur Vorabentscheidung vorzulegen.

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