Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.10.2007, Az. I ZR 162/04

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 162/04 Verkündet am: 18. Oktober 2007 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] [X.] § 26 Abs. 1 Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke setzt voraus, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeich-net werden. [X.] § 26 Abs. 2 Der für eine Drittbenutzung [X.] des § 26 Abs. 2 [X.] erforderliche Fremd-benutzungswille setzt allein voraus, dass der Dritte sich bewusst ist, eine frem-de Marke zu benutzen. [X.], [X.]. v. 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 - [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 18. Oktober 2007 durch [X.] und [X.], Dr. Schaffert und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Revision der [X.]n wird das [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 1. Oktober 2004 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-wiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand: Die [X.] ist Inhaberin der am 18. September 1990 für Dienstleistun-gen im Versicherungswesen einschließlich Vermittlung von Versicherungen beim [X.] unter der Nr. 1164271 eingetragenen Wortmarke "[X.]" (im Weiteren: Streitmarke). Sie benutzt die Streitmarke zumindest seit dem [X.] nicht selbst. 1 - 3 - 2 Die [X.] schloss mit der als Versicherungsmaklerin tätigen [X.] und internationalen Versiche-rungen mbH (im Weiteren: Lizenznehmerin) am 19. Februar 2001 einen Vertrag über eine unentgeltliche und ausschließliche Lizenz zur Nutzung der [X.] "[X.]". Dieser Vertrag ersetzte eine zwischen der [X.]n und der Lizenznehmerin am 2. Juli 1991 abgeschlossene Abgrenzungsvereinbarung. Die Lizenznehmerin benutzt das Zeichen "[X.]" wie folgt: - 4 - Die Klägerin, für die beim [X.] mehrere Marken mit dem Wortbestandteil "[X.]" eingetragen sind, hält die Streit-marke für löschungsreif, weil weder die [X.] noch die Lizenznehmerin [X.] benutzt hätten. Sie hat beantragt, 3 die [X.] zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim [X.] und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen Marke "[X.]" einzuwilligen. Die [X.] ist der Klage entgegengetreten. 4 Das [X.] hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der [X.]n ist ohne Erfolg geblieben ([X.], 186). 5 Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die [X.] ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. 6 Entscheidungsgründe: [X.] Das Berufungsgericht hat die Klage für gemäß §§ 55, 49 [X.] be-gründet erachtet und hierzu ausgeführt: 7 Da die [X.] die Streitmarke nicht selbst benutzt habe, komme allein eine ihr zurechenbare Nutzung durch die Lizenznehmerin in Betracht. Eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung liege nicht vor, wenn ein Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen verwendet werde. Bei Dienstleis-tungsmarken sei die Abgrenzung zwischen dem rein firmenmäßigen und dem 8 - 5 - zumindest auch markenmäßigen Gebrauch erschwert. Die Verwendung in Werbematerialien, Geschäftsbriefen und Rechnungen könne hier ausreichen. Im Streitfall sei das Zeichen "[X.]" allerdings ausschließlich als Firmen-bezeichnung verwendet worden. Das Zeichen sei in keinem der vorgelegten Schriftstücke in Alleinstellung, sondern stets nur in Verbindung mit der vollen weiteren Unternehmensbezeichnung der Lizenznehmerin benutzt worden. Der Verkehr werde deshalb auf einen rein firmenmäßigen Gebrauch schließen. Die drucktechnisch und farblich herausgehobene Gestaltung des prägenden Fir-menbestandteils "[X.]" ändere daran nichts. Die Lizenznehmerin habe das Zeichen schon vor dem Abschluss des [X.] in derselben Darstellungsweise verwendet, wobei ihr seinerzeit gemäß der [X.] aus dem [X.] nur das Recht zur Benutzung des Zeichens als Firmenbestandteil eingeräumt gewesen sei. Wenn der Verkehr an die Verwen-dung der reinen Unternehmensbezeichnung aus einer Zeit vor der Begründung von [X.] gewöhnt sei, habe er keinen Anlass, bei äußerlich unverän-derten Umständen darin nunmehr (auch) eine markenmäßige Verwendung zu erkennen. I[X.] Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und, da die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif ist, zur Zurückverwei-sung der Sache an die Vorinstanz (§ 563 Abs. 1 ZPO). Entgegen der [X.] des Berufungsgerichts kann eine rechtserhaltende Benutzung der Streit-marke zumindest für die Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" nicht verneint werden. 9 1. a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung einer eingetragenen Marke nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie 10 - 6 - es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleis-tungen anderer Herkunft zu unterscheiden ([X.], [X.]. v. 11.3.2003 - [X.]/01, [X.]. 2003, [X.] = [X.], 425 [X.]. 36 - [X.]/[X.]; [X.], [X.]. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, [X.], 1047, 1049 = [X.], 1527 - [X.]; [X.]. v. 15.9.2005 - [X.], [X.], 150, 151 = [X.], 241 - [X.]). Hierfür ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet wird, für das sie eingetragen ist ([X.], [X.]. v. 6.5.1999 - [X.], [X.], 995, 997 = [X.], 936 - [X.]; [X.] [X.], 1047, 1049 - [X.]; [X.], 150, 151 - [X.]). b) Das Berufungsgericht hat des Weiteren zutreffend angenommen, dass es an einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt, wenn das Zeichen ausschließ-lich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als [X.] für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist ([X.], [X.]. v. 10.10.2002 - [X.], [X.], 428, 430 = [X.], 647 - [X.]; [X.] [X.], 1047, 1049 - [X.]; [X.], 150, 151 - [X.]). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objek-tiv entgegentretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. [X.], [X.]. v. 18.5.1995 - [X.], [X.], 583, 584 = [X.], 706 - [X.]; [X.]. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, [X.], 1072, 1073 = [X.], 1284 - SYLT-Kuh; [X.] [X.], 1047, 1049 - [X.]). 11 c) Nach § 26 Abs. 3 [X.] gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die 12 - 7 - eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebli-che kennzeichnende Wirkung beimisst (vgl. [X.], [X.]. v. 30.3.2000 - [X.], [X.], 1038, 1039 = [X.], 1161 - Kornkammer; [X.]. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, [X.], 167, 168 = [X.], 1320 - Bit/Bud). d) Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen [X.] des § 26 [X.] kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der [X.] am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, [X.], [X.], Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. [X.], [X.]. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, [X.], 41, 43 - [X.]; [X.] 40, 192, 198 - [X.]; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 8. Aufl., § 26 Rdn. 32; [X.]/ [X.], [X.], 2. Aufl., § 26 Rdn. 58; [X.], Marken- und Kennzei-chenrecht, 2006, Rdn. 794; [X.], Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, 1993, [X.] ff.). Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als [X.] versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die [X.] auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kenn-zeichengebrauch bezieht (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO § 26 Rdn. 33; [X.] aaO [X.] f.). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige [X.] - 8 - zung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (vgl. [X.] aaO [X.] f.; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 26 Rdn. 33; [X.] in [X.], Markenrecht, § 26 Rdn. 31). 14 2. Bei Anwendung dieser Grundsätze hält die Beurteilung des [X.], der Verkehr gehe hier von einem rein firmenmäßigen Gebrauch der Bezeichnung "[X.]" aus, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. a) Nach den Umständen ist davon auszugehen, dass der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst. 15 b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts benutzt die als Versi-cherungsmaklerin tätige Lizenznehmerin das Zeichen in ihrer Geschäftskorres-pondenz, auf Briefbögen und Umschlägen, auf Visitenkarten und Rechnungen in der Form, dass sie der Darstellung des graphisch und farblich hervorgehobe-nen Zeichens "[X.]" die konkrete Dienstleistung "Vermittlung von nationa-len und internationalen Versicherungen" sowie ihren Rechtsformzusatz nach-stellt. In der Verwendung des unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils "[X.]" im Zusammenhang mit der konkret bezeichneten Dienstleistung des Unternehmens wird der Verkehr nicht allein die Benennung des gleichna-migen Geschäftsbetriebs der Lizenznehmerin sehen, sondern zugleich auch die bestimmte Leistung, die aus diesem Geschäftsbetrieb stammt. In diesem Zu-sammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem [X.] gekennzeichnet werden ([X.] in [X.] aaO § 26 Rdn. 31; [X.] aaO [X.] f.). Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungs-kräftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer konkret bezeichneten Dienst-16 - 9 - leistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelmäßig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen. Dem steht die Anfügung eines Rechtsformzusatzes grundsätzlich nicht entge-gen. 17 c) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es im [X.] Zusammenhang auf den Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen zwi-schen der [X.]n und der Lizenznehmerin nicht an. Diesen Vereinbarungen kommt für die hier allein maßgebliche Beurteilung, ob der Verkehr die [X.] (auch) als Herkunftshinweis versteht, keine Bedeutung zu. d) Der Verkehr wird im Übrigen auch die in Alleinstellung erfolgte Ver-wendung des Zeichens "[X.]" in den Sonderinformationen der Reihe "Im-pulse" der Lizenznehmerin für Juli und September 2001 nicht lediglich dahin verstehen, dass es sich um Informationen eines Unternehmens mit dem ent-sprechenden Firmennamen handelt, sondern auch die dabei angebotenen Ver-sicherungsdienstleistungen der Lizenznehmerin zuordnen. 18 3. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach die Marke mangels Benutzung löschungsreif ist, erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO). 19 a) Der [X.]n kommen, anders als die Revisionserwiderung meint, gemäß § 26 Abs. 2 [X.] die Benutzungshandlungen der Lizenznehmerin zugute. Zwar hatte die [X.] der Lizenznehmerin mit der Abgrenzungsver-einbarung vom 2. Juli 1991 lediglich den firmenmäßigen Gebrauch der Be-zeichnung "[X.]" gestattet. Nach dem Lizenzvertrag vom 19. Februar 2001 war die Lizenznehmerin dann aber auch zu einer markenmäßigen Benut-zung dieser Bezeichnung berechtigt. 20 - 10 - 21 b) Der Lizenznehmerin fehlte im Übrigen nicht etwa deshalb der insoweit erforderliche Fremdbenutzungswille, weil sie für Mitbewerber der [X.]n ebenfalls Versicherungen vermittelte. Maßgeblich ist im Rahmen des § 26 Abs. 2 [X.] allein, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO § 26 Rdn. 78; [X.]/[X.] aaO § 26 Rdn. 86). Davon kann bei einem wirksamen Lizenzvertrag regelmäßig ausgegangen werden. Dagegen ist es unerheblich, ob der Verkehr die Benut-zungshandlungen dem Markeninhaber oder dem Zustimmungsempfänger [X.] des § 26 Abs. 2 [X.] zutreffend zuordnen kann (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 [X.] - [X.] 112, 316, 321 - Silenta; [X.]/[X.] aaO § 26 Rdn. 88; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 86). c) Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob nicht im Hinblick auf den sehr weiten Ober-begriff "Versicherungswesen" eine Teillöschung der Streitmarke in Betracht kommt (vgl. [X.], [X.]. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, [X.], 59, 62 = [X.], 1211 - [X.]; [X.]/[X.] aaO § 49 Rdn. 26). Nach den Ausführungen oben unter [X.] ist die Streitmarke jedenfalls für die von dem Oberbegriff aus-drücklich erfasste Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" herkunfts-hinweisend benutzt worden. Ob sie darüber hinaus auch noch für weitere Dienstleistungen aus dem Bereich des Versicherungswesens benutzt worden ist, lässt sich den bislang getroffenen Feststellungen nicht entnehmen. 22 4. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des [X.] deshalb verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus ebenfalls folgerichtig - keine Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob die Benutzung der Streitmarke als [X.] des § 26 [X.] ernsthaft anzusehen ist (vgl. dazu [X.] [X.], 425 [X.]. 43 - [X.]/[X.]; [X.], [X.]. v. 11.5.2006 23 - 11 - - [X.]/04 P, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 582 [X.]. 68 ff. = [X.]. 2006, 735 = [X.], 1102 - [X.]; [X.], [X.]. v. 6.10.2005 - [X.], [X.], 152 [X.]. 21 = [X.], 102 - [X.]). In diesem Zusammen-hang ist zu berücksichtigen, dass die für die Rechtserhaltung notwendige [X.]nbenutzung nicht ständig während des im Streitfall maßgeblichen Zeitraums von Juni 1998 bis Juni 2003 erfolgt sein muss, sondern lediglich - in Wechsel-wirkung mit dem Umfang der Benutzung - die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des [X.] erfolgten Verwendung der Marke rechtfertigen muss ([X.] [X.], 995, 996 - [X.]; [X.], 1038, 1039 - Kornkammer). - 12 - 24 II[X.] Danach ist das angefochtene [X.]eil aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. [X.] Ri[X.] [X.] Büscher ist ausgeschieden und kann da- her nicht unterschreiben.

[X.] [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 11.03.2004 - 31 O 695/03 - [X.], Entscheidung vom 01.10.2004 - 6 U 62/04 -