Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.11.2005, Az. X ZR 79/04

[X.][X.]M NAMEN DES VOLKES URTE[X.]L [X.] Verkündet am: 22. November 2005 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.] : nein

extracoronales Geschiebe [X.] §§ 10, 140 a Der Patentinhaber kann nicht verlangen, dass im Besitz oder Eigentum des [X.] des [X.]s stehende Gegenstände vernichtet wer-den. [X.], [X.]. v. 22. November 2005 - [X.] - [X.]- 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 22. November 2005 durch [X.] Melullis, [X.], die Richterin Mühlens und [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Die Revision der Klägerin gegen das am 13. Mai 2004 verkündete [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] wird zu-rückgewiesen, soweit die Klage auf Feststellung der Verpflichtung der [X.] zur Zahlung angemessener Entschädigung für die [X.] vom 8. Juli 1995 bis 20. September 1997 und auf Vernichtung in ihrem Besitz befindlicher Erzeugnisse abgewiesen ist. [X.]m Übrigen und soweit nicht die Klageanträge wegen des Besitzes der im Klageantrag zu [X.] genannten Gegenstände abgewiesen sind, wird das angefochtene [X.]eil aufgehoben. [X.]m Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer [X.] und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Die Klägerin ist [X.]nhaberin des am 10. Juni 1993 angemeldeten [X.] Patents 0 659 063 ([X.]), das ein extracoronales Geschiebe und Verfahren zu seiner Herstellung betrifft. Die Anmeldung wurde am 28. Juni 1995 veröffentlicht und die Erteilung des Patents am 20. August 1997 bekannt gemacht. Die Patentansprüche 1 und 2 des [X.]s lauten wie folgt: "1. Extracoronales Geschiebe mit einer an einem [X.] (12) anbring-baren [X.] (10) und einer auf die [X.] schiebbaren Matrize (40), an der ein Prothesenteil (52) angebracht ist, wobei die [X.] (10) aus ei-nem im wesentlichen blockförmigen [X.] (16) und einem [X.] (14) besteht und die Matrize (40) die Form eines gegen die [X.] seitlich offenen Gehäuses besitzt und in die Matrize (40) ein seit-lich offenes, hülsenförmiges [X.] (30) aus mundbeständigem Kunststoff eingesetzt ist, welches eine Friktionsverbindung mit dem [X.] (14) der [X.] (10) bildet und mit einem bei der Herstellung des [X.] verwendeten Dubliermittel identisch ist, dadurch [X.], dass die Matrize (40) zur form- und kraftschlüssigen [X.] mit der [X.] (10) axiale Verbindungsleisten (44), die in ent-sprechende [X.] (20) am blockförmigen [X.] (16) der [X.] (10) passen und in diese eintreten, sowie zueinander passende Anlagenflächen (22, 23) am [X.] (16) der [X.] und entsprechende Flächen (46, 48) an der Matrize aufweisen, wobei die axialen Verbindungsleisten (44) und die [X.] (20) einen im wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt haben, dessen [X.] kleiner als der halbe [X.] ist." - 4 - "2. Geschiebe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Satz von [X.]en vorliegt, deren Außendurchmesser im wesentlichen gleich, deren [X.]nnendurchmesser aber jeweils kleiner sind, wodurch die [X.] zwischen [X.] und Matrize durch Einsetzen des ge-wünschten [X.]s wählbar ist." [X.]m Übrigen wird auf die Patentschrift Bezug genommen. Die Beklagte stellt unter der Bezeichnung "V– Teile her, die aus den Anlagen [X.], [X.]a, [X.] und [X.] zu ersehen sind. Die Klä-gerin hat hierin zunächst eine unmittelbare und später eine mittelbare Verlet-zung des [X.]s gesehen. Sie hat geltend gemacht, es handle sich bei diesen Gegenständen um solche, die zur Herstellung eines patentgemäßen extracoronalen [X.] bestimmt seien, und die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Vernichtung der angegriffenen Gegenstände sowie auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung angemessener Entschädigung für die [X.] vom 28. Juli 1995 bis 30. September 1997 und Schadensersatz für die [X.] ab 20. September 1997 in Anspruch genommen. 2 Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Mit der Berufung hat die Klä-gerin zuletzt beantragt, 3 [X.] die Beklagte zu verurteilen, 1. es bei Meidung von [X.] zu unterlassen, "für die [X.] eines wie folgt gestalteten extracoronalen [X.] 1.1. mit einer an einem [X.] anbringbaren [X.] und einer auf die [X.] schiebbaren Matrize, an der ein Prothesenteil - 5 - angebracht ist, wobei die [X.] aus einem im wesentlichen blockförmigen [X.] und einem Retentionsteil be-steht und die Matrize die Form eines gegen die [X.] seitlich offenen Gehäuses besitzt, und in die Matrize ein seitlich offe-nes hülsenförmiges [X.] eingesetzt ist, das aus mund-beständigem Kunststoff mit entsprechenden, der [X.]nform angepaßten [X.]nnenform- und -abmessungen, besteht, wobei die Außenabmessungen im wesentlichen gleich sind, die [X.]nnen-abmessungen der an den Retentionsteil der [X.] anschlie-ßenden Flächen des [X.]s je nach gewünschter [X.] geringfügig differieren. Das [X.] bildet eine Frikti-onsverbindung mit dem Retentionsteil der [X.]. Die Matrize hat zur form- und kraftschlüssigen Verbindung mit der [X.] axiale Verbindungsleisten, die in entsprechende [X.] am blockförmigen [X.] der [X.] passen und in diese eintreten sowie zueinander passende [X.] am [X.] der [X.], wobei die axialen Verbindungsleisten und die [X.] einen im [X.] kreissegmentförmigen Querschnitt haben, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe [X.] ist, 1.2. folgende Teile in ihrer Gesamtheit gewerbsmäßig feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten [X.] zu besitzen, 1.2.1. eine (vorzugsweise aus Kunststoff bestehende) Form zur Herstellung der vorstehend beschriebenen [X.], wobei die Form mit der herzustellenden [X.] identisch ist und aus einem im wesentlichen blockförmigen [X.] und - 6 - einem stegförmigen Retentionsteil besteht und am blockför-migen [X.] [X.] aufweist, die ei-nen im wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt ha-ben, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe [X.] ist; 1.2.2. ein seitlich offenes hülsenförmiges [X.] (von der [X.] in den [X.] "Matrize" genannt) aus mundbe-ständigem Kunststoff mit entsprechenden, der [X.]nform angepaßten [X.]nnenformen und -abmessungen, wobei die Au-ßenabmessungen im wesentlichen gleich sind, die [X.] der an den Retentionsteil der [X.] anschlie-ßenden Flächen des [X.]s je nach gewünschter [X.] geringfügig differieren, 1.2.3. ein Dublierhilfsteil (von der [X.] in den [X.] "[X.]" genannt), das mit dem unter Ziffer 1.2.2. beschriebene [X.] hinsichtlich seiner der Matrize und der [X.] zugeordneten Form identisch ist; 2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang die [X.] die zu Ziffer 1.1. und 1.2. bezeichneten Handlungen seit dem [X.] begangen hat und zwar - aufgeschlüsselt nach [X.] - unter Angabe a) der hergestellten Mengen, b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie die Namen und die Anschrif-ten der gewerblichen Abnehmer, - 7 - c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach [X.], [X.] und Angebotspreisen sowie der Namen und An-schriften der [X.], d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verarbeitungszeitraum und [X.], e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlossenen Ge-stehungskosten und des erzielten Gewinns, wobei, die Angaben zu e nur für die [X.] seit dem 20.09.1997 zu machen sind, 3. der Klägerin Auskunft zu erteilen, von wem sie die in 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. bezeichneten Teile bezogen hat, 4. die im Besitz bzw. Eigentum der [X.] befindlichen Erzeug-nisse gemäß 1.2.1., 1.2.2. und 1.2.3. zu vernichten. Weiter hat die Klägerin mit dem Antrag [X.][X.] die Feststellung begehrt, dass die [X.] verpflichtet ist, 1. der Klägerin für die vorstehend unter Ziff. [X.] 1.1. und 1.2. bezeichneten in der [X.] vom 28. Juli 1995 bis zum 20. September 1997 begange-nen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen, 2. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in [X.] 1. be-zeichneten, seit dem 21. September 1997 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. - 8 - Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der vom [X.]at zugelassenen Revision erstrebt die Klägerin eine Entscheidung nach den zuletzt in der Berufungsinstanz gestellten Klageanträgen jedoch ohne die Benutzungshandlung "und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen", hilfsweise die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu ander-weiter Verhandlung und Entscheidung. Die Beklagte ist der Revision entgegen-getreten. 4 Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, soweit die Klage im Un-terlassungsbegehren - ausgenommen die Benutzungshandlung des Besit-zens -, den hierauf bezogenen Ansprüchen auf Rechnungslegung und Auskunft sowie dem hierauf bezogenen Antrag auf Feststellung der Verpflichtung der [X.] zur Leistung von Schadensersatz (Klageanträge [X.] 1., 2. und 3.; Kla-geantrag [X.][X.], 2) abgewiesen worden ist. Hinsichtlich des [X.] der im [X.] genannten Gegenstände greift die Revision das Berufungsurteil nicht an, so dass dieses insoweit nicht zur Überprüfung durch den [X.]at steht. Soweit die Klage auf Vernichtung im Eigentum oder Besitz der [X.] be-findlicher angegriffener Gegenstände (Klageantrag [X.] 4.) gerichtet ist und die Feststellung begehrt wird, dass die Beklagte zur Zahlung angemessener [X.] verpflichtet sei (Klageantrag [X.][X.] 1.), ist die Revision unbegründet, weil die Klage insoweit zu Recht abgewiesen ist. 5 - 9 - [X.] Das Berufungsgericht hat in erster Linie eine unmittelbare Patentverlet-zung geprüft und, weil eine solche nicht vorliege, die Klage abgewiesen. Mit dieser Begründung kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben. 6 7 Die Klägerin begehrt mit dem Unterlassungsantrag, der [X.] das Anbieten (im Unterlassungsantrag als "[X.]" bezeichnet) und das Liefern (im Unterlassungsantrag als "[X.]nverkehrbringen" bezeichnet) einer [X.], eines [X.]s und eines Dublierhilfsteils zur Herstellung eines extracoronalen [X.] zu untersagen, nicht dagegen das Anbieten und [X.]nverkehrbringen eines (fertigen) extracoronalen [X.] mit sämtlichen Merkmalen eines [X.] nach Patentanspruch 1 des [X.]s. Nach seinem Rechts-schutzziel ist das Unterlassungsbegehren auf das [X.] einer mittelbaren Patentverletzung (§ 10 [X.]) durch Anbieten oder Liefern von Hilfsmitteln zur Herstellung einer patentgemäßen [X.], von in den [X.] der [X.] als Matrize bezeichneten [X.]en und von in den [X.] der [X.]n als [X.] bezeichneten [X.] gerichtet, wie sie in Pa-tentanspruch 1 des [X.]s genannt sind und nach dem Klagevorbringen geeignet sein sollen, bei Verwendung mit weiteren in Patentanspruch 1 genann-ten Mitteln das beanspruchte extracoronale Geschiebe zu bilden. Die vom Be-rufungsgericht gegebene Begründung, die Beklagte habe das [X.] nicht unmittelbar verletzt, trägt daher die Klageabweisung nicht. [X.][X.] Soweit sich das Berufungsgericht mit der Frage einer mittelbaren Pa-tentverletzung befasst hat, hat es in dem Anbieten und Liefern der [X.] Gegenstände eine solche nicht gesehen, weil nach seinen Ausführungen zur unmittelbaren Patentverletzung von den Merkmalen d und f der in den [X.] zugrunde gelegten Merkmalsgliederung (nachfolgend unter [X.][X.] 2. b) weder wortsinngemäß noch äquivalent Gebrauch gemacht werde und es für die Feststellung einer mittelbaren Patentverletzung notwendig sei, dass die [X.] - 10 - griffenen Gegenstände - unterstellt, die übrigen Merkmale seien verwirklicht - für sich gesehen Mittel darstellten, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezögen. Hierfür fehlten jegliche Anhaltspunkte. 9 Das greift die Revision mit Erfolg an. 1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung voraussetzt, dass der Anbieter oder Lieferant ein Mittel anbietet oder liefert, das sich auf ein wesentli-ches Element der Erfindung bezieht. Nach der Rechtsprechung des [X.] [X.] sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es [X.] ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten [X.] funktional zusammen-zuwirken ([X.] 159, 76, 86 - Flügelradzähler; [X.].[X.]. v. 07.06.2005 - [X.], [X.], 848 - [X.]). Von [X.] beeinflusst ist jedoch die Anwendung dieses Grundsatzes durch das [X.] auf den vorliegenden Sachverhalt. 10 2. a) Gegenstand des Patentanspruchs 1 des [X.]s ist ein extra-coronales, mit Friktion arbeitendes Geschiebe, mittels dessen eine [X.] an einem [X.], der im [X.] des Patienten vorhanden ist, befestigt wird. Nach der Beschreibung des [X.]s waren derartige Geschiebe an sich bekannt, wiesen aber verschiedene Nachteile auf. Bei mit Friktion arbei-tenden extracoronalen [X.], wie sie in der [X.]schrift "d. ", – , beschrieben sind, musste ein aufwendig zu [X.] Um- lauf angefertigt und angepasst werden ([X.] Beschreibung Spalte 1, Zeilen 6-15). Bei aus der Veröffentlichung der [X.] 0 203 298 bekannten [X.] war ein Auge vorgesehen, um die [X.] aufzunehmen, die mittels eines in das Auge einzuschraubenden Augenteils 11 - 11 - zu befestigen war ([X.] Beschreibung Spalte 1, Zeilen 16-36). Bei aus der Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 0 298 909 bekannten [X.] weist die Matrize einen Kunststoffeinsatz auf, der nur einen Teil der [X.] umschließt, und wird die Friktion mittels einer Schraube eingestellt ([X.] Beschreibung Spalte 1, Zeilen 37-48). Geschiebe nach der US-Patent-schrift 4 362 509 weisen zwar ein in die Matrize eingebettetes [X.] auf, sind aber intracoronale Geschiebe ([X.] Beschreibung Spalte 1, Zei-len 49-52). Bei [X.], die nach der [X.] Offenlegungs-schrift 35 40 049 hergestellt werden, wird zwar ein Platzhalter zwischen [X.] und Matrize vorgesehen, der der Erzeugung eines überdimensionierten Frei-raums zwischen den genannten beiden Teilen dient; dieser wird aber nach der Anpassung des [X.] mit Kunststoff ausgegossen, was nach den Anga-ben der Beschreibung des [X.]s umständlich ist und dazu führt, dass sich normalisierte Einsatz-Kunststoffteile im voraus nicht erstellen lassen ([X.] Beschreibung Spalte 1, Zeile 53 - Spalte 2, Zeile 3). b) Demgegenüber wird nach den Angaben der Beschreibung des Klage-patents mit dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 ein extracoronales Ge-schiebe bereitgestellt, das einfacher herzustellen ist und nicht nur die individuel-le Anfertigung eines Umlaufs erspart, sondern auch die nachträgliche Einpas-sung des [X.] an die [X.] sowie die Verwendung einer Schraube erübrigt ([X.] Beschreibung Spalte 2, Zeilen 12-19). 12 Dies wird dem Patentanspruch 1 des [X.]s zufolge erreicht, in-dem das extracoronale Geschiebe nach der in den Vorinstanzen zugrunde ge-legten Gliederung wie folgt ausgebildet wird: 13 a) an einem [X.] ist eine [X.] anbringbar; - 12 - b) an einer auf die [X.] schiebbaren Matrize ist ein Prothesenteil [X.]; c) die [X.] besteht aus einem im Wesentlichen blockförmigen Befesti-gungsteil und einem Retentionsteil, und die Matrize besitzt die Form eines gegen die [X.] seitlich offenen Gehäuses; d) in die Matrize ist - ein seitlich offenes, hülsenförmiges [X.] - aus mundbeständigem Kunststoff eingesetzt, - welches eine Friktionsverbindung mit dem Retentionsteil der [X.] bildet - und mit einem bei der Herstellung des [X.] verwendeten Dublierhilfsteil identisch ist; e) die Matrize weist zur form- und kraftschlüssigen Verbindung mit der [X.] axiale Verbindungsleisten auf, die in entsprechende [X.] am blockförmigen [X.] der [X.] passen und in diese eintreten; f) weiterhin sind zueinander passende Anlageflächen am Befestigungs-teil der [X.] und entsprechende Flächen an der Matrize vorgese-hen; g) die axialen Verbindungsleisten und die [X.] haben ei-nen im Wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt, dessen [X.] kleiner als der halbe [X.] ist. Patentanspruch 2 ist auf ein Geschiebe nach Patentanspruch 1 gerichtet, bei dem ein Satz von [X.]en vorliegt, deren Außendurchmesser im [X.] gleich, deren [X.]nnendurchmesser aber jeweils kleiner sind, wodurch die [X.] zwischen [X.] und Matrize durch Einsetzen des ge-wünschten [X.]s wählbar sind. Nach [X.] 3 stimmen der Au-ßendurchmesser des [X.]s von [X.] nach Patentanspruch 1 14 - 13 - oder 2 mit dem [X.]nnendurchmesser der Matrize und der [X.]nnendurchmesser des [X.]s mit dem Außendurchmesser des Retentionsteils der [X.] min-destens annähernd überein. 15 Geschiebe nach Patentanspruch 1 des [X.]s können vom Zahn-techniker für jeden Patienten, in dessen [X.] ein oder mehrere Zähne zu ersetzen sind, individuell hergestellt werden, indem zunächst eine Krone mit angeformter [X.] zur Überkronung eines im [X.] vorhandenen Zah-nes gegossen wird. Zur Herstellung der Prothese wird auf die [X.] der Krone ein Dublierhilfsteil als Platzhalter gesetzt, um in der Prothese eine Matrize aus-zuformen, deren Form der um das Dublierhilfsteil vergrößerten [X.] ent-spricht. Dadurch entsteht zwischen der [X.] der fertigen Krone und der [X.] der fertigen Prothese ein Freiraum, der auf der Seite der [X.] deren Form und auf der Seite der Matrize der Form des auf die [X.] bei der [X.] aufgesetzten Dublierhilfsteils entspricht. Die Teile des fertigen [X.] werden dem Patienten eingesetzt, indem die Krone mit der [X.] auf dem Zahn des [X.]es befestigt wird. Sodann wird ein [X.] in die Matrize der Prothese eingesetzt und die Matrize über die [X.] geschoben, wobei das in die Matrize eingesetzte [X.] mittels der beim Aufschieben der Matrize auf die [X.] auftretenden [X.] "aktiviert" oder "ge-spannt" wird, so dass die Prothese fest mit dem überkronten Zahn des [X.] verbunden ist. Als Vorteile patentgemäßer Geschiebe hebt die Beschrei-bung des [X.]s hervor, dass durch die Wahl der Größe verschiedener Hilfsteile die gewünschten [X.] beim Einschieben und Abziehen der Prothese bequem und ohne Zuhilfenahme mechanischer Teile oder Vorrichtun-gen eingestellt werden können ([X.] Beschreibung Spalte 3, Zei-len 36-43); sollten die [X.] nachlassen, kann das [X.] in der Matrize schnell durch ein Teil mit etwas kleinerem, d.h. engeren Durchmesser, ersetzt werden ([X.] Beschreibung Spalte 5, Zeilen 26-31). - 14 - 16 c) Wie sich aus den Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage einer unmittelbaren Verletzung des [X.]s ergibt, bietet die Beklagte Matrizen genannte Teile aus Kunststoff an, die nach dem vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Prospekt der [X.] unterschiedliche Friktion aufweisen. Be-reits aus dem Hinweis auf die Friktion der Matrizen ergibt sich, dass es sich bei diesen Matrizen genannten Kunststoffteilen technisch gesehen um [X.]e im Sinne von Merkmal d des Patentanspruchs 1 des [X.]s handelt, die bei dem späteren Gebrauch im Munde des Patienten Verwendung finden [X.], um das fertige Geschiebe durch Friktion zu spannen (zu aktivieren), indem diese Kunststoffteile in die in einer Prothese ausgeformte Matrize eingesetzt werden, um in dem Raum zwischen Matrize und [X.] des [X.] Frikti-onskräfte freizusetzen, wenn die Prothese mittels einer in ihr ausgeformten und das [X.] enthaltenden Matrize auf die an der Zahnkrone ausgeformte [X.] geschoben wird. Die von der [X.] Matrize genannten [X.] haben daher technisch die Funktion der bei den [X.] nach [X.] als [X.] beschriebenen Kunststoffteile. Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. d) Das Berufungsgericht hat die angegriffenen Kunststoffteile nur deshalb nicht als Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, in Betracht gezogen, weil es angenommen hat, das beanspruchte [X.] müsse mit dem in Patentanspruch 1 genannten Dublierhilfsteil nicht nur der Form nach übereinstimmen, sondern darüber hinaus ein und dasselbe Teil (sachidentisch) sein. Mit dieser Begründung kann die objektive Eignung der angegriffenen "Matrizen", für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (§ 10 Abs. 1 [X.]), nicht verneint werden. 17 - 15 - Aus der Angabe in Merkmal d, dass das patentgemäße [X.] mit einem bei der Herstellung des [X.] verwendeten [X.] "identisch" ist, folgt zunächst, dass es ausreicht, wenn das fragliche Kunststoffteil so be-schaffen ist, dass es einerseits bei der Herstellung des [X.] dazu ver-wendet werden kann, einen durch seine Form und Größe definierten Freiraum zwischen [X.] und Matrize des [X.] auszuformen, und andererseits dazu verwendet werden kann, nach seinem Einschieben in die Matrize den so geschaffenen Freiraum beim Zusammenfügen der Teile des [X.] im Mund des Patienten das Geschiebe unter Freisetzung von [X.]n so auszufüllen, dass das Geschiebe aktiviert wird. Entscheidend für den durch Pa-tentanspruch 1 des [X.]s geschützten Gegenstand ist mithin, dass mit-tels des [X.] ein Freiraum zwischen [X.] und Matrize ausgeformt ist, der so beschaffen ist, dass das Geschiebe bei seinem Zusammenfügen im Mund des Patienten mit Hilfe des [X.] aktiviert wird, ohne dass weite-re Maßnahmen zur Einpassung des [X.] oder die Verwendung einer Schraube zu seiner Aktivierung erforderlich sind. Dies wird nach den Angaben der Beschreibung des [X.]s grundsätzlich sichergestellt, wenn es sich bei dem Kunststoffteil, das bei der Herstellung des [X.] verwendet wird, und dem Kunststoffteil, das beim Einsetzen des [X.] in das [X.] des Patienten verwendet wird, körperlich um ein und dasselbe Kunststoffteil handelt, also Sachidentität zwischen Dublierhilfsteil und [X.] besteht ([X.] Beschreibung Spalte 3, Zeilen 34-36; Spalte 4, Zeilen 41-47). [X.]n diesem Fall füllt das Kunststoffteil den gesamten Freiraum zwischen [X.] und Matrize des fertigen [X.] aus und entfaltet auf der Gesamtfläche des [X.] die für die Aktivierung des [X.] erforderlichen Friktions-kräfte. Dem Berufungsgericht ist daher insoweit beizutreten, als von [X.] des [X.]s jedenfalls solche Ausführungsformen von Kunst-stoffteilen erfasst werden, bei denen zwischen dem bei der Herstellung des [X.] zur Ausformung des erforderlichen [X.] zwischen [X.] und 18 - 16 - Matrize benutzten Kunststoffteil und dem im fertigen Geschiebe zur Erzeugung der erforderlichen Friktion in die Matrize einzuschiebenden Kunststoffteil Sach-identität besteht. Davon geht auch die Revision aus. 19 Für die Frage einer mittelbaren Patentverletzung folgt daraus, dass die von der [X.] als Matrizen bezeichneten Kunststoffteile dann als zur Be-nutzung der Erfindung objektiv geeignete Mittel in Betracht kommen, wenn die [X.] oder Belieferten mit diesen Kunststoffteilen bei der [X.] eines [X.] einen durch das Kunststoffteil definierten Freiraum zwi-schen [X.] und Matrize ausformen können, der so beschaffen ist, dass das Geschiebe beim Zusammenfügen seiner Teile im Mund des Patienten unter Verwendung des [X.] aktiviert wird, ohne dass dafür weitere [X.] zur Anpassung der Teile oder die Verwendung einer Schraube erfor-derlich sind. Die angegriffenen Kunststoffteile weisen daher die für eine mittel-bare Patentverletzung erforderliche objektive Eignung, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, jedenfalls dann auf, wenn sie mehrfach ver-wendbar sind, nämlich nicht nur als [X.]e zur Aktivierung des fertigen [X.] bei dessen Einsetzen im Mund des Patienten, sondern auch als Platzhalter bei der Herstellung der in der Prothese auszuformenden Matrize. Hinsichtlich der Formgebung bestehen insoweit nach den Feststellungen des Berufungsgerichts und dem darüber hinaus von ihm unterstellten Sachverhalt keine Zweifel; die von der [X.] gelieferten Sätze von [X.]en schließen jedenfalls ein Teil ein, das die gleiche Form wie ein bei der [X.] zu benutzendes Dublierhilfsteil aufweist. Mit der vom Berufungsgericht ge-gebenen Begründung kann daher die objektive Eignung der angegriffenen Kunststoffteile, neben der Verwendung als [X.]e zugleich auch als Platzhalter bei der Ausformung der Matrize zu dienen und umgekehrt, nicht verneint werden. Feststellungen, dass den von der [X.] angebotenen Matrizen im Hinblick auf ihre Materialeigenschaften diese Eignung zur [X.] - fachverwendung entgegen den Behauptungen der Klägerin fehlen würde, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. 20 e) Eine mittelbare Patentverletzung kann auch mit der Erwägung des Be-rufungsgerichts nicht vereint werden, die von der [X.] angebotenen Kunststoffteile seien mit Kunststoffteilen, die als Dublierhilfsteile Verwendung fänden, nicht sachidentisch, sondern nur formgleich und würden deshalb vom Schutzbereich des Patentanspruchs 1 nicht erfasst. Wie die Revision zu Recht geltend macht, beruht diese Erwägung auf einer fehlerhaften Beurteilung von Patentanspruch 1 des [X.]s. Dabei bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob die [X.] Lehre, wie das Berufungsgericht angenommen hat, ihrem Wortsinn nach auf Geschiebe beschränkt ist, bei denen ein und dasselbe Teil sowohl als [X.] als auch als [X.] Verwendung findet. Dagegen spricht, dass die Merkmale eines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion haben, die geschützte Sache als solche zu beschreiben, und der auf diese Weise räumlich-körperlich definierte Gegenstand unabhängig davon ge-schützt ist, auf welche Weise er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet wird ([X.].[X.]. v. 07.11.1978 - [X.], [X.] 1979, 149, 151 - Schießbolzen). Das legt es nahe, die in Merkmal d enthaltene Anweisung an den Fachmann dahin zu verstehen, das [X.] des erfindungsgemäßen extracoronalen [X.] so auszubilden, dass es nach Form und Material geeignet ist, bei der Herstellung des [X.] als Dublierhilfsteil verwendet zu werden, wie dies Patentanspruch 5 für das erfindungsgemäße Verfahren vorschreibt. Hingegen käme es nach dem so verstandenen Wortsinn des [X.] nicht darauf an, ob von der Eignung des [X.]s, auch als Dublierhilfsmittel verwendet zu werden, oder des Dublierhilfsteils, auch als [X.] - 18 - tionsteil eingesetzt zu werden, tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Jedoch kann das im Ergebnis offen bleiben. 22 Denn aus den Angaben der Beschreibung Spalte 3, Zeilen 4-15, [X.], Zeilen 28-31, und Spalte 3, Zeilen 34-36, in Verbindung mit den [X.] und 3 des [X.]s ergibt sich jedenfalls, dass auch bei der engen Auslegung des Patentanspruchs 1, wie sie das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz nicht nur solche Ausführungsformen der Erfindung in den Schutzbereich des [X.]s fallen, bei denen ein und dasselbe Kunststoffteil einerseits als Mittel zur Ausformung der Matrize verwendet wird und andererseits als Mittel zur Aktivierung des [X.], bei denen also Sachidentität von Dublierhilfs- und [X.] vorliegt, sondern auch solche Ausführungsformen, bei denen ein Hilfsteil als Platzhalter bei der Ausformung der Matrize und ein anderes mit der [X.] auf Passung gearbeitetes und mit dem bei der Ausformung der Matrize verwendeten Kunststoffteil formgleiches Kunststoffteil mit abwei-chendem [X.]nnendurchmesser als [X.] zur Anwendung kommt, sofern dieses für beide Zwecke verwendet werden kann. Der Schutzbereich eines Patents erstreckt sich auch auf abweichende Ausführungsformen, die die erfindungsgemäße Wirkung erzielen und vom Fachmann als gleichwirkend aufgefunden werden können, sofern die hierzu erforderlichen Überlegungen derart am Patentanspruch orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungsform als der wortsinngemäßen gleichwertig in Betracht zieht ([X.] 150, 149, 154 - Schneidmesser [X.]). Die [X.] des [X.]s weist den Fachmann darauf hin, dass das [X.] zusammen mit der für die Herstellung der [X.] erforderlichen Plas-tikpatrize hergestellt, mit der [X.] auf Passung gearbeitet und in meh-reren [X.] zur Verfügung gestellt wird, die sich nur in ihrer Wandstärke 23 - 19 - ([X.]nnenabmessung) unterscheiden, wobei als Dublierhilfsteil für die weiteren [X.] vorzugsweise das Dublierhilfsteil mit dem größten [X.]nnendurchmesser verwendet wird. [X.]n [X.] Beschreibung Spalte 3, Zeilen 36-43, wird dem Fachmann weiter erläutert, dass durch geeignete Wahl der Größe der verschie-denen Hilfsteile einerseits die Toleranzen beim Zusammenwirken von [X.] und Matrize gut ausgeglichen werden können und es andererseits ermöglicht wird, die gewünschten Kräfte beim Einschieben und Abziehen der Prothese bequem und ohne Zuhilfenahme mechanischer Teile oder Vorrichtungen einzu-stellen. Schließlich wird der Fachmann darauf hingewiesen, dass dann, wenn die [X.] nachlassen, das [X.] in der Matrize schnell durch ein Teil mit etwas kleinerem, d.h. engerem [X.]nnendurchmesser ersetzt werden kann ([X.] Beschreibung Spalte 5, Zeilen 28-31). Durch diese Angaben er-fährt der Fachmann, dass er bei Wahl eines Hilfsteils (Dublierhilfsteils, das mit dem [X.] identisch ist) mit großem [X.]nnendurchmesser bei Ausformung der Matrize einen Freiraum zwischen [X.] und Matrize erhält, der eine Akti-vierung des [X.] mittels ein- und desselben Hilfsteils, das nun als Frikti-onsteil verwendet wird, erlaubt ([X.] Beschreibung Spalte 3, Zeilen 34-36), dass er aber beim Auftreten von Fertigungstoleranzen oder von [X.] beim Gebrauch der Prothese durch Verwendung eines Hilfsteils gleicher Form, aber mit engerem [X.]nnendurchmesser eine stärkere Spreizung des Kunst-stoffteils und damit größere [X.] erzeugen kann, um die für eine feste Verbindung der Prothese am überkronten Zahn notwendigen Kräfte freizuset-zen. Einem Kunststoffteil, das nach Form und Material sowohl als Dublierhilfs-teil als auch als [X.] eingesetzt werden kann, kommt notwendigerweise die Eignung zu, im Sinne des mit dem Berufungsgericht enger verstandenen Wortsinns des Patentanspruchs 1 in dieser Doppelfunktion verwendet zu wer-den. Auf die objektive Gleichwirkung mit dem Dublierhilfsteil lediglich formglei-cher, nicht aber auch sachidentischer [X.]e zur Erzielung der [X.]n Vorteile wird der Fachmann durch das [X.] ebenso hingewiesen - 20 - wie darauf, dass er formgleiche Hilfsteile als im Sinne der Lehre des Klagepa-tents gleichwirkende Mittel in Betracht zu ziehen hat. 24 3. Das Berufungsurteil erweist sich auch mit der vom Berufungsgericht weiter gegebenen Begründung nicht als richtig. a) Wie sich aus den Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage einer unmittelbaren Patentverletzung ergibt, hat es die Klage auch deshalb für unbe-gründet gehalten, weil bei den angegriffenen Gegenständen nicht von [X.] f des Patentanspruchs 1 des [X.]s Gebrauch gemacht werde. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, das [X.] schreibe eindeutig zwei voneinander abgrenzbare Flächen am [X.] (16) der [X.] und entsprechende Flächen an der Matrize vor, von denen ein Paar distal und ein Paar bucal weise. Dieses Merkmal sei bei den angegriffenen [X.]n nicht wortsinngemäß verwirklicht. Es werde auch nicht in äquivalenter [X.] benutzt. Zwar könnten die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen da-hin gewertet werden, dass die verschiedenen Richtungen der gekrümmten [X.] auch die Funktion haben könnten, Kräfte aus den verschiedenen Richtun-gen aufzunehmen, für die Annahme einer Äquivalenz sei dies jedoch nicht aus-reichend, denn die genannte Wirkungsweise stelle ein allgemeines Wirkungs-prinzip dar, das aus der Patentschrift als solcher - für sich gesehen - nicht zu entnehmen sei. 25 Auch diese Ausführungen greift die Revision mit Erfolg an. 26 b) Merkmal f in der Merkmalsgliederung des Gegenstands nach Patent-anspruch 1 des [X.]s, wie sie die Vorinstanzen ihren Entscheidungen zugrunde gelegt haben, betrifft die nähere Ausgestaltung derjenigen Außenflä-chen der [X.], die mit den Gegenflächen der in der Prothese ausgeformten 27 - 21 - Matrize zur Übertragung von Kräften von der Prothese auf den Zahn des Rest-gebisses zusammenwirken. Danach sind am [X.] der [X.] Anla-geflächen vorzusehen, die zu entsprechenden Flächen der Matrize passen. Die Beschreibung des [X.]s erläutert dies dahin, dass die in der Matrize ausgebildeten Anlageflächen beim Eingliedern des [X.] an die [X.] Stabilisierungsflächen der [X.] zur Anlage kommen ([X.] Beschreibung Spalte 4, Zeile 57 - Spalte 5, Zeile 1). Diese Ausgestaltung bietet nach den weiteren Angaben der Beschreibung den Vorteil, dass eine innige Verbindung an mehreren Flächen erreicht wird, so dass die [X.] auf das Geschiebe zuverlässig aufgenommen werden ([X.] Beschreibung Spalte 5, Zeilen 14-20). Das Berufungsgericht ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei den in Figur 1 des Streitpatents, insbesondere in den Figuren 5-7, dargestellten Anlageflächen um ebene Flächen handelt, wie sie auch in der [X.] Spalte 4, Zeile 54 beschrieben sind, dass es sich hierbei aber um ein Ausführungsbeispiel handelt, aus dem nicht hergeleitet werden kann, dass der Gegenstand nach Patentanspruch 1 auf die Ausbildung der zusammenwir-kenden Flächen als ebene Flächen beschränkt wäre, sondern auch gekrümmte Anlageflächen erfasst. Weder auf Patentanspruch 1 noch auf die Beschreibung des [X.]s lässt sich jedoch die weitere Annahme des Berufungsgerichts stützen, die Lehre des [X.]s sei auf die Ausbildung von eindeutig unter-scheidbaren, voneinander abgrenzbaren Anlageflächen auf der Seite des [X.] und auf der Seite der Matrize beschränkt. Nach Patentanspruch 1 des [X.]s sind auf der [X.] und in der Matrize zueinander [X.] vorzusehen; die Lehre des Patents schreibt weder eine be-stimmte Form noch eine bestimmte Anzahl oder eine eindeutige Abgrenzbarkeit dieser Flächen vor. Sie sind vielmehr so ausbilden, dass sie zu einer Anlage der Matrize an der [X.] führen, die im weiteren Zusammenwirken mit der im 28 - 22 - [X.] ausgebildeten Stabilisierungsnut und den in sie eingreifenden Verbindungsleisten der Matrize [X.] auf das Geschiebe zuverlässig aufnehmen. Das verlangt nur miteinander korrespondierende Flächen; darüber hinaus ist deren Form und Zahl im Einzelnen durch den mit diesem Zusam-menwirken verfolgten Zweck nicht festgelegt. Feststellungen, dass mit den von der [X.] zur Herstellung der [X.] und der Matrize angebotenen und vertriebenen [X.]n [X.]n und Matrizen hergestellt werden, die [X.] den Behauptungen der Klägerin keine derartigen zueinander passende Anlageflächen aufweisen, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es ist viel-mehr davon ausgegangen, dass die angegriffenen Gegenstände gekrümmte Anlageflächen aufweisen, die in verschiedene Richtungen weisen und die [X.] haben, Kräfte aus verschiedenen Richtungen aufzunehmen. Auf dieser Grundlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffenen [X.] objektiv ungeeignet seien, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. 4. Anhaltspunkte, die die Annahme rechtfertigen könnten, die umstritte-nen Mittel seien - abweichend von der nach dem im Revisionsverfahren zugrunde zu legenden Sachverhalt bei den Anwendern vorauszusetzenden Kenntnis von der Eignung der [X.]e, entsprechend der Lehre des [X.] verwendet zu werden - nicht zur Benutzung der Erfindung bestimmt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, solche sind auch nicht geltend gemacht. Die Abweisung des auf die Untersagung des Anbietens und [X.] der um-strittenen Mittel gerichteten Unterlassungsbegehrens sowie der darauf bezoge-nen [X.] einschließlich der begehrten Feststellung der Schadensersatzpflicht der [X.] kann daher keinen [X.] haben. 29 - 23 - [X.][X.][X.] Dagegen ist die Klage aus Rechtsgründen zu Recht abgewiesen, so-weit die Klägerin die Feststellung begehrt, dass die Beklagte für die [X.] ab Of-fenlegung der Anmeldung des [X.]s angemessene Entschädigung und Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum stehenden angegriffenen [X.] schulde. [X.]nsoweit ist die Revision zurückzuweisen. 30 1. Mit der Klage werden Ansprüche wegen mittelbarer Patentverletzung geltend gemacht. Nach der Rechtsprechung des [X.] ist der mittelbare Be-nutzer eines Patents für Benutzungshandlungen während des [X.] nicht zur Zahlung einer Entschädigung nach § 33 [X.], Art. [X.][X.] § 1 [X.]ntPatÜG verpflichtet ([X.] 159, 221, 229 f. - Drehzahlermittlung). Gleiches gilt für den auf die Durchsetzung dieses Anspruchs gerichteten [X.] und Auskunftsanspruch. 31 2. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung (§ 10 Abs. 1 [X.]) verbietet dem mittelbaren Benutzer des Patents das Anbieten und die Lieferung mittelbar patentverletzender Gegenstände im Geltungsbereich des [X.], wenn diese zur Benutzung der Erfindung objektiv geeignet und be-stimmt sind, nicht dagegen den Besitz und das Anbieten und Liefern mittelbar patentverletzender Gegenstände in Bereiche außerhalb des Geltungsbereichs des Patentgesetzes und zu anderen Zwecken als zur Benutzung der Erfindung. Deshalb kann der Patentinhaber nach § 140 a [X.] nicht verlangen, dass im Eigentum oder Besitz des mittelbaren Verletzers stehende Gegenstände ver-nichtet werden (vgl. Busse/[X.], [X.], 6. Aufl., § 140 a [X.] Rdn. 14; [X.], [X.] u. [X.], 2. Aufl., § 140 b Rdn. 4; [X.], [X.], 7. Aufl., § 140 a Rdn. 10). Die Klage ist daher hinsichtlich des geltend gemach-ten Vernichtungsanspruchs zu Recht abgewiesen. 32 - 24 - [X.]V. [X.]m Umfang der Aufhebung des angefochtenen [X.]eils ist dem [X.]at eine abschließende Sachentscheidung nicht möglich, da das Berufungsgericht weder festgestellt hat, ob die angegriffenen Kunststoffteile eine Formgebung aufweisen, die objektiv ein Zusammenwirken der Kunststoffteile mit der [X.] und der Matrize des [X.] im Sinne der Lehre nach den [X.] bis 3 des [X.]s ermöglichen, noch Feststellungen darüber ge-troffen hat, ob die angegriffenen Gegenstände eine Formgebung und Material-eigenschaften aufweisen, die ihre Mehrfachverwendung bei der Herstellung und Aktivierung des [X.] erlauben oder ausschließen. Die Sache ist daher im Umfang der Aufhebung des Berufungsurteils an das Berufungsgericht zu-rückzuverweisen, damit die erforderlichen Feststellungen, gegebenenfalls auf der Grundlage ergänzenden Sachvortrags der Parteien auch zu der Frage, ob die angegriffenen Mittel zur Benutzung der Erfindung bestimmt sind, getroffen werden können. Den Parteien wird Gelegenheit zu geben sein, sachgerechte Anträge zu stellen. Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass sich das Verbot mittelbarer Patentverletzungen auf das Anbieten und Liefern mittelbar patent-verletzender Gegenstände im [X.]nland beschränkt. Sofern es auf der Grundlage neuer Verhandlung und Entscheidung der Sache auf das von der [X.] 33 - 25 - geltend gemachtes Vorbenutzungsrecht ankommen sollte, wird zu beachten sein, dass dem Vorbenutzer Weiterentwicklungen der Gegenstands der [X.] jedenfalls dann verwehrt sind, wenn sie in den Gegenstand der ge-schützten Erfindung eingreifen ([X.].[X.]. [X.] [X.], [X.] 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung; vgl. auch Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., [X.]; Busse/[X.], [X.], 6. Aufl., § 12 Rdn. 43 m.w.N.).
Melullis [X.] Mühlens

Meier-Beck [X.] Vorinstanzen: LG München [X.], Entscheidung vom 14.03.2001 - 21 O 967/00 - [X.], Entscheidung vom 13.05.2004 - 6 U 3071/01 -