Bundespatentgericht, Beschluss vom 17.11.2017, Az. 25 W (pat) 112/14

Der am 15. Juli 2001 International registrierten dreidimensionalen Marke

ist nach einer vorläufigen teilweisen Schutzverweigerung für die Waren „coffee, [X.]; coffee substitutes and artificial coffee extracts“ mit Schreiben vom 23. Januar 2003, eingegangen bei der [X.] am 30. Januar 2003, der Schutz dann doch für alle beanspruchten Waren einschließlich der vorgenannten Waren in der [X.] gewährt worden. Die unter der Nummer [X.] 763 699 geführte [X.]-Marke genießt somit in [X.] Schutz für die folgenden Waren der Klasse 30:

[X.]offee, coffee extracts and coffee-based preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate goods, [X.], sweet goods; sugar; natural sweeteners; [X.], [X.], [X.], pastry articles; biscuits, cakes, desserts, pu[X.]ings; [X.], [X.], binders and binding agents for making [X.] ([X.]); honey and honey substitutes; cereals for breakfast, [X.], [X.], [X.], flour or cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; [X.]; [X.] (other than essential oils), [X.], mayonnaise.

Mit dem am 7. Oktober 2011 vorab per Telefax beim [X.] ([X.]) eingereichten Antrag hat die Antragstellerin gestützt auf §§ 115 Abs. 1, 50 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 3 [X.] die teilweise Schutzentziehung in Bezug auf die Waren

coffee, [X.]; coffee substitutes and artificial coffee extracts

beantragt und in Bezug auf diese eine [X.] unter Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] geltend gemacht. Dem ihr am 11. November 2011 zugestellten Teilschutzentziehungsantrag hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 9. Januar 2012, eingegangen vorab per Telefax am selben Tag beim [X.], widersprochen.

Mit Beschluss vom 10. Juli 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.] der [X.]-Marke den Schutz im beantragten Umfang teilweise entzogen, das Vorliegen des Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.], wonach es sich bei der dreidimensionalen Gestaltung um eine Form handelt, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, bejaht und dem Teilschutzentziehungsantrag entsprechend vollumfänglich stattgegeben.

Zur Begründung ist insbesondere ausgeführt, der Antrag auf teilweise Schutzentziehung der Marke [X.] 763 699 sei zulässig. Einem Schutzentziehungsverfahren stünden weder Vertrauensschutzgesichtspunkte nach Art. 5 Abs. 5 PMMA noch eine Verfassungswidrigkeit von § 50 [X.] entgegen.

[X.] sei auch begründet, da der [X.] der verfahrensgegenständlichen [X.]-Marke im Eintragungszeitpunkt insoweit das Schutzhindernis gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegengestanden habe bzw. aktuell noch entgegenstehe, weil es sich um ein Zeichen handele, das ausschließlich aus einer Form bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Es handele sich im beantragten Umfang um ein Verpackungsbehältnis, das eine nur technisch bedingte Gestaltung aufweise.

Zu den von Art. 5 Abs. 6 PMMA, Art. 6

Der Umstand, dass alternative Gestaltungsformen zur Verfügung stünden, führe aus dem Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nach ständiger Rechtsprechung nicht heraus. Die von der Markeninhaberin als „Reverse Engineering“ bezeichnete Betrachtung, wonach bei der Nutzung der Kapsel auf eine Verwendung in einer Kaffeemaschine abgestellt werde, sei nicht zu beanstanden. Denn nach der Entscheidung des [X.] im Verfahren [X.] - 337/12 P – [X.] Metal Industry/[X.] seien bei der Prüfung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] auch Umstände außerhalb der Marke selbst, so etwa die tatsächliche Verwendung des Zeichens mit einzubeziehen, selbst wenn diese erst nach dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt eingetreten seien. Ein Rückgriff auf Patentschriften sei möglich. Sie stellten nach ständiger Rechtsprechung ein „praktisch nicht widerlegbares Indiz“ dafür dar, dass die darin offengelegten oder beanspruchten Merkmale technisch bedingt seien, ohne dass vorbestehende Patente als solche ein Eintragungshindernis begründen würden.

Soweit die Markeninhaberin einwende, dass nach dem Eintragungszeitpunkt von der [X.] Rechtsprechung entwickelte Grundsätze in Bezug auf die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu Unrecht rückbezogen würden auf die zeitlich zuvor erfolgte Registrierung der angegriffenen Marke, sei darin weder ein Verstoß gegen Art. 14 GG zu sehen, noch stünden dem Grundsätze des Vertrauensschutzes entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie ist der Auffassung, der Antrag auf Schutzentziehung sei bereits unzulässig. Zum einen könne ein ausländischer Markeninhaber auf den Bestand seiner Internationalen Registrierung vertrauen, wenn eine nationale Behörde von dem Recht der vorläufigen oder endgültigen Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1 und 2 PMMA keinen Gebrauch gemacht habe. Dies ergebe sich aus Art. 5 Abs. 5 PMMA. Zum anderen stelle § 50 [X.] darüber hinaus keine verfassungsmäßige Grundlage für die Rücknahme des in der Schutzgewährung einer [X.]-Marke liegenden begünstigenden Verwaltungsakts dar und verstoße daher gegen Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz. § 50 [X.] sei insoweit verfassungswidrig und daher nichtig.

Den zuletzt genannten rechtlichen Gesichtspunkt der behaupteten Verfassungswidrigkeit des § 50 [X.] verfolgt die Markeninhaberin nach ihrem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung am 22. Juni 2017 nicht mehr weiter.

Der Antrag auf teilweise Schutzentziehung sei aber aus anderen Gründen unbegründet.

Es sei bereits fraglich, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 3 Nr. 2 [X.] überhaupt auf Gestaltungen anwendbar sei, bei denen es sich wie bei der angegriffenen Marke gerade nicht um die Ware selbst, sondern um die Verpackungsform der Ware handele. Selbst wenn das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] Anwendung fände, sei die Funktionalität der wesentlichen Merkmale einer dreidimensionalen Gestaltung jedenfalls nicht auf der Grundlage der konkreten Verwendung der Kapsel in einer Espresso-Kaffeemaschine zu prüfen. Dabei handele es sich um einen außerhalb der Darstellung der Marke liegenden Umstand, der bei der Prüfung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] außer Betracht zu bleiben habe. Mit dieser Rechtsauffassung sieht sich die Markeninhaberin auch im Einklang mit der [X.] Rechtsprechung. Bei der Entscheidung des [X.] in Sachen [X.] - 337/12 P – [X.] - 340/12 P ([X.] Metal Industry/[X.]) sei beispielsweise schon der Gegenstand der beantragten Markenanmeldung unklar gewesen, weil nicht eindeutig bestimmt gewesen sei, ob die als schwarze Punkte wiedergegebenen Elemente „Punkte“ oder „Vertiefungen bzw. Erhebungen“ seien. [X.] könne sich erst nachdem die Frage der Bestimmtheit des Gegenstands der Anmeldung beantwortet sei, die Frage nach den wesentlichen Merkmalen der [X.] nach § 3 Abs. 2 [X.] stellen. Die Entscheidung erlaube daher keine Rückschlüsse darauf, ob für die Frage der technischen Funktionalität auf die außerhalb der Markenanmeldung liegende Verwendung der Kapsel in einer Kaffeemaschine zurückgegriffen werden könne. Anders als bei der oben genannten Entscheidung ergebe sich nicht aus der Markendarstellung selbst, wie die abgebildete Kapsel in welcher Art Kaffeemaschine verwendet werde, wie die Kaffeemaschine funktioniere und wie die Kapsel mit der Kaffeemaschine zusammenwirke. Das Schutzhindernis gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sei nur dann einschlägig, wenn sich eine ausschließliche technische Funktion allein anhand der graphischen Darstellung ergebe.

Der Rückgriff auf die Patentschriften [X.] 27 52 733 und EP 0 554 469 sei ebenso wenig zulässig. Denn soweit nach der Rechtsprechung des [X.] vorbestehende Patente zur Beurteilung einer technischen Funktionalität herangezogen würden, gelte dies nur für solche Patentschriften, die sich auf das Produkt bezögen und nicht auf das Zusammenwirken des Produkts mit Gegenständen, die außerhalb des Produkts selbst lägen. Selbst wenn die Patentschriften als Vergleichsmaßstab für eine angebliche technische Funktionalität herangezogen würden, seien sie insoweit aber wertlos, als sich diese auf das Zusammenwirken der [X.] in den Kaffeemaschinen der ersten und zweiten Generation, die im Unterschied zu denen der dritten und vierten Generation einen zentralen [X.] aufgewiesen hätten, bezogen hätten, und die mit der Maschinentechnologie zum Zeitpunkt des 7. März 2002 nicht zu vergleichen seien. Wenn zudem die Patentschriften keine Aussage zur Funktionalität der nach markenrechtlichen Beurteilungsmaßstäben wesentlichen Merkmale der angefochtenen Marke enthielten   – wie insbesondere hinsichtlich des [X.] – sei der Rückgriff auf Patentschriften weder sinnvoll noch aussagekräftig. Auch sei verfehlt, dass die Markenabteilung bei der Beurteilung der [X.] auf diejenigen konkreten Dimensionen der vorliegenden dreidimensionalen Gestaltung abstelle, die in den Kapselkäfig der Kaffeemaschine passe. Die Proportionen der angegriffenen [X.]-Marke seien beliebig.

Zudem seien die wesentlichen Merkmale der dreidimensionalen Gestaltung – die Grundform des [X.]stumpfes, der [X.], der Flansch, die Umbördelung sowie die Wölbung der Abdeckung – zur Erreichung einer technischen Wirkung nicht erforderlich. Der so genannte Flansch sei kein aus der Darstellung der angegriffenen Marke hervorgehendes Merkmal. Es handele sich vielmehr um einen Ring, der ein verzierendes Element darstelle. Er sei weder technisch zur Befestigung einer [X.] notwendig noch um die Kapsel abzudichten. Der [X.], also die Kombination der unterschiedlich großen und unterschiedlich gewinkelten [X.]stümpfe mache die besondere ästhetische Gesamtwirkung der Form der Kapsel aus und diene dem gefälligeren visuellen und haptischen Sinneseindruck. Gerade der obere Teil der Kapsel mit dem stumpfwinkeligen [X.] entspreche nicht dem gängigen Formenschatz, er sei gerade das [X.]harakteristische der dreidimensionalen Kapselgestaltung der Markeninhaberin, was auch dadurch deutlich werde, dass sich diese Form bei den Alternativprodukten der Mitbewerber gerade eben nicht finde. Diese Form sei weder technisch für das Perforieren der Kapsel noch zum Schutz der Kapsel gegen [X.] notwendig. Der Tatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sei nicht schon dann einschlägig, wenn der Verkehr lediglich aus subjektiven (objektiv nicht begründeten) Präferenzen heraus eine bestimmte Gestaltung bevorzuge. Auch der leicht gewölbte [X.] sei nicht technisch bedingt. Die Auffassung der Markenabteilung, wonach dieser durch den Überdruck in der Kapsel verursacht und für die besonders gute und lange Konservierung des [X.] erforderlich sei, sei unzutreffend. Die Kapsel habe sich mittlerweile zu einem Designobjekt entwickelt, dessen charakteristische Form inzwischen eine berühmte Marke und ein unverkennbarer Hinweis auf das Unternehmen der Markeninhaberin sei. Insoweit seien der für die [X.]n der Markeninhaberin charakteristische [X.] und die Abflachung der Kapsel heute jedenfalls [X.] nicht mehr zur Stabilität erforderlich. Sofern der Senat von einer technischen Funktionalität als entscheidungserheblich ausgehe, sei die Erholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich, da den Senatsmitgliedern die eigene Sachkunde fehle. Auch sei die Vielzahl alternativer [X.]n der Mitbewerber, die mit den Maschinen der Markeninhaberin kompatibel seien, ein Indiz dafür, dass die Kapselform nicht ausschließlich technisch bedingt sein könne. Da die konkurrierenden Unternehmen also leicht Zugang zu alternativen Formen mit gleichwertiger Funktionalität hätten, bestünde keine Gefahr, dass durch die streitgegenständliche Gestaltung die Verfügbarkeit technischer Lösungen eingeschränkt werde. Somit sei eine Beeinträchtigung des Allgemeininteresses und des Freihaltebedürfnisses nicht zu befürchten.

Nach der Entscheidung des [X.] zu dem Verfahren [X.]-205/13 ([X.]/[X.]) könnten bei der Prüfung der Schutzfähigkeit einer Warenform nach § 3 Abs. 2 [X.] zwar unterschiedliche Schutzausschließungsgründe zur Anwendung kommen, eine Vermengung der Tatbestandsvoraussetzungen der unterschiedlichen Gründe untereinander sei aber ausgeschlossen. Ein Schutzhindernis des § 3 [X.] läge mithin nur dann vor, wenn allen wesentlichen Merkmalen der Marke ein und derselbe [X.] entgegenstehe. In der angefochtenen Entscheidung habe die Markenabteilung die Schutzausschließungsgründe des § 3 [X.] aber in unzulässiger Weise miteinander kombiniert. Bei der vorliegenden Fallkonstellation seien jedenfalls nicht alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen Marke ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich. Bereits das Vorhandensein eines nicht funktionalen Elementes genüge aber, um die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu verneinen. Ein wesentliches Merkmal der angegriffenen Marke sei die abgeflachte [X.]form der Kapsel. Bei dieser Form handele es sich weder um ein technisch funktionales Merkmal, noch um eine Grundform der gängigen [X.]n. Auch sei zu berücksichtigen, dass die mit den [X.] kompatiblen Kapselformen sich nicht auf die angegriffenen Waren beschränkten, denn damit könnte auch Tee oder Schokolade extrahiert werden. Insofern handele es sich bei der dreidimensionalen Gestaltung nicht um eine Grundform der Warengattung „Kaffee“. Zudem habe die Markenabteilung angesichts der weiten [X.] der Kapseln auch für andere Getränke als Kaffee bei der Ermittlung des Gesamteindrucks aus Sicht des angesprochenen Verkehrskreises nicht auf den richtigen Verbraucherkreis abgestellt, aus dessen Sicht die wesentlichen Formmerkmale zu ermitteln seien. Es sei von einem gemeinsamen Markt für Getränkekapseln jeglicher Art auszugehen und nicht nur auf den wesentlich engeren Markt für [X.]n abzustellen.

Schließlich verstoße eine rückwirkende Anwendung von nach dem Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke entwickelte Grundsätze des [X.] (Entscheidungen [X.] und [X.]) zu den Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] gegen Art. 14 Grundgesetz.

Auf den vom Senat in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2017 gegebenen Hinweis, dass möglicherweise auch das Schutzhindernis gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 [X.] in Betracht kommen könnte, ergänzt die Markeninhaberin ihren Vortrag dahingehend, dass es für die verfahrensgegenständlichen und ihrer Art nach amorphen Waren wie Kaffee, der in jeder denkbaren Form verpackt werden kann, eine Grundform gar nicht gebe. Selbst wenn von der [X.] als maßgeblicher Warenkategorie ausgegangen werde, erschöpfe sich die angegriffene Gestaltung aber nicht in der Grundform einer [X.]. Denn mit [X.]ick auf die am Markt gängige Variation in Bezug auf ihre (geometrische) Formenvielfalt (flache oder hohe zylindrische, rechteckige bzw. quadratische, runde, tropfenförmige, fassförmige oder Halbkugel- bzw. kuppelförmige [X.]n), sei eine allseits anerkannte Grundform einer Kapsel schon nicht vorhanden. Selbst wenn von einer konusförmigen Grundform der Kapseln ausgegangen werde, weise die verfahrensgegenständliche Gestaltung der Markeninhaberin durch das Vorhandensein eines [X.] sowie der Vertiefung im oberen Bereich und der Wölbung des Abdeckungsbereichs wesentliche Merkmale auf, die der gängigen Grundform nicht entsprächen. Auch nach der neueren Rechtsprechung des [X.] seien zu der warenbedingten [X.] nach der Entscheidung [X.]/[X.] ([X.], 1097) noch zahlreiche Fragen ungeklärt, weshalb eine Vorlage an den [X.] angezeigt sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]s vom 10. Juli 2014 aufzuheben und den Teilschutzentziehungsantrag der Antragstellerin vom 7. Oktober 2011 zurückzuweisen.

Außerdem regt die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 6. März 2017 sowie mit nachgelassenem Schriftsatz vom 3. August 2017 und dem weiteren Schriftsatz vom 1. November 2017 an, das Verfahren wegen Vorgreiflichkeit auszusetzen bzw. ruhen zu lassen bis zur Entscheidung bzw. der Veröffentlichung der Entscheidungsbegründung des [X.] zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler Gestaltungen in Sachen 25 W (pat) 78/14 (I ZB 105/16 – Schokoladentafelverpackung) und in Sachen 25 W (pat) 59/14 (I ZB 4/17 – Traubenzuckertäfelchen).

Zudem regt die Markeninhaberin an, das Verfahren nach Art. 267 A[X.]V auszusetzen und dem [X.] zur Vorabentscheidung über die Frage vorzulegen, ob Art. 3 Abs. 1 lit. e) Ziffer ii) der [X.] 2008/95/[X.] dahingehend auszulegen sei, dass das Vorhandensein von Alternativgestaltungen für die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, jedenfalls dann als Indiz für die fehlende Berührung des Schutzzwecks der Norm insoweit relevant sei, als dass der [X.] des Art. 3 Abs. 1 lit. e) Ziff. ii) der [X.] nicht zur Anwendung gelangen könne, wenn nachweislich eine hinreichende Anzahl von alternativen Gestaltungen am Markt tatsächlich existiere, die aus dem Schutzbereich der angegriffenen Marke fielen.

Ebenso regt die Markeninhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum [X.] zu den aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen an.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin weist im Wesentlichen alle von Seiten der Markeninhaberin geltend gemachten Rechts- und Tatsachenausführungen als unrichtig zurück. Insbesondere zur Frage des Vertrauensschutzes durch die frühere Entscheidung des Patentamts, wonach der Schutz auf die [X.] ausgedehnt werde, verweist sie auf die Ausführungen des [X.] in der Entscheidung vom 18. März 2013 ([X.] W (pat) 14/12 = [X.] 2013, 281          – [X.]), wonach eine Bindungswirkung der Eintragungsentscheidung gerade nicht bestehe. Denn es handele sich beim Eintragungs- und Löschungsverfahren um eigenständige und voneinander unterschiedliche Verfahren, in denen sich zwar die gleichen Fragen stellten, deren Beantwortung aber auf einer jeweils eigenständigen Überprüfung beruhe. Gerade das Löschungsverfahren ermögliche eine gegebenenfalls erforderliche Korrektur eines unzuträglichen Registerstands und es erfolge auch erstmalig eine Beteiligung Dritter bzw. der Wettbewerber. Angesichts der technischen Wirkungsweise der [X.] in der [X.] sei gerade im vorliegenden Fall ein Rückgriff auf die Fach- und Branchenkenntnisse der Mitbewerber erforderlich und die Korrekturmöglichkeit einer fehlerhaften Eintragung durch das Löschungsverfahren mehr als sachgerecht.

Mit der Rechtsprechung des [X.] stehe es sowohl im Einklang, die tatsächliche Verwendung des Produkts, dessen Form Gegenstand des Markenschutzes sei, in die Prüfung mit einzubeziehen als auch auf Patentschriften – vorliegend auf die Patentschriften [X.] 27 52 733 und EP 0 554 469 – zurückzugreifen (vgl. die [X.] Verfahren Rubik´s Würfel – [X.]-30/15 Rn. 49, 50 u 51; [X.]-Entscheidung – [X.] - 337/12 P bis [X.] - 340/12 P Rn. 49). Aus den Patentschriften ergebe sich problemlos, dass die wesentlichen Merkmale der dreidimensionalen Gestaltung zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien. So sei die von der Markeninhaberin angesprochene Wölbung der Kapsel durch den Überdruck im Inneren der Kapseln bedingt. Dieser ergebe sich durch den Verpackungsprozess, bei dem ein Gas in die Kapsel gepresst werde, um die Haltbarkeit des [X.] zu verlängern, was ein in der Lebensmittelindustrie gängiges Verfahren sei. Zu der Frage, ob der [X.]form ([X.]form) der Kapsel eine rein technische Funktion dergestalt zukommt, dass diese Form eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen ein [X.] bewirkt, bietet die Antragstellerin Beweis durch Augenschein, die Zeugeneinvernahme einer Patentanwältin und Erholung eines Sachverständigengutachtens an. Der [X.] zwischen dem [X.]stumpf und dem sich daran anschließenden stumpfwinkeligen [X.] erhöhe die Stabilität des verwendeten Aluminiumblechs der Kapsel. Auch der Form des oberen stumpfwinkeligen [X.]stumpfs komme eine technische Funktion zu, weil nur so die Kapsel in der Maschine so weit nach oben geschoben werden könne, dass sie mit den Messerchen perforiert werden, das einlaufende Wasser den Kaffee ohne Aromaverlust umspülen könne und eine qualitativ hochwertige Kaffeezubereitung garantiert sei. Demgegenüber seien die von der Markeninhaberin erwähnten Alternativprodukte, die gerade nicht die stumpfwinkelige Form aufwiesen, teilweise klar ersichtlich oder verdeckt vorperforiert (vgl. [X.], [X.]apsulín, [X.]afé Peppino, [X.]. 294/295 der Akten). Die Abflachung der Kapsel habe die Funktion, dass der Kapselkäfig der Kaffeemaschine die Kapsel fassen und ausrichten könne, was in den Patentschriften und den Gebrauchsmusterschriften der Markeninhaberin ausführlich beschrieben werde (Abschnitte [0041] und [0042] sowie Figuren 5 und 6 der Patentschrift [X.] 60 2004 008 924 T 2, Bezeichnung der Erfindung: Vorrichtung zur Extraktion einer Kartusche – Anlage BG 4 zum Schriftsatz vom 18. März 2016, [X.]. 305 der Akten).

Unter Verweis auf Beispiele von mit den Maschinen der Markeninhaberin kompatible und nicht vorperforierte Konkurrenzprodukte widerspricht die Markeninhaberin dem Vorbringen, wonach die Form eines [X.] für die Perforierung der Kapseln im Rahmen des Extraktionsvorgangs erforderlich sei (vgl. [X.]AFÉ [X.], [X.]AFÉPOD – Kapseln – [X.]. 356 der Akten).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und deren Anlagen (insbesondere auf die Patentschriften) sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

Eine Marke ist auf Antrag gemäß § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 [X.] wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 3 [X.] zu löschen, wenn sie sowohl bezogen auf den Anmeldezeitpunkt – dahingehend wird der Wortlaut des § 50 Abs. 1 [X.] vom [X.] im Einklang mit der Rechtsprechung des [X.] aktuell ausgelegt (vgl. [X.], [X.], 1143, Rn. 9 ff., Rn. 12 ff., insbesondere Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) – als auch bezogen auf den Zeitpunkt der anstehenden Entscheidung über die Beschwerde gegen die Entscheidung der Markenabteilung vom 10. Juli 2014 (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.]) schutzunfähig war bzw. ist. Für die nach dem Protokoll zum [X.] Markenabkommen auf das Gebiet der [X.] erstreckte International registrierte angegriffene Marke gelten die genannten Löschungsvorschriften gemäß §§ 119, 124, 115 Abs. 1 [X.] entsprechend. Die angegriffene dreidimensionale Marke ist bzw. war gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu beiden maßgeblichen Zeitpunkten teilweise nicht schutzfähig. Ihr war deshalb insoweit im beantragten Umfang der Schutz zu entziehen, §§ 50, 54 [X.] i. V. m. 115 Abs. 1, 124 [X.].

A. Zulässigkeit des Schutzentziehungsantrags

Zunächst ist festzustellen, dass die Einwendungen der Markeninhaberin, dass aus [X.] eine Schutzentziehung nicht mehr möglich sei, nicht durchgreifen.

1. Der Anwendung des Schutzentziehungsgrundes des § 3 Abs. 2 [X.] im Rahmen des Antrags auf teilweise Entziehung des Schutzes der International registrierten Marke gemäß § 50, § 115 Abs. 1, § 124 [X.] stehen keine Vertrauensschutzgesichtspunkte entgegen.

Bei der Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen, nämlich einerseits dem der Markeninhaberin am Erhalt der Marke und andererseits dem der Allgemeinheit an der Löschung bzw. Schutzentziehung von schutzunfähigen Marken einschließlich dreidimensionaler nicht schutzfähiger Gestaltungen, um nicht durch solche ungerechtfertigten Monopole behindert zu werden, hat der Gesetzgeber grundsätzlich nur im Fall der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 [X.] Vertrauensschutzgesichtspunkte berücksichtigt und zwar lediglich in Form einer Zeitschranke dergestalt, dass diese Schutzhindernisse nach Ablauf einer Frist von 10 Jahren seit dem [X.] der angegriffenen Marke nicht mehr geltend gemacht werden können. In Bezug auf die Schutzhindernisse des § 3 [X.] existiert eine solche Beschränkung nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 50 Abs. 2 Satz 1 und 2 [X.] (i. V. m. § 115 Abs. 1, 124 [X.]) aber bewusst nicht (vgl. hierzu insbesondere [X.] [X.], 872 Rn. 39, 40 – [X.]; [X.]. v. 18.3.2013 – 25 W (pat) 14/12 = [X.] 2013, 281 – [X.]).

2. Auch ergeben sich aus dem Umstand, dass die Markenstelle für Klasse 30 [X.] den Schutz für [X.] zunächst nur teilweise und erst später vollumfänglich gewährt hat, keine Anhaltspunkte dafür, dass der spätere Antrag auf teilweise Schutzentziehung nach den Bestimmungen des Protokolls zum [X.] Markenabkommen (PMMA) deswegen ausgeschlossen ist. Denn die Vorschrift des Art. 5 PMMA betrifft allein Regelungen zum Verfahren in Bezug auf die Schutzverweigerung durch den jeweiligen Vertragsst[X.]t, also die jeweilige national zuständige Behörde im Zusammenhang mit der Benennung bzw. Ausdehnung des Schutzes der Internationalen Registrierung, also Regelungen im Zusammenhang mit der Schutzerlangung. Darin nicht geregelt sind die Wirkungen der für einen St[X.]t erfolgten Internationalen Registrierung. Dazu wird in Art. 4 Abs. 1 a PMMA darauf verwiesen, dass die Marke ebenso geschützt ist wie die nationale Marke. Damit unterliegt sie aber auch denselben Löschungsvoraussetzungen bzw. Schutzentziehungsvoraussetzungen wie diese (§§ 124, 115 Abs. 1, 50 Abs. 1, Abs. 2 [X.]).

B. Begründetheit des Schutzentziehungsantrags

1. Die Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 [X.] sind bei [X.]-Marken, deren Schutz sich auf [X.] erstreckt, im Rahmen der gestellten Löschungsanträge zu prüfen.

a. Die angegriffene [X.]-Marke unterliegt der sogenannten „[X.]“ des Art. 6

Die Löschungsgründe nach § 3 Abs. 2 [X.] finden auf ein Schutzentziehungsbegehren gemäß Art. 5 Abs. 6 PMMA, Art. 6

b. Auf die vorliegende dreidimensionale Gestaltung, bei der es sich um die Verpackungsgestaltung in Bezug auf die mit dem Löschungsantrag angegriffenen streitgegenständlichen Waren „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakte“ handeln kann in Form einer Kapsel zur Verwendung in einer [X.]maschinen zum Aufbrühen von Kaffee (in der Regel in der Menge einer Einzelportion bzw. einer Tasse), findet § 3 Abs. 2 [X.] nach der maßgeblichen Rechtsprechung des [X.] zu einer entsprechenden Vorlagefrage (früher nach Art. 234 Abs. 2 [X.], jetzt nach Art. 267 Abs. 2 und 3 A[X.]V) ohne weiteres Anwendung. Denn bei dreidimensionalen Gestaltungen, die aus der Verpackung von Waren bestehen, die aus mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des [X.] sind, ist die Verpackung der Ware der Form der Ware dergestalt gleichzusetzen, dass die Verpackung als Form der Ware im Sinn des § 3 Abs. 2 [X.] gelten kann (vgl. dazu [X.] GRUR 2004, 428 Leitsatz 1 und Rn. 33     – [X.] zur Auslegung der entsprechenden Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 lit. e) der [X.] 2008/95; dies entspricht Art. 4 Abs. 1 lit. e) der aktuellen [X.] 2015 ([X.]) 2015/2436). Denn bei solchen Waren, die etwa eine körnige, pudrige oder flüssige Konsistenz und damit keine eigene Form aufweisen und die regelmäßig verpackt Gegenstand des [X.] sind, wie dies bei den streitgegenständlichen Waren der Fall ist, verleiht die Verpackung dem Produkt seine Form. Deshalb ist bei solchen Waren bei der Prüfung der Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 [X.] die Verpackung der Form der Ware gleichzusetzen bzw. die Verpackung Gegenstand der markenrechtlichen Prüfung nach § 3 Abs. 2 [X.] (siehe dazu [X.] [X.] a. a. O.).

Dabei wird in der Rechtsprechung des [X.] nicht differenziert, ob es sich bei den jeweiligen [X.] um im Großhandel übliche Großgebinde, normale (d. h. im Einzelhandel verwendete) Verkaufsverpackungen oder aber um Portionsverpackungen der entsprechenden Ware handelt, die in der Regel nicht einzeln verkauft werden, sondern in größerer Stückzahl in einer entsprechend größeren Umverpackung. Ferner spielt es keine Rolle, ob die Portionsverpackung neben der bloßen Portionierung der Ware noch weitere Funktionen erfüllt, wie im vorliegenden Fall die Funktion, neben der Portionierung in einer speziellen [X.]maschine für einen Brühvorgang zum Aufbrühen eines Kaffeegetränks verwendet zu werden. Für eine Differenzierung zwischen einer größeren Umverpackung, einer Portionsverpackung oder einer speziellen Portionsverpackung mit weiteren Funktionen gibt es keinen Grund. Alle genannten [X.] verleihen aus der maßgeblichen Sicht des Verkehrs Waren ohne eigene Form letztlich ihre äußere Form und sind deshalb rechtlich der Warenform i. S. d. § 3 Abs. 2 [X.] gleichzusetzen und nach dieser Vorschrift auf ihre Schutzfähigkeit hin zu prüfen.

2. Die nach § 3 Abs. 1 [X.] grundsätzlich markenfähige angegriffene dreidimensionale Gestaltung ist jedenfalls nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] für die angegriffenen Waren schutzunfähig und deshalb auf den Teilschutzentziehungsantrag hin zu löschen (vgl. zur Systematik von § 3 Abs. 1 und 2 [X.]: [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 3 Rn. 88). Insoweit kann die vom Senat in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2017 aufgeworfene Frage, ob der Eintragung möglicherweise auch das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 [X.] – warenartbedingte Form – entgegensteht, dahingestellt bleiben. Die angegriffene Gestaltung besteht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] schließt es im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen für sich monopolisiert und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen (vgl. [X.] GRUR 2008, 510 Rn. 11 – Milchschnitte; [X.] [X.], 231 Rn. 25 – [X.]stein m. w. N.), wobei dieses Schutzhindernis – anders als die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 [X.] – auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann (vgl. § 8 Abs. 3 [X.]). Technische Lösungen stehen entweder unter dem zeitlich begrenzten Sonderschutz des Patent- oder Gebrauchsmusterrechts oder sie sind gemeinfrei. Durch das in § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] normierte Verbot wird sichergestellt, dass Unternehmen nicht das Markenrecht dazu missbrauchen, Schutzrechte für technische Lösungen (Patente und Gebrauchsmuster) ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben (vgl. [X.] [X.]. 2017, 140 Rn. 39 – [X.] [Rubik´s [X.]ube]; [X.]. 2017, 623 Rn. 26 – [X.] Metal Industry [X.]o. Ltd./[X.]; [X.]. 2010, 985 Rn. 45 – [X.]; [X.]. 11/2015, 515 Rn. [X.]). Mit den Wörtern „ausschließlich“ und „erforderlich“ stellt diese Bestimmung sicher, dass allein diejenigen [X.] von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich behindern würde (vgl. [X.] [X.]. 2017, 623 Rn. 26 – [X.] Metal Industry [X.]o. Ltd./[X.]; [X.]. 2010, 985 Rn. 48 – [X.]). Nach ständiger Rechtsprechung führt das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente in einem Zeichen, bei dem alle wesentlichen Merkmale durch die technische Lösung bestimmt werden, der dieses Zeichen Ausdruck verleiht, nicht aus dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] hinaus (vgl. [X.] [X.]. 2017, 623 Rn. 27 – [X.] Metal Industry [X.]o. Ltd./[X.]). Außerdem ist § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nur anwendbar, wenn alle wesentlichen Merkmale funktionell sind, so dass das Schutzhindernis (im Umkehrschluss) aber nicht vorliegt, wenn ein wichtiges nichtfunktionelles Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element verkörpert wird, das für diese Form von Bedeutung ist.

a. Im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sind zunächst die wesentlichen Merkmale der Form zu bestimmen (vgl. [X.] [X.]. 2017, 140 Rn. 40 – [X.] [Rubik´s [X.]ube]; [X.]. 2017, 623 Rn. 29 – [X.] Metal Industry [X.]o. Ltd./[X.]; GRUR 2002, 804 Rn. 83 – [X.]; [X.] GRUR 2006, 589 Rn. 18 – Rasierer mit drei Scherköpfen; [X.], 231 Rn. 25 – [X.]baustein). Bei der Frage, was wesentlich ist und was nicht, ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Form als solche, so wie sie beansprucht ist, vermittelt ([X.] [X.], 1008 Rn. 70 – [X.]; [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 3 Rn. 119, 123 ff.). Für die Ermittlung, welche Merkmale wesentlich sind, kommt es auf die Verkehrsauffassung an (vgl. [X.], [X.], 68 – [X.] in neutraler Aufmachung) und sie erfolgt jedenfalls bei nicht allzu schwierig gelagerten Fällen anhand der visuellen Prüfung des Zeichens ([X.] [X.], 1008 Rn. 71 – [X.]). Die angesprochenen Verkehrskreise der angegriffenen Waren „Kaffee“ bzw. der „Kaffee(ersatz)produkte“ sind die Endverbraucher.

b. Vorliegend sind die augenfälligen Merkmale der angegriffenen Waren- bzw. Verpackungsform nach dem Gesamteindruck aus Sicht der Verbraucher, zu denen auch die Mitglieder des Senats gehören, die Wahl zweier aufeinander platzierter [X.]stümpfe (die auch als [X.] bezeichnet werden können; in der maßgeblichen Patentschrift [X.] 27 52 733 [X.] 2 werden [X.]stümpfe als [X.] bezeichnet) – im Folgenden unter Punkt c. Unterpunkt [X.]. abgehandelt – mit einem auf der unteren bzw. auf einer Seite den größeren [X.]stumpf umgebenden, nach außen verlaufenden Ring, ähnlich einer Hutkrempe (sogenannter Flansch) – im Folgenden unter Punkt c. Unterpunkt bb. abgehandelt –. Diesbezüglich besteht zwischen den Beteiligten auch Einigkeit über die Wesentlichkeit dieser Merkmale.

Auf den Zeichnungen, die der Internationalen Registrierung zugrunde liegen, ist zudem zu sehen, dass die Kapsel bei der Darstellung im oberen Bereich plan abgeschlossen ist (versehen mit einem schwarzen Punkt oder einer punktförmigen Vertiefung) und im unteren, dem mit umlaufenden Ring versehenen [X.] eine geringe nach unten gehende Wölbung aufweist, die nur bei sehr genauer Betrachtung und bei seitlicher Draufsicht überhaupt zu sehen ist. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, dass es sich sowohl bei dem Abschluss im (nach der Zeichnung) oberen [X.] wie auch bei der leichten Wölbung im (nach der Zeichnung) unteren [X.] um wesentliche charakteristische Merkmale der Markenform handelt, handelt es sich nach Auffassung des Senats lediglich um geringfügige willkürliche Elemente, die schon deshalb aus dem Schutzhindernis nicht herausführen. Letztendlich kann diese Frage aber dahingestellt bleiben, weil es sich auch bei den konkreten Gestaltungen um solche mit einer bloßen technischen Funktion handelt (im Folgenden unter Punkt c. Unterpunkt cc. und [X.]. abgehandelt).

c. Um die Funktionalität eines Zeichens im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu prüfen, müssen die wesentlichen Merkmale einer Form im Hinblick auf die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware bzw. deren Verpackung beurteilt werden (vgl. [X.] [X.]. 2017, 140 Rn. 46 – [X.] [Rubik´s [X.]ube]). Für die Zwecke dieser Prüfung ist zwar von der betreffenden Form, wie sie grafisch dargestellt ist, auszugehen, diese Prüfung kann jedoch nicht vorgenommen werden, ohne gegebenenfalls die zusätzlichen mit der Funktion der fraglichen konkreten Waren zusammenhängenden Elemente zu berücksichtigen (vgl. auch zur Maßgeblichkeit der Funktionsweise der Ware: [X.] [X.]. 2015, Rn. [X.]). Insoweit kann bei der vertieften Prüfung der funktionellen Merkmale einer Gestaltung, anders als die Markeninhaberin meint, auch auf zusätzliche Informationen über die tatsächliche Ware zurückgegriffen werden (vgl. [X.] [X.]. 2017, 140 – Rn. 46 ff. – [X.] [Rubik´s [X.]ube]). Die technische Wirkung einer Warenform kann, entgegen der Auffassung der Markeninhaberin, in der Regel nicht allein anhand der geschützten Form beurteilt werden, sondern nur dann, wenn auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch abgestellt wird. Die streitgegenständliche dreidimensionale Gestaltung ist eine (geschlossene) Portionsverpackung für Kaffee, Kaffeeextrakte oder Kaffeeersatzprodukte für eine Getränkemaschine, bei der zur Funktion gehört, dass das in der Kapsel enthaltene [X.] extrahiert wird. Die Frage, ob den oben genannten wesentlichen Merkmalen der angegriffenen dreidimensionalen Gestaltung technische Wirkungen zuzuschreiben sind, ist objektiv, also unabhängig von der Verkehrsauffassung vorzunehmen (EuG, [X.] 2009, 75 Rn. 70 – Roter [X.]-Stein; [X.]/ [X.], [X.], 11. Aufl., § 3 Rn. 125). Die technische Funktionalität der Merkmale einer Form kann insbesondere unter Berücksichtigung der Unterlagen über etwa vorbestehende Schutzrechte, die die funktionellen Elemente der betreffenden Form beschreiben, beurteilt werden ([X.], [X.], 1008 Rn. 85           – [X.]; [X.] GRUR 2006, 589 Rn. 20 – Rasierer mit drei Scherköpfen). Eine solche Unterlage stellt die Patentschrift [X.] 27 52 733 mit einer Priorität vom 17. Dezember 1976 (Anmeldetag 25. November 1977 – Anlage 1 zum Antrag auf teilweise Schutzentziehung vom 7. Oktober 2011) dar. Der Gegenstand der Erfindung ist eine mit den Figuren 1 und 2 (Zeichnungen [X.]att 1) dargestellte „gemahlenen Kaffee enthaltende Patrone für eine Getränkemaschine“, deren Darstellung zu der Abbildung der angegriffenen dreidimensionalen Gestaltung in der Seitenansicht im Wesentlichen identisch ist. Aus der Patentschrift geht hervor, dass eine Patrone dieser Art bereits aus der [X.]-[X.] 22 58 462 bekannt ist und der [X.] deren Weiterbildung ist, mit der in einfacher Weise ein Filterkaffee hergestellt werden kann. Insbesondere sollte ein richtiges Durchströmen des Filters zur Herstellung eines gefilterten Getränks ermöglicht werden (Patentschrift Seite 2 linke Spalte Absatz 2 nach den Patentansprüchen).

[X.]. Aus der genannten Patentschrift geht hervor, dass das Merkmal der [X.]stumpfform der Erreichung einer technischen Funktion dient. Der [X.] der gemahlenen Kaffee enthaltenden Patrone besteht aus der Form eines Korpus mit spitzwinkeliger [X.]stumpfform, der an seinem kleineren Ende (= [X.]) in einen stumpfwinkeligen [X.] übergeht. Die erfindungsgemäße Patrone wird beschrieben wie folgt:

„Gemäß den Zeichnungen besteht die Patrone aus einem Korpus aus Aluminiumblech mit einer Stärke von … . Sie besitzt eine spitzwinkelige [X.]stumpfform und an der Unterseite einen Flansch. Die [X.] in Bezug auf die Achse beträgt 2 bis 20°, vorzugsweise etwa 10° (das ergibt einen Winkel an der Spitze von 20°). Auf diese Weise wird eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen [X.] erreicht. Außerdem wird die Entnahme der Patrone aus ihrem Sitz nach der Anwendung erleichtert. Der Korpus geht an seinem kleineren Ende in einen stumpfwinkeligen [X.] über. Dieses Ende weist außerdem eine Ausnehmung von etwa zylindrischer Form auf. Der Boden dieser Ausnehmung ist geschwächt.

Der Flansch ist durch Umbördeln des Korpus um eine [X.] ausgebildet, welche den Boden bildet. In der Nachbarschaft der [X.] befindet sich ein Filter. Der Korpus und die [X.] sind miteinander versiegelt.“ (Seite 3, rechte Spalte, Zeilen 28 bis 47)

Die Form des [X.] bzw. der beiden aufeinander gesetzten [X.]stümpfe dient nach der Patentschrift also dem technischen Zweck, eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen ein [X.] der Kapsel (insbesondere beim erfindungsgemäßen Perforieren der Kapsel durch den dafür vorgesehenen Dorn) zu erreichen und ein Entfernen der Kapsel aus der Maschine zu erleichtern.

Auch bei dem im oberen Bereich der dreidimensionalen Gestaltung befindlichen stumpfwinkeligen [X.], durch den sich das Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke tatsächlich auch von den Konkurrenzprodukten unterscheidet, handelt es sich um eine Ausgestaltung, die der Funktion der Kapsel geschuldet ist. Dass diese konkrete Gestaltung möglicherweise daneben auch ein auch aus Sicht der Verbraucher charakteristisches Merkmal der Produkte der Markeninhaberin darstellt oder dazu führt, dass sich die Haptik der Kapseln als ansprechend erweist, ist im Rahmen der Beurteilung eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht relevant bzw. nicht entscheidungserheblich. Der Übergang des spitzwinkeligen [X.]stumpfes an seiner [X.] in einen stumpfwinkeligen [X.]stumpf, bei dem die Grundfläche auf der [X.] des spitzwinkeligen [X.]stumpfes steht, dient, wie der von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2017 mitgebrachte Mitarbeiter der [X.]. [X.] bestätigt hat, durch den aufgrund der unterschiedlichen [X.] erreichten seitlichen [X.] einer verbesserten Stabilität der Kapsel. Die (Weiter)Entwicklungen bis zur bevorzugten Ausführungsform der Kapsel beginnend bei der in [X.]-[X.] 22 58 462 aufgezeigten topf- oder schalenförmigen (ohne Übergang in einen stumpfwinkeligen [X.]stumpf) Ausgestaltung über die Patentschrift [X.] 27 52 733 mit eben jener Ausgestaltung eines im oberen Ende befindlichen stumpfwinkeligen [X.], bis zu der sich in der Übersetzung der [X.] Patentschrift EP 0 554 469 [X.] ([X.] 692 00 472 T 2 – Anlage 2 zum Antrag auf teilweise Schutzentziehung vom 7. Oktober 2011) noch weiter entwickelten Kapseldarstellung, die der angegriffenen Darstellung entspricht, zeigen, dass dieses Merkmal der Gestaltung für den stattfindenden Brühvorgang und die Herstellung eines trinkfertigen Kaffeeendprodukts in einer hohen Qualität mit maßgeblich oder gar erforderlich ist ([X.] 27 52 733 Figur 2). Denn gemäß des in der Patentschrift ausgeführten Brühvorgangs (Zeilen 60 ff.) wird diese (nicht mit Kaffee befüllte) Oberseite durch einen Dorn perforiert, das Wasser unter Druck durch den Dorn eingeführt und mit dem gemahlenen Kaffee unter verhältnismäßig hohem Druck vermischt und durchströmt, um den Abfluss des so entstandenen Kaffees in einer vorbestimmten und geregelten Weise und regelmäßigen Durchfluss zu ermöglichen. Dabei stellt sich diese Ausführungsform der [X.] als die für das Extraktionsverfahren bevorzugte Form dar.

Die Form der aufeinandergesetzten [X.]stümpfe ([X.]) hat auch für den technischen Laien ersichtlich erhebliche technische Vorteile. Zur Herstellung eines optimalen [X.]s mit [X.]n sind einige wenige Faktoren von Bedeutung.

Da der Kaffee in einer Portionskaffeekapsel zur Verwendung in einer [X.]maschine nur in gemahlener Form verwendet werden kann, ist es von großer Bedeutung, dass das Kaffeepulver in der [X.] luftdicht abgeschlossen ist, weil der gemahlene Kaffee bei Luftzufuhr sehr schnell sein Aroma verliert. Gemahlener Kaffee in größeren Packungen wird auch im Handel stets luftdicht verpackt angeboten.

Bei der Perforierung der [X.] im Zusammenhang mit nachfolgendem Brühvorgang unter hohem Druck ist es von entscheidender Bedeutung, dass die [X.] durch die Perforierung nicht verformt wird. Denn wenn dies geschieht und dadurch das Kaffeepulver in der Kapsel verpresst wird, ist der Durchfluss des heißen Wassers erschwert, damit der Brühvorgang ungünstig beeinflusst und ein optimaler Geschmack des Kaffeegetränks nicht mehr gewährleistet.

Die Stabilität der Kapsel kann durch die Materialwahl, die Stärke des Materials und die Form der Kapsel gewährleistet werden. Die hier zu beurteilende Kapselform leistet aus technischer Sicht einen wertvollen Beitrag für die Stabilität Kapsel, so dass härtere Materialen bzw. größere Wandstärken bei der Kapsel, die zudem die Perforierung unmittelbar vor dem Brühvorgang erschweren würden, vermieden werden können.

Die verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen [X.] wird in der Patentschrift [X.] 27 52 733 (dort Zeilen 28 bis 36) ausdrücklich genannt, ohne dass vorstehend beschriebene Nachteile beim [X.] der Kapsel für den Brühvorgang und die die Vorteile der Gestaltung mit dem Doppelkegelstumpf bzw. [X.] in Bezug auf die Stabilität im Einzelnen erläutert werden. Bei unterstellt gleicher Material- und Wandstärkenwahl ist bei einer zylindrischen Kapselform mit identischer (runder) Grund- und [X.] und dazu senkrecht verlaufender Mantelfläche das [X.] bzw. Verbeulungsrisiko mit den vorstehend beschriebenen Nachteilen beim Perforieren der [X.] deutlich größer als bei der streitgegenständlichen Gestaltung. Bei der streitgegenständlichen Gestaltung weist die [X.] des aufgesetzten zweiten kleineren [X.]stumpfes, die erfindungsgemäß in der [X.]maschine durch einen Dorn perforiert wird, im Vergleich zur Grundfläche des unteren größeren [X.]stumpfes, welcher der Grund- und [X.] einer zylindrischen Kapsel entsprechen würde, eine wesentlich kleinere [X.] auf. Es erschließt sich von selbst, dass bei einer senkrecht von oben durch einen Perforierungsdorn ausgeübten Kraft, das Gesamtpotential in Bezug auf ein [X.] bei einer großen ebenen Fläche sehr viel größer ist, als bei einer kleinen Fläche. Bei der streitgegenständlichen Gestaltung wird die mittig senkrecht auf die kleine Fläche ausgeübte Kraft im Übrigen durch die schräg nach unten verlaufenden [X.] der beiden [X.]stümpfe zweistufig abgeführt. Die senkrecht auf die [X.] wirkenden Kräfte, die in erster Linie für eine Verformung und das Einbeulen der Flächen verantwortlich sind, sind dabei deutlich geringer als die senkrecht auf die [X.] des oberen [X.]stumpfes wirkende Einpresskraft des [X.], was schon durch ein einfaches Kräfteparallelogramm veranschaulicht werden kann.

Hinzu kommt vorliegend, dass die bei der beanspruchten Gestaltung vorhandenen beiden umlaufenden runden Kanten oder [X.]e an der [X.] und an der Grundfläche des oberen kleineren [X.]stumpfes eine zusätzliche Versteifung der Gesamtkonstruktion der Kapsel bedeuten, die dem Risiko einer Verformung bzw. [X.] der Kapsel mit den beschriebenen Nachteilen für den Brühvorgang entgegenwirken.

Die streitgegenständliche Kapselform mit zwei aufeinander gesetzten [X.]stümpfen ([X.]) weist in einem etwas abgeschwächten Umfang auch deutliche Vorteile gegenüber einer Kapselform auf, die nur aus einem spitzwinkeligen [X.]stumpf (einfacher [X.]) ohne den aufgesetzten zweiten kleineren stumpfwinkligen [X.]stumpf besteht. Denn auch hier ist die für die Perforierung vorgesehene [X.] des einfachen [X.]stumpfes bei unterstellt ähnlichen Größenverhältnisse wesentlich größer als beim streitgegenständlichen [X.] mit den bereits beschriebenen erheblichen Nachteilen in Bezug auf das Risiko der Verformung bzw. des [X.]s der Kapsel.

bb. Das unstreitig zweite wesentliche Merkmal der Gestaltung, die in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juli 2017 als Hutkrempe bzw. technisch als Flansch bezeichnete, an der Unterseite der Gestaltung befindliche ringförmig angeordnete Umrahmung des [X.] hat ebenso eine technische Funktion. Denn sie dient zum einen der Festigkeit und Stabilität des Kapselkorpus selbst und hilft, wie aus der Beschreibung in der Patentschrift [X.] 27 52 733 (Zeile 10 ff.) hervorgeht, bei ihrer Verwendung in einer Getränkemaschine beim Einspannen der Kapsel und gibt ihr den erforderlichen Halt vor einem Verschieben der Kapsel. Aus der [X.] 22 58 462, auf die in der in das Verfahren eingeführten Patentschrift [X.] 27 52 733 verwiesen wird, geht hervor, dass für den Brühvorgang ein fester Sitz der Kapsel unerlässlich ist und der darin als Randleiste genannte Ring dem Schutz vor einem Verschieben dient, eine Verformung des Außenumfangs verhindert und das kontrollierte Zerreißen der dazwischen eingefügten [X.]/des Filters ermöglicht (vgl. [X.] 22 58 462 Seite 2 letzter Abschnitt sowie Seite 4 Absatz 2, Seite 7 oben; Patentansprüche Seite 15). Aus den genannten Patentschriften geht zudem hervor, dass der Ring auch erforderlich ist, um die [X.] bzw. den Filter am Korpus, also an der Patrone selbst zu befestigen (vgl. z. B. unter anderem [X.] 27 52 733 Patentansprüche Punkt 1), dazu bedarf es auch des [X.] der Kapsel um den Rand der [X.]e am Korpus zu befestigen ([X.] 27 52 733 Seite 3 Beschreibung linke Spalte letzter Absatz). Bei dieser Umbördelung selbst handelt es sich allerdings um kein Merkmal der angegriffenen Gestaltung, weil sie auf den eingereichten Abbildungen, die den Schutzgegenstand darstellen und markenrechtlich definieren, nicht erkennbar sind.

Somit haben alle nach der Verkehrsanschauung wesentlichen Merkmale der dreidimensionalen Verpackungsgestaltung allein eine technische Funktion.

cc. Sofern der Markeninhaberin darin gefolgt wird, dass der deckelartige Abschluss an dem oberen Ende der Verpackungsgestaltung als ein nach dem Gesamteindruck wesentliches Merkmal angesehen wird, handelt es sich auch dabei um ein Merkmal mit einer technischen Funktion. Diese Ausnehmung ist in den Patentansprüchen (Patentanspruch Nr. 4) der Patentschrift [X.] 27 52 733 aufgeführt. Der Boden der Ausnehmung wird als geschwächt beschrieben. Nach der Beschreibung des Brühvorgangs wird in diese Ausnehmung ein Dorn der Kaffeemaschine eingeführt und dadurch die Oberseite der [X.] perforiert, währen[X.]essen eine Dichtung in die Ausnehmung der Patrone eingeführt wird. Zudem führt die plane Gestaltung des Deckels dazu, dass die Kapsel auch auf dieser Seite stehen kann.

Der Umstand, auf den die Markeninhaberin hinweist, wonach die konkrete Gestaltung schon deswegen nicht technisch bedingt sei, weil die heutigen Kaffeemaschinen nicht mehr über den einzigen mittigen [X.], sondern über drei seitlich die Kapsel perforierende [X.] verfügten, über die mit einem bestimmten Druck eine Mischung aus Wasser und Luft eingeführt würde, führt zu keiner anderen Bewertung. Letztlich führt der Wegfall von technischen Funktionen von Merkmalen einer Gestaltung aufgrund der Fortentwicklung der Technik in der Regel nicht dazu, dass diese Merkmale nicht mehr als technisch i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu beurteilen wären. Auch veraltete technische Merkmale sind unter dem Gesichtspunkt einer überholten Technik in der Regel technischer Natur. Vorliegend kommt hinzu, dass nach wie vor zahlreiche ältere [X.]maschinen in Gebrauch sein dürften, bei denen die „alte“ Perforierungstechnik mit nur einem Dorn noch implementiert ist.

Auch wenn es im vorliegenden Verfahren nicht entscheidungserheblich ist, weist die beanspruchte Kapselform auch im Zusammenhang mit der Verwendung der aktuell auf dem Markt angebotenen [X.]maschinen mit drei [X.], welche die Kapsel im Bereich der Mantelfläche des oberen zweiten kleineren stumpfwinkligen [X.]stumpf perforieren, Vorteile gegenüber [X.]n auf, die eine zylindrische Form oder nur eine einfache [X.]stumpfform aufweisen. Insoweit kann auf die vorstehend unter 2. c. [X.]. beschriebenen Vorteile der beanspruchten Kapselbauart verwiesen werden.

[X.]. Der Auffassung der Markeninhaberin, wonach es sich bei der jedenfalls nach der eingereichten Darstellung kaum wahrnehmbaren Wölbung am unteren Ende der [X.] um ein wesentliches Merkmal handele, kann nicht gefolgt werden. Die leichte Außenwölbung im unteren [X.] ist so gering, dass sie mehr zu ahnen als tatsächlich zu erkennen ist. Damit handelt es sich schon vom optischen Eindruck her um kein relevantes Merkmal der Gestaltung. Selbst wenn aber von der gegenteiligen Auffassung ausgegangen wird, ist die leichte Ausbuchtung dem in der Kapsel herrschenden Innendruck geschuldet, der nach dem Befüllen und Verschließen der Kapsel durch das Ausgasen des [X.] entsteht, so dass die geringe Wölbung jedenfalls eine rein technische Ursache hat bzw. ihr damit auch eine technische Funktion i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zukommt. Auf diesen Zusammenhang hat der von der Markeninhaberin mitgebrachte Mitarbeiter der [X.]. [X.] in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2017 hingewiesen.

Als Ergebnis kann abschließend festgehalten werden, dass alle wesentlichen und darüber hinaus auch die nur von der Markeninhaberin als wesentlich angesehenen Merkmale der angegriffenen dreidimensionalen Verpackungsgestaltung allesamt solche sind, die eine technische Funktion erfüllen. Nicht-funktionale Merkmale der dreidimensionalen Gestaltung, die für den Gesamteindruck der Form wesentlich sind, sind nicht ersichtlich.

d. Der Umstand, dass zahlreiche alternative [X.] existieren, die keinen doppelkonusförmigen Korpus oder die eine Vorperforierung aufweisen, erlaubt, anders als die Markeninhaberin meint, nicht den Rückschluss, dass die angegriffene dreidimensionale Gestaltung deswegen nicht dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unterfällt, zumal die Gestaltung bislang patent- bzw. markenrechtlich geschützt war. Auch wenn den Mitbewerbern andere Gestaltungsalternativen zur Verfügung stehen, um eine bestimmte technische Wirkung und hier die Kompatibilität mit einer sogar ganz bestimmten Kaffeemaschine zu erzielen und insoweit die konkret beanspruchte Ausgestaltung nicht die einzige ist, um eine bestimmte technische Wirkung zu erzielen, findet das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] Anwendung. Denn nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] geht es bei dem in § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] (der Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e) Nr. ii [X.]L entspricht) normierten Schutzausschluss nicht darum, eine Warenform vom Schutz auszuschließen, die ausschließlich aus technisch notwendigen Merkmalen besteht, so dass das Vorhandensein alternativer Möglichkeiten zur Erreichung der gleichen technischen Wirkung nicht aus dem Schutzhindernis herausführt. Vielmehr umfasst das Schutzhindernis alle [X.], deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllen (vgl. z. B. [X.] GRUR 2002, 804 Rn. 78 bis 81 – [X.]; [X.]. 2017, 623 – Rn. 28 – [X.] Metal Industry; [X.] GRUR 2006 589 Rn. 18; ebenso Aufsatz von [X.], [X.] und Marke, [X.], 399 Rn. 9 ff.). Davon ist nach den oben gemachten Ausführungen aber auszugehen.

e. Zur Feststellung der technischen Funktion der als wesentlich angesehenen Merkmale der angegriffenen Portionskapsel für die Waren „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen und Kaffeeersatz sowie artifizielle Kaffeeextrakte“ bedurfte es auch nicht der Einholung eines Sachverständigengutachtens. Denn der Senat konnte nach umfassender Würdigung der von der Antragstellerin vorgelegten Patentschriften die Frage der Funktionalität der Merkmale in eigener Sachkunde ohne weiteres beurteilen. Der [X.] der Patentschriften und die insbesondere darin enthaltenen Figuren stimmen nahezu identisch mit der Abbildung der streitgegenständlichen International registrierten Gestaltung überein. Aus den Patentschriften war die Weiterentwicklung der Kapsel zu dieser technisch bevorzugten Gestaltung, die der verfahrensgegenständlichen Abbildung der dreidimensionalen Marke entspricht, problemlos nachzuvollziehen, wobei keine besonders schwierigen technische Fragestellungen aufgeworfen waren.

Im Übrigen verfügen die Senatsmitglieder des erkennenden Senats als Juristen auch ohne technisches Studium über ein überdurchschnittliches technisches Verständnis und erhebliche technische Kenntnisse, was angesichts der Tatsache, dass sie an einem Patentgericht tätig sind, selbstverständlich ist.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] vorliegt, kann dahinstehen, ob auch der Schutzentziehungsgrund gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 [X.] gegeben ist.

4. Der Senat hat keinen Anlass gesehen, das Verfahren auf den Antrag der Markeninhaberin hin wegen Vorgreiflichkeit im Hinblick auf zwei derzeit beim [X.] anhängige Löschungsbeschwerdeverfahren I ZB 105/16 (Rechtsbeschwerdeverfahren in Bezug auf die Entscheidung 25 W (pat) 78/14 – Quadratische Schokoladentafelverpackung) und I ZB 4/17 (Rechtsbeschwerdeverfahren in Bezug auf die Entscheidung 25 W (pat) 59/14 – Traubenzuckertäfelchen) auszusetzen. Denn eine Vorgreiflichkeit der Entscheidungen in diesen Verfahren im Sinn des § 82 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 148 ZPO ist nicht ersichtlich. Soweit in Teilbereichen eine ähnliche Konstellation gegeben und ähnliche Rechtsfragen zu beurteilen sein könnten, stellt diese keine Vorgreiflichkeit und keinen Aussetzungsgrund dar. Soweit die Markeninhaberin als Aussetzungsgrund auf offene Rechtsfragen in entsprechender Anwendung von § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. § 148 ZPO hinweist, kommt dies regelmäßig nur dann in Betracht, wenn ein Vorlageverfahren beim [X.] anhängig ist (ständige [X.]. siehe dazu [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 82 Rn. 59 m. w. N. bzw. auch zuletzt [X.] Beschlüsse vom 28. September 2016 in den Verfahren [X.] bis [X.]15).

5. Eine Pflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 A[X.]V zur Vorlage an den [X.] bestand schon deshalb nicht, weil der Senat die Rechtsbeschwerde zugelassen hat und demzufolge nicht letztinstanzlich entschieden hat.

Die Vorlage an den [X.] zur Vorabentscheidung war auch nicht nach Art. 267 Abs. 2 A[X.]V angezeigt. Wie ausgeführt, hat der [X.] in mehreren Entscheidungen zur Schutzfähigkeit dreidimensionaler Gestaltungen eingehend dazu Stellung genommen, dass das Vorhandensein alternativer Gestaltungsmöglichkeiten zur Erreichung einer technischen Wirkung nicht zum Wegfall des [X.]es gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] (bzw. des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e) Nr. ii [X.]L) führt. Die bisherige Rechtsprechung des [X.] und des [X.] steht damit in Einklang (vgl. z. B. [X.], [X.], 231 Rn. 25 – [X.]stein). Auch in der jüngsten Entscheidung des [X.] vom 11. Mai 2017 ([X.]. 2017, 623 – [X.] Metal Industry/[X.]) wird erneut klargestellt, dass die Voraussetzung, dass eine Warenform von der Markeneintragung ausgeschlossen werden kann, wenn sie zur Erreichung der gewünschten technischen Wirkung erforderlich ist, nicht bedeutet, dass die betreffende Form die einzige sein muss, die die Erreichung dieser Wirkung erlaubt (dort Rn. 28 mit Verweis auf [X.] [X.], 1008 – [X.]). Der von der Markeninhaberin angeführte Gesichtspunkt betrifft daher keine Rechtsfrage, die nach Art. 267 A[X.]V eine Vorlage an den [X.] erfordern würde.

6. Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] besteht kein Anlass.

7. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 [X.].