Bundespatentgericht, Urteil vom 12.03.2021, Az. 6 Ni 4/20

Die [X.]eklagte ist Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 24. November 1998 erteilten [X.] Patents 198 54 241 (Streitpatent). [X.] ist am 24. November 2018 durch Zeitablauf erloschen.

[X.] trägt die [X.]ezeichnung

„Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigemonitor
[X.] [X.]ildern sowie Vorrichtung zum Verarbeiten und
Wiedergeben digitaler [X.]ilder“

und umfasst in der erteilten Fassung 29 Patentansprüche, die die Klägerin mit der am 25. September 2018 eingereichten Nichtigkeitsklage insgesamt angreift.

Die unabhängigen, nebengeordneten Patentansprüche 1, 15 und 29 lauten:

Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 14 und 16 bis 28 sind auf die Patentansprüche 1 und 15 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen.

Die [X.]eklagte machte seit 2015 außergerichtlich Ansprüche gegen die Klägerin geltend, u. a. mit Schreiben vom 21. August 2015 zunächst eine vermeintliche Verletzung von drei [X.] Patenten, darunter auch des Streitpatents. In der Folgezeit erweiterte die [X.]eklagte die Anzahl der Schutzrechte, von denen sie behauptete, dass die Klägerin sie verletze, und schlug der Klägerin mit Schreiben vom 7. Dezember 2016 vor, für die Laufzeit der von ihr als beansprucht betrachteten 14 Schutzrechte eine Gesamtlizenzgebühr von insgesamt ... € zu zahlen. [X.] erhob sie eine auf eine beschränkte Fassung des Streitpatents gestützte [X.] gegen die Klägerin vor dem Landgericht.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass sie aufgrund der undifferenzierten außergerichtlichen Verletzungsvorwürfe damit rechnen müsse, dass die [X.]eklagte trotz Ablauf des Patents die beim Landgericht anhängige Verletzungsklage gegebenenfalls noch auf weitere Ansprüche aus dem Streitpatent stützen könnte. [X.] sei allerdings mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären. Dies stützt die Klägerin unter anderem auf folgende Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

[X.] WO 98/16903 [X.]

[X.] [X.] Übersetzung der [X.]/16903 [X.] ([X.]).

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 198 54 241 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die [X.]eklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung der Patentansprüche in der beschränkten Verteidigung gemäß Schriftsatz vom 11. Februar 2019 richtet, der als nicht geschlossener Anspruchssatz mit den Patentansprüchen in numerischer Reihenfolge gestellt ist,

hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach den [X.] 1 bis 8 gemäß Schriftsatz vom 17. Februar 2021 und Hilfsantrag 9 aus der mündlichen Verhandlung vom 12. März 2021 (nicht als geschlossene Anspruchsätze) richtet, wobei die Hilfsanträge in der Reihenfolge 1 bis 3, 9 und 4 bis 8 gestellt sind und die Patentansprüche in numerischer Reihenfolge geprüft werden sollen.

Die [X.]eklagte verteidigt das Streitpatent in der Hauptsache in beschränktem Umfang mit nun 25 Patentansprüchen. Der beschränkte Patentanspruch 1 stelle eine Kombination der ursprünglich erteilten Ansprüche 1, 10 und 11 dar. Der neue gefasste nebengeordnete Anspruch 13 sei eine Kombination der ursprünglich erteilten Ansprüche 15, 24 und 25. Der vormalige nebengeordnete Patentanspruch 29 sei nun Patentanspruch 25.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 13 und 25 haben danach folgende Fassung:

1. Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigemonitor (7) [X.] [X.]ildern (A, [X.], [X.]), bei dem mittels eines [X.]ildaufnahmesystems (2) einer Untersuchungsanlage digitale [X.]ilddaten eines Untersuchungsvolumens eines Objekts (O) aufgenommen werden, bei welchem Verfahren am Anzeigemonitor (7) gleichzeitig wenigstens zwei [X.]ilder (A, [X.], [X.]) des Untersuchungsvolumens als Projektionsbilder oder Schnittbilder mit beliebiger Orientierung ihrer [X.]ildebenen zueinander angezeigt werden, wobei in jedem [X.]ild wenigstens eine Markierung (M) angezeigt wird, die eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder bezüglich des [X.]ildes, in dem die Markierung angezeigt wird, angibt, wobei die Orientierung der [X.]ildebene eines [X.]ilds (A, [X.], [X.]) und damit die Ansicht des [X.]ilds unter entsprechend angepasster Darstellung der Markierungen (M) geändert werden kann, und wobei die Änderung durch [X.]ewegen der Markierungen (M), insbesondere Verschieben oder Verdrehen der Linien mittels geeigneter Steuermittel, insbesondere umfassend eine Steuerungsmaus (8) erfolgt.

13. Vorrichtung zum Verarbeiten und Wiedergeben digitaler [X.]ilder (A, [X.], [X.]), umfassend eine [X.]ildverarbeitungseinrichtung (6), in welcher digitale [X.]ilddaten eines Untersuchungsvolumens eines Objekts (O) vorhanden sind, sowie einen Anzeigemonitor (7) zum Wiedergeben eines [X.]ilds, dadurch gekennzeichnet, dass am Anzeigemonitor (7) gleichzeitig wenigstens zwei [X.]ilder (A, [X.], [X.]) des Untersuchungsvolumens als Projektionsbilder oder Schnittbilder mit beliebiger Orientierung ihrer [X.]ildebenen zueinander anzeigbar sind, und dass die [X.]ildverarbeitungseinrichtung (6) zum Erzeugen von In den [X.]ildern (A, [X.], [X.]) [X.] Markierungen (M) ausgebildet ist, wobei in jedem [X.]ild (A, [X.], [X.]) wenigstens eine Markierung (M) anzeigbar ist, die eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder bezüglich des [X.]ildes, In dem die Markierung (M) angezeigt wird, angibt, wobei die Orientierung der [X.]ildebene eines [X.]ilds (A, [X.], [X.]) und damit die Ansicht des [X.]ilds unter entsprechend angepasster Darstellung der Markierungen (M) veränderbar Ist, wobei zur Änderung die Markierungen (M), insbesondere die Linien (a, b, c) unter Verwendung eines Steuermittels, Insbesondere in Form einer Steuerungsmaus (8) bewegbar. insbesondere verschiebbar oder verdrehbar sind.

25. Medizinische Untersuchungsanlage, umfassend ein [X.]ildaufnahmesystem zum Aufnehmen von [X.]ilddaten eines Untersuchungsobjekts, sowie eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 24, an die die [X.]ilddaten in digitaler Form gebbar sind.

Die [X.]eklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der beschränkt verteidigten Fassung oder wenigstens in einer der in den [X.] formulierten Fassung für schutzfähig und bezieht sich dabei u. a auf folgende Unterlagen:

Ni[X.]1 Seminararbeit von ... „[X.]omputertomographie“, Abgabetermin: 07.12.2005

Ni[X.]2 PowerPoint-Präsentation bezüglich der Grundlagen der [X.]omputertomographie

Ni[X.]10 A. [X.]. Kak, [X.]: „Principles of [X.]omputerized Tomographic Imaging“, 1988

Ni[X.]11 Thorsten M. [X.]uzug: “Einführung in die [X.]omputertomographie”, [X.]uzug, 2003

Ni[X.]12 Konvolut an erteilten Patenten, die sich mit [X.] und [X.]edienungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der [X.]ilddarstellung um den Prioritätszeitpunkt befassen (DE19817142[X.]4, EP880091[X.]1, [X.], [X.], [X.], [X.], US6175610 [X.]1, US6262717[X.]1, US6283763[X.]1, US6496206[X.]1, US6597374[X.]1, US6662023[X.]1) [154 Seiten].

Die jeweiligen Patentansprüche 1, 13 und 25 nach den Hilfsanträgen haben folgenden Inhalt:

Patentansprüche 1, 13 und 25 nach Hilfsantrag 1 lauten:

Patentansprüche 1, 13 und 25 nach Hilfsantrag 2 lauten:

Patentansprüche 1, vormals 13 und vormals 25 nach Hilfsantrag 3 lauten:

Patentansprüche 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 9 lauten:

Patentansprüche 1, vormals 13 und vormals 25 nach Hilfsantrag 4 lauten:

Patentansprüche 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 5 lauten:

Patentansprüche 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 6 lauten:

Patentansprüche 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 7 lauten:

Patentansprüche 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 8 lauten:

Wegen des Wortlauts der abhängigen Patentansprüche nach den [X.] wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin wendet gegen die Ansprüche in der beschränkt verteidigten Fassung des Patents den [X.] der mangelnden Ausführbarkeit ein und hält das Streitpatent weiter sowohl in der beschränkt verteidigten als auch in jeder der hilfsweise verteidigten Fassungen für nicht patentfähig. Der in der mündlichen Verhandlung erstmals gestellte Hilfsantrag 9 sei bereits als verspätet zurückzuweisen.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 [X.] zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulässige Klage ist begründet.

Das Streitpatent ist für nichtig zu erklären, weil ihm auch, soweit es verteidigt wird, sowohl in der beschränkt verteidigten Fassung als auch den Anspruchsfassungen nach den [X.] 1 bis 8 der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht (§ 22 Abs. 1 [X.] i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 [X.], §§ 1 5 [X.]). Hilfsantrag 9 war als verspätet zurückzuweisen.

Die Klage ist zulässig.

Die Klägerin hat nach Erlöschen des [X.] durch Zeitablauf am 24. November 2018 das sodann erforderliche eigene Rechtschutzinteresse an der Fortsetzung des [X.]s.

1. Wer die Nichtigerklärung eines erloschenen Patents anstrebt, kann sich nicht mehr auf das bei einem als [X.] ausgestalteten Verfahren bestehende Interesse der Allgemeinheit an der Nichtigerklärung berufen. Er muss vielmehr ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis dartun (st. Rspr., siehe etwa [X.], [X.]eschluss vom 13. Juli 2020 - [X.], [X.], 42 Rn. 28 -Signalübertragungssystem).

Das Erfordernis des besonderen eigenen Rechtsschutzinteresses ist dabei jedoch nicht so zu verstehen, dass an dieses Interesse besonders strenge, den Rechtsschutz einengende Anforderungen zu stellen wären. Es muss sich - gegenüber dem vor dem Erlöschen des Schutzrechts genügenden und ohne weiteres gegebenen allgemeinen Rechtsschutzinteresse - nunmehr lediglich um ein spezielles, in der Person des Klägers liegendes, aus seiner [X.]eziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbares Interesse handeln. Soll eine Nichtigkeitsklage der vorbeugenden Abwehr von Ansprüchen dienen, ist nicht ausschlaggebend, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt sind. Hinreichender Anlass, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, besteht vielmehr schon dann, wenn der Kläger Anlass zu der [X.]esorgnis hat, er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf in solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in [X.]etracht kommt ([X.], [X.]eschluss vom 13. Juli 2020 - [X.], [X.], 42 Rn. 28 - Signalübertragungssystem).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist ein Rechtsschutzinteresse zum [X.]eispiel für den Fall zu bejahen, dass der Patentinhaber eine bereits erhobene Verletzungsklage zurücknimmt bzw. beschränkt, einen Verzicht auf eventuelle weitere Ansprüche aus dem Streitpatent aber ablehnt ([X.], Urteil vom 9. September 2010 - [X.], [X.], 1084 Rn. 10 - Windenergiekonverter). Eine damit vergleichbare Konstellation liegt auch im Streitfall vor.

2. Die [X.]eklagte hat die bereits anhängige Verletzungsklage zwar auf das Streitpatent in einer beschränkten Fassung gestützt und nach Erlöschen des [X.] erklärt, diese Klage nicht auf das Streitpatent in erteilter, unbeschränkter Fassung zu stützen. Diese Erklärung enthält indes keinen Klageverzicht im Sinne von § 306 ZP[X.] Die [X.]eklagte (und Verletzungsklägerin) hat damit nicht (wirksam) auf bereits bestehende Ansprüche verzichtet, sondern lediglich angekündigt, weitere Ansprüche in dem bereits anhängigen Prozess nicht geltend zu machen.

Mit ihrer auf das bereits anhängige Verfahren beschränkten Erklärung hat sich die [X.]eklagte mangels umfassender Verzichtserklärung jedenfalls die Möglichkeit vorbehalten, weitere Ansprüche aus dem Streitpatent in erteilter, unbeschränkter Fassung zu erheben. Angesichts des Umstands, dass die [X.]eklagte auf der Grundlage der beschränkten Fassung des [X.] bereits Klage vor dem [X.] erhoben hat, unstreitig außergerichtlich vorab bereits umfassende Verletzungsvorwürfe erhoben hat und der weitergehende Gegenstand des [X.] sich nur geringfügig von dem beschränkt verteidigten unterscheidet, kann der Klägerin in dieser Situation nicht zugemutet werden, die damit begründete Unsicherheit hinsichtlich einer weiteren Inanspruchnahme aus dem Streitpatent hinzunehmen. Vor dem Hintergrund der bisher geführten Auseinandersetzung, kann die Klägerin zudem nicht ausschließen, dass die Nichtigkeitsbeklagte die Verletzungsklage gegebenenfalls doch auf die erteilte, unbeschränkte Fassung des [X.] stützen könnte. Sie hat demnach ein berechtigtes Interesse daran, den im Zeitpunkt des Erlöschens des [X.] bereits anhängigen Rechtsstreit um den Rechtsbestand des Schutzrechts weiterzuführen.

I. Zum Gegenstand des [X.]

1. Der Gegenstand des [X.] betrifft ein Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigemonitor [X.] [X.]ildern, bei dem mittels eines [X.]ildaufnahmesystems einer vorzugsweise medizinischen [X.] digitale [X.]ilddaten eines [X.] eines Objekts aufgenommen werden (siehe [X.] [0001]).

Das Streitpatent geht davon aus, dass im [X.]ereich medizinischer Untersuchungen, beispielsweise mittels einer Magnetresonanzanlage, eines [X.]omputertomographen, einer Röntgenanlage oder einer Ultraschallanlage, [X.]ilder eines Untersuchungsobjektes aufgenommen werden, die an einem Monitor dargestellt werden, so dass der Arzt sie betrachten und hierauf basierend seine Diagnose stellen kann. Wird dabei ein [X.] eines Objekts aufgenommen, kann der digitale [X.] nicht nur Informationen hinsichtlich des Äußeren des Objekts, sondern auch hinsichtlich des inneren Objektvolumens enthalten.

Hierdurch ist es möglich, die Aufnahme als Projektionsbild oder als Oberflächenbild in dreidimensionaler Form darzustellen. Für den Arzt ist es nun wichtig, anhand der aufgenommenen [X.]ilder auf möglichst einfache Weise so viele Informationen wie möglich zu erhalten (siehe [X.] [0002]).

Zum Stand der Technik wird in der [X.]eschreibungseinleitung auf die [X.] 5 734 384 A verwiesen, die ein Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigemonitor [X.] [X.]ildern offenbare, bei dem mittels eines [X.]ildaufnahmesystems einer medizinischen [X.] digitale [X.]ilddaten eines [X.] eines Objekts aufgenommen werden. Die [X.]ilder können in verschiedenen [X.]ildebenen dargestellt werden und eine Markierung in Form eines Fadenkreuzes kann eingeblendet werden (siehe [X.] [0003]).

2. Vor diesem Hintergrund stellt sich in der [X.]chrift die Aufgabe, ein Verfahren, eine Vorrichtung und eine medizinische [X.] anzugeben, nach denen [X.]ilder an einem Anzeigemonitor dargestellt werden, die dem [X.]etrachter auf einfache und übersichtliche Weise eine Analyse ermöglichen (siehe [X.] [0004], geltende Ansprüche).

3. Die im Patent angegebene Aufgabe soll in der beschränkt verteidigten Fassung durch ein Verfahren nach Patentanspruch 1, eine Vorrichtung nach Patentanspruch 13 und eine medizinische [X.] nach Patentanspruch 25 gelöst werden.

Die [X.]. 2 zeigt eine Prinzipskizze einer erfindungsgemäßen Vorrichtung unter Darstellung verschiedener, am Anzeigemonitor dargestellter [X.]ilder.

Die Erfindung soll sich vom (im Streitpatent genannten) Stand der Technik darin unterscheiden, dass dort die [X.]ildebenen stets aufeinander senkrecht stehen und anders als im Streitpatent eine beliebige Orientierung der [X.]ildebenen der Schnittbilder zueinander nicht offenbart werde.

Die nebengeordneten Patentansprüche in der beschränkt verteidigten Fassung haben folgenden Wortlaut (Gliederung eingefügt analog zum [X.]eklagtenvortrag):

Patentanspruch 1

1.1 Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigemonitor (7) [X.] [X.]ildern (A, [X.], [X.]),

1.2 bei dem mittels eines [X.]ildaufnahmesystems (2) einer [X.] digitale [X.]ilddaten eines [X.] eines Objekts (O) aufgenommen werden,

1.3 bei welchem Verfahren am Anzeigemonitor (7) gleichzeitig wenigstens zwei [X.]ilder (A, [X.], [X.]) des [X.]

1.3.1 als [X.] oder Schnittbilder

1.3.2 mit beliebiger Orientierung ihrer [X.]ildebenen zueinander angezeigt werden,

1.4 wobei in jedem [X.]ild wenigstens eine Markierung (M) angezeigt wird,

1.4.1 die eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder bezüglich des [X.]ildes, in dem die Markierung angezeigt wird, angibt,

1.5.1 wobei die Orientierung der [X.]ildebene eines [X.]ilds (A, [X.], [X.]) und damit die Ansicht des [X.]ilds unter entsprechend angepasster Darstellung der Markierungen (M) geändert werden kann,

1.5.2 und wobei die Änderung durch [X.]ewegen der Markierungen (M), insbesondere Verschieben oder Verdrehen der Linien mittels geeigneter Steuermittel, insbesondere umfassend eine Steuerungsmaus (8) erfolgt.

Patentanspruch 13

13. Vorrichtung zum Verarbeiten und Wiedergeben digitaler [X.]ilder (A, [X.], [X.]), umfassend

13.1 eine [X.]ildverarbeitungseinrichtung (6),

13.1.1 in welcher digitale [X.]ilddaten eines [X.] eines Objekts (O) vorhanden sind,

13.2 sowie einen Anzeigemonitor (7) zum Wiedergeben eines [X.]ilds, dadurch gekennzeichnet, dass

13.2.1 am Anzeigemonitor (7) gleichzeitig wenigstens zwei [X.]ilder (A, [X.], [X.]) des [X.]

13.2.1.1 als [X.] oder Schnittbilder

13.2.1.1 mit beliebiger Orientierung ihrer [X.]ildebenen zueinander anzeigbar sind,

13.2.2 und dass die [X.]ildverarbeitungseinrichtung (6) zum Erzeugen von In den [X.]ildern (A, [X.], [X.]) [X.] Markierungen (M) ausgebildet Ist,

13.2.2.1 wobei in jedem [X.]ild (A, [X.], [X.]) wenigstens eine Markierung (M) anzeigbar ist,

13.2.2.2 die eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder bezüglich des [X.]ildes, in dem die Markierung (M) angezeigt wird, angibt,

13.2.3.1 wobei die Orientierung der [X.]ildebene eines [X.]ilds (A, [X.], [X.]) und damit die Ansicht des [X.]ilds unter entsprechend angepasster Darstellung der Markierungen (M) veränderbar ist,

13.2.3.2 wobei zur Änderung die Markierungen (M), insbesondere die Linien (a, b, c) unter Verwendung eines Steuermittels, insbesondere in Form einer Steuerungsmaus (8) bewegbar, insbesondere verschiebbar oder verdrehbar sind.

Patentanspruch 25

25. Medizinische [X.], umfassend

25.1 ein [X.]ildaufnahmesystem zum Aufnehmen von [X.]ilddaten eines Untersuchungsobjekts,

25.2 sowie eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 24, an die die [X.]ilddaten in digitaler Form gebbar sind.

In den Patentansprüchen 1, 13 und 25 nach Hilfsantrag 1 lauten die gegenüber dem Hauptantrag geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.4(A, [X.], [X.]) wenigstens eine Markierung (M) angezeigt wird,

1.4.1 jeweils eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder ([X.], [X.]) bezüglich des [X.]ildes (A), in dem die Markierung angezeigt wird, angibt,

1.4.1.a wobei die Anzahl der Markierungen (M) der Anzahl der übrigen [X.]ilder ([X.],[X.]) entspricht

Patentanspruch 13

13.2.2.2 jeweils eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder ([X.], [X.]) bezüglich des [X.]ildes (A), in dem die Markierung (M) angezeigt wird, angibt,

13.2.2.2 a wobei die Anzahl der Markierungen (M) der Anzahl der übrigen [X.]ilder ([X.], [X.]) entspricht,

Patentanspruch 25

Wortlaut unverändert gegenüber Hauptantrag

In den Patentansprüchen 1, 13 und 25 nach Hilfsantrag 2 lauten die gegenüber dem Hilfsantrag 1 geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.5.2 allein durch [X.]ewegen der Markierungen (M), insbesondere Verschieben oder Verdrehen der Linien mittels geeigneter Steuermittel, insbesondere umfassend eine Steuerungsmaus (8) erfolgt.

Patentanspruch 13

13.2.3.2 die zur Änderung allein mittels [X.]ewegung der die Markierungen (M), insbesondere durch Verschieben oder Verdrehen der die Linien (a, b, c) unter Verwendung eines Steuermittels, insbesondere in Form einer Steuerungsmaus (8) bewegbar, insbesondere verschiebbar oder verdrehbar sind durchführbar ist.

Patentanspruch 25

Wortlaut unverändert gegenüber Hauptantrag

In den Patentansprüchen 1, vormals 13 und vormals 25 nach Hilfsantrag 3 lauten die gegenüber dem Hauptantrag geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.3.2a wobei am Anzeigemonitor (7) drei [X.]ilder (A, [X.], [X.]) wiedergegeben werden

1.3.2b wobei in jedem [X.]ild zwei Markierungen (M) betreffend die [X.]ildebenenlage der beiden anderen [X.]ilder wiedergegeben werden,

1.4.1b wobei als Markierungen Linien (a, b, c) angezeigt werden,

Patentanspruch 11 13

13.2.2.2b wobei am Anzeigemonitor (7) drei [X.]ilder (A, [X.], [X.]) wiedergebbar sind,

13.2.2.2c und dass die [X.]ildverarbeitungseinrichtung (6) zum Erzeugen und Wiedergeben von jeweils zwei Markierungen (M) betreffend die [X.]ildebenenlage der beiden anderen [X.]ilder in einem [X.]ild ausgebildet ist,

13.2.2.2d wobei die Markierungen (M) Linien (a, b, c) sind,

Patentanspruch 21 25

Wortlaut unverändert gegenüber Patentanspruch 25 gemäß Hauptantrag

In den Patentansprüchen 1, vormals 13 und vormals 25 nach Hilfsantrag 4 lauten die gegenüber dem Hilfsantrag 3 geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.5.2 allein durch [X.]ewegen der Markierungen (M), insbesondere in Form von Verschieben oder Verdrehen der Linien mittels geeigneter Steuermittel, insbesondere umfassend eine Steuerungsmaus (8) erfolgt.

Patentanspruch 11 13

13.2.3.2zur die Änderung allein mittels [X.]ewegung in Form von Verschieben oder Verdrehen der als Linien (a, b, c) ausgebildeten die Markierungen (M), insbesondere die Linien (a, b, c) unter Verwendung eines Steuermittels, insbesondere in Form einer Steuerungsmaus (8) bewegbar, insbesondere verschiebbar oder verdrehbar sind durchführbar ist.

Patentanspruch 21 25

Wortlaut unverändert gegenüber Patentanspruch 25 gemäß Hauptantrag

In den Patentansprüchen 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 5 lauten die gegenüber dem Hilfsantrag 4 geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.2bei dem wobei mittels eines [X.]ildaufnahmesystems (2) einer [X.] digitale [X.]ilddaten eines [X.] eines Objekts (O) aufgenommen werden,

Patentanspruch 11 13

11.Medizinische [X.], umfassend ein [X.]ildaufnahmesystem zum Aufnehmen von [X.]ilddaten eines Untersuchungsobjekts, sowie eine Vorrichtung zum Verarbeiten und Wiedergeben digitaler [X.]ilder (A, [X.], [X.]), umfassend

Patentanspruch 25

gestrichen

In den Patentansprüchen 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 6 lauten die gegenüber dem Hilfsantrag 5 geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.4.1c

Patentanspruch 10 11

13.2.2.2e

Patentanspruch 25

gestrichen

In den Patentansprüchen 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 7 lauten die gegenüber dem Hilfsantrag 6 geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.2als Röntgen-[X.]-[X.]ogen-Anlage ausgebildeten [X.] digitale [X.]ilddaten eines [X.] eines Objekts (O) aufgenommen werden,

Patentanspruch 10 13

10.als Röntgen-[X.]-[X.]ogen-Anlage ausgebildete [X.], umfassend ein als Röntgen-[X.]-[X.]ogen-System ausgebildetes [X.]ildaufnahmesystem zum Aufnehmen von [X.]ilddaten eines Untersuchungsobjekts, sowie eine Vorrichtung zum Verarbeiten und Wiedergeben digitaler [X.]ilder (A, [X.], [X.]), umfassend

Patentanspruch 25

gestrichen

In den Patentansprüchen 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 8 lauten die gegenüber dem Hilfsantrag 7 geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.3.1 aus einem Volumenbild heraus erzeugte [X.] oder Schnittbilder

Patentanspruch 9 13

13.2.1.1 aus einem Volumenbild heraus erzeugte [X.] oder Schnittbilder

Patentanspruch 25

gestrichen

In den Patentansprüchen 1 und vormals 13 mit 25 nach Hilfsantrag 9 lauten die gegenüber dem Hilfsantrag 8 geänderten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.3.1, zweidimensionale, nicht dreidimensional perspektivisch dargestellte [X.] oder Schnittbilder

1.3.2amit beliebiger Orientierung ihrer sämtlichen [X.]ildebenen zueinander wiedergegeben werden

1.5.1(A) unter entsprechend angepasster Darstellung der Markierungen (M, b, c) im [X.]ild (A) geändert werden kann,

1.5.2, a), in einem der anderen [X.]ilder ([X.], [X.]), in Form von Verschieben oder Verdrehen der Linien mittels geeigneter Steuermittel, insbesondere umfassend eine Steuerungsmaus (8) erfolgt.

Patentanspruch 9 13

13.2.1.1 erzeugte zweidimensionale, nicht dreidimensional perspektivisch dargestellte [X.] oder Schnittbilder

13.2.2.2bmit beliebiger Orientierung ihrer, sämtlichen [X.]ildebenen zueinander wiedergebbar sind,

13.2.3.1(A) unter entsprechend angepasster Darstellung der Markierungen (M, b, c) im [X.]ild A veränderbar Ist,

13.2.3.2, a), in einem der anderen [X.]ilder ([X.], [X.]), unter Verwendung eines Steuermittels, insbesondere in Form einer Steuerungsmaus (8) durchführbar ist.

Patentanspruch 25

gestrichen

4. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Dipl.-Informatiker oder einen Diplom-Physiker oder Dipl.-Ing. der Elektrotechnik mit [X.]erufserfahrung auf dem Gebiet der Darstellung auch von dreidimensionalen [X.]ildern aus medizinischen Untersuchungen.

Dabei ist zugrunde zu legen, dass der maßgebliche Fachmann derjenige ist, dem üblicherweise die Lösung der sich objektiv stellenden Aufgabe übertragen wird (so schon [X.], Urteil vom 15. September 1977 - [X.], [X.] 1978, 37 - [X.]örsenbügel).

Die Aufgabe und auch der Schwerpunkt der Erfindung liegen hier bei der (dreidimensionalen) [X.]ild- und [X.]. Der Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe ist daher ein Informatiker mit [X.]erufserfahrung hinsichtlich der Darstellung von dreidimensionalen [X.]ildern aus medizinischen Untersuchungen oder ein Diplom-Physiker oder Dipl.-Ing. der Elektrotechnik mit entsprechendem Fachwissen und [X.]erufserfahrung. Dieser Fachmann arbeitet mit einem Anwendungsprogrammierer für die Umsetzung in der [X.] zusammen. Diesen ist insbesondere aufgrund ihres Grundlagenwissens geläufig, in [X.] die Lage der Schnittlinie einzuzeichnen.

Da zur Lösung der Aufgabe auch Stand der Technik aus anderen Fachgebieten wie z. [X.]. der rechnerunterstützten Konstruktion ([X.]AD) relevant sein kann, wird sich ein Fachmann zur Lösung eines Darstellungsproblems auf einem Anzeigemonitor ebenfalls in diesem Gebiet umsehen.

5. Der Patentanspruch 1 in der beschränkt verteidigten Fassung ist zunächst unter Heranziehung der [X.]eschreibung und der Zeichnungen auszulegen. Als Grundlage der objektiven Patentauslegung ist dabei maßgebend, wie der Fachmann die Angaben hinsichtlich der Funktionalität aus fachlicher Sicht versteht und welche Schlussfolgerungen er hieraus für die erfindungsgemäße [X.]eschaffenheit der auf diesem Wege herstellbaren Sache zieht (siehe [X.], Urteil vom 8. Juni 2010 - [X.], Rn. 24).

Der Senat legt seiner Entscheidung folgende Auslegung der in den Patentansprüchen 1 nach Haupt- und [X.] genannten erläuterungsbedürftigen Merkmale zugrunde:

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 dient zum Darstellen von [X.]ildern auf einem Anzeigemonitor, wobei die [X.]ilddaten des Objekts (O) mittels eines [X.]ildaufnahmesystems aufgenommen wurden [Merkmale 1.1 und 1.2]. Als [X.]eispiele eines [X.]ildaufnahmesystems sind in der [X.]eschreibungseinleitung ein Röntgensystem, ein Ultraschallsystem, ein Magnetresonanzsystem oder ein [X.]omputertomographiesystem genannt (vgl. [X.] [0020]). Auf diese [X.]ildaufnahmesysteme ist das beanspruchte Verfahren nicht eingeschränkt. So sind auch Aufnahmen mittels [X.]-System oder optischer 3D-Methoden denkbar. Ebenso ist das Verfahren nicht darauf eingeschränkt, dass das [X.]ildaufnahmesystem und die [X.]ildanzeigeeinrichtung in einem Gerät untergebracht sind.

Unter [X.]ildaufnahme versteht der Fachmann dabei die Erfassung der [X.]ilddaten, die an die Anzeigevorrichtung weitergeleitet werden. Dieses System ist schematisch in [X.].1 gezeigt:

Dabei werden die mittels des [X.]ildaufnahmesystems (2) ermittelbaren digitalen [X.]ilddaten eines Objekts (O) an eine Vorrichtung zum Verarbeiten und Wiedergeben aufgenommener [X.]ilder (5) gegeben, die eine [X.]ildverarbeitungseinrichtung (6) sowie einen Anzeigemonitor (7) umfasst (vgl. [X.] [0021]).

Erfindungsgemäß müssen diese [X.]ilddaten nicht während einer [X.] oder in unmittelbarem zeitlichen oder räumlichen Zusammenhang mit der Darstellung der [X.]ilder auf dem Anzeigemonitor aufgenommen werden. Das [X.]ildaufnahmesystem ist - auch nach Merkmal 1.2 - nicht notwendiger [X.]estandteil des Anzeigesystems.

Auf dem Anzeigemonitor sollen wenigstens zwei [X.]ilder des [X.] in Form von [X.]n oder Schnittbildern und mit beliebiger Orientierung ihrer [X.]ildebenen zueinander angezeigt werden [Merkmale 1.2, 1.3.1, 1.3.2]. Das Merkmal 1.3 enthält lediglich eine Untergrenze der anzuzeigenden [X.]ilder, die sich denklogisch aus der gewünschten Relation von [X.]ildern ergibt. Das Streitpatent geht davon aus, dass Schnittbilder oder [X.] ein Mittel zur Darstellung eines [X.] sind. Es müssen sich nicht alle angezeigten [X.]ilder in der Orientierung ihrer [X.]ildebene unterscheiden.

Nach der [X.]chrift sind [X.] [X.]ilder, die quasi einen [X.]lick durch das dargestellte [X.] zulassen, im Gegensatz dazu zeigen [X.] die Oberfläche, lassen also keinen [X.]lick durch das [X.] zu (vgl. [X.] [0032]: „In den gezeigten [X.]eispielen handelt es sich bei den [X.]ildern A, [X.] und [X.] um [X.], die quasi einen [X.]lick durch das dargestellte [X.] zulassen. Der Arzt kann aber z. [X.]. mit einem der Steuermittel 8, 12 wählen, was für eine [X.]ildart er dargestellt haben möchte. [X.] [X.]. kann er sich anstelle der [X.] [X.] desselben [X.] anzeigen lassen. ...“). Eine Einschränkung auf 2D-[X.]ilder ist damit nicht verknüpft. Ein Projektionsbild oder auch ein Oberflächenbild kann damit sowohl zweidimensional als auch dreidimensional (in einer entsprechenden perspektivischen Darstellung) sein. Eine Einschränkung auf 2D-[X.]ilder ist der [X.]eschreibung nicht entnehmbar.

Die Art der wiederzugebenden [X.]ilder (bspw. [X.] oder Schnittbilder) kann nach Abs. [0011] des [X.] wählbar sein. Dies gibt der Anspruch in Merkmal 1.3.1 jedoch nicht vor. Eine unterschiedliche Orientierung der [X.]ilder ist in den [X.].2 bis 7 dargestellt. So stehen in den [X.].2 und 3 die [X.]ildebenen aller drei [X.]ilder A, [X.], [X.] im dreidimensionalen Raum senkrecht aufeinander. Es werden die Schnittebenen coronal, horizontal und [X.] gezeigt.

Andere Orientierungen sind den [X.]. 4 bis 7 entnehmbar. In [X.]. 4 ist ein schräg durch die [X.] verlaufendes Projektionsbild [X.] gezeigt. In den [X.]. 5 bis 7 sind weitere Verschwenkungen der [X.]ildebenen a, b und c offenbart.

In Abs. [0011] des [X.] ist dazu erläutert, dass ein Arzt die Orientierung angepasst an seine Anforderungen frei wählen kann, d. h. kippen oder verdrehen. Nach Merkmal 1.3.2 muss zumindest eine Orientierung untereinander beliebig einstellbar und anzeigbar sein, es ist nicht gefordert, dass sämtliche gleichzeitig angezeigten [X.]ilder in ihren [X.]ildebenen jede beliebige Orientierung zueinander einnehmen können. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass nach Merkmal 1.3 gleichzeitig wenigstens zwei [X.]ilder angezeigt werden und somit von Merkmal 1.3.2 lediglich gefordert wird, dass eine veränderbare Orientierung eines [X.]ildes zu einem anderen [X.]ild möglich ist.

Eine technische [X.]esonderheit, wie dies durchgeführt wird, ist weder den Ansprüchen noch der [X.]eschreibung zu entnehmen.

Nach den Merkmalen 1.4 und 1.4.1 wird in jedem [X.]ild eine Markierung angezeigt, die eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder bezüglich des aktuellen [X.]ildes angibt. Eine derartige Markierung ist in [X.]. 2 exemplarisch als Linie M dargestellt. Gemäß Merkmal 1.4.1 ist somit in jedem angezeigten [X.]ild eine Markierung zur relativen Orientierung der [X.]ildebene des oder der anderen [X.]ilder vorhanden. Ziel dieser Markierung ist, dem Anwender eine einfache und übersichtliche Orientierung der [X.]ilder zueinander zu ermöglichen (vgl. [X.] [0004]). Die Markierung muss eine beliebige Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder bezüglich des [X.]ildes angeben, in dem die Markierung angezeigt wird. Dabei ist nicht notwendig, dass mit dieser Information hinreichend die Lage angegeben ist, vielmehr ist auch möglich, diese Lage mittels der Markierung und zusätzlicher Informationen bestimmen zu können. Die Auslegung der [X.]eklagten, dass die Anzahl der Markierungen stets „n - 1“ für jedes [X.]ild beträgt, ergibt sich nicht aus dem Wortlaut der Merkmalsgruppe 1.4 und stellt damit eine unzulässige Auslegung unterhalb des Anspruchswortlauts dar, die sich auch nicht aus den Ausführungsbeispielen ergibt, da diese pro [X.] mehr als eine Markierung (Linie, Pfeile, [X.]ezugszeichen) zeigen.

Das [X.]ewegen einer Markierung kann auch lediglich dahingehend erfolgen, dass die Markierung an eine andere Stelle gesetzt wird, ohne die [X.]ewegung explizit zu zeigen. Eine entsprechende Darstellung des [X.]ewegungsablaufs ist auch im Anspruch nicht gefordert.

In den Merkmalen 1.5.1 und 1.5.2 (aus den erteilten Ansprüchen 10 und 11) wird die Möglichkeit der Änderung der Orientierung spezifiziert [Merkmal 1.5.1] und wie diese durchgeführt wird [Merkmal 1.5.2]. So soll die Orientierung der [X.]ildebene eines [X.]ilds (A, [X.], [X.]) und damit die Ansicht des [X.]ilds unter entsprechend angepasster Darstellung der Markierungen (M) geändert werden können [Merkmal 1.5.1]. Das Merkmal 1.5.1 entspricht damit im Wesentlichen bereits der Möglichkeit einer „beliebigen“ Orientierung gemäß Merkmal 1.3.2 in Verbindung mit der Vorgabe, dass die Markierung gemäß der Merkmale 1.4 und 1.4.1 angepasst wird.

Das Merkmal 1.5.1 beschreibt somit lediglich, die beliebige Orientierung nicht nur einmal, sondern mehrmals zu wählen; dabei wird durch Merkmal 1.5.1 (entgegen Merkmal 1.5.2) nicht vorgegeben, was mit der Markierung während der Änderung geschieht (d. h. ob die Markierung zur Änderung verwendet wird oder erst nach der Änderung gemäß Abs. [0011] des [X.] nachgeführt wird). Ebenso ist in den Merkmalen 1.5.1 und 1.5.2 nicht spezifiziert, ob sich durch das [X.]ewegen der Markierungen (M) in einem [X.]ild dasselbe oder ein anderes [X.]ild ändert, wie dies in den Ausführungen zu [X.]. 5 erläutert ist (vgl. [X.] [0028]: „Ausgehend von der [X.]ilddarstellung in [X.]. 4 wurde nun in [X.]. 5 die Orientierung der [X.]ildebene des [X.]ildes [X.] durch Verdrehen der Linie c in [X.]ild A geändert.“).

Die Modifikation der Orientierung soll gemäß Merkmal 1.5.2 durch [X.]ewegen der Markierungen (M) erfolgen, insbesondere durch Verschieben oder Verdrehen der Linien mittels geeigneter Steuermittel, insbesondere umfassend eine Steuerungsmaus (8). Auf diese „insbesondere“-Alternativen ist das Verfahren nach Anspruch 1 jedoch nicht eingeschränkt. Im Streitpatent ist als [X.] als weiteres [X.]eispiel ein Trackball genannt (vgl. [X.] [0031]); es wäre somit auch ein [X.]ewegen mittels Trackball, Stift oder Tastatur möglich.

Die zwei Handlungsschritte gemäß den Merkmalen 1.5.1 und 1.5.2 schließen sich entgegen der Auffassung der Klägerin nicht gegenseitig aus, da das Merkmal 1.5.1 lediglich die Möglichkeit der Änderung zusammen mit der Angabe der nachfolgenden Anzeige mit der Markierung angibt, wohingegen das Merkmal 1.5.2 vorgibt, wie diese Änderung vorgenommen wird.

II. Zum geltend gemachten [X.] der fehlenden
Patentfähigkeit

Das Patent ist für nichtig zu erklären, da es in allen verteidigten Fassungen nach dem Hauptantrag und nach [X.] 1 bis 8 gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift [X.] nicht neu ist bzw. in Verbindung mit dem Fachwissen des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Soweit die [X.]eklagte das Streitpatent in seiner erteilten Fassung nicht mehr verteidigt, ist es ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr., vgl. etwa [X.], Urteil vom 4. Juni 1996 - [X.], [X.] 1996, 857 Rn. - [X.]; Urteil vom 21. März 2017 - [X.], juris Rn. 19 m. w. N.).

Der erstmals in der mündlichen Verhandlung am 12. März 2021 formulierte und gestellte Hilfsantrag 9 ist nach § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.] als verspätet zurückzuweisen und bleibt deshalb unberücksichtigt.

1. Hauptantrag

a) Das Verfahren nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist in der [X.] offenbart.

Die [X.] zeigt ein Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigemonitor [X.] [X.]ildern eines [X.] eines Patienten, die mittels eines [X.]ildaufnahmesystems einer [X.] (z. [X.]. [X.]T, [X.], [X.], SPE[X.]T) aufgenommen werden (vgl. [X.] u. a. [X.].10, 13, Anspruch 1, [X.], [X.] 23 f) [= Merkmale 1.1 und 1.2]. Unstrittig werden am Anzeigemonitor gleichzeitig wenigstens zwei [X.]ilder (beispielsweise neun [X.]ilder) des [X.] als Schnittbilder angezeigt (vgl. [X.] u. a. [X.].10, 13, S.25 [X.]18ff: „[X.] displays nine [X.] views within [X.]s area 254, [X.] scannen.“) [= Merkmale 1.3 und 1.3.1].

Zusätzlich wird auch ein Projektionsbild (314) angezeigt, das - analog zur Definition nach dem Streitpatent in Abs. [0032] - einen [X.]lick durch das dargestellte [X.] zuläßt (vgl. [X.] S.25 [X.]22ff: „[X.], [X.], 312 and 316 show corresponding and interrelated orthogonal two-dimensional views.“) [= Merkmal 1.3.1].

Entgegen der Auffassung der [X.]eklagten entnimmt der Fachmann der [X.] die technische Lehre, die [X.]ildebenen der dargestellten Schnittbilder nicht nur orthogonal, sondern auch schräg auszuwählen (vgl. [X.] S.23 [X.]10ff: „Examination viewer component 114 permits a user to modify an [X.] view, by changing slice, toggling between orthogonal and oblique views, panning and zooming, toggling color on and off, changing the transparency of the view, and changing the slab thickness.“).

Die [X.]ilder können dabei mit beliebiger Orientierung und Winkellage ihrer [X.]ildebenen zueinander angezeigt werden (vgl. [X.] S. 26 [X.] 22ff: „One embodiment permits viewing images from any of the three orthogonal viewing planes: [X.] (axial), front (superior), or from the right side (coronal). In addition, this embodiment permits the viewing of images obliquely; for example, from thirty degrees to the left and thirty degrees up.“) [= Merkmal 1.3.2]. Lediglich bei deaktivierter „oblique-check-box“ ist eine beliebige Orientierung zueinander nicht möglich (vgl. [X.] S. 37 [X.] 16ff: „However, selection of oblique check box 298 renders [X.], 312 and 316 in an oblique orientation, as opposed to an orthogonal orientation.“).

Die beliebige, schräge (oblique) bzw. nicht-orthogonale Orientierung der [X.]ildebenen untereinander folgt auch aus [X.] (vgl. [X.] A59: „[X.], wherein each two-dimensional view is from a different oblique viewing plane.“).

In jedem [X.]ild wird wenigstens eine Markierung angezeigt, die eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder bezüglich des [X.]ildes, in dem die Markierung angezeigt wird, angibt. So werden - wie auch nach dem [X.] [0008] - farbige Rahmen und farbige Linien verwendet, wobei jede farbige Linie der [X.] in dem in gleicher Farbe umrandeten [X.]ild entspricht (vgl. [X.] S. 30 [X.] 9ff: „Each [X.] two-dimensional view has a colored border, with a different color for each view. [X.], [X.] plane: the plane of the screen, or one of the two planes perpendicular to the screen. The three [X.] views correspond to these three planes. Each [X.] view also has cross hairs consisting of vertical and horizontal lines. ... [X.]. 16 is that each of the lines of the cross hairs is colored to show the plane to which each corresponds. [X.]ross hair 352 and cross hair 362 are the same color as the border of the image shown in [X.] 348; cross hair 354 and cross hair 358 are the same color as the border of the image shown in [X.] 350; and, [X.] in [X.] 346.“) [= Merkmale 1.4 und 1.4.1].

Weiter können die Markierungen mittels „[X.]“, also durch [X.]ewegen der Markierung (cross hair line) mittels einem Steuermittel (mouse), an eine andere Stelle eines (ersten) [X.]ildes bewegt werden, wodurch die Orientierung der [X.]ildebene und damit die Ansicht des (nach Merkmal 1.4.1) anderen [X.]ildes geändert wird. Der [X.]enutzer kann die Linie verziehen oder den Schnittpunkt der Linien verschieben (vgl. [X.] S. 30 [X.] 30ff: „To change one [X.] view to display a different slice, [X.] the right mouse button and drags the cross hair line in either of the other two views that is the same color as the border of the view the user wishes to change. To change two [X.] views to display different slices by dragging, [X.] the right mouse button to drag the intersection of the cross hair lines that are of the same colors as the colors of the borders of the two [X.] views the user wishes to change.“, sowie Anspruch 66) [= Merkmale 1.5.1 und 1.5.2]. Soweit die [X.]eklagte darauf verweist, dass in der [X.] bezüglich des Verziehens ein Dreh- und Angelpunkt fehle und damit das Verändern der Linie nicht ausreichend offenbart wäre, so liest der Fachmann diese beliebige Veränderbarkeit aus der Angabe mit, analog wie er diese technische Lehre auch im Streitpatent mitliest, in dem ebenfalls lediglich angegeben ist, dass die Linien mit einem Steuermittel bewegt werden (vgl. [X.] [0031]: „Die Änderung der jeweiligen [X.]ilddarstellungen, die der Arzt vornimmt, um entsprechende Schnittansichten zu bekommen, kann wie beschrieben beispielsweise durch [X.]ewegen der Linien mit dem Steuermittel 8, also beispielsweise der [X.] erfolgen.“).

Damit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 in der [X.] offenbart.

b) Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ergibt sich auch bei Auslegung der [X.] nach der [X.]eklagten in naheliegender Weise aus dieser Druckschriften und dem Fachwissen.

Selbst wenn entgegen der Lehre des Unteranspruchs 59 der Auffassung der [X.]eklagten gefolgt würde, dass die [X.] lediglich eine schräge [X.]ildebene und eine daran orthogonale Ausrichtung der restlichen Schnittebenen zeige, so entnimmt der Fachmann der [X.] die technische Lehre der schrägen [X.]ilddarstellung (oblique views). Selbstverständlich sind dem Fachmann dabei auch die Vorteile der schrägen Ansichten für den Arzt bewusst, da die Anpassung eine verbesserte Sicht auf die untersuchte Region ermöglicht, die über die klassischen [X.]ildebenen [X.], horizontal und coronal hinausgeht, und dem behandelnden Arzt eine spezifischere Analyse der physiologischen Gegebenheiten zur Verfügung stellt.

Der Fachmann wird die technische Lehre der Wahl einer beliebigen schräg gestellten [X.] aufgrund der Vorteile bereits im Rahmen fachmännischen Handelns nicht nur für ein einziges Schnittbild, sondern auch für weitere [X.]ilder bzw. Schnittebenen anwenden.

Selbst bei der eingeschränkten Auslegung der [X.] durch die [X.]eklagte gelangt der Fachmann somit zum Verfahren nach Anspruch 1, ohne erfinderisch tätig zu werden.

c) Die angegriffenen Ansprüche 2 bis 25 enthalten auch nach den Ausführungen der [X.]eklagten in der mündlichen Verhandlung keine patentbegründenden [X.]esonderheiten. Weder macht die [X.]eklagte geltend noch ist sonst ersichtlich, dass die zusätzlichen Merkmale in den abhängigen Patentansprüchen zu einer anderen [X.]eurteilung der Patentfähigkeit führen, so dass auch die Gegenstände der auf die nebengeordneten Patentansprüche rückbezogenen Unteransprüche als nicht patentfähig anzusehen sind (s.a. [X.], Urteil vom 29. September 2011 - [X.], [X.] 2012, 149 Rn. 96 - Sensoranordnung).

aa) Der [X.] legt fest, dass am Anzeigemonitor drei [X.]ilder (A, [X.], [X.]) wiedergegeben werden, wobei in jedem [X.]ild zwei Markierungen betreffend die [X.]ildebenenlage der beiden anderen [X.]ilder wiedergegeben werden.

Die Anzeige von drei Ansichten auf dem Anzeigemonitor (coronal, horizontal und [X.]) ist dem Radiologen und [X.]hirurgen in seiner täglichen Praxis geläufig. Hierzu zeigt auch die [X.] beispielsweise drei Schnittbilder ([X.]s 346, 348, 350) mit den jeweiligen Markierungen (vgl. [X.] [X.].16, S.30 [X.]17ff: „[X.] area 254 includes [X.]s 344, 346, 348 and 350, which like the [X.]s of FIG. 13, display a three-dimensional view (in [X.] 344) [X.] (in [X.]s 346, 348 and 350). [X.] 346 has cross hairs 352 and 354; [X.] 348 has cross hairs 356 and 358; and, [X.] 350 has cross hairs 360 and 362. ...“).

bb) In [X.] ist angegeben, dass abhängig von der Lage der [X.]ildebenen verschiedene Markierungen (M) verwendet werden, wobei eine erste Markierung verwendet wird, wenn die [X.]ildebenen senkrecht aufeinander stehen, und eine zweite Markierung, wenn die [X.]ildebenen unter einem Winkel verschieden von 90° aufeinander stehen. Unterschiedliche Ausgestaltungen von Markierungen liegen für den Fachmann im Rahmen seines handwerklichen Könnens.

Im Übrigen erschöpft sich dieses zusätzliche Merkmal gemäß Anspruch 3 in der Wiedergabe von Informationen, die als solche bei der Prüfung der Patentfähigkeit als nicht technisch außer [X.]etracht bleiben kann. Denn bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sind solche Anweisungen nicht zu berücksichtigen, nach denen bestimmte Inhalte durch Abweichungen in der Farbe, der Helligkeit oder dergleichen hervorgehoben werden ([X.], Urteil vom 26. Februar 2015 - [X.], [X.] 2015, 660 Rn. 33 - [X.]ildstrom).

cc) Gemäß den Unteransprüchen 4 und 5 werden Markierungen als Linien angezeigt und laufen im Wesentlichen über das gesamte [X.]ild. Dies ist bereits in der [X.] offenbart (vgl. [X.] u.a. [X.].16).

dd) Analog zu [X.] ergibt sich eine Verwendung von durchgezogenen und unterbrochenen Linien gemäß dem zusätzlichen Merkmal nach [X.] bereits aus dem Fachwissen und erschöpft sich darüber hinaus lediglich in der Wiedergabe von Informationen, die bei der [X.]eurteilung der Patentfähigkeit außer [X.]etracht bleibt. Dies gilt insbesondere für das Vermitteln der Information, dass die [X.]ildebenen senkrecht oder unter einem Winkel anders als 90° aufeinander stehen.

ee) Jedem [X.]ild als Kennung eine bestimmte Farbe, insbesondere in Form eines das [X.]ild umgebenden Farbrahmens (colored border) zuzuordnen, womit jedem [X.]ild eine bildspezifische Kennung zugeordnet ist und die in einem anderen [X.]ild wiedergegebene Markierung (cross hair lines) ebenfalls diese Kennung zeigt, ist in der [X.] [X.].16 dargestellt (vgl. [X.] S. 30 [X.] 9ff). Die Unteransprüche 7 und 8 können damit ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen.

ff) Für den Fachmann ist es selbstverständlich, in technischen Zeichnungen die [X.]lickrichtung durch eine Zusatzmarkierung (Pfeil) anzugeben; rein exemplarisch wird dazu auf die einschlägigen DIN-Normen verwiesen. Das zusätzliche Merkmal nach [X.] geht nicht über diese technische Lehre hinaus.

gg) Einen Trackball als [X.]edienelement (Unteranspruch 10) zu verwenden, ist auch in der [X.] offenbart (vgl. [X.] S.10 [X.]18ff: „For example, pointing device 104 may also be a point stick, [X.], [X.] pad.“).

hh) Wie bereits zu Anspruch 1 erläutert, zeigt die [X.] die Wiedergabe von Volumenbildern in Form von [X.]n oder Schnittbildern (siehe Abschnitt II.1.a). Weiter lehrt die [X.] dem Fachmann eine Auswahl von speziellen Anzeigen, so die Anzeige ausschließlich aus Schnittbildern (mittels „nine-[X.]s control“ 256), Mischformen aus Schnittbildern und dreidimensionalen [X.]ildern (über „four-[X.]s control“ 258 oder „five-[X.]s control“ 262) und die Anzeige von nur einem dreidimensionalen [X.]ild (mit „one-[X.] control“ 260) (vgl. [X.] [X.].16, S.24 [X.]5ff). Die Merkmale der Ansprüche 11 und 12 sind damit ebenfalls in der [X.] offenbart.

ii) Die Ausführungen zu Anspruch 1 treffen entsprechend auch auf die Vorrichtung nach dem nebengeordneten Patentanspruch 13 zu, da dieser lediglich die Einkleidung der Verfahrensmerkmale in gegenständliche Mittel beinhaltet.

jj) [X.]ezüglich der Unteransprüche 14 bis 24 wird auf die Ausführungen zu den Unteransprüchen 2 bis 12 verwiesen, da die Untersprüche 14 bis 24 nicht über die Umsetzung der dort genannten Verfahrens- in [X.] hinausgehen. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt ist somit nicht zu erkennen.

kk) Im Unterschied zur Vorrichtung nach Anspruch 13 (und dem Verfahren nach Anspruch 1) wird in Anspruch 25 vorgegeben, dass eine medizinische [X.] vorhanden ist, die die [X.]ildverarbeitungseinrichtung und das [X.]ildaufnahmesystem umfasst.

Diese Kombination aus [X.]ildaufnahmesystem zum Aufnehmen von [X.]ilddaten und [X.]ildverarbeitungs- und Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 24 liegt für den Fachmann unmittelbar auf der Hand, da für die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 24 [X.]ilddaten verarbeitet werden. Im Übrigen ist die Kombination des Aufnahmesystems mit der Verarbeitungs- und Anzeigevorrichtung im Stand der Technik offenbart (vgl. [X.] [X.] [X.]24ff).

2. Hilfsantrag 1

a) In Anspruch 1 in Hilfsantrag 1 und analog auch in Anspruch 13, der dieselben Änderungen wie Anspruch 1 aufweist, ist keine erfinderische Tätigkeit erkennbar.

Gemäß Hilfsantrag 1 wurde in Anspruch 1 und 13 hinzugefügt, dass „jeweils eine Information über die Lage der [X.]ildebene eines der anderen [X.]ilder ([X.], [X.]) bezüglich des [X.]ildes (A), in dem die Markierung angezeigt wird, angibt“ (vgl. Merkmal 1.4.1

Dabei wird der Fachmann die Angabe von „jeweils“ eine Markierung derart auslegen, dass zumindest „jeweils“ eine Markierung angezeigt wird, es können auch mehrere Markierungen vorhanden sein. Dies entspricht den Ausführungsbeispielen im Streitpatent gemäß den [X.]uren, in denen jeweils mehrere Markierungen (Pfeile und Linien) angezeigt werden. [X.]ei einer Auslegung, dass „genau“ eine Markierung pro Anzeigeelement angezeigt wird, würden die Ausführungsbeispiele nach den [X.]uren 2 bis 7 nicht unter den Anspruchswortlaut fallen.

Hinsichtlich der Ausführbarkeit der Anzeige der Markierungen, wobei die Anzahl der Markierungen der Anzahl der übrigen [X.]ilder entspricht, bestehen bei vier oder mehr [X.]ildern Zweifel, die auch bereits im Streitpatent geäußert wurden. So ist in Abs. [0013] des [X.] ausgeführt, dass sich bei vier oder mehr [X.]ildern Probleme ergeben, eine Lösung wird in der [X.]chrift jedoch nicht aufgezeigt.

Weiter entsprechen auch die Schnittbilder (346), (348) und (350) der [X.] den Vorgaben nach Anspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1, da jeweils die Anzahl der Linien in den jeweiligen [X.]ildern der Anzahl der übrigen Schnittbilder entspricht (vgl. [X.] [X.].16).

b) [X.]ezüglich der weiteren Ansprüche 2 bis 12 und 14 bis 25 wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen, da diese Ansprüche gegenüber der Fassung nach Hauptantrag unverändert sind und kein Kombinationseffekt geltend gemacht wurde oder ersichtlich ist.

3. Hilfsantrag 2

a) In Anspruch 1 in Hilfsantrag 2 und analog auch in Anspruch 13, der dieselben Änderungen wie Anspruch 1 aufweist, ist keine erfinderische Tätigkeit erkennbar.

Nach Anspruch 1 und Anspruch 13 in der Fassung von Hilfsantrag 2 soll die Änderung der Markierung allein durch [X.]ewegen der Markierungen erfolgen (vgl. Merkmal 1.5.2

Die Änderung allein durch [X.]ewegen der Markierungen ist den Anmeldeunterlagen des [X.] (veröffentlicht als [X.] 54 241 [X.], im Verfahren als [X.]) nicht explizit zu entnehmen, jedoch in der Gesamtbetrachtung der [X.]eschreibung als Verallgemeinerung des Ausführungsbeispiels mit dem [X.]ewegen der Linien mit dem Steuermittel 8 offenbart (vgl. [X.] [X.] Sp. 6 [X.]62ff: „Die Änderung der jeweiligen [X.]ilddarstellungen, die der Arzt vornimmt, um entsprechende Schnittansichten zu bekommen, kann wie beschrieben beispielsweise durch [X.]ewegen der Linien mit dem Steuermittel 8, also beispielsweise der [X.] erfolgen.“).

Die Änderung der [X.]ildebene und damit die Änderung der im geänderten [X.]ild dargestellten Markierung (cross hair line) mittels [X.]ewegen der Markierung ist in der [X.] offenbart, die eine Änderung der Linie mittels [X.] zeigt (vgl. [X.] S. 30 [X.] 30ff).

b) [X.]ezüglich der weiteren Ansprüche 2 bis 12 und 14 bis 25 wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen, da diese Ansprüche gegenüber der Fassung nach Hauptantrag unverändert sind und kein Kombinationseffekt geltend gemacht wurde und ersichtlich ist.

4. Hilfsantrag 3

a) In Anspruch 1 in Hilfsantrag 3 und analog auch in Anspruch 11, der dieselben Änderungen wie Anspruch 1 aufweist, ist keine erfinderische Tätigkeit erkennbar.

Die gegenüber Hilfsantrag 2 eingeschränkte Ausführungsform gemäß Anspruch 1 und 11 von drei [X.]ildern mit jeweils zwei Markierungen in Form von Linien (Merkmale 1.3.2a

b) [X.]ezüglich der weiteren Ansprüche 2 bis 10 und 12 bis 21 wird auf die Ausführungen zu den untergeordneten Ansprüchen und dem nebengeordneten Anspruch 25 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 2 verwiesen.

5. Hilfsantrag 9

Der in der mündlichen Verhandlung am 12. März 2021 erstmals eingereichte Hilfsantrag 9 ist nach § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.] als verspätet zurückzuweisen und bleibt deshalb unberücksichtigt. Über die Verteidigung des [X.] nach diesem Hilfsantrag ist infolgedessen in der Sache nicht zu entscheiden.

a) § 83 [X.] mit den in das [X.] eingeführten [X.] sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen und bei der Entscheidung unberücksichtigt zulassen. Voraussetzung hierfür ist nach § 83 Abs. 4 [X.], dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 [X.] gesetzten Frist erfolgt, die betroffene [X.] die Verspätung nicht genügend entschuldigt und die [X.]erücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte.

Diese Voraussetzungen für eine Zurückweisung sind vorliegend gegeben.

b) Den erstmals in der mündlichen Verhandlung am 12. März 2021 eingereichten, geänderten Hilfsantrag 9 hat die [X.]eklagte erst nach Ablauf der mit dem Hinweis des [X.] gem. § 83 [X.] gesetzten letzten Frist (8. Januar 2021) eingereicht, über deren Versäumnisfolgen die [X.]en belehrt worden waren (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 [X.]).

c) Die Zulassung des [X.] hätte eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 [X.]).

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 9 unterscheidet sich vom in Hilfsantrag 8 verteidigten Anspruch 1 durch folgende geänderte Merkmale (Unterschiede durch Unterstreichung gekennzeichnet):

1.3.1, zweidimensionale, nicht dreidimensional perspektivisch dargestellte [X.] oder Schnittbilder

1.3.2amit beliebiger Orientierung ihrer sämtlichen [X.]ildebenen zueinander wiedergegeben werden

1.5.1(A) unter entsprechend angepasster Darstellung der Markierungen (M, b, c) im [X.]ild (A) geändert werden kann,

1.5.2, a), in einem der anderen [X.]ilder ([X.], [X.]), in Form von Verschieben oder Verdrehen der Linien mittels geeigneter Steuermittel, insbesondere umfassend eine Steuerungsmaus (8) erfolgt.

Ungeachtet der [X.]ehauptung der [X.]eklagten, dass es sich um eine weitere [X.]eschränkung des Patents handle, ist dies jedenfalls keine geringfügige Änderung eines verteidigten Patentanspruchs. Der erstmals in der mündlichen Verhandlung formulierte und gestellte Hilfsantrag 9 stellt vielmehr eine neue Verteidigungslinie dar und konfrontiert die Klägerin mit neuen Tatsachen. Es war ihr nicht zuzumuten, sich hiermit kurzfristig auseinanderzusetzen, ohne nach einschlägigem Stand der Technik bezüglich der geänderten Antragstellung zu recherchieren. Zur Gewährung des rechtlichen Gehörs und eines insoweit prozessordnungsgemäßen Verfahrens hätte die mündliche Verhandlung vertagt werden müssen, was zu einer Verzögerung des Rechtsstreits geführt hätte.

Diese Notwendigkeit besteht immer dann, wenn für das Gericht ersichtlich durch die Ablehnung einer Vertagung der anderen [X.] die Möglichkeit entzogen wäre, sich in der betreffenden Instanz sachgemäß und erschöpfend über alle Tatsachen, [X.]eweisergebnisse oder sonstigen verhandelten Fragen zu erklären, die Grundlage der zu treffenden Entscheidung sind (vgl. [X.], Urteil vom 13. Januar 2004, [X.]/02 -, [X.] 2004, 354 Rn. 28 - [X.]rimpwerkzeug I m. w. N.). Ein solcher Fall ist beispielsweise gegeben, wenn eine [X.] von der Gegenseite mit einer Tatsachen- oder einer Rechtsfrage konfrontiert wird, mit der sie sich nicht „aus dem Stand“ auseinanderzusetzen vermag, zu der sie sachlich fundiert vielmehr nur dann Stellung nehmen kann, wenn sie angemessene Zeit für Überlegung und Vorbereitung hat (vgl. [X.] a. a. [X.]), die anders, etwa durch eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, nicht in ausreichender Weise zur Verfügung gestellt werden kann.

So liegt der Fall hier. Denn in den Patentanspruch 1 nach dem geänderten Hilfsantrag 9 sind nun eine Vielzahl von Änderungen aufgenommen, welche die [X.]eklagte in ihrer Kombination bislang weder mit der erteilten bzw. beschränkt verteidigten Anspruchsfassung beansprucht hatte. [X.]ei der Anspruchsfassung nach dem geänderten Hilfsantrag 9 handelt es sich um ein neues Verteidigungsmittel der [X.]eklagten [X.] § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.].

Zum [X.]eispiel die Änderung gemäß Merkmal 1.3.1

Auch die nunmehr beanspruchte Kombination war zuvor zu keinem Zeitpunkt streitgegenständlich. Daher musste sich die Klägerin, die in der mündlichen Verhandlung dementsprechend auch die Verspätung dieser Hilfsanträge gerügt hat, bislang auf sie und den mit ihr nunmehr verlangten Patentschutz mit einer solch umfassenden Kombination nicht einstellen. Da es gerade das [X.]estreben der [X.]eklagten ist, sich mit dem Hilfsantrag von dem bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht erwartet werden, dass die Klägerin allein anhand des vorhandenen Standes der Technik eine abschließende [X.]ewertung der Schutzfähigkeit der neuen Anspruchsfassung vornimmt. Vielmehr wäre der Klägerin Gelegenheit zu geben gewesen, insbesondere zu prüfen, woher die einzelnen Details stammen, ob aus den [X.]uren, den [X.]n oder etwa der [X.]eschreibung und inwieweit sie wortwörtlich übernommen sind oder ggf. in ihrer Kombination erstmals einen neuen Aspekt offenbaren. Zudem muss sie die Möglichkeit haben, hinsichtlich der Frage der Patentfähigkeit der neuen Anspruchsfassung eine neue Recherche durchführen zu können, zu der sie bislang wie bereits ausgeführt, mangels Streitgegenständlichkeit dieser neuen Anspruchsfassungen keine Veranlassung hatte.

So erscheinen u. a. die neu gefassten Merkmale 1.3.1 und 1.3.2a mit den ergänzen Formulierungen „zweidimensionale, nicht dreidimensional perspektivisch dargestellte [X.]“ und „beliebiger Orientierung ihrer sämtlichen [X.]ildebenen zueinander“ nur auf den ersten [X.]lick als [X.]eschränkungen des Anspruchs und könnten durch die Darstellung von zweidimensionalen [X.]n und das Erfassung sämtlicher [X.]ildebenen auch zu einer unzulässigen Erweiterung führen. Und die neue Referenzierung in den [X.]n, so z. [X.]. dass der neue Anspruch 16 nicht mehr nur, wie zuvor, auf den vorherigen, sondern nun auf die neuen Ansprüche 9 bis 15 bezogen ist, könnte eine weitere unzulässige Erweiterung des Anspruchs bedeuten.

Mit einem bloßen Schriftsatznachlass (§ 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 283 ZPO) könnte dem berechtigten Prüfungsinteresse der Klägerin nicht Rechnung getragen werden, denn zu einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen der Klägerin in einem nachgelassenen Schriftsatz müsste dann wiederum der [X.]eklagten rechtliches Gehör gewährt werden, was nur mittels einer neu anzusetzenden mündlichen Verhandlung möglich wäre. Die Zulassung des neuen [X.] würde daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung unumgänglich machen, was das Gesetz aber mit der Regelung nach § 83 Abs. 4 [X.] gerade ausdrücklich ausschließt.

d) Die [X.]eklagte hat die Verspätung weder genügend entschuldigt, noch war ein weiterer Hinweis oder eine weitere Gelegenheit zur Stellungnahme für die [X.]eklagte erforderlich noch war eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung geboten.

aa) Die [X.]eklagte hat die Vorlage der geänderten Patentansprüche nach dem geänderten Hilfsantrag 9 nicht genügend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 [X.]). Die vorgesehenen Änderungen sind weder durch entsprechende Ausführungen des [X.] in der mündlichen Verhandlung noch durch das Vorbringen der Klägerin in ihrer Stellungnahme auf den Hinweis des [X.] veranlasst.

Für eine genügende Entschuldigung der Verspätung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 [X.] ist auf einen objektiven Sorgfaltsmaßstab abzustellen ([X.]usse/[X.], [X.], 9. Aufl. 2020, § 83 Rn. 23 m. w. N.; [X.]enkard/Hall/[X.], [X.], 11. Aufl. 2015, § 83 Rn. 19). Danach liegt eine ausreichende Entschuldigung vor, wenn geänderte Hilfsanträge etwa durch ein Ergänzungsgutachten der Gegenseite und einen darauf ergangenen ergänzenden Hinweis des Gerichts (so auch [X.][X.], Urteil vom 14. August 2012, 4 Ni 43/10 (EP), [X.] 2013, 601, [X.]earbeitungsmaschine, Leitsatz 1, Rn. 34; [X.][X.]) oder die späte Vorlage von Entgegenhaltungen durch die Gegenseite, die eine umfangreiche Überprüfung erforderten, veranlasst sind (so etwa [X.][X.], Urteil vom 21. September 2015, 5 Ni 30/13 (EP), Verfahren zur Übertragung von [X.], juris, Rn. 111).

[X.]ei Anlegung dieses objektiven Sorgfaltsmaßstabs ist die verspätete Einreichung des [X.] nicht genügend entschuldigt im Sinne des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 [X.].

Soweit die [X.]eklagte behauptet, der zusätzliche Hilfsantrag sei eine Reaktion auf den Verlauf der mündlichen Verhandlung und den nach wie vor fehlenden Hinweis des [X.] zur „Auslegung der patentgemäßen [X.]ilder“, reicht dies weder als Erklärung noch als Entschuldigung für die späte Antragsstellung aus.

Grundsätzlich sind die [X.]en gehalten, sich vollständig zu allen verfahrensrelevanten Tatsachen zu erklären (§ 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 138 Abs. 1 und 2 ZPO). Dazu gehört auf Seiten der [X.]eklagten auch die Vorlage möglicher Hilfsanträge, mit denen sie auf eine zuvor ggf. streitige Auslegung reagieren möchte. Während des gesamten Verfahrens war u. a. die Frage, ob zwei- und / oder dreidimensionale [X.]ilder erstellt bzw. herangezogen werden und das Verständnis der jeweiligen Art von [X.]ildern bereits Gegenstand der Diskussion. Zudem vermisste die [X.]eklagte offensichtlich schon in dem Hinweis des [X.] eine aus ihrer Sicht ausreichende Festlegung des [X.] zu dieser Frage. Das hätte die [X.]eklagte allerdings veranlassen müssen, zu den jeweils möglichen Auslegungsergebnissen vorzutragen und danach auch ihre Verteidigung einzurichten.

Zudem hat der Senat im gerichtlichen Hinweis, etwa auf den Seiten 7 (zur Frage der Auslegung), und den Seiten 15, 16, 22, 23, 32, 33, 34 und 35 (im Verhältnis zu den dort jeweils in [X.]ezug genommenen Druckschriften bzw. Unterlagen) die Frage der Erzeugung bzw. Verwendung ein-, zwei-, drei- bzw. multidimensionaler [X.]ilder diskutiert. Damit war für die [X.]eklagte nicht erst in der mündlichen Verhandlung erkennbar, welches Verständnis der Senat der Auslegung insoweit zugrunde gelegt hat. Jedenfalls ab diesem Zeitpunkt bestand daher die Verpflichtung der [X.]eklagten, u. a. mitzuteilen, wie sie darauf für den Fall reagiert, falls der Senat dem Klägervortrag folgen sollte.

Dass das Gericht in seinem qualifizierten Hinweis eine „vorläufige Auffassung des [X.]“ zu den genannten Fragen geäußert hat, entbindet die [X.]eklagte nicht von ihren prozessualen Sorgfaltspflichten. [X.]eim qualifizierten Hinweis handelt es sich um eine vorläufige Auffassung des [X.], deren Mitteilung dazu dient, gerade diese Auffassung im weiteren Verfahren und gerade in der mündlichen Verhandlung zur Diskussion zu stellen. Aus einer vorläufigen [X.]ewertung im qualifizierten Hinweis kann daher keine [X.], auch nicht eine Patentinhaberin schließen, dass die weiteren Ausführungen der [X.]en für die Entscheidung des Gerichts keine Rolle mehr spielen und von einer Verteidigung des Patents gegenüber diesen Ausführungen absehen. Insofern musste die [X.]eklagte bereits vor der mündlichen Verhandlung damit rechnen, dass die weiteren Ausführungen der Klägerin, insbesondere die auf den Hinweis erfolgten Ausführungen, zu den lange und grundsätzlich im Streit stehenden Fragen in der mündlichen Verhandlung zur Sprache gebracht werden, wenn nicht seitens des Gerichts, so doch möglicherweise seitens der Klägerin. Sofern sie das Verständnis von ein-, zwei-, drei bzw. multidimensionalen [X.]ildern für wesentlich für das Verständnis des [X.] hält und annimmt, dass bislang zwischen den [X.]eteiligten und auch dem Senat kein einheitliches Verständnis besteht und sie dies zu Gunsten ihres Verständnisses ändern möchte, oblag es der [X.]eklagten, dies rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu thematisieren, ggf. eine konkretere Einschätzung des [X.] zu erbeten und, soweit sie es für erforderlich hält, auch die insoweit nötigen ([X.] zu formulieren. Dass sie dies im Vertrauen auf eine letztlich ihr Verständnis tragende Erörterung in der mündlichen Verhandlung vorab unterlassen hat, vermag daher nicht hinreichend zu entschuldigen, dass der weitere Hilfsantrag erst in der mündlichen Verhandlung und nicht schon (spätestens) bis zum Ablauf der im Hinweis gesetzten Fristen vorgelegt worden ist.

bb) Entgegen der Annahme der [X.]eklagten war wegen Verletzung einer Hinweis- oder Aufklärungspflicht weder ein weiterer Hinweis an sie geboten noch ihr eine weitere Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen noch die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 99 [X.] i. V. m. § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO veranlasst.

Zutreffend weist die [X.]eklagte darauf hin, dass in aller Regel ein weiterer Hinweis des Gerichts geboten ist, wenn es von seiner im qualifizierten Hinweis geäußerten vorläufigen Rechtsauffassung abweichen möchte. Allerdings ist weitere Voraussetzung, dass nach dem Hinweis kein Anlass zu weiterem Vorbringen bestand. Anders liegt der Fall, wenn damit gerechnet werden muss, dass vertiefter Vortrag einer Seite zur Änderung der vorläufigen Einschätzung des Gerichts führen kann (s. a. [X.] in: [X.]usse/[X.], [X.], 9. Aufl. 2016, § 83 Rn. 17 m. w. N.). Denn der Hinweis entbindet die [X.]en nicht von ihren verfahrensrechtlichen Mitwirkungspflichten; sie sind weiter gehalten, auf relevante Gesichtspunkte des gegnerischen Vortrags zu erwidern und mögliche Angriffs- und Verteidigungsmittel, zu denen jedenfalls auch die Einreichung von [X.] gehört, rechtzeitig und fristgemäß geltend zu machen (s.a. Hall / [X.] in: [X.]enkard, [X.], 11. Aufl., § 83 Rn. 4 m. w. N.).

So liegt der Fall hier. Das Gericht hatte bereits deutlich vor der mündlichen Verhandlung am 12. März 2021 mit dem gerichtlichen Hinweis unter spätester Fristsetzung bis zum 8. Januar 2021 seine vorläufige [X.]eurteilung der Sach- und Rechtslage unter Erörterung der wesentlichen streitigen Fragen mitgeteilt.

Entgegen der Annahme der [X.]eklagten ist ihr nicht schon dann Gelegenheit zu weiteren Ausführungen zu geben, wenn das Gericht von seiner vorläufigen Rechtsauffassung teilweise Abstand nehmen wollte. Vielmehr müssen die [X.]en bei einer streitigen Auseinandersetzung damit rechnen, dass es der Gegenseite gelingen könnte, das Gericht von seiner Auffassung zu überzeugen und im Rahmen der ihnen obliegenden Prozessförderungspflicht für diesen Fall frühzeitig notwendige Ausführungen machen und erforderliche Erklärungen rechtzeitig abgeben.

Auch eine weitere Gelegenheit zur Stellungnahme oder die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung waren nicht geboten. Das Gericht entscheidet auf der Grundlage der bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung mitgeteilten Tatsachen. Nur wenn die Notwendigkeit zur weiteren Erörterung besteht, etwa, weil der Sachverhalt weiter aufzuklären ist oder ein rechtlicher Hinweis zu einem bisher nicht als entscheidungserheblich erkannten Punkt erforderlich ist, ist den [X.]en ein weiterer Hinweis zu erteilen, Gelegenheit zur weiteren Stellungnahme zu geben oder sogar die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Der [X.]eklagten ist seit [X.]eginn des Verfahrens bekannt, dass u. a. die Frage und das Verständnis der ein-, zwei-, drei bzw. multidimensionalen [X.]ilder entscheidungserheblich sein könnte. Dazu hat der Senat im gerichtlichen Hinweis sein vorläufiges Verständnis und seine vorläufige Rechtsauffassung jedenfalls angesprochen. In Anbetracht dieser Ausführungen und der weiteren Stellungnahmen der Klägerin musste die [X.]eklagte allerdings auch in [X.]etracht ziehen, dass das Gericht das bisherige und weitere Vorbringen der [X.]en bei seiner endgültigen Entscheidung berücksichtigen könnte. Der Hinweis nach § 83 [X.] dient ja gerade dazu, die [X.]en auf die vorläufige Auffassung des [X.] hinzuweisen und damit den [X.]en zu ermöglichen, weiter vorzutragen, wenn sie die Auffassung des [X.] für unzutreffend halten.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst zur Vermeidung von Überraschungsentscheidungen richterliche Hinweispflichten, gibt aber keinen Anspruch auf (neue) dezidierte rechtliche Hinweise. So darf das Gericht ohne vorherigen Hinweis nicht Anforderungen an den Sachvortrag stellen oder auf rechtliche Gesichtspunkte abstellen, mit denen auch eine gewissenhafte und kundige [X.] nach dem bisherigen Prozessverlauf nicht zu rechnen braucht ([X.]VerfG, [X.]eschluss vom 7. Oktober 2003 - 1 [X.]vR 10/99, NJW 2003, 3687; [X.]VerfG, [X.] vom 27. Februar 2018 - 2 [X.]vR 2821/14 -, NJW-RR 2018, 694 Rn. 18). Das Recht auf rechtliches Gehör verlangt zur Vermeidung einer verbotenen Überraschungsentscheidung, dass die geschaffene [X.] zuvor wieder beseitigt wird, zumindest in Form einer gerichtlichen Erklärung, die unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass an der bisherigen [X.] nicht mehr festgehalten wird beziehungsweise sich diese erledigt hat ([X.]VerfG, Nichtannahmebeschluss vom 07. Februar 2018 - 2 [X.]vR 549/17 -, [X.], 614 Tz 4).

Wenn für die [X.]en wie hier erkennbar ist, dass eine bestimmte Auslegungs- bzw. Rechtsfrage für die gerichtliche Entscheidung erheblich werden kann, müssen sie sich mit ihrem Vortrag und ihren prozessualen Erklärungen unmittelbar darauf einstellen. Dies hat die [X.]eklagte wissentlich versäumt; die Einräumung einer weiteren Gelegenheit zur Stellungnahme, die zur Verzögerung des Rechtsstreits führen würde, ist ihr nicht zu gewähren.

6. Hilfsantrag 4

a) In den Ansprüchen 1 und 11 in Hilfsantrag 4 ist keine erfinderische Tätigkeit erkennbar.

Die Änderung allein durch [X.]ewegen der Markierungen mittels [X.]ewegung in Form von Verschieben oder Verdrehen der als Linien (a, b, c) ausgebildeten Markierungen (M) unter Verwendung eines Steuermittels (Merkmal 1.5.2

Analog zu Hilfsantrag 2 ist keine patentbegründende [X.]esonderheit erkennbar, da dieses [X.]ewegen bereits in der [X.] gezeigt ist (siehe Ausführungen zu Hilfsantrag 2).

b) [X.]ezüglich der weiteren Ansprüche 2 bis 10 und 12 bis 21 wird auf die Ausführungen zu den untergeordneten Ansprüchen gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 2 verwiesen.

7. Hilfsantrag 5

a) In Anspruch 1 in Hilfsantrag 5 ist keine erfinderische Tätigkeit erkennbar.

In der Fassung gemäß Hilfsantrag 5 wurde in Anspruch 1 gegenüber Hilfsantrag 4 die Formulierung „bei dem mittels eines [X.]ildaufnahmesystems“ geändert in „wobei mittels eines [X.]ildaufnahmesystems“ (Merkmal 1.2

b) Der Anspruch 11 in der Fassung nach Hilfsantrag 5 entspricht den Anspruch 21 in Verbindung mit Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 4. Wie bereits zu Hilfsantrag 4 ausgeführt ist in den Merkmalen gemäß diesen Ansprüchen keine erfinderische Tätigkeit erkennbar.

c) [X.]ezüglich der weiteren Ansprüche 2 bis 10 und 12 bis 21 wird auf die Ausführungen zu den untergeordneten Ansprüchen 2 bis 10 und 12 bis 20 in Verbindung mit Anspruch 21 gemäß Hilfsantrag 4 hingewiesen.

8. Hilfsantrag 6

a) In den Ansprüchen 1 und 10 in Hilfsantrag 6 ist keine erfinderische Tätigkeit erkennbar.

Das zusätzliche Merkmal nach Hilfsantrag 6 in Anspruch 1 und 10 entspricht dem ursprünglichen [X.] (Merkmal 1.4.1c

b) [X.]ezüglich der weiteren Ansprüche 2 bis 9 und 11 bis 18 wird auf die Ausführungen zu den Ansprüchen 2 bis 20 gemäß Hilfsantrag 5 verwiesen.

9. Hilfsanträge 7 und 8

a) Ansprüche 1 und 10 in den Hilfsanträgen 7 und 8 sind unzulässig erweitert.

In den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 10 gemäß Hilfsantrag 7 bzw. 1 und 9 gemäß Hilfsantrag 8 wurde aufgenommen, dass die [X.] als Röntgen-[X.]-[X.]ogen-Anlage ausgebildet ist (Merkmal 1.2

Da aufgrund der Rückbezüge sämtliche Ansprüche der [X.] und 8 dieses Merkmal beinhalten, sind alle Ansprüche nach den [X.] 7 und 8 als unzulässig erweitert anzusehen.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Der Klägerin ist auch kein Anteil der Kosten aufgrund eines sofortigen Anerkenntnisses aufzuerlegen. Entgegen der Annahme der [X.]eklagten besteht für eine entsprechende Anwendung des § 93 ZPO keine Veranlassung.

Nach der Rechtsprechung des [X.]undesgerichtshofs kommt die Anwendung von § 93 Abs. 1 ZPO in einem Patentnichtigkeitsverfahren in [X.]etracht, wenn der [X.]eklagte, der keine Veranlassung zur Klage gegeben hat, das Schutzrecht nur in eingeschränkter Fassung verteidigt und auf den darüberhinausgehenden Schutz für die Vergangenheit und Zukunft verzichtet ([X.], Urteil vom 13. August 2013 - [X.] -, [X.] 2013, 1282 Rn. 47; Urteil vom 8. Dezember 1983 - [X.], [X.] 1984, 272, 276 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung) oder wenn er insoweit einen zulässigen [X.]eschränkungsantrag stellt und auf das Recht auf Rücknahme dieses Antrags verzichtet ([X.], Urteil vom 29. Juli 2003 - [X.], [X.] 2004, 138, 141 - Dynamisches Mikrofon).

Im Streitfall hat die [X.]eklagte das Streitpatent nur in geänderter Fassung verteidigt und zugleich erklärt, sie erkenne das Klagebegehren im Übrigen an. Diese Erklärung kann bei interessengerechter Auslegung als Verzicht auf einen weitergehenden Schutz für Vergangenheit und Zukunft verstanden werden und deshalb einem Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO gleichgestellt werden.

Dies kann jedoch vorliegend keine kostenrechtliche Auswirkung haben, denn die [X.]eklagte hat Veranlassung für die Erhebung der Nichtigkeitsklage gegeben, weil sie der Klägerin nicht schon vor Klageerhebung eine entsprechende Rechtsstellung verschafft hat. Dies kann bei [X.]estehen einer Verzichtserklärung, keine Ansprüche aus dem Patent geltend zu machen, der Fall sein. Eine vorherige Verzichtsaufforderung ist jedoch insbesondere dann entbehrlich, wenn sie erkennbar aussichtslos oder unzumutbar ist. Das gilt insbesondere dann, wenn die spätere Nichtigkeitsbeklagte ihrerseits bereits eine Verletzungsklage erhoben hat ([X.]enkard/Hall/[X.], 11. Aufl. 2015, [X.], § 82 Rn. 30; [X.][X.], Urteil vom 27. Juni 2017, [X.]. 4 Ni 31/15 (EP), [X.]eckRS 2017, 129593). Ebenso ist eine vorherige Verzichtsaufforderung entbehrlich, wenn das Verhalten der [X.] vernünftigerweise den Schluss rechtfertigt, eine Nichtigkeitsklage sei geboten ([X.][X.], Urteil vom 27. Juni 2017, [X.]. 4 Ni 31/15 (EP), [X.]eckRS 2017, 129593).

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die [X.]eklagte hat in der außergerichtlich geführten Korrespondenz stets verdeutlicht, dass sie annehme, ihr stünden Ansprüche gegen die Klägerin aufgrund von Verletzung u. a. des [X.] zu, und infolgedessen der Klägerin Angebote für Lizenzzahlungen unterbreitet, um anderweitige Inanspruchnahmen aus der angenommenen Verletzung u. a. des [X.] zu vermeiden. Inzwischen hat die [X.]eklagte gegen die Klägerin aus dem Streitpatent auch [X.] vor dem [X.] erhoben.

Vor einer rechtskräftigen Entscheidung im [X.] kann das Streitpatent zudem nicht nur in der Fassung eines beschränkten Haupt- oder erstinstanzlichen [X.] verteidigt werden, sondern es ist auch eine Rückkehr zu der erteilten Fassung und zu einer in anderer Weise beschränkten Fassung möglich. Die allgemeine Erklärung der eingeschränkten Verteidigung des Patents in einer bestimmten Fassung entfaltet keine [X.]eschränkungswirkung. Eine derartige Erklärung hat auch nicht die Wirkungen eines (Teil-)Verzichts, da die Erklärung nicht beinhaltet, auf das Streitpatent insgesamt oder zumindest hinsichtlich eines Patentanspruchs verzichten zu wollen ([X.], Urteil vom 20. November 2018 - [X.], [X.]IPR 2019, 14 Rn. 32). Denn im [X.] ist der Patentinhaber weder an Erklärungen in einem parallelen [X.]eschränkungsverfahren gebunden, solange das Patent dort nicht bestandskräftig beschränkt worden ist, noch an Erklärungen einer eingeschränkten Verteidigung ([X.], a. a. [X.] Rn. 32).

Einen bindenden Verzicht oder eine wirksame [X.]eschränkung des [X.] (etwa durch ein abgeschlossenes [X.]eschränkungsverfahren) hat die [X.]eklagte bislang weder vorgelegt noch herbeigeführt, so dass es ihr auch bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses [X.] noch jederzeit möglich ist, das Streitpatent im erteilten Umfang zu verteidigen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 ZPO.