Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 23.04.2013, Az. X ZR 169/12

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

ZWISCHENURTEIL
X [X.]
Verkündet am:

23. April 2013

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
ja
[X.]R:
ja

Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens
ZPO § 250; [X.] § 86 Abs. 1 Nr. 1
Das durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Patent-inhabers unterbrochene Patentnichtigkeitsverfahren betrifft im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 1 [X.] die Aussonderung eines Gegenstands aus der [X.] und kann daher sowohl vom Insolvenzverwalter als auch vom Kläger aufge-nommen werden.
[X.], Zwischenurteil vom 23. April 2013 -
X [X.] -
[X.]

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Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche
Verhand-lung vom 23. April 2013 durch [X.], die Richterin [X.] und [X.] Grabinski, [X.] und Dr. Deich-fuß
für Recht erkannt:
Der Rechtsstreit ist aufgenommen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die W.

Ges.m.b.[X.] mit Sitz in I.

war Inhaberin
des europäischen Patents 957
066 (Streitpatents). Das Patentgericht hat auf die Nichtigkeitsklage der [X.] das Streitpatent mit Urteil vom 16. Okto-ber 2008 teilweise für nichtig erklärt
und die Klage im Übrigen abgewiesen. Am 9.
Dezember 2008 ist über das Vermögen der Patentinhaberin in [X.] das Konkursverfahren als Hauptinsolvenzverfahren eröffnet worden.
Gegen die teilweise Klageabweisung richtet sich die am 23. Dezember 2008
eingelegte und am 16. April 2009 begründete Berufung der [X.]. Der (nunmehr beklagte) Konkursverwalter hat das Streitpatent übertragen; die Erwerberin ist dem Rechtsstreit auf Seiten des [X.]n beigetreten.
Die [X.] haben die Aufnahme des
Rechtsstreits erklärt, nachdem der Verwalter das parallel geführte Verletzungsverfahren aufgenommen, aber die Aufnahme des [X.] abgelehnt hat.
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Entscheidungsgründe:
Der Rechtsstreit ist von den [X.] nach Art. 15 EuInsVO [X.]. §
99 Abs. 1 [X.], §§
250, 240 Satz 1 ZPO, § 86 Abs. 1 Nr. 1 [X.] wirksam aufgenommen worden.
1.
Das Patentnichtigkeitsverfahren ist durch die Eröffnung des [X.] über das Vermögen der [X.]n in [X.] gem. Art.
15 EuInsVO [X.]. § 240 Satz 1 ZPO unterbrochen worden.
2.
Ob die [X.] den Rechtsstreit wirksam aufgenommen haben, richtet sich nach [X.] Recht. Ebenso wie für die Auswirkung des öster-reichischen Konkursverfahrens auf den vor [X.] Gerichten anhängigen Rechtsstreit ist auch für die Frage, wer zur Aufnahme des Rechtsstreits befugt ist, nach Art. 15 EuInsVO die lex fori und nicht die lex loci concursus maßgeb-lich ([X.]/Mäsch, Europäisches Zivilprozess-
und Kollisionsrecht, 2010, Art.
15 EuInsVO Rn.
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ff.; [X.],
[X.], 2010, Art.
15 EuInsVO Rn. 6; Pannen/[X.], [X.], 2007, Art. 15 EuInsVO Rn. 11 f.; [X.]/[X.], [X.], 5. Aufl. 2012, § 352 Rn. 9). Die Aufnahme des Verfahrens richtet sich damit nach den für das Insolvenzver-fahren geltenden Vorschriften.
3.
Gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 [X.] ist die Aufnahme des Rechtsstreits wirksam. Denn das Patentnichtigkeitsverfahren ist eine Rechtsstreitigkeit, die die Aussonderung eines Gegenstandes aus der Insolvenzmasse betrifft und damit als Passivprozess außer durch den Insolvenzverwalter auch vom Gegner aufgenommen werden kann.
a)
Ob dem aus einem Patent in Anspruch genommenen Verletzer in der Insolvenz des [X.] hinsichtlich des die Klagegrundlage bildenden Patents entsprechend § 47 [X.] ein Aussonderungsrecht zuzubilligen ist und er demzufolge zur Aufnahme eines unterbrochenen Patentnichtigkeitsverfahrens befugt ist, ist bislang höchstrichterlich noch nicht entschieden (offengelassen in 4
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[X.], Urteil vom 13. Oktober 2009 -
X [X.], [X.], 861 Rn. 29

Schnellverschlusskappe).
Hierzu wird im Schrifttum die Auffassung vertreten, dass dem Kläger für den Fall der Insolvenz des [X.] die Möglichkeit der Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens gegeben
werden müsse, wenn er vom Insolvenz-verwalter aus dem Streitpatent in Anspruch genommen werde. Das Patent kön-ne Gegenstand der Aussonderung sein, wenn mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht werde, dass dem Streitpatent die [X.] fehlten und das Schutzrecht deshalb nicht zur Masse gehöre (Keukenschrijver/[X.], Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. 2011, Rn.
495). Mit entsprechenden Erwä-gungen hat das [X.] für das Einspruchsverfahren die Anwen-dung des §
86 Abs. 1 Nr. 1 [X.] bejaht (B[X.], Beschluss vom 2. Februar 2012 -
23 W (pat) 339/05 Rn. 45, Z[X.] 2012, 1090).
b)
Dieser Auffassung tritt der Senat bei. Gegenstand des in § 86 [X.] geregelten [X.] sind Streitigkeiten über Ansprüche gegen den Schuldner, die
unmittelbar auf eine Minderung der Teilungsmasse abzielen ([X.], [X.], 13. Aufl. 2010, § 86 Rn. 3). Damit ist bei einem [X.] entscheidend, ob den [X.] eine Minderung der [X.] droht. Aus diesem Grund kann eine negative Feststellungsklage, mit der der Kläger die Feststellung des Nichtbestehens eines vom Schuldner in [X.] genommenen Rechts begehrt, ein Teilungsmassestreit sein ([X.]/[X.], [X.], 5. Aufl. 2012, § 86 Rn. 4; Jaeger/[X.], [X.], 2007, § 86 Rn. 6; HK/[X.], [X.], 6. Aufl. 2011, § 86 Rn. 6; Nerlich/[X.]/[X.]/[X.], [X.], 24.
ErgLf. 2012, § 86 Rn. 4; [X.] aaO Rn.
1 mwN). Ebenso betrifft eine gegen den Insolvenzschuldner gerichtete, auf ein gewerbliches Schutzrecht gestützte Unterlassungsklage nach verbreiteter Auffassung nach ihrem sachlichen Gehalt einen Aussonderungsanspruch und unterfällt damit §
86 Abs. 1 Nr. 1 [X.] ([X.], [X.] 1977, 38, 51; [X.]/[X.], [X.], 2.
Aufl. 2011, § 86 Rn. 3; [X.]/[X.] aaO §
86 Rn. 4; Jaeger/[X.] aaO Rn.
13, 16; Nerlich/[X.]/[X.]/[X.] aaO Rn. 4; [X.] 9
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aaO Rn.
8; s. auch HK/[X.] aaO Rn.
8; differenzierend MünchKomm.[X.]/[X.], 2.
Aufl. 2007, § 86 Rn.
15). Der [X.] hat demge-genüber zwar eine den Gläubiger nach § 86 Abs. 1 Nr. 3 [X.] zur Aufnahme berechtigende Masseverbindlichkeit angenommen ([X.], Urteil vom 18.
März 2010 -
I [X.], [X.], 536 -
Modulgerüst II). Er hat dies aber damit begründet, dass die Verwirklichung des Verletzungstatbestands nicht dazu füh-re, dass die Produkte nicht zur Insolvenzmasse gehörten. Gerade hierum geht es aber, nicht anders als bei der negativen Feststellungsklage, bei der Patent-nichtigkeitsklage. Die Klage, mit der der vom Insolvenzverwalter als Verletzer in Anspruch Genommene die mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstands des Patents geltend macht, entzieht im Falle ihres Erfolges das Patent
und die auf das Patent gestützten Ansprüche gegen den Verletzer
als Vermögensrechte
der Teilungsmasse. Sie tritt damit auch an die Stelle einer negativen Feststel-lungsklage, mit der eine vom Schuldner als Verletzer in Anspruch genommene [X.] das Nichtbestehen solcher Ansprüche wegen Patentverletzung geltend macht. Denn da das Bestehen solcher Ansprüche im [X.] nicht mit der Begründung geleugnet werden kann, dem Gegenstand des [X.] fehle die Patentfähigkeit, wird das Ziel eines solchen Feststellungsbegeh-rens
mit der erfolgreichen Patentnichtigkeitsklage erreicht, die sämtlichen aus dem Patent abgeleiteten Ansprüchen des Schuldners die Grundlage entzieht und damit die Teilungsmasse mindert.
4.
Der Entscheidung über die Wirksamkeit der Aufnahme durch [X.] steht nicht entgegen, dass die Berufung, wie der [X.] und seine Streithelferin meinen, ohnedies als unzulässig zu verwerfen wäre. Einlegung und Begründung der Berufung durch die [X.] sind nicht nach § 249 Abs. 2 ZPO unwirksam, weil sie während der [X.] der Unterbrechung vorge-nommen worden sind. Denn die Vorschrift ist allein auf Prozesshandlungen an-zuwenden, die dem Gegner gegenüber vorzunehmen sind, nicht aber auf die Einlegung eines Rechtsmittels bei Gericht ([X.], Urteil vom 30. September 1968

VII
ZR
93/67, [X.]Z 50, 397, 400;
Urteil vom 21.
Juni 1995

VIII
ZR
224/94, NJW 1995, 2563;
Urteil vom 16. Januar 1997 -
IX ZR 220/96, 11
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NJW 1997, 1445). Ob es an einer wirksamen Zustellung der Berufungs-
sowie der [X.] gefehlt hat, kann offenbleiben, da der [X.] jedenfalls gemäß §
295 ZPO auf die Rüge des Mangels verzichtet hat, indem er in der mündlichen Verhandlung die Zurückweisung der Berufung beantragt und damit zur Sache verhandelt hat.

Meier-Beck
[X.]
Grabinski

[X.]
Deichfuß
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 16.10.2008 -
3 Ni 30/06 ([X.]) -