Bundespatentgericht: 29 W (pat) 57/17 vom 21.10.2020

29. Senat

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Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2015 218 286

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Oktober 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Juli 2017 insoweit aufgehoben, als die Widersprüche aus den geschäftlichen Bezeichnungen „Atlas“ und Abbildung

Entscheidungsgründe

I.

1

Die Wort-/Bildmarke

Abbildung

2

ist am 2. September 2015 angemeldet und am 10. Dezember 2015 unter der Nummer 30 2015 218 286 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 33, 35 und 39 in das Markenregister des DPMA eingetragen worden.

3

Die Veröffentlichung erfolgte am 15. Januar 2016.

4

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke wurden drei Widersprüche erhoben. Zum einen hat eine weitere Widersprechende beschränkt gegen die Dienstleistungen der Klasse 39 Widerspruch aus der Unionswortmarke 000 545 681 „ATLAS TRANSPORT“ erhoben. Zum anderen hat die Beschwerdeführerin dieses Verfahrens zwei Widersprüche erhoben. Sie stützt ihre Widersprüche auf die geschäftlichen Bezeichnungen

5

„Atlas“

6

und

Abbildung

7

die sie jeweils seit dem 1. April 2008 für die nachfolgend genannten Dienstleistungen benutze:

8

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Groß- und Einzelhandels-dienstleistungen, auch über das Internet, insbesondere in Bezug auf Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter einschließlich Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee, Zucker, Mehl, Öl, Essig, Reis, Salz, Gewürze, Kräuter, Pasta, Brotwaren, Zwieback, Eis, Desserts, Konditorwaren, Nüsse, Schokolade, Honig, Senf, Ketchup, Oliven, Kapern, Gebäckteig, Teigwaren, Hefe, Backpulver, Marmelade; alkoholische und alkoholfreie Getränke einschließlich Spirituosen, Wein, Bier und Wasser; Haushaltswaren; Elektroartikeln; Drogerieartikeln; Verpackungsmaterial; Reinigungsmittel und Reinigungsmaterial; Kochgeräte; Papierwaren; Unterrichtsmittel; Dekorationsartikel; Kunstgegenstände; Betrieb von Großmärkten, Supermärkten, Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften und Warenhäusern; Import- und Exportagenturdienste; Transportwesen; Verpackung, Lagerung, Auslieferung und Beförderung von Paketen und/oder Waren, insbesondere in Bezug auf Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter einschließlich Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee, Zucker, Mehl, Öl, Essig, Reis, Salz, Gewürze, Kräuter, Pasta, Brotwaren, Zwieback, Eis, Desserts, Konditorwaren, Nüsse, Schokolade, Honig, Senf, Ketchup, Oliven, Kapern, Gebäckteig, Teigwaren, Hefe, Backpulver, Marmelade; alkoholische und alkoholfreie Getränke einschließlich Spirituosen, Wein, Bier und Wasser; Haushaltswaren; Elektroartikeln; Drogerieartikeln; Verpackungsmaterial; Reinigungsmittel und Reinigungsmaterial; Kochgeräte; Papierwaren; Unterrichtsmittel; Dekorationsartikel; Kunstgegenstände; Bereit-stellen von Informationen im Internet und Intranet im Zusammenhang mit allen zuvor genannten Dienstleistungen.

9

Dem beigefügten Handelsregisterauszug sei zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin ihre Dienstleistungen in Deutschland spätestens seit dem 1. April 2008 unter dem Firmennamen „A… GmbH“ erbringe. Aus den vorgelegten Unterlagen, wie Rechnungen, Werbebroschüren, Magazin- und Internetauszügen der Widersprechenden ergebe sich, dass sie sowohl das Wort „Atlas“ als auch das Bildzeichen Abbildung

Mit Beschluss vom 25. Juli 2017 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 000 545 681 „ATLAS TRANSPORT“ antragsgemäß für alle in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen angeordnet und die Widersprüche aus den beiden geschäftlichen Bezeichnungen zurückgewiesen.

Da der Inhaber der angegriffenen Marke keine Beschwerde gegen die (Teil)Löschungsanordnung aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke eingelegt hat, ist der Beschluss der Markenstelle insoweit bestandskräftig geworden. Das DPMA hat diese Löschung bereits durchgeführt, wobei dem Register die hierzu erforderlichen Daten entgegen § 25 Nr. 22 MarkenV nicht entnommen werden können; das DPMA wird insoweit das Register noch zu berichtigen haben.

Das Verzeichnis der verfahrensgegenständlichen Marke enthält nach Löschung der Klasse 39 nunmehr nur noch folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 33: Acanthopanax-Weine [Ogapiju]; Alkoholhaltige Aperitif-Bittergetränke; Alkoholhaltige Fruchtextrakte; Alkoholhaltige Geleegetränke; Alkoholhaltige Getränke mit Fruchtgehalt; Alkoholische Cocktailmischungen; Alkoholische Cocktails mit gekühlter Gelatine; Alkoholische Cocktails mit Milch; Alkoholische Eggnogs [Eiergetränk]; Alkoholische Energiegetränke; Alkoholische Essenzen; Alkoholische Extrakte; Alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Alkoholische Fruchtgetränke; Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Alkoholische Getränke auf Kaffeebasis; Alkoholische Getränke auf Teebasis; Alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; Alkoholische kohlensäurehaltige Getränke, ausgenommen Bier; Alkoholische Magenbitter; Alkoholische Mischgetränke, ausgenommen Biermischgetränke; Alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken; Alkoholischer Punsch; Alkoholreduzierte Weine; Anislikör; Anislikör [Anisette]; Aperitifs; Aperitifs auf der Grundlage eines destillierten alkoholischen Likörs; Aperitifs auf Weinbasis; Aperitifs aus Likör; Baijiu [chinesisches destilliertes alkoholisches Getränk]; Fertige alkoholhaltige Cocktails; Fertige Weincocktails; Genießbare alkoholische Getränke; Getränke mit geringem Alkoholgehalt; Gin; Ginseng-Likör; Glühweine [alkoholhaltiges Heißgetränk]; Grappa; Japanische süße Weine mit Extrakten aus Ginseng und Chinarinde; Nira [alkoholisches Zuckerrohrgetränk]; Schnaps; Sekt; Tafelweine; Verdauungslikör, -schnaps; Wein aus schwarzer Himbeere [Bokbunjaju]; Wein für die Speisezubereitung; Weinbrand zum Kochen; Weine; Weine mit erhöhtem Alkoholgehalt; Weingetränke; Weinhaltige Getränke [Weinschorlen]; Weinpunsche;

Klasse 35: Administrative Bearbeitung und Organisation von Versandhandelsdienstleistungen; Administrative Bearbeitung von Bestellungen im Rahmen der Dienstleistungen von Versandhäusern; Analysen in Bezug auf Marketing; Anwerbung von Verkaufs- und Marketingfachkräften; Auskünfte in Bezug auf Marketing; Auskünfte über Online-Geschäfte und Handels-angelegenheiten; Beratung auf dem Gebiet des Marketing; Beratung bezüglich Marketing; Beratung bezüglich Marketingmanagement; Beratung im Bereich Geschäftsführung und Marketing; Beratung im Bereich Marketing; Beratung in Bezug auf Marketing; Beratung und Information für Verbraucher über Kundendienstleistungen, Produktmanagement und Preise auf Internetseiten bei Onlineeinkäufen; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Beratungsdienste bezüglich Marketing; Beratungsdienste in Bezug auf Marketing; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Beschaffung von alkoholischen Getränken für andere [Erwerb von Waren für andere]; Beschaffungs-dienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Bestelldienste für Dritte; Betrieb einer Exportagentur; Computergestützte Bestandskontrollen [Bestelldienste]; Dienstleistungen auf dem Gebiet von Jointventures [Unternehmensberatung]; Dienstleistungen auf dem Gebiet von Unternehmenszusammenschlüssen [Unternehmensberatung]; Dienstleistungen des elektronischen Handels, nämlich Verbraucherberatung mittels Telekommunikationsnetzwerken für Werbe- und Verkaufszwecke; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Dienstleistungen einer Importagentur; Dienstleistungen einer Marketingagentur; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Hilfe bei der Führung oder Verwaltung gewerblicher oder kommerzieller Unternehmen; Dienstleistungen eines Kundenklubs für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und/oder Werbezwecke; Dienstleistungen im Bereich Kundenbindung für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und/oder Werbezwecke; Dienstleistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen in Bezug auf Kundenbindungs-, Anreiz- und Bonusprogramme; Dienstleistungen in Bezug auf Markenstrategien; Dienstleistungen von Werbeagenturen; Dienstleistungen zur Förderung der Kundenbindung [Entwicklung von Bonusprogrammen für Marketingzwecke]; Durchführung von Marketingkampagnen; Durchführung von Marketingstudien; Durchführung von online Auktionen; Einkauf von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholfreie Getränke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstung zum Erhitzen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstung zum Garen von Nahrungsmitteln; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Besteck; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Biere; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Desserts; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf diätetische Erzeugnisse; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Drucksachen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Einweg- Papiererzeugnisse; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Eiscreme; Einzelhandels-dienstleistungen in Bezug auf festliche Dekorationsartikel; Einzelhandels-dienstleistungen in Bezug auf Fleisch; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Fruchteis; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf gefrorenen Joghurt; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kaffee; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kakao; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kochgeräte; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Konditorwaren; Einzelhandels-dienstleistungen in Bezug auf Kunstgegenstände; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Meeresfrüchte; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Milchprodukte; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Präparate für die Zubereitung von alkoholischen Getränken; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Präparate für die Zubereitung von Getränken; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schokolade; Einzelhandels-dienstleistungen in Bezug auf Tee; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Unterrichtsmittel; Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien für andere; Entwicklung von Marketingstrategien und -konzepten; Erstellen auditiver und visueller Warenpräsentationen für Unternehmen [Marketing]; Event-Marketing; Geschäftsführung eines Fuhrparks für Dritte; Geschäftsführung im Bereich Transport und Auslieferung; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholfreie Getränke; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstungen zum Erhitzen; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstungen zum Kochen von Nahrungsmitteln; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Biere; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Desserts; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf diätetische Erzeugnisse; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Einweg-Papiererzeugnisse; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Eiscreme; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf festliche Dekorationsartikel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Fleisch; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Fruchteis; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf gefrorenen Joghurt; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Geräte zur Zubereitung von Nahrungsmitteln; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kaffee; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kakao; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kochgeräte; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Konditorwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kunstgegenstände; Großhandels-dienstleistungen in Bezug auf Meeresfrüchte; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Milchprodukte; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungs-ergänzungsmittel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Präparate für die Zubereitung von alkoholischen Getränken; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Präparate für die Zubereitung von Getränken; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schokolade; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tee; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Unterrichtsmittel; Hilfe bei Marketingaktivitäten; Import-/Exportagenturdienste; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Markenpositionierung [Marketing]; Marketing; Marketing [Absatzforschung]; Marketing für Waren und Dienstleistungen von Dritten; Marketing in Bezug auf Finanzierungen; Marketing, Verkaufsförderung und Werbung; Marketingdienstleistungen in Bezug auf Suchmaschinen; Marktforschung in Bezug auf neue Dienstleistungen; Online-Werbung; Online-Werbung für Computernetze und Websites; Online-Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; Online-Werbung für Dritte über elektronische Kommunikationsnetze; Online-Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites; Online-Werbung in computergestützten Kommunikationsnetzen; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz; Organisation der Verteilung von Werbemustern auf telefonische Anfragen; Personalverwaltung für Marketingpersonal; Planung von Marketingstrategien; Produkteinführungsdienste [Marketing]; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Reprografische Dienstleistungen; Telefonische Entgegennahme von Bestellungen für Dritte; Unternehmensberatung und Organisation in Bezug auf die Einführung neuer Produkte; Verbreitung von Werbematerial, Marketingmaterial und Material für Öffentlichkeitsarbeit; Verbreitung von Werbung für Dritte über ein Online-Kommunikationsnetz im Internet; Verkaufsförderndes Marketing; Verkaufs-förderung für den Export; Verkaufsförderung für Dienstleistungen [für Dritte] durch Vermittlung von Werbung; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter durch die Verteilung von Bonuskarten; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter durch Verteilung von Drucksachen und durch Wettbewerbe für Werbezwecke; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter über globales Computernetz; Verkaufsförderung, Marketing und Werbedienstleistungen; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing; Verkaufsförderung, Werbung und Marketing durch Online-Websites; Verkaufsmanagementdienste [Marketing]; Vermietung von Online-Werbeflächen; Vermittlung von Geschäften und diesbezügliche Beratung beim Verkauf von Waren und dem Erbringen von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen, für Dritte, über den Kauf und Verkauf Waren und Dienstleistungen; Versand und Verteilung von Werbematerialien [Faltblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Versandwerbung; Verteilung von Broschüren zu Werbezwecken; Verteilung von Druckschriften zu Werbezwecken; Verteilung von Handzetteln zu Werbezwecken; Verteilung von Proben für Werbezwecke; Verteilung von Produktproben zur Verkaufsförderung; Verteilung von Prospekten und Warenmustern; Verteilung von Verkaufsförderungsprospekten; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Materialien; Verteilung von Werbeanzeigen; Verteilung von Werbeanzeigen und Werbematerial [Flyer, Broschüren, Prospekte und Warenproben]; Verteilung von Werbebroschüren; Verteilung von Werbefaltblättern; Verteilung von Werbegegenständen; Verteilung von Werbehandzetteln; Verteilung von Werbeliteratur auf telefonische Anfragen; Verteilung von Werbematerial; Verteilung von Werbematerial [Faltblätter, Broschüren und Druckereierzeugnisse]; Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]; Verteilung von Werbematerial [Handzettel, Prospekte, Broschüren, Warenproben, insbesondere für den Versandhandel], grenzüberschreitend oder nicht; Verteilung von Werbematerial auf öffentlichen Straßen und Plätzen; Verteilung von Werbematerial, nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht]; Verteilung von Werbematerialien; Verteilung von Werbepost und Werbebeilagen zu regulären Auflagen; Verteilung von Werbeprospekten; Verteilung von Werbetexten; Verteilung von Werbezetteln; Verwaltung eines Rabattprogramms, durch das Teilnehmer durch die Verwendung einer Rabatt-Mitgliedskarte Rabatt auf Waren und Dienstleistungen erhalten können; Verwaltung von Marketingmaßnahmen; Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Vorführung von Waren und Dienstleistungen mit elektronischen Medien, auch für das sogenannte Teleshopping und Homeshopping; Werbe- und Marketingberatung; Werbe- und Marketingdienstleistungen; Werbedienste mittels der Bereitstellung eines durchsuchbaren Online-Werbeführers mit Waren und Dienstleistungen anderer Online-Anbieter im Internet; Werbepräsentation von Waren und Dienstleistungen anderer im Internet; Werbung für Dienstleistungen; Werbung für Dienstleistungen anderer Anbieter, damit der Verbraucher die Dienstleistungen dieser Anbieter bequem ansehen und vergleichen kann; Werbung für Transport und Auslieferung; Werbung für Waren und Dienstleistungen auf Websites [online]; Werbung im Internet für Dritte; Werbung in elektronischen Medien und speziell im Internet; Werbung und Marketing; Werbung und Verkaufsförderung in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die mittels Telekommunikation oder auf elektronischem Wege angeboten und bestellt werden können; Werbung über das Internet; Werbung, einschließlich Online-Werbung über ein Computernetz; Werbung, Marketing oder Verkaufsförderung; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Werbung, Verkaufsförderung und Marketing; Zurverfügungstellen von Informationen zu Online-Handelsverzeichnissen; Zusammenstellung von Registern in Bezug auf Exporteure; Zusammenstellung von Registern in Bezug auf Importeure.

Zur Begründung der Zurückweisung der beiden Widersprüche aus den Unternehmenskennzeichen hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts ausgeführt, die Widersprechende habe das Bestehen einer zeitrangälteren geschäftlichen Bezeichnung jeweils nicht ausreichend nachgewiesen. Bei den eingereichten Belegen handele es sich überwiegend um firmeninterne Unterlagen, während Umsatzzahlen, Angaben zum Werbeaufwand und Publikationen Dritter fehlten. Es sei nicht erkennbar, dass die Widersprechende das Zeichen „Atlas“ (weder als Wort- noch als Wortbildmarke) im geschäftlichen Verkehr in kennzeichnender Weise bundesweit benutze.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Sie trägt vor, der Beschluss der Markenstelle leide an einem wesentlichen Begründungsmangel. Die Begründung sei erkennbar widersprüchlich und nehme keinen Bezug auf die in beiden Widerspruchsverfahren vorgelegten Unterlagen, nämlich Rechnungen, Händlerbelege, Bestellscheine, Magazin- und Zeitschriftenauszüge, Broschüren und Flyer. Diese Unterlagen seien durchaus geeignet und ausreichend für den Nachweis einer firmenmäßigen Benutzung. Sie entsprächen den Vorgaben des DPMA im Merkblatt „Informationen zu Widersprüchen aus nicht registrierten Kennzeichenrechten und zum Sonderschutz einer bekannten Marke“ (siehe Anlage B zum Schriftsatz vom 22. November 2017, Bl. 23 GA). Die pauschale Behauptung, es handele sich überwiegend um „firmeninterne Unterlagen“ sei substanzlos und nicht, zumindest aber fehlerhaft begründet. Den eingereichten Belegen sei ohne weiteres eine nach außen gerichtete wirtschaftliche Betätigung zu entnehmen. Auch „Beiträge in Publikationen Dritter“ seien vorgelegt worden. Unterlagen zu Umsatzzahlen und Werbeaufwand seien ausschließlich für den Beweis der Verkehrsgeltung einer Benutzungsmarke erforderlich, nicht jedoch bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichnungen wie den Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin. Hier entstehe der Schutz unabhängig vom Umfang und Erfolg der Benutzung allein durch den namensmäßigen Gebrauch.

Zum Nachweis der Existenz der Unternehmenskennzeichen für den Zeitraum von Mitte 2016 bis Mitte 2020 hat die Beschwerdeführerin weitere Unterlagen, nämlich einen Handelsregisterauszug vom 26. Juli 2020 sowie Bestellscheine, Rechnungen, Broschüren und Zeitschriftenauszüge aus den Jahren 2016 bis 2020 vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 25. Juli 2017 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 218 286 anzuordnen.

Hilfsweise regt die Beschwerdeführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da es sich um eine grundsätzliche Frage des Markenrechts, nämlich den Nachweis der Existenz eines älteren Unternehmenskennzeichens handele.

Der Beschwerdegegner hat sich weder im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung der Rechtslage maßgebliche Änderung folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur „MarkenG“).

A. Die Widersprüche sind zulässig; die obligatorischen Angaben zur Identifizierung der Widerspruchskennzeichen (§ 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenVO i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG) sind den Widersprüchen vom 14. April 2016 und den mitübersandten Anlagen zu entnehmen.

Soweit mit den Widersprüchen auch die Dienstleistungen aus der Klasse 39 angegriffen worden waren, sind diese wegen der mittlerweile erfolgten Löschung der angegriffenen Marke in diesem Umfang insoweit gegenstandslos geworden (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 70).

B. Die Widersprüche sind auch begründet, da die Beschwerdeführerin jeweils ein prioritätsälteres Recht an einer geschäftlichen Bezeichnung erworben hat, und dieses sie berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG).

Ein Widerspruch kann gem. § 42 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 2 MarkenG darauf gestützt werden, dass die angegriffene Marke wegen einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 MarkenG in Verbindung mit §§ 12, 15 MarkenG gelöscht werden kann. Nach § 12 Alt. 2 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dementsprechend muss ein (hypothetischer) Unterlassungsanspruch gem. § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG vorliegen. Dieser hypothetische Unterlassungsanspruch ist auf der Grundlage einer fiktiven Benutzung der jüngeren Marke zu ermitteln (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 12 Rn. 4; BPatG, Beschluss vom 16.06.2020, 29 W (pat) 33/18 – FIRMAMENT BERLIN; Beschluss vom 03.02.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax).

Ein derartiger Unterlassungsanspruch besteht gem. § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG, wenn ein Dritter die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

Zu den geschäftlichen Bezeichnungen gehören gem. § 5 Abs. 1 MarkenG Unternehmenskennzeichen, also Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden, § 5 Abs. 2 MarkenG.

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtser-mittlungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. BPatG, a. a. O. FIRMAMENT BERLIN; Beschluss vom 23.05.2017, 25 W (pat) 94/17 – REALFUNDUS/Realfundus; a. a. O. ned tax; Beschluss vom 11.11.2014, 24 W (pat) 25/14; Beschluss vom 04.06.2014, 26 W (pat) 88/13; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 58 f.).

I. Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Atlas

1. Nach den vorgelegten Unterlagen ist davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen „ATLAS“ als unterscheidungskräftiges Unternehmens-kennzeichen der Widersprechenden im Jahr 2008 entstanden ist, im Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am 2. September 2015 und ununterbrochen bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch bestanden hat.

Das Recht an einem Unternehmenskennzeichen entsteht in der Person des Unternehmensträgers (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 67), und zwar bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichen durch den namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (vgl. Hacker, a.a.O., Rn. 52).

a) Das Zeichen „Atlas“ ist in der seit dem 1. April 2008 bis heute im Handelsregister eingetragenen Firma der Widersprechenden „A… GmbH“ enthalten.

b) Voraussetzung dafür, dass ein Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 Satz1 MarkenG entsteht, ist die hinreichende Unterscheidungskraft des Kennzeichens. Sie liegt regelmäßig vor, wenn der Verkehr das Kennzeichen als namensmäßigen Hinweis auf ein Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt (BGH GRUR 2014, 506 Rn. 10 - sr.de; GRUR -RR 2010, 205 Rn. 22 – Haus & Grund IV; GRUR 2008, 1108, Rn. 32 – Haus & Grund III; GRUR 2008, 1104 Rn. 17 - Haus & Grund II). Das Zeichen „Atlas“ besitzt nach diesen Kriterien die erforderliche Unterscheidungskraft. In der griechischen Mythologie ist „Atlas“ der Name eines Titans, der das Himmelsgewölbe am westlichen Punkt der damals bekannten Welt stützte (https://de.wikipedia.org/wiki/Atlas_(Mythologie). Darüber hinaus ist „Atlas“ als Bezeichnung eines kartografischen Werks in meist gebundener Form, als Name eines Hochgebirges in Nordafrika, als Bezeichnung der ersten Halswirbels oder auch als Personenname bekannt (https://de.wiki-pedia.org/wiki/atlas). In keiner dieser Bedeutungen stellt „Atlas“ eine beschreibende Angabe für die hier maßgeblichen Dienstleistungen dar. Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, hier sowohl des Fachhandels als auch der Endverbraucher, ist das Zeichen hinreichend geeignet, sich namensmäßig von anderen Unternehmen zu unterscheiden.

c) Gegenstand des Unternehmens ist laut Handelsregistereintrag „Groß- und Einzelhandel – auch online – mit Lebensmitteln, alkoholischen und alkoholfreien Getränken, Gastronomiebedarf und Dekorationsartikeln“. Für dieses Geschäftsfeld ist eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen dargelegt und belegt. Dafür hat die Beschwerdeführerin zahlreiche Rechnungen und Bestellscheine aus den Jahren 2012 bis 2020 betreffend den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Weinkarten, Werbebroschüren, Magazin- und Internetauszüge der Widersprechenden vorgelegt. Die Unterlagen zeigen die Verwendung des Wortes Atlas als Unternehmenskennzeichen, und zwar zum Teil als (Wort-) Bestandteil der Firma „A… GmbH“, zum Teil als meist in blau gestaltetes Wort- /Bildzeichen, bei welchem dem Wortbestandteil „Atlas“ eine kennzeichnende Funktion zukommt.

Mit diesen Unterlagen hat die Beschwerdeführerin eine Benutzung des Unternehmenskennzeichens „Atlas“ zwischen 2012 und 2020 nachgewiesen.

d) Die Widersprechende hat aufgrund des prioritätsbesseren Unternehmenskennzeichens auch einen bundesweiten Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke im Sinne von § 12 MarkenG. Bei einer unterscheidungskräftigen Bezeichnung gem. § 5 Abs. 2 MarkenG erfasst der räumliche Schutzbereich regelmäßig das gesamte Bundesgebiet (BGH GRUR 2014, 506, Rn. 23 – sr.de; GRUR 2007, 884 Rn. 29 – Cambridge Institute). Zwar kann das Namensrecht von Unternehmen ausnahmsweise nur regional beschränkt bestehen. Dies setzt aber voraus, dass das Unternehmen nach seinem Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt ist (BGH, a. a. O., Rn. 23 – sr.de).

Die Widersprechende hat dazu unwidersprochen vorgetragen und durch Unterlagen belegt, dass ihr Tätigkeitsbereich nicht ortsgebunden und ihr Wirkungsgebiet nicht eingeschränkt ist und sich die Dienstleistungen, insbesondere im Bereich des Onlinehandels, an einen regional unbegrenzten Kundenkreis richten, wenngleich ihr Schwerpunkt in Süddeutschland liegen dürfte (vgl. OLG Koblenz, GRUR-RR 2007, 81 Rn. 30 – PRO).

2. Aufgrund des Rechts an ihrem Unternehmenskennzeichen hat die Beschwerdeführerin einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke, weshalb die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. §§ 12, 5 Abs. 2 S. 1, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG).

Zwischen den Zeichen besteht eine für den Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG.

a) Die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens und der wirtschaftlichen Nähe der Tätigkeitsgebiete (BGH GRUR 2010, 738 Rn. 22 – Peek & Cloppenburg I; GRUR 2008, 1104 Rn. 21 – Haus & Grund II; GRUR 2008, 801 Rn. 20 – Hansen-Bau). Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis derart, dass ein Weniger in einem Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich kompensiert werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 12 – METRO/ROLLER's Metro; BPatG Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 – CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk). Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ist von einer fiktiven Benutzung der eingetragenen angegriffenen Marke auszugehen (BPatG, Beschluss vom 03.04.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 12 Rn. 4).

b) Die angegriffene Marke Abbildung

c) Es ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der geschäftlichen Bezeichnung auszugehen.

d) Bei dieser stark kollisionsfördernden Ausgangslage sind die Anforderungen an die eine Verwechslungsgefahr mitbegründende Branchennähe, d. h. an den Abstand der Geschäftsbereiche der beteiligten Unternehmen nur gering.

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die sich gegenüberstehenden Unternehmen sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können ausreichend sachliche Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien (BGH GRUR 2009, 484 Rn. 73 – METROBUS; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12 – eSPIRIT/E-SPRIT/e-Spirit). Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein. Von einer Unähnlichkeit der Branchen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Bei gegebener Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nach markenrechtlichen Grundsätzen als dem sachlich engeren Kriterium kann regelmäßig auch von Branchennähe ausgegangen werden (BPatG a. a. O. – eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den für die jüngere Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen und den vom Geschäftsbereich des Widerspruchszeichens abgedeckten Dienstleistungen überwiegend eine enge bis normale Branchennähe. Der Geschäftsbereich der Widerspruchsmarke umfasst Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in einem Warenbereich, auf den sich auch die für die jüngere Marke eingetragenen Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. Insoweit handelt es sich um nahezu übereinstimmende Branchen. Zwischen den Waren der Klasse 33 der jüngeren Marke und den Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf „alkoholische Getränke einschließlich Spirituosen, Wein“ der Beschwerdeführerin besteht Ähnlichkeit, so dass eine enge Branchennähe zugrunde gelegt werden kann. Auch zu den übrigen in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen der jüngeren Marke bestehen, wenn auch nur entfernte Berührungspunkte zur Groß- und Einzelhandelsdienstleistungsbranche, die angesichts der Zeichenidentität und somit kollisionsfördernden Ausgangslage ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Die Widersprechende war damit zum Kollisionszeitpunkt und ist auch aktuell aus ihrem Unternehmenskennzeichen „Atlas“ berechtigt, die Benutzung der angegriffenen Marke für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen, weshalb der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 insoweit aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke zu löschen ist (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

II. Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen Abbildung

1. Nach den vorgelegten Unterlagen ist davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen Abbildung

a) Es handelt sich bei dem Widerspruchskennzeichen um ein Wort-/Bildzeichen, das mit dem Wort „Atlas“ benannt wird. „Atlas“ ist in der seit dem 1. April 2008 bis heute im Handelsregister eingetragenen Firma der Widersprechenden „A… GmbH“ enthalten.

b) Voraussetzung dafür, dass ein Kennzeichenschutz entsteht, ist die hinreichende Unterscheidungskraft des Kennzeichens. Sie liegt regelmäßig vor, wenn der Verkehr das Kennzeichen als namensmäßigen Hinweis auf ein Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt. Das Zeichen Abbildung

c) Gegenstand des Unternehmens ist (s. o. B I 1c) laut Handelsregistereintrag „Groß- und Einzelhandel – auch online – mit Lebensmitteln, alkoholischen und alkoholfreien Getränken, Gastronomiebedarf und Dekorationsartikeln“. Für dieses Geschäftsfeld ist eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen dargelegt und belegt. Dafür hat die Beschwerdeführerin zahlreiche Rechnungen und Bestellscheine aus den Jahren 2012 bis 2020 betreffend den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Weinkarten, Werbebroschüren, Magazin- und Internetauszüge der Widersprechenden vorgelegt. Die Unterlagen zeigen die Verwendung des Wort-/Bildzeichens Abbildung

Mit diesen Unterlagen hat die Beschwerdeführerin eine Benutzung des Unternehmenskennzeichens Abbildung

d) Die Widersprechende hat das Unternehmenskennzeichen zudem bundesweit im Sinne von § 12 MarkenG benutzt. Auf die Ausführungen unter B. I 1 d) wird Bezug genommen.

2. Aufgrund des Rechts an ihrem Unternehmenskennzeichen hat die Beschwerdeführerin einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke, weshalb die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. §§ 12, 5 Abs. 2 S. 1, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG).

Zwischen den Zeichen besteht eine für den Unterlassungsanspruch erforderliche Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG.

a) Die angegriffene Marke AbbildungAbbildung

b) Ebenso wie bei dem Widerspruchskennzeichen „Atlas“ ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der geschäftlichen Bezeichnung auszugehen, so dass angesichts der Zeichenidentität die Branchennähe zwischen den Geschäftsbereichen der beteiligten Unternehmen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Auf die Ausführungen zu dem Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Atlas“ unter B I. 2. d) wird verwiesen.

Die angegriffene Marke war daher auch aufgrund des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen Abbildung

C) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

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29 W (pat) 57/17

21.10.2020

Bundespatentgericht 29. Senat

Beschluss

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Referenzen

§ 66 MarkenG


(1) 1Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen findet unbeschadet der Vorschrift des § 64 die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. 2Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. 3Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich einzulegen.

(3) 1Ist über eine Erinnerung nach § 64 innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung gestellt, so ist die Beschwerde abweichend von Absatz 1 Satz 1 unmittelbar gegen den Beschluß der Markenstelle oder der Markenabteilung zulässig, wenn über die Erinnerung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags entschieden worden ist. 2Steht dem Erinnerungsführer in dem Erinnerungsverfahren ein anderer Beteiligter gegenüber, so ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der Frist von sechs Monaten nach Einlegung der Erinnerung eine Frist von zehn Monaten tritt. 3Hat der andere Beteiligte ebenfalls Erinnerung eingelegt, so bedarf die Beschwerde nach Satz 2 der Einwilligung des anderen Beteiligten. 4Die schriftliche Erklärung der Einwilligung ist der Beschwerde beizufügen. 5Legt der andere Beteiligte nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Beschwerde gemäß Absatz 4 Satz 2 ebenfalls Beschwerde ein, so gilt seine Erinnerung als zurückgenommen. 6Der Lauf der Fristen nach den Sätzen 1 und 2 wird gehemmt, wenn das Verfahren ausgesetzt oder wenn einem Beteiligten auf sein Gesuch oder auf Grund zwingender Vorschriften eine Frist gewährt wird. 7Der noch übrige Teil der Fristen nach den Sätzen 1 und 2 beginnt nach Beendigung der Aussetzung oder nach Ablauf der gewährten Frist zu laufen. 8Nach Erlaß der Erinnerungsentscheidung findet die Beschwerde nach den Sätzen 1 und 2 nicht mehr statt.

(4) 1Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 2Die Beschwerde und alle Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. 3Andere Schriftsätze sind ihnen formlos mitzuteilen, sofern nicht die Zustellung angeordnet wird.

(5) 1Erachtet die Stelle, deren Beschluß angefochten wird, die Beschwerde für begründet, so hat sie ihr abzuhelfen. 2Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht. 3Die Stelle kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird. 4Wird der Beschwerde nicht nach Satz 1 abgeholfen, so ist sie vor Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellungnahme dem Bundespatentgericht vorzulegen. 5In den Fällen des Satzes 2 ist die Beschwerde unverzüglich dem Bundespatentgericht vorzulegen. 6In den Verfahren ohne die Beteiligung Dritter im Sinne des Satzes 2 ist ein Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren dem Bundespatentgericht unverzüglich zur Vorabentscheidung vorzulegen.

§ 158 MarkenG


(1) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.

(2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Ist der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden, findet § 42 Absatz 3 und 4 keine Anwendung.

(5) Ist in einem Verfahren über einen Widerspruch, der vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, die Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten worden oder wird die Benutzung in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten, so sind die §§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) Ist der Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls gemäß § 49 vor dem 14. Januar 2019 gestellt oder die Löschungsklage wegen Verfalls oder aufgrund älterer Rechte gemäß § 51 vor diesem Zeitpunkt erhoben worden, so sind § 49 Absatz 1, § 51 Absatz 4 Nummer 1, § 55 Absatz 3 und § 26 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(7) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht für Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.

(8) 1§ 50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur für Anträge gemäß § 50 Absatz 1, die nach dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind. 2Ist der Antrag gemäß § 50 Absatz 1 vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Absatz 2 in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden.

(9) 1Für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung. 2Für mehrseitige Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist für die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde maßgebend.

(10) § 102 Absatz 4 gilt nicht für Kollektivmarken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sind.

§ 42 MarkenG


(1) 1Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Absatz 2 kann von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. 2Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, daß die Marke

1.
wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9,
2.
wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
3.
wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11,
4.
wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder
5.
wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13
gelöscht werden kann.

(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

§ 65 MarkenG


(1) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1.
die Einrichtung und den Geschäftsgang sowie die Form des Verfahrens in Markenangelegenheiten zu regeln, soweit nicht durch Gesetz Bestimmungen darüber getroffen sind,
2.
weitere Erfordernisse für die Anmeldung von Marken zu bestimmen,
3.
die Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen festzulegen,
4.
nähere Bestimmungen für die Durchführung der Prüfungs-, Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren zu treffen,
5.
Bestimmungen über das Register der eingetragenen Marken und gegebenenfalls gesonderte Bestimmungen über das Register für Kollektivmarken und Gewährleistungsmarken zu treffen,
6.
die in das Register aufzunehmenden Angaben über eingetragene Marken sowie über Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren zu regeln und Umfang sowie Art und Weise der Veröffentlichung dieser Angaben festzulegen,
7.
Bestimmungen über die sonstigen in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu treffen, wie insbesondere das Verfahren bei der Teilung von Anmeldungen und von Eintragungen, das Verfahren zur Erteilung von Auskünften oder Bescheinigungen, das Verfahren der Wiedereinsetzung, das Verfahren der Akteneinsicht, das Verfahren über den Schutz international registrierter Marken und das Verfahren über die Umwandlung von Unionsmarken,
8.
Bestimmungen über die in das Register aufzunehmenden Angaben über Lizenzen zu treffen,
9.
Bestimmungen über die Form zu treffen, in der Anträge und Eingaben in Markenangelegenheiten einzureichen sind, einschließlich der Übermittlung von Anträgen und Eingaben durch elektronische Datenübertragung,
10.
Bestimmungen darüber zu treffen, in welcher Form Beschlüsse, Bescheide oder sonstige Mitteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts in Markenangelegenheiten den Beteiligten zu übermitteln sind, einschließlich der Übermittlung durch elektronische Datenübertragung, soweit nicht eine bestimmte Form der Übermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist,
11.
Bestimmungen darüber zu treffen, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen Eingaben und Schriftstücke in Markenangelegenheiten in anderen Sprachen als der deutschen Sprache berücksichtigt werden,
12.
Beamte und Beamtinnen des gehobenen Dienstes oder vergleichbare Angestellte mit der Wahrnehmung von Angelegenheiten zu betrauen, die den Markenabteilungen obliegen und die ihrer Art nach keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten bieten, mit Ausnahme der Beschlußfassung über die Löschung von Marken aufgrund Verzichts, Verfalls oder Nichtigkeit (§ 48 Abs. 1, § 53), der Abgabe von Gutachten (§ 58 Abs. 1) und der Entscheidungen, mit denen die Abgabe eines Gutachtens abgelehnt wird,
13.
Beamte und Beamtinnen des mittleren Dienstes oder vergleichbare Angestellte mit der Wahrnehmung von Angelegenheiten zu betrauen, die den Markenstellen oder Markenabteilungen obliegen und die ihrer Art nach keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten bieten, mit Ausnahme von Entscheidungen über Anmeldungen und Widersprüche,
14.
die in die Veröffentlichung nach § 33 Abs. 3 aufzunehmenden Angaben zu regeln und Umfang sowie Art und Weise der Veröffentlichung dieser Angaben festzulegen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ganz oder teilweise dem Deutschen Patent- und Markenamt übertragen.

§ 5 MarkenG


(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

§ 12 MarkenG


Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

§ 15 MarkenG


(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) 1Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. 2§ 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

§ 43 MarkenG


(1) 1Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. 2Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. 3Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(2) 1Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. 2Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

§ 71 MarkenG


(1) 1Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Bundespatentgericht bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. 2Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.

(3) Das Bundespatentgericht kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Beteiligte die Beschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird.

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.

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