Bundespatentgericht, Beschluss vom 18.04.2012, Az. 29 W (pat) 121/10

[X.]as [X.] (schwarz, weiß)

ist am 13. Juni 2007 zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für folgende [X.]ienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung und Geschäftsführung; Wahrnehmung von wirtschaftlichen Interessen von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen.

Mit Beanstandungsbescheid vom 25. Oktober 2007 ([X.] ff. [X.]) hat die Markenstelle für Klasse 35 dem Anmelder mitgeteilt, dass der Eintragung des angemeldeten [X.]s absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] entgegenstünden. Ferner hat sie beanstandet, dass die Angabe

Mit [X.] vom 3. [X.]ezember 2007 ([X.]. 10 ff. [X.]) hat der Anmelder erklärt, dass er der von der Markenstelle vorgeschlagenen Änderung des [X.] zustimme und nun die Eintragung für folgende [X.]ienstleistungen beantrage:

Klasse 35:

Werbung und Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen von Biotechnologieunternehmen und Forschungseinrichtungen.

nur eine Institution gebe, die [X.]ienstleistungen anbiete, die sich mit biologischen Fragen in [X.] befassten. Auch die vergleichbaren Anmeldungen 306 31 551.3 "[X.]", 307 32 166.5 "Swiss Bio Welt" und 307 81 855.1 "Biogut Thüringen" hätten nicht zu einer Eintragung als Marke geführt. [X.]ie grafische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit ebenfalls nicht zu begründen, weil es sich bei den Linien und bei der Weltkugel über dem "I" um einfache, werbeübliche Gestaltungselemente handele, die schon aufgrund ihrer Größe in den Hintergrund träten und den beschreibenden Charakter der Wortkombination nicht veränderten. Eine [X.]urchsetzung des angemeldeten Zeichens im Verkehr habe der Anmelder nicht ausreichend glaubhaft gemacht oder nachgewiesen. Er habe zwar Einladungen zu Veranstaltungen, Teilnehmerlisten, Protokolle von Mitgliederversammlungen, Erwähnungen in Presseartikeln usw. eingereicht. [X.]a sich die angemeldeten [X.]ienstleistungen aber nicht nur an Biotechnologieunternehmen, sondern z. B. Werbung auch an breite Verkehrskreise richteten, reiche eine Erwähnung unter Fachkreisen der Biotechnologie nicht aus. Auch, dass ein großer Teil der [X.] Biotechnologieunternehmen Mitglieder des Anmelders seien, sei für eine Verkehrsdurchsetzung unzureichend. Wie sich der finanzielle Werbeaufwand sowie die Umsätze aufschlüsselten, gehe aus den eingereichten Unterlagen nicht hervor. Firmeneigene Publikationen besagten nichts über die Bekanntheit unter [X.]ritten. Preislisten oder Rechnungen seien nicht vorgelegt worden. Bei den eingereichten Bestätigungen durch Verbände und Unternehmen aus [X.] sei nicht erkennbar, ob es sich um eigene Anschauungen und Erkenntnisse der Unternehmen hinsichtlich der Zuordnung des angemeldeten Markenbegriffs zum Unternehmen des Anmelders oder um vorformulierte Schreiben handele, die eine Unterscheidungskraft suggerieren sollen. [X.]ie Erwähnung in [X.] und Medien besage nicht, ob sich der Begriff unter den angesprochenen Verkehrskreisen durchgesetzt habe. Es sei auch nicht ersichtlich, wie eine Einschränkung des [X.] zu einer Schutzfähigkeit führen könnte, da es sich bei Biotechnologie naturgemäß um ein breites Gebiet handele, das Forschung, ökologische Landwirtschaft, naturbelassene Nahrungsmittel, Textilien etc. umfassen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt,

den Beschluss des [X.]es vom 8. [X.]ezember 2009 aufzuheben.

Er ist der Ansicht, die Wortfolge beschreibe nicht die angemeldeten [X.]ienstleistungen. Insofern liege ein Begründungsmangel vor. "[X.]" stehe heute für Lebensmittelprodukte, die gerade nicht "biotechnologisch" verändert worden seien. [X.]er Wortsinn "[X.]" sei eine Art Widerspruch zum unternehmerischen Ziel dieses [X.], der gerade die von der Natur vorgegebenen Abläufe für andere Zwecke verwenden bzw. verändern wolle. Unter der Marke "Intrachem Bio [X.]" werde ein chemischer Bio-[X.]ünger vertrieben (Anlage zur Beschwerdebegründung, [X.]. 22 ff. [X.]), so dass diese rein beschreibend sei. [X.]ie von der Markenstelle angeführten [X.] seien nicht identisch und es bleibe offen, für welche [X.]ienstleistungen sie angemeldet worden seien. Es sei zudem bei der Prüfung, ob einem Verbandsnamen ein kennzeichenrechtlicher Schutz zukomme, ein großzügiger Maßstab anzulegen. [X.]ie angemeldete Bezeichnung habe eine [X.]oppelfunktion: sie werde in der biotechnologischen Industrie als Name eines Verbandes und zugleich als Kennzeichnungsmittel für [X.]ienstleistungen verstanden. Er regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, sofern der Senat eine Übertragbarkeit der vom [X.] in der Entscheidung vom 31. Juli 2008 (… – [X.]) aufgestellten Grundsätze auf den vorliegenden Fall verneine. Schutzfähigkeit werde dem Zeichen auch durch die grafische Ausgestaltung verliehen. Er verwende nicht die "platten und gängigen Grafiken aus der biotechnologischen Industrie" mit Bezug zu Chemie oder Biologie, sondern untypische und abstrahierende Gestaltungsmittel, die zu einer phantasievollen Verfremdung des [X.] führten. [X.]ie Wortbestandteile seien von einer unteren und einer oberen Linie umgeben. [X.]ie obere Linie beginne nicht schon bei den beiden ersten Buchstaben des [X.] "[X.]", sondern erst oberhalb des Vokals "O" und ende über dem letzten Buchstaben "[X.]" des Wortes "[X.]EUTSCHLAN[X.]". Zusätzlich sei über dem Buchstaben "I" eine Weltkugel angebracht, die die Kontinente [X.] und [X.], aber nicht allein [X.] zeige. [X.]as Wort "[X.]" habe ferner keinen Bezug zu einer Weltkugel. Hilfsweise macht er Verkehrsdurchsetzung geltend. Er sei der Wirtschaftsverband der [X.] Biotechnologiebranche, der die Interessen der [X.] biotechnologischen Industrie und nicht die Interessen breiter Verkehrskreise wahrnehmen wolle. [X.]a er bereits mehr als … % aller in der [X.] Biotechnologie aktiven Unternehmen als Mitglieder vertrete – von … [X.] Biotechnologieunternehmen seien derzeit … seine Mitglieder – und nur der Fachverkehr eine Rolle spielen könne, habe sich die angemeldete Bezeichnung bereits im Verkehr durchgesetzt. [X.]ie vorgelegten Unterlagen seien in der Gesamtschau entgegen der Ansicht der Markenstelle auch für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung tauglich. [X.]er ständige Auftritt eines Verbandes in Presse, Fernsehen und Messen zeige dessen Bemühungen, von der avisierten Zielgruppe als Interessenverband wahrgenommen zu werden.

In der mündlichen Verhandlung hat er ein Informationsblatt über eine Umfrage im Jahr 2011 zur [X.]eutschen Biotechnologie-Branche ([X.]. 53 f. [X.]) vorgelegt und erklärt, eine demoskopische Befragung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in Betracht zu ziehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

[X.]ie zulässige Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.]eutsche Patent- und Markenamt.

1. [X.]as Verfahren vor dem [X.] leidet an einem wesentlichen Verfahrensmangel, weil die Markenstelle ihrer Entscheidung das ursprüngliche [X.]ienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt hat, obwohl lange zuvor, mit [X.] vom 3. [X.]ezember 2007 eine teilweise geänderte Fassung des Verzeichnisses eingereicht worden ist.

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] kann nur ausgegangen werden, wenn ein so erheblicher [X.] gegeben ist, dass es an einer ordnungsgemäßen Grundlage für eine Sachentscheidung fehlt ([X.] GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug; GRUR 1990, 68, 69 – [X.]; NJW 1993, 2318; NJW 1996, 2155 jeweils [X.], alle zu § 539 ZPO a. F.; NJW-RR 2003, 131 [X.] zu § 538 ZPO).

Klasse 35:

Werbung und Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen von Biotechnologieunternehmen und Forschungseinrichtungen.

Mit der Änderung des [X.] liegt auch ein geänderter Eintragungsantrag des Anmelders vor. Nur über diesen Antrag darf entschieden werden. [X.]er Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses gemäß § 37 Abs. 1 [X.] (oder umgekehrt die Eintragung nach § 41 [X.]) unter Zugrundelegung des ursprünglichen Verzeichnisses ohne vorherige Zustimmung des Anmelders stellt einen schweren Verstoß gegen das Antragsprinzip und zugleich eine Entscheidung über einen falschen Antragsgegenstand dar ([X.] (pat) 193/04 – emotion effects).

[X.]a die Markenstelle über den ursprünglichen und nicht über den zuletzt vom Anmelder gestellten Antrag und damit zumindest teilweise über einen falschen Antragsgegenstand entschieden hat, leidet ihr Beschluss unter einem wesentlichen Verfahrensmangel.

a) Es ist schon zweifelhaft, ob die Wortbestandteile des um Schutz nachsuchenden Zeichens überhaupt einen für die beanspruchten [X.]ienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweisen.

[X.]as Anmeldezeichen setzt sich aus den Begriffen "Bio" und "[X.]" zusammen. [X.]er [X.] "Bio" kommt als Wort in der Alleinstellung im [X.]eutschen allenfalls als umgangssprachliche Abkürzung für das Schul- oder Studienfach "Biologie" vor ([X.]uden – [X.]eutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [C[X.]-ROM]. Ansonsten dient es ausschließlich als Wortbildungselement mit der Bedeutung "das Leben betreffend; mit Natürlichem, [X.] zu tun habend; mit organischem Leben, mit Lebewesen in Verbindung stehend" ([X.]uden – [X.]as Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [C[X.]-ROM]; [X.]uden – [X.]eutsches Universalwörterbuch, a. a. [X.]). [X.] ist als Staat in Mitteleuropa ([X.]uden – [X.]eutsches Universalwörterbuch, a. a. [X.]) eine geografische Angabe. Beide Begriffe zusammen bilden keinen lexikalischen Gesamtbegriff. Ihnen kann auch kein Sinngehalt entnommen werden, der für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise ohne gedankliche Zwischenschritte sofort erkennbar wäre. [X.]enn die Gesamtbedeutung, dass "[X.] mit Natürlichem, [X.] zu tun hat oder mit der Natur, mit organischem Leben, mit Lebewesen in irgendeiner Weise in Beziehung steht" ([X.]uden – [X.]eutsches Universalwörterbuch, a. a. [X.]), ist ohne ergänzende Zusätze wie "[[X.]]-logie, [[X.]]-technologie; [[X.]]-produkte etc." nicht verständlich. Erst nach eingehender Interpretation könnte der angemeldeten Bezeichnung die Bedeutung "Biologie/Biotechnologie/Bioprodukte in [X.]" und damit eine Aussage über die Thematik und die geografische Herkunft der angemeldeten [X.]ienstleistungen entnommen werden.

b) Aber selbst wenn der Wortkombination ein klarer Sinngehalt entnommen werden könnte, neigt der Senat dazu, dem Anmeldezeichen aufgrund der grafischen Ausgestaltung in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft zuzuerkennen.

[X.]ie Wortbestandteile werden von einer unteren und einer oberen Linie umrahmt. Allerdings beginnt die obere Linie nicht schon bei den beiden ersten Buchstaben des [X.] "[X.]", sondern erst oberhalb des Vokals "O", während sie zusammen mit der unteren Linie mit dem letzten Buchstaben "[X.]" des Wortes "[X.]EUTSCHLAN[X.]" endet. [X.]ieser ungewöhnliche, verspätete Beginn der oberen Linie wird zusätzlich betont durch die dieser Linie vorangestellte Weltkugel über dem Buchstaben "I" von "[X.]". [X.]er die Kontinente [X.] und [X.] zeigende [X.] weist auf einen globalen Bezug, aber nicht ausschließlich auf [X.] hin. Auch das Wortbildungselement "[X.]" hat keinen Bezug zu einer Weltkugel.

[X.]ie einzelnen Bildelemente mögen zwar für sich gesehen wegen ihrer Werbeüblichkeit nicht zur Begründung der Schutzfähigkeit des [X.] ausreichen. [X.]ies gilt sowohl für die – "i-Punkt-Gestaltung" ([X.] (pat) 23/01 - Think global, drink regional!), für kartografische oder skizzenhafte [X.]arstellungen der [X.] (26 W (pat) 505/10 – WORL[X.] OF TEA; 25 W (pat) 264/01 – [X.]) als auch für die Umrahmung mit zwei horizontalen Linien. Aber in ihrer konkreten Ausgestaltung und Kombination verleihen sie der Gesamtdarstellung eine in sich geschlossene Form und vermitteln einen unverwechselbaren, charakteristischen Gesamteindruck, der geeignet ist, das Erinnerungsvermögen des Publikums in herkunftshinweisender Funktion zu beeinflussen (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 184/09 – ANONVIOLENTWORL[X.]; 29 W (pat) 157/10 – Premium Ingredients International; 29 W (pat) 144/10 – Fairplus).

c) Ferner kann nach Ansicht des Senats nicht ausgeschlossen werden, dass es praktisch bedeutsame und naheliegende Anbringungs- bzw. Verwendungsmöglichkeiten gibt, bei denen das Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird (BPatG 27 W (pat) 250/09 – In [X.]; [X.] [X.], 825 – Marlene-[X.]ietrich-Bildnis II; [X.], 1100 – [X.]!). In Bezug auf die angemeldeten [X.]ienstleistungen kommt insbesondere die Verwendung des Zeichens am Geschäftslokal sowie auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der [X.]ienstleistungen zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Werbedrucksachen etc.. Ähnliche aus "Bio" und einer geografischen Angabe gebildete Bezeichnungen wie "[X.]" ([X.]. 35 f. [X.]), "[X.]" ([X.]. 37 [X.]), "BioRegioFreiburg" ([X.]. 39 – 41 [X.]), "Bio.[X.]" ([X.]8 [X.]) und "[X.]-MV" ([X.]9 [X.]) werden ausweislich der Internetrecherche des Anmelders und des Senats bereits zur Bezeichnung von Interessenverbänden auf dem [X.] oder von [X.]ienstleistern im Bioproduktbereich markenmäßig verwendet.

d) Für den Fall, dass es auf die vom Anmelder hilfsweise geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 [X.] ankommen sollte, weist der Senat vorsorglich darauf hin, dass für die Vorlage eines demoskopischen Gutachtens eine vorherige Glaubhaftmachung nicht für erforderlich gehalten wird.

3. [X.]ie Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 [X.] kam trotz des Verfahrensfehlers nicht in Betracht, weil, wie die Begründung am Ende des angefochtenen Beschlusses zeigt, auch auf der Grundlage des eingeschränkten [X.] inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen.